COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2018 (n°177/2018, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03823 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C2G Décision déférée à la Cour : Décision du 22 janvier 2018 – Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 4076338 DÉCLARANTE AU RECOURS Société HERMÈS INTERNATIONAL, Société en commandite simple par actions au capital de 53 840 400,12 euros, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 076 396 dont le siège social est 24 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur Axel D, domicilié en cette qualité audit siège Élisant domicile chez M^e Pascal LEFORT SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE Avocats 164, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS Représentée par M^e Thomas CUCHE de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 Assistée de M^e Laurine JANIN-REYNAUD de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET- VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15, rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 23 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M^me Karine A EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis, ARRÊT : • contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement rejeté la demande d’enregistrement n° 14 4076338 déposée le 17 mars 2014 par la société HERMES INTERNATIONAL portant sur le signe tridimensionnel suivant : Vu le recours formé le 22 février 2018 contre cette décision par la société HERMES INTERNATIONAL et son mémoire reçu au greffe le 20 mars 2018 ; Vu la convocation à l’audience du 23 octobre 2018 adressée au directeur général de l’INPI et à la société HERMES INTERNATIONAL par lettres recommandées adressées le 4 avril 2018 ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 12 octobre 2018 ; La société HERMES INTERNATIONAL et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions ; SUR CE : Considérant que la demande d’enregistrement de la marque tridimensionnelle reproduite ci-dessus a été présentée comme destinée à distinguer notamment les produits suivants :  en classe 14 : 'Boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux précieux, trousses à bijoux et à montres non en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie, écrins, écrins pour l’horlogerie’  en classe 18 : 'Sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes d’écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir), sacs à langer, sacs à plaid, réticules (sacs à main), sacs à roulettes, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

(portefeuilles), porte-documents, mallettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), malles et valises, coffres de voyage, trousses et coffrets destinées à contenir des articles de toilette (vides), vanity cases, pochettes (sacs à main de soirée), minaudières ; boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir, boîtes en fibre vulcanisée ; manteaux pour animaux, sacs à animaux ; sacs de campeurs ; gibecières ; sachets et sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage'

 en classe 25 : 'Vêtements pour homme, femme et enfant ; robes de chambres ; costumes de bain, maillots de bain ; pull-overs, chandails, gilets, tricots (vêtements) ; vêtements confectionnés ; shorts ; pantalons ; vestes, costumes, uniformes, manteaux, blousons, gabardines (vêtements), imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, bottes, bottines ; sabots (chaussures) ; chaussons, chaussures, pantoufles, sandales ; tiges de bottes, ferrures de chaussures ; accessoires d’habillement de mode vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants (habillement), moufles, mitaines ; ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement) ; pochettes (habillement) ; vêtements en cuir et en imitations du cuir ; étoles (fourrures), fourrures (vêtements) ; paréos, tabliers (vêtements)' ; Que la décision du directeur général de l’INPI a rejeté partiellement la demande d’enregistrement pour tous les produits précités aux motifs suivants, en substance :  le signe ne permet pas de distinguer les produits désignés de ceux d’une autre entreprise et ne remplit donc pas le critère de distinctivité autonome,  le signe ne diverge pas des normes et habitudes du secteur et ne remplit pas la condition prétorienne de distinctivité des signes tridimensionnels,  le signe est composé d’une forme imposée par la fonction des produits concernés,  le signe est descriptif d’une caractéristique des produits concernés,  la déposante ne justifie pas que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage ; Considérant que dans le cadre de son recours, la société HERMES INTERNATIONAL demande à la cour :

- de juger que la demande de marque française n° 14 4076338 est distinctive pour désigner des 'bottes, bottines, sabots (chaussures), chaussons, chaussures, pantoufles, sandales, tiges de bottes, ferrures de chaussures',  en conséquence, d’annuler la décision du directeur général de l’INPI du 22 janvier 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement pour ces produits ; Que la requérante fait valoir notamment que :  le signe présente un caractère distinctif intrinsèque en ce qu’il est apte à désigner, aux yeux du consommateur, l’origine commerciale des produits et services visés dans l’enregistrement : qu’elle fait valoir à cet égard i) que le fermoir en cause présente une forme tout à fait particulière et propre à HERMES, et ce plus particulièrement quant à ses plaquettes à 6 côtés ornés de 4 têtes de clous perlés associées au touret percé en son centre, ii) que le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

consommateur de produits de consommation courante, comme des chaussures, confronté à une offre pléthorique, souvent voisine, du fait des impératifs de la mode, est parfaitement à même d’identifier, à partir d’un signe purement figuratif, une origine de produits et qu’un fermoir de chaussures, qu’il soit ornemental ou qu’il serve de boucle de fermeture, est un élément marquant et essentiel, susceptible de permettre de reconnaître immédiatement l’origine des produits concernés et non un élément fonctionnel, iii) que cette cour a reconnu le caractère distinctif de ce fermoir (notamment appliqué à des chaussures) dans un arrêt rendu en janvier 2014, comme elle a admis la validité et la distinctivité d’une marque tridimensionnelle comparable de la société GUCCI, iv) que l’INPI lui-même accepte régulièrement des signes représentant des fermoirs, notamment pour désigner des chaussures, v) que le fermoir objet du signe n’est ni commun ni usuel puisqu’il est rare qu’un tel fermoir soit utilisé à titre ornemental ou pour fermer des chaussures,  le signe diverge de manière significative des normes et habitudes du secteur et un examen des formes existant sur le marché montrent que les caractéristiques du fermoir en cause sont tout à fait singulières, de sorte que le fermoir HERMES joue un rôle d’identificateur d’origine et présente un caractère distinctif intrinsèque,  le signe n’est pas exclusivement fonctionnel dès lors que le fermoir concerné ne sert pas de fermeture sur plusieurs modèles de chaussures, en particulier sur des mules et des sandales, qu’il est apte à être apposé sur tout type de produits (sacs, vêtements, bijoux, chaussures… ) sans nécessité fonctionnelle et que le signe ne vise pas à protéger une technique de fermeture,  le signe n’est pas descriptif des produits visés à l’enregistrement, et plus particulièrement des chaussures, dès lors que ce caractère descriptif doit être apprécié par rapport à la perception qu’a le consommateur des produits et services concernés, qu’aucun seuil minimal de distinctivité n’est exigé par le loi ou la jurisprudence, que le fait qu’un fermoir entre dans la composition des chaussures en cause ne saurait le rendre ipso facto descriptif ; la confrontation des produits acceptés ou refusés par l’INPI montre une absence de logique (ex. la marque est acceptée pour des 'chaussures de plage et sandales de bain’ mais rejetée pour des 'sandales’ qui sont tout autant susceptibles de comporter des fermoirs),  en tout état de cause, le signe a acquis un caractère distinctif par un usage continu et intensif pour de multiples produits, et ce depuis son utilisation pour le sac Kelly mondialement connu ; que de par son origine, et en raison de l’exposition hors norme de ce fermoir depuis sa création, il est nécessairement connu d’une partie significative du public ; Que le directeur général de l’INPI soutient que le signe tridimensionnel n’est pas distinctif au regard des chaussures dès lors que la forme de fermoir représentée ne diverge pas suffisamment de la norme des fermoirs utilisés dans ce secteur pour permettre au consommateur de la percevoir comme une indication de l’origine commerciale des produits visés ; qu’il observe notamment que :  le caractère distinctif auquel soit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits et services visés à son enregistrement ; pour pouvoir être adopté à titre de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

marque, un signe doit être en lui-même apte à distinguer les produits et services d’une entité par rapport à ceux d’une autre entité, c’est-à-dire désigner aux yeux du consommateur l’origine des produits et services pour lesquels celle-ci est enregistrée, et dès lors les différencier sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance,  en matière de marques tridimensionnelles, 'plus la forme dont l’enregistrement est demandé se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif (). En revanche, une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (CJCE, 29 avril 2004, Henkel KGaA, C-456/01), cette jurisprudence étant applicable lorsque seule une partie du produit désigné est représentée par la marque (CJUE, 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier, C-97/12 P),  compte tenu de l’absence d’effet dévolutif du recours, doivent être déclarées irrecevables les pièces de la requérante numérotées 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 et 18 produites pour la première fois, de même, que les photos et représentations de marques intégrées dans le corps de ses conclusions,  en l’espèce, en l’absence de tout élément verbal et référence textuelle, le fermoir dont l’enregistrement est recherché, apposé sur des articles chaussants, sera spontanément perçu par le consommateur moyen comme un élément fonctionnel permettant de fermer la chaussure, ou tout au plus décoratif, et non comme une indication d’origine commerciale, dès lors que la forme de fermoir en cause est 'relativement commune’ et ne se démarque pas de manière significative des fermoirs présents sur les produits équivalents des concurrents de la société HERMES INTERNATIONAL,  au vu des éléments produits par la société HERMES INTERNATIONAL devant l’INPI, concernant essentiellement des produits de maroquinerie et en particulier des sacs à main, qui montrent que la forme de fermoir dont la protection est recherchée ne présente pas de divergences significatives par rapport aux normes habituelles des fermoirs à tourniquet présents dans le secteur des sacs à main, et en l’absence de tout document relatif aux normes du secteur s’agissant de fermoirs à tourniquet sur des chaussures, il ne peut lui être reproché d’avoir considéré que la requérante n’avait pas apporté la preuve de la distinctivité de la marque tridimensionnelle pour ces produits,  le consommateur qui n’est pas habitué à identifier l’origine commerciale d’une chaussure par rapport à un fermoir ne percevra pas le signe litigieux comme une marque et il ne pourra, en l’absence de toute référence à la marque verbale HERMES, percevoir les produits comme provenant de cette société au seul vu de ce signe tridimensionnel qui est donc perse dépourvu de caractère distinctif,  si les pièces produites devant l’INPI attestent de l’ancienneté et de la renommée du sac Kelly, sont insuffisantes pour prouver un usage continu, intense et de longue durée du signe, de sorte que celui-ci soit connu et identifié par une partie significative du public intéressé des produits et/ou services en cause ; l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe n’est pas démontrée pour les chaussures ;

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Sur la portée du recours contre la décision du directeur général de l’INPI et la recevabilité des pièces produites pour la première fois par la société HERMES INTERNATIONAL devant la cour : Considérant que les recours contre les décisions du directeur général de l’INPI étant des recours en annulation et non en réformation de plein contentieux, sans effet dévolutif, la cour ne peut statuer qu’au vu des moyens et des pièces qui ont été soumis à l’INPI lors de la procédure contradictoire d’examen de la demande d’enregistrement ; Qu’il est constant que la société HERMES INTERNATIONAL, ayant modifié substantiellement son argumentation dans le cadre de son recours en la recentrant sur les seules chaussures, a déposé devant la cour des éléments nouveaux, non présentés devant l’INPI, à savoir ses pièces numérotées 9 à 13, 15, 17 et 18 qui doivent donc être écartées des débats ; qu’elle a aussi inséré dans son mémoire – en pages 6, 9, 12 et 15 – des photographies de chaussures extraites de ces pièces 10, 11, 13 et 18 qui doivent donc également être rejetées, à l’exception des photographies de bottes noires reproduites en pages 9 et 15 de son mémoire qui figuraient déjà dans ses observations du 8 février 2016 en réponse au projet de décision du directeur général de l’INPI (pièce 5 du dossier de procédure produite par l’INPI) ; Sur le bien-fondé du recours : Considérant que la société HERMES INTERNATIONAL ne sollicite qu’une annulation partielle de la décision du directeur général de l’INPI, ne remettant en cause cette décision qu’en ce qu’elle a rejeté sa demande d’enregistrement de la marque tridimensionnelle représentant le fermoir, pour les chaussures ('bottes, bottines, sabots (chaussures), chaussons, chaussures, pantoufles, sandales, tiges de bottes, ferrures de chaussures) ; Considérant que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme un signe 'servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale’ et que l’article L. 711-2 du même code précise que : 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ' ; Que les dispositions de l’article L. 711-1 doivent être interprétées à la lumière de l’article 3 de la directive CE n°2008/95 du Parlement et du Conseil du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

22 octobre 2008, qui dispose que 'Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés : a) les signes qui ne peuvent constituer une marque ; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (…) ' ; Qu’il découle de cet article que le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une condition autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits et services visés à son enregistrement ; qu’ainsi, pour pouvoir être adopté à titre de marque, un signe doit être, en lui-même, apte à distinguer les produits et services d’une entité par rapport à ceux d’une autre entité, c’est-à-dire permettre au consommateur d’identifier l’origine des produits et services qu’il recouvre en les différenciant de ceux qui ont une autre provenance ; Que par ailleurs, le directeur général de l’INPI rappelle à juste raison que pour les marques constituées de l’apparence du produit désigné ou d’une partie de ce produit, comme le signe tridimensionnel en cause, le consommateur moyen n’ayant 'pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage en l’absence de tout élément graphique ou textuel', le caractère distinctif résulte du fait que la marque diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (CJCE, 29 avril 2004, Henkel KgaA, C-456/01) ; Considérant qu’en l’espèce, la société requérante expose exactement que le signe en cause consiste en 'la représentation graphique d’un fermoir de forme rectangulaire, à touret percé en son centre, associé à deux parties dissociables de plaquettes, rabattues l’une sur l’autre, présentant une fente large. La plaquette entièrement visible comporte 6 côtés (donnant ainsi à une extrémité un aspect biseauté) et 4 têtes de clous perlées aux angles de ladite plaquette. Cette première plaquette recouvre partiellement une seconde plaquette et laisse apparaître seulement son extrémité pourvue de 3 côtés et de 2 têtes de clous perlées ' ; Que force est de constater, avec le directeur général de l’INPI, que la société HERMES INTERNATIONAL n’a pas fourni au cours de la procédure d’examen de sa demande d’enregistrement d’éléments permettant d’établir que le fermoir objet de cette demande diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur des chaussures en cause ; qu’en effet, les exemples de chaussures comportant des fermoirs fournis par la requérante devant l’Institut (ses observations du 8 février 2016) concernaient exclusivement des chaussures HERMES et les exemples de chaussures concurrentes GUCCI ou LOUIS VUITTON fournis devant la cour (deux photographies en page 6 de son mémoire correspondant à ses pièces 10 et 11) sont irrecevables pour les raisons exposées supra ; Qu’ainsi ne se trouve pas rapportée la preuve de la distinctivité per se du signe tridimensionnel de la demande d’enregistrement ; Que l’argumentation de la requérante relative au caractère non exclusivement fonctionnel du fermoir objet de la demande d’enregistrement et à l’absence de descriptivité du signe vis-à-vis des chaussures visées est dès lors inopérante ; Que, par ailleurs, pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage du signe, la société déposante doit établir que par un usage continu et intensif, ce signe était connu, avant le dépôt de la demande, par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Qu’en l’espèce, cette démonstration ne résulte pas suffisamment de la production par la société HERMES INTERNATIONAL i) de sa pièce 16 qui concerne essentiellement des produits de maroquinerie et seulement cinq modèles de chaussures avec, au surplus, l’indication que ces modèles de chaussures ont été commercialisés lors des collections automne-hiver 2014, printemps-été 2015 ou automne-hiver 2015, soit dans tous les cas postérieurement au dépôt (mars 2014), et ii) d’un modèle de bottes noires Jumping (figurant sur la pièce 13) dont il est dit qu’il aurait été commercialisé dès 2004 sans que cela soit justifié ; Considérant, en définitive, que le consommateur pertinent des chaussures visées à l’enregistrement, qui, s’agissant de produits de consommation courante, est le consommateur d’attention moyenne, normalement informé et raisonnablement avisé, et qui n’est pas habitué à identifier l’origine commerciale d’une chaussure par rapport à un fermoir, ne sera pas en mesure, en présence du signe tridimensionnel litigieux, d’identifier les chaussures qu’il recouvre comme provenant de la société HERMES INTERNATIONAL ; Que le recours ne peut, en conséquence, qu’être rejeté ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Par arrêt contradictoire, Rejette les pièces numérotées 9 à 13, 15, 17 et 18 produites par la société HERMES INTERNATIONAL, ainsi que les photographies en pages 6, 9, 12 et 15 de son mémoire, à l’exception des bottes noires reproduites en pages 9 et 15 dudit mémoire, Rejette le recours de la société HERMES INTERNATIONAL, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI