EUIPO, 1er octobre 2025, n° 000063035

EUIPO 1 octobre 2025

Commentaire • 0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.

Sur la décision

Référence :	EUIPO, 1er oct. 2025, n° 000063035
Numéro(s) :	000063035
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 8(4) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE partiellement annulée
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 63 035 (NULLITÉ)
Ifis Investiční Fond, A.S., Čechyňská 419/14a, 60200 Brno, République tchèque (requérante), représentée par Radim Charvát, Tuřanka 1519/115a, 62700 Brno, République tchèque (mandataire professionnel)
c o n t r e
Banca Ifis S.P.A. (Ifis S.P.A.), Via Terraglio, 63, 30174 Mestre (Venezia), Italie (titulaire de la MUE), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie (mandataire professionnel). Le 01/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 15 957 939 est déclarée nulle pour certains des services contestés, à savoir: Classe 36 Services d’actuariat; Estimation d’antiquités; Estimation d’œuvres d’art; Évaluation financière de la laine; Services bancaires; Courtage; Collecte de fonds à des fins caritatives; Émission de cartes de crédit; Traitement de paiements par cartes de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt d’objets de valeur; Affacturage; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Évaluations fiscales; Crédit-bail; Conseils en assurances; Informations en matière d’assurances; Estimation de bijoux; Prêts [financement]; Estimation numismatique; Organisation de collectes; Services de coffres-forts; Estimation de timbres; Fiducies; Investissement de capitaux; Vérification (Chèques -); Transfert électronique de fonds; Services de change et de négociation de devises; Émission de jetons de valeur; Gestion financière; Analyse financière; Courtage en valeurs mobilières et obligations; Émission de chèques de voyage; Placements de fonds; Services de cautionnement; Services de courtage en actions et obligations; Courtage en assurances; Services bancaires en ligne; Prêts à tempérament; Prêts sur nantissement; Arrangement de financements pour projets de construction; Cotations boursières; Agences de crédit; Services de caisses d’épargne; Services de conseil en matière d’endettement; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Courtage en bourse; Banque hypothécaire; Services de courtage en douane financiers; Souscription d’assurances; Évaluation (Financière -)
[assurances, banques, immobilier]; Traitement de paiements liés aux cartes de crédit.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour:

Décision en matière de nullité nº C 63 035 Page 2 sur 45
Classe 35 Tous les services pour lesquels la marque est enregistrée (contestés et non contestés),
Classe 36 Organisation de la location de biens immobiliers; Location de bureaux; Location de fermes; Estimations immobilières.

Tous les services non contestés des classes 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44.

4. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 10/11/2023, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité contre la marque de l’Union européenne nº 15 957 939 « IFIS » (marque verbale) (la MUE). La demande vise certains des services couverts par la MUE, à savoir certains services de la classe 35 et tous les services de la classe 36, comme suit :
Classe 35 Services de ventes aux enchères; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales; Conseils en gestion commerciale; Prévisions économiques; études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires; réalisation d’études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires; expositions à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; Compilation de statistiques; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]'.

Classe 36 Services d’actuariat; Estimation d’antiquités; Estimation d’œuvres d’art; Évaluation financière de la laine; Services bancaires; Courtage; Collecte de fonds à des fins caritatives; Émission de cartes de crédit; Traitement de paiements par cartes de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt d’objets de valeur; Affacturage; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Évaluations fiscales; Crédit-bail; Conseils en assurances; Informations en matière d’assurances; Estimation de bijoux; Organisation de la location de biens immobiliers; Location de bureaux; Location de fermes; Prêts [financement]; Estimation numismatique; Organisation de collectes; Estimations immobilières; Services de coffres-forts; Estimation de timbres; Fiducies; Investissement de capitaux; Vérification (Chèques -); Transfert électronique de fonds; Services de change et de négociation de devises; Émission de jetons de valeur; Gestion financière; Analyse financière; Courtage en actions et obligations; Émission de chèques de voyage; Placements de fonds; Services de cautionnement; Services de courtage en actions et obligations; Courtage en assurances; Services bancaires en ligne; Prêts à tempérament; Prêts sur nantissement; Organisation du financement de projets de construction; Cotations boursières; Agences de crédit; Services de caisses d’épargne; Services de conseil en matière d’endettement; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Courtage en valeurs mobilières; Banque hypothécaire; Services de courtage en douane financiers; Souscription d’assurances; Évaluation (Financière -)

Décision en annulation n° C 63 035 Page 3 sur 45
[assurances, services bancaires, affaires immobilières] ; Traitement de paiements liés aux cartes de crédit.

La demande est fondée sur :

une marque non enregistrée « IFIS » (invoquée dans le formulaire de demande en nullité et les observations jointes) utilisée en République tchèque pour une portée allant au-delà de la simple portée locale pour :

Investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques. Achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise. Investissement dans l’immobilier et les sociétés immobilières, parts de capital dans des sociétés commerciales, y compris des actions de sociétés commerciales. Acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. Acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. Acquisition de créances à différents stades de recouvrement tels que extrajudiciaire, judiciaire, exécution et insolvabilité et utilisation d’une main-d’œuvre importante et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire.

une dénomination sociale « IFIS Investiční fond, a.s. » (invoquée dans les observations jointes au formulaire de demande en nullité) utilisée en République tchèque pour une portée allant au-delà de la simple portée locale pour :

Placement collectif ; mise en commun de fonds ou de valeurs provenant de plus d’un investisseur qualifié par l’émission de titres de participation ; réalisation d’investissements conjoints des fonds ou valeurs mis en commun sur la base d’une stratégie d’investissement désignée au profit d’investisseurs qualifiés ; gestion d’actifs qui sont des services de la classe 36.

La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE¹ et l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE².

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS ET DES ÉLÉMENTS DE PREUVE DES PARTIES
Les arguments de la requérante
En ce qui concerne l’allégation au titre de l'article 8, paragraphe 4, du RMCUE, la requérante fait valoir ce qui suit :

« IFIS » désigne un fonds d’investissement tchèque qui opère sur le marché des créances depuis 2014. Elle explique que le fonds investit principalement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi dans
1 mauvaise foi
² la marque non enregistrée antérieure ou un autre signe est utilisé dans la vie des affaires pour une portée allant au-delà de la simple portée locale et, en vertu du droit qui le régit, confère au demandeur en nullité le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 4 sur 45
créances d’entrepreneurs et de personnes physiques. Les investissements du fonds d’investissement sont principalement axés sur l’achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprises. Le fonds investit également dans l’immobilier et les sociétés immobilières, les participations au capital de sociétés commerciales, y compris les actions de sociétés commerciales.

La requérante fait valoir en outre que le fonds exerce ses activités soit en acquérant des portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières, soit en acquérant des créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance unique d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui concernent toutefois un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. Le fonds achète des créances à différents stades de recouvrement, tels que le recouvrement extrajudiciaire, judiciaire, l’exécution forcée et l’insolvabilité, et emploie une main-d’œuvre nombreuse et qualifiée pour les différentes étapes du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire. La requérante affirme qu’elle gère actuellement plus de 110 000 créances d’une valeur nominale de plusieurs milliards de couronnes tchèques. Elle affirme en outre qu’elle mène plus de 10 000 procès pour le paiement de créances et plus de 30 000 procédures d’exécution, et tout cela pour des débiteurs en République tchèque.

La requérante affirme que depuis 2014, elle utilise de manière continue le signe « IFIS » sur le marché tchèque. Elle déclare qu’au début de l’année 2016, le signe « IFIS » et la société « IFIS Investiční fond » sont devenus célèbres et connus en République tchèque dans le domaine des investissements et des créances. Elle fait valoir que toute la planification et la préparation pour l’entrée sur le marché ont débuté au début de l’année 2016.
La requérante affirme qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit étant donné que les services sont en partie identiques et en partie similaires et que les signes sont « très similaires ».

Concernant l’allégation de mauvaise foi, la requérante déclare ce qui suit :

À l’exception de la MUE contestée, le titulaire de la MUE possède, entre autres, les marques de l’Union européenne suivantes :

- nº 3 559 127 « IFIS » (marque verbale), déposée le 19/12/2003, enregistrée pour des services de la classe 36 (ci-après la « MUE 2003 »)
- nº 18 222 652 « IFIS » (marque verbale), déposée le 08/04/2020, enregistrée pour des services, notamment, des classes 35 et 36 (ci-après la « MUE 2020 »).

La « MUE 2003 » est enregistrée (après avoir été partiellement révoquée³) pour les services suivants de la classe 36 :

Classe 36 Affaires financières ; affaires monétaires ; conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier.

La requérante estime que les services suivants protégés par la MUE contestée sont très similaires ou interchangeables avec les services pour lesquels la « MUE 2003 » est enregistrée :

Classe 35 Services de ventes aux enchères ; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales ; Conseils en gestion commerciale ; Prévisions économiques ;

³ Initialement enregistrée pour des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 5 sur 45
études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires ; réalisation d’études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires ; expositions à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires ; compilation de statistiques ; consommateurs (informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs].

Classe 36 Services d’actuariat ; estimation d’antiquités ; estimation d’œuvres d’art ; évaluation financière de la laine ; banque ; émission de cartes de crédit ; traitement de paiements par cartes de débit ; agences de recouvrement de créances ; dépôt d’objets de valeur ; affacturage ; conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier ; évaluations fiscales ; crédit-bail ; conseils en assurances ; informations en matière d’assurances ; estimation de bijoux ; prêts
[financement] ; estimation numismatique ; estimations immobilières ; estimation de timbres ; fiducies ; investissement de capitaux ; vérification (chèques -) ; transfert électronique de fonds ; services de change et de négociation de devises ; émission de jetons de valeur ; gestion financière ; analyse financière ; courtage en valeurs mobilières et obligations ; émission de chèques de voyage ; placements de fonds ; services de cautionnement ; services de courtage en actions et obligations ; courtage en assurances ; services bancaires en ligne ; prêts à tempérament ; prêts sur nantissement ; arrangement de financements pour projets de construction ; cotations boursières ; agences de crédit ; services de caisses d’épargne ; services de conseil en matière d’endettement ; services de financement ; services de caisses de prévoyance ; courtage en bourse ; banque hypothécaire ; services de courtage en douane financiers ; souscription d’assurances ; évaluation (financière -) [assurances, banque, immobilier] ; traitement de paiements liés aux cartes de crédit. Courtage.

La requérante allègue également qu’il existe une forte similitude entre les services des classes 35 et 36 visés par la marque de l’Union européenne contestée et la « marque de l’Union européenne 2020 », notamment :

Classe 35 Location de distributeurs automatiques ; services d’agences de placement ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; enquêtes commerciales ; location de photocopieuses ; location de machines de bureau ; recrutement de personnel ; sélection de personnel au moyen de tests psychologiques ; services d’agences d’import-export ; organisation de l’achat de marchandises pour des tiers ; organisation de contrats d’achat et de vente pour des tiers ; services d’approvisionnement pour des tiers
[achat de biens et de services pour d’autres entreprises] ;

Classe 36 Location de bureaux ; location d’appartements ; location de fermes ; location de locaux commerciaux ; location de bureaux pour le co-working ; location de bâtiments ; administration de biens immobiliers ; gestion immobilière ; conseils en matière d’achat de biens immobiliers ; services de conseil relatifs à la propriété immobilière ; dépôts d’objets de valeur ; services de coffres-forts ; fourniture d’informations immobilières relatives aux biens et aux terrains ; gestion de portefeuilles immobiliers ; gestion de patrimoines ; crédit-bail et location de locaux commerciaux ; location de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; courtage immobilier ; organisation de contrats de location ; organisation de

Décision en annulation nº C 63 035 Page 6 sur 45
recouvrement de créances monétaires; services de bureaux de logement
[appartements]; services d’agences immobilières; services de cession de baux immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; conseils en matière immobilière.

Le 10/01/2022, la requérante a déposé cinq demandes de marque contenant sa dénomination sociale «IFIS INVESTIČNÍ FOND» en République tchèque, nº de demande: 576 869, 576 872, 576 873, 576 874 et 576 875. Toutes les demandes ont été déposées pour les services suivants de la classe 36: «Achat, gestion et recouvrement de créances, services de conseil financiers, monétaires et connexes relevant de cette classe.»
Le 30/06/2022, la titulaire de la MUE a formé opposition contre les cinq demandes de marque susmentionnées, fondées sur la MUE contestée et la «MUE 2020». La titulaire de la MUE a fait valoir que les services visés tant par la MUE contestée que par la «MUE 2020» sont similaires aux services des marques tchèques demandées. Les services suivants sont en cause:

MUE contestée:
Classe 35 – Conseils en gestion commerciale; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs].

Classe 36 – Conseils financiers; conseils en assurances; services de conseil en matière de dettes; services de financement; informations financières; parrainage financier; évaluation (financière -) [assurances, banques, immobilier]; agences de recouvrement de créances; dépôt d’objets de valeur; prêts [financement]; services de courtage en valeurs mobilières et obligations; prêts à tempérament; prêts sur garantie.

MUE 2020:
Classe 35 – Conseils en gestion commerciale
Classe 36 – Conseils financiers relatifs aux fiducies; conseils en assurances; conseils financiers; services de conseil en matière de dettes; conseils en matière d’achat de biens immobiliers; services de conseil relatifs à la propriété immobilière; conseils financiers relatifs aux investissements immobiliers; conseils en matière immobilière; services de conseil relatifs aux évaluations immobilières; courtage en valeurs mobilières et obligations; services d’agences de recouvrement de créances; prêts sur garantie; prêts sur titres; services d’agences de crédit.

La requérante fait valoir que si les services susmentionnés sont identiques ou similaires aux services couverts par les demandes de marque tchèques (à savoir «Achat, gestion et recouvrement de créances, services de conseil financiers, monétaires et connexes relevant de cette classe»), comme le prétend la titulaire de la MUE dans l’opposition, il doit en être de même pour les services protégés par la «MUE 2003» (c’est-à-dire «Affaires financières; affaires monétaires; conseils financiers; informations financières; parrainage financier»).

La requérante n’a pas demandé de preuve d’usage de la MUE contestée car l’opposition était également fondée sur la «MUE 2020» qui n’était pas soumise à une preuve d’usage. Même si la titulaire de la MUE n’avait pas prouvé l’usage de la MUE contestée, la procédure d’opposition aurait continué sur la base de la «MUE 2020».

Si les intentions de la titulaire de la MUE avaient été honnêtes, elle aurait fondé son opposition sur la «MUE 2003». Mais, selon la requérante, la titulaire de la MUE

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 7 sur 45
continue de déposer de nouvelles demandes de MUE afin d’empêcher d’autres parties de demander une preuve d’usage dans le cadre de procédures d’opposition ou de nullité. Les services pour la MUE contestée et la «MUE 2020» dans les classes 35 et 36 mentionnées ci-dessus sont simplement plus spécifiques que les services couverts par la «MUE 2003». En outre, la période entre le dépôt de la MUE contestée et la MUE 2020 est d’environ trois ans et demi, de sorte que si l’on tient compte des procédures d’opposition potentielles, on arrive à cinq ans. De l’avis du demandeur, le titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée et les demandes de «MUE 2020» afin d’éviter les conséquences de l’exigence d’usage en vertu du RMCUE.

Le demandeur a présenté les preuves suivantes les 10/11/2023 et 13/11/2023:

1. Extrait avec les détails de la MUE contestée.

2. Extrait du registre du commerce (enregistrement de la dénomination sociale) démontrant que «IFIS Investiční fond, a.s.» a été enregistrée comme dénomination sociale le 10/07/2012. Les services pour lesquels «IFIS» utilise ce signe, tels que décrits dans le registre du commerce, relèvent de la classe 36 et comprennent:

i. Placement collectif. ii. Mise en commun de fonds ou de valeurs provenant de multiples investisseurs qualifiés par l’émission de titres participatifs. iii. Réalisation d’investissements conjoints de fonds ou de valeurs mis en commun sur la base d’une stratégie d’investissement désignée au profit d’investisseurs qualifiés. iv. Gestion d’actifs.

3. Deux publicités publiées en juin et octobre 2016, dans, selon les dires du demandeur, un journal national intitulé «KONKURSNÍ NOVINY» mentionnant que le fonds est un fonds d’investissement en créances dont le portefeuille est composé de créances individuelles garanties et de portefeuilles de détail. Le fonds a été admis à la négociation à la Bourse de Prague en 2015, tous les revenus du fonds sont imposés en République tchèque et la gestion du fonds est soumise à la supervision de la Banque nationale tchèque.

4. Lettre de référence de la banque tchèque SBERBANK datée du 12/01/2022 – Le demandeur y est décrit comme leur «partenaire commercial de longue date qui nous achète régulièrement des créances de détail et d’entreprise». La lettre confirme que depuis 2016, «IFIS» a acheté plus de 249 millions de CZK (environ 10 072 414 EUR) de créances de détail pour plus de 47 millions de CZK (environ 1 901 2018 EUR) et plus de 68 millions de CZK (environ 2 750 700 EUR) de créances d’entreprise pour plus de 51 millions de CZK (environ 2 063 025 EUR). Ces transactions ont impliqué des débiteurs de Sberbank dans toute la République tchèque.
Accords de cession de créances
5. Contient un accord entre «IFIS» (le demandeur) et la société d’investissement ESSOX (Prague) concernant la cession de créances. Seules les première et dernière pages, y compris les signatures notariées et la date (01/03/2016), sont fournies et seule une traduction en anglais de la clause de confidentialité est mentionnée.

Décision en annulation nº C 63 035 Page 8 sur 45
6. Présente un accord similaire (signé le 25/10/2016) entre 'IFIS’ et Česká Spořitelna (Prague), la banque la plus grande et la plus ancienne de la République tchèque, selon la requérante (en tchèque et non traduit).
Rapports annuels
Il est constaté que la traduction de ces documents est inexacte, incomplète (seules des parties mineures de ceux-ci ont été traduites) et contient des erreurs de rendu importantes, y compris des caractères et des codes non reconnus.
Dans certains cas, les montants sont exprimés en chiffres suivis du terme milliers de CZK et dans d’autres, les mêmes montants sont spécifiés sans le terme CZK, ce qui crée une confusion, comme il ressort des captures d’écran ci-dessous.

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 9 sur 45
7. Rapport annuel 2015 – Cette annexe contient le rapport annuel 2015 d’IFIS, vérifié par un auditeur officiel. Les informations clés comprennent :

Confirmation que « IFIS » a obtenu sa licence d’exploitation le 10/05/2012.

Détails sur la gestion des fonds, les revenus, les actifs, les passifs et leur structure.

o Le Fonds est destiné aux investisseurs qualifiés au sens de l’article 272 de la loi sur les sociétés d’investissement et les fonds d’investissement, c’est-à-dire les personnes ayant une expérience supérieure à la moyenne en matière d’investissement sur le marché des capitaux.

o Au cours de la période considérée, la société MIDESTA, s.r.o. a été scindée par la fusion de la partie scindée de son nom avec le Fonds en tant que société successeur, tandis que le projet de scission de MIDESTA, s.r.o. la fusion de la partie séparée du nom avec le Fonds en tant que société successeur daté du 26.5.2015, a été approuvé par la décision de l’Assemblée générale du Fonds le 2.7.2015 sous la forme d’un acte notarié daté du 2.7.2015.

o Revenus, coûts, bénéfices : La valeur totale des produits pour la période comptable s’est élevée à 180 597 milliers de CZK, dont les postes de revenus les plus élevés sont les revenus provenant des cessions de créances pour un montant de 122 901 milliers de CZK. Le bénéfice sur cession de créances s’est élevé à 18 893 milliers de CZK et les produits de la vente de biens immobiliers pour un montant de 16 100 milliers de CZK.

Décision en annulation nº C 63 035 Page 10 sur 45
Une déclaration sur l’orientation des investissements : « les investissements du fonds d’investissement sont principalement axés sur l’achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise, et les investissements se poursuivront dans cette direction. »
Biens et valeur réelle en CZK au 31/12/2015 :

créances acquises auprès d’entités non bancaires CZK 285 234 000 (environ EUR 10 555 2304).

immobilisations corporelles à long terme CZK 33 100 000 (environ EUR 1 224 8824).

créances bancaires CZK 22 887 000 (environ EUR 846 9454).

autres actifs CZK 18 201 000 (environ EUR 673 5374).

8. Rapport annuel 2016 - Cette annexe fournit le rapport annuel 2016 d’IFIS, également vérifié par un auditeur officiel, renforçant les informations présentées dans le rapport de 2015. Il réitère : La licence d’exploitation du fonds a été accordée le 10/05/2012.

Des détails sur la gestion du fonds, les revenus, les actifs, les passifs et leur répartition structurelle sont inclus :

o Le Fonds investit principalement dans des créances, à savoir des créances de sociétés commerciales. Il investit également dans l’immobilier (c’est-à-dire les terrains et les bâtiments faisant partie de ces terrains et les droits exerçables sur ces biens immobiliers) et les sociétés immobilières, les participations dans des sociétés commerciales, y compris les parts dans des sociétés à responsabilité illimitée, les biens mobiliers et leurs combinaisons, ainsi que les actifs financiers.

o La valeur totale des produits pour la période comptable s’élevait à 188 851 milliers d’EUR. Parmi lesquels les postes de revenus les plus élevés étaient les revenus provenant de créances cédées pour un montant de 64 067 milliers de CZK.

La stratégie d’investissement reste cohérente : « les investissements du fonds d’investissement sont principalement axés sur l’achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise, et les investissements se poursuivront dans cette direction. » En outre, le rapport de 2016 offre des données financières spécifiques :

Les parties D et I fournissent un aperçu financier de la valeur immobilière d’IFIS en milliers de CZK au 31/12/2016 :

o Créances acquises auprès d’entités non bancaires : CZK 591 950 000 (équivalent de EUR 21 907 0355)
o Immobilisations corporelles à long terme : CZK 32 610 000 (environ EUR 1 206 839)
o Créances bancaires : CZK 10 639 000 (environ EUR 393 730)
o Autres actifs : CZK 29 900 000 (environ EUR 1 106 546)
⁴ Équivalents calculés par la division d’annulation sur https://fxtop.com/en/historical- currency-converter.php? A=285234000&C1=CZK&C2=EUR&DD=31&MM=12&YYYY=2015&btnOK=Go
%21&B=1&P=-2&I=1 en tenant compte des valeurs au 31/12/2015
⁵ Équivalents calculés par la division d’annulation sur https://fxtop.com/en/historical- currency-converter.php? A=29900000&C1=CZK&C2=EUR&DD=31&MM=12&YYYY=2016&btnOK=Go
%21&B=1&P=-2&I=1 en tenant compte des valeurs au 31/12/2016

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 11 sur 45
La partie P met en évidence certaines données financières, notant que le résultat économique pour l’exercice comptable en cours après impôts s’élevait à 179 millions de CZK (soit environ 6 624 477 EUR).

Les informations contenues dans le rapport annuel 2016 confirment en outre, estime la requérante, la compréhension selon laquelle « IFIS Investiční fond », opérant sous sa propre dénomination et le signe « IFIS », s’est activement engagée dans des services financiers, y compris l’achat de créances et d’autres opérations financières à travers la République tchèque.

9. Liste Excel du nombre de créances – La requérante affirme qu’elle détient actuellement plus de 10 000 créances en République tchèque qui sont encore ouvertes. La liste n’est pas datée et il semble qu’elle émane de la requérante.

Médias
10. « Écrits sur nous » – Couverture médiatique fournissant une liste comportant de nombreux liens vers des magazines et des sites d’actualités sur internet qui mentionnent « IFIS » ou « IFIS Investiční fond ». Cette annexe, affirme la requérante, sert de preuve de la reconnaissance publique et de la présence médiatique croissantes de la société et de sa marque depuis 2021.

11. Extrait d’article de Forbes, y compris un extrait traduit d’un article publié dans le magazine Forbes. L’article traite de la faillite de la société d’investissement « Arca Capital » mais mentionne également IFIS, indiquant sa présence dans des discussions financières importantes au sein des médias. Cet article, affirme la requérante, a été publié à la fois en ligne et en version imprimée, atteignant un large public en République tchèque.

12. Extrait d’article de presse de Seznam.cz présentant un extrait traduit d’un article publié sur seznam.cz, le plus grand serveur internet de la République tchèque, spécifiquement dans sa section « ACTUALITÉS ».

Cotations à la Bourse de Prague
13. Confirme que la Bourse de Prague a autorisé pour la première fois la négociation publique des actions IFIS IF (Investiční Fond) le 23/11/2015, marquant leurs « premières cotations ». Les actions ont continué à être négociées en 2016 et 2017.

14. Extrait du site officiel de la Bourse de Prague, montrant qu’en juin 2016, les actions « IFIS » ont augmenté de 34,81 %.

La requérante affirme que les deux annexes ci-dessus fournissent une preuve publiquement disponible de la présence de « IFIS Investiční fond » à la Bourse de Prague et soulignent le profil public significatif d'« IFIS », sa reconnaissance médiatique, ainsi que sa présence et ses performances établies à la Bourse de Prague.

15. Informations sur la Bourse de Prague : Cette annexe fournit des informations supplémentaires sur la Bourse de Prague a.s. (BCPP), soulignant son importance en tant que bourse la plus importante de la République tchèque. Elle exploite le principal marché boursier du pays et est située au centre de Prague. L’indice boursier de la BCPP est nommé PX. La requérante affirme que

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 12 sur 45
ces informations contextualisent les détails précédents concernant les transactions d’actions d'«IFIS» sur cette bourse.

16. Protocole d’appel d’offres daté du 12/10/2016 issu d’un appel d’offres auquel le demandeur a participé. Cette annexe constitue une preuve, selon le demandeur, que depuis sa création et son enregistrement officiel, «IFIS» a activement participé et a réussi dans de nombreux appels d’offres émis par des institutions bancaires. Ceci, affirme le demandeur, démontre l’interaction constante et réussie d’IFIS avec le secteur bancaire pour l’acquisition d’affaires.

Dispositions du Code civil tchèque (Protection du nom commercial et concurrence déloyale)
17. Détaille les dispositions pertinentes de la loi nº 89/2012 Coll., Code civil, concernant spécifiquement les noms commerciaux :
Article 423, paragraphe 1 – Un nom commercial est le nom sous lequel un entrepreneur est enregistré au registre du commerce.

Article 423, paragraphe 2 – La protection des droits sur le nom commercial appartient à la personne qui l’a légitimement utilisé pour la première fois. Celui qui a été lésé dans son droit à un nom commercial dispose des mêmes droits que dans le cadre de la protection contre la concurrence déloyale.

19. Extrait de Wikipédia concernant Česká Spořitelna qui est la plus grande banque de la République tchèque, a été créée au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, elle fut la première banque dans les pays tchèques.

18. Document qui développe la protection contre la concurrence déloyale en vertu de l'article 2988 du Code civil.
§ 2988 – Une personne dont le droit a été menacé ou violé par une concurrence déloyale peut exiger de l’auteur de l’infraction qu’il s’abstienne de toute concurrence déloyale ou qu’il remédie à la situation défectueuse. Il peut également exiger une indemnisation raisonnable, des dommages et intérêts et la restitution de l’enrichissement sans cause.

Dispositions de la loi tchèque sur les marques (Signes non enregistrés et usage antérieur)
20. Contient les articles pertinents de la loi nº 441/2003 Coll., loi sur les marques6 :

Article 7, paragraphe 1, sous e) – Le signe demandé ne doit pas être inscrit au registre sur la base d’oppositions à l’enregistrement de la marque déposées auprès de l’Office (ci-après dénommées «oppositions») par un utilisateur d’un signe non enregistré ou d’un autre signe utilisé dans le commerce qui, avant la date de dépôt de la demande, a acquis des droits sur le signe non enregistré ou sur un autre signe utilisé dans le commerce, si, en raison de l’identité ou de la similitude du signe demandé avec le signe non enregistré ou l’autre signe et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels ces signes se rapportent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le
⁶ Loi sur les marques et portant modification de la loi nº 6/2002 Coll., sur les tribunaux, les juges, les juges et l’administration d’État des tribunaux et portant modification de certaines autres lois (loi sur les tribunaux et les juges), telle que modifiée

Décision en annulation n° C 63 035 Page 13 sur 45
le risque de confusion inclut le risque d’association.

Article 10, paragraphe 2 – Le titulaire de la marque est tenu de tolérer l’usage d’un signe identique ou similaire dans le commerce si les droits sur ce signe ont été créés avant le dépôt de la demande et si l’usage de ce signe est conforme au droit de la République tchèque.

21. Oppositions contre les demandes de marque tchèques déposées par le demandeur.

L’argumentation du titulaire de la marque de l’UE
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que les preuves ne sont pas conformes à l’article 55, paragraphe 2, du RMCUE et ne devraient pas être prises en considération.

Concernant la demande fondée sur l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que :

Il n’est pas clair quel type de droit le demandeur souhaite invoquer. Dans le formulaire de demande, le demandeur en annulation indique que le droit dont il est titulaire est la marque non enregistrée « IFIS » en République tchèque. Dans ses observations, il fait également référence à sa dénomination sociale et à d’autres signes utilisés dans le commerce.

Quant au droit national applicable, le demandeur a fourni une copie des textes de certaines dispositions nationales, à savoir l’article 423, l’article 2988 du Code civil et l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la loi tchèque sur les marques. L’article 423 et l’article 2988 concernent les dénominations sociales, à savoir l’acquisition de droits sur celles-ci par leur enregistrement au registre du commerce et leur protection contre la concurrence déloyale. L’article 7, paragraphe 1, sous e), concerne les conditions sur la base desquelles des marques non enregistrées antérieures et d’autres signes utilisés dans le commerce peuvent empêcher l’enregistrement de marques postérieures. Il convient de noter que les dénominations sociales sont couramment incluses dans la catégorie plus générale des signes utilisés dans le commerce. Par conséquent, on peut supposer que l’article 7, paragraphe 1, sous e), s’applique également aux dénominations sociales. Néanmoins, le demandeur n’a fourni aucune disposition indiquant ce qui constitue exactement la concurrence déloyale en vertu du droit tchèque. En outre, le demandeur n’a pas fourni la jurisprudence nationale concernant la manière dont les dispositions susmentionnées doivent être interprétées et appliquées.

Il n’est pas possible d’évaluer si les preuves déposées sont aptes à démontrer qu’avant le 20/10/2016, le demandeur avait effectivement acquis des droits sur des signes non enregistrés ou des signes utilisés dans le commerce, et qu’il était en droit, sur leur base, d’empêcher des tiers d’utiliser des marques postérieures.

Ni l’extrait du registre des sociétés, ni les rapports annuels et l’extrait de la Bourse de Prague ne fournissent d’indication ou de confirmation que la société du demandeur fournit ses services sous le signe « IFIS ». L’extrait du registre du commerce indique que la société du demandeur était le successeur d’une partie des actifs de la société MIDESTA le 02/07/2015. Il suggère que ces actifs ont nécessité que la société du demandeur commence à offrir et à promouvoir ses services. L’accord et la publicité se réfèrent respectivement à mars et juin 2016. Il n’y a pas d’autres documents attestant l’offre et la promotion de la société et de ses services avant octobre 2016. Ces documents peuvent suggérer que le signe « IFIS » a été utilisé comme dénomination sociale dans le commerce avant le dépôt de la marque de l’UE. Quant à son usage en tant que marque, le

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 14 sur 45
les seuls documents où « IFIS » peut être qualifié de marque sont la publicité datée de juin 2016. Néanmoins, les documents pertinents ne sont absolument pas suffisants pour prouver que le signe « IFIS » avait plus qu’une simple signification locale au moment du dépôt de la MUE contestée. La courte période d’utilisation n’a pas été contrebalancée par une utilisation et une promotion intensives et étendues du signe. En fait, le seul exemple de publicité et l’accord unique montrent clairement que l’utilisation et la promotion du signe « IFIS » n’étaient ni intensives ni géographiquement étendues.

Eu égard à la date pertinente du 20/10/2016, l’évaluation globale des documents prouve clairement la très courte durée d’utilisation du signe « IFIS » en tant que dénomination sociale et marque, un degré marginal de son utilisation, géographiquement limitée, et l’exposition minimale qui lui a été donnée.

En ce qui concerne l’allégation de mauvaise foi, le titulaire de la MUE fait valoir ce qui suit :

Le titulaire de la MUE, Banca IFIS, est une banque établie en Italie en 1983 pour exercer ses activités d’intermédiaire financier. Banca IFIS, autorisée à exercer des activités bancaires en 2002 par la Banque d’Italie, a ensuite rejoint Factor Chain International pour étendre ses opérations mondiales d’affacturage. En 2003, elle a été cotée sur le marché télématique de la Bourse de Milan, puis sur le segment STAR de Borsa Italiana. Au cours des deux dernières décennies, Banca IFIS a établi de nombreux bureaux en Italie et en Roumanie. Elle opère également en Pologne, où elle a acquis Fidis Faktoring Polsk Sp. Z o.o., désormais connue sous le nom d’IFIS FINANCE, spécialisée dans l’affacturage. En outre, Banca IFIS est présente sur le marché allemand grâce à un partenariat avec Raisin WeltSparen, offrant certains de ses services bancaires. Le titulaire de la MUE est une entité importante et en croissance dans le secteur bancaire. Banca IFIS a promu ses services par une présence étendue dans les journaux et magazines, la publicité télévisée et sur internet, et le parrainage d’événements financiers et sportifs internationaux. La banque fournit divers services financiers, monétaires et bancaires, ainsi que la location de biens, et soutient les entreprises pour les questions de développement numérique, marketing, formation et commercial.

Le titulaire de la MUE possède plusieurs MUE comportant « IFIS » comme élément dominant et distinctif, qui fait également partie de sa dénomination sociale et de ses noms de domaine. Parmi celles-ci figure la MUE n° 3 559 127, déposée le 19/12/2003 (« MUE 2003 »), et enregistrée le 03/11/2005, initialement pour l’intitulé de la classe 36. Le 23/03/2016, le règlement (UE) n° 2015/2424 est entré en vigueur, remplaçant l’article 28 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire. L’article 28 mis à jour exige que les demandeurs identifient les produits et services avec une clarté et une précision suffisantes pour que les autorités compétentes et les opérateurs économiques puissent déterminer l’étendue de la protection, conformément à l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-307/10 IP Translator⁷.

La « MUE 2003 » a été initialement enregistrée pour l’intitulé de la classe 36 selon la 8e édition de la classification de Nice en vigueur à la date de son dépôt. Quant à la classe 36, l’EUIPO a souligné que certains services n’étaient pas inclus dans l’interprétation littérale de l’intitulé de la classe 36. Étant donné que les services de la classe 36 étaient et sont essentiels pour le titulaire de la MUE, ce dernier a estimé qu’aucun doute interprétatif quant à l’étendue de la protection de son « IFIS » n’était acceptable. Par conséquent, il a d’abord déposé la déclaration conforme à l’article 28 le 22/09/2016 en spécifiant certains services comme inclus dans la classification alphabétique de Nice
⁷ 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361

Décision en annulation n° C 63 035 Page 15 sur 45
Listes de la 8e classification de Nice en vigueur lors du dépôt de la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 »). Dans l’attente de la décision de l’EUIPO concernant sa déclaration, Banca IFIS a déposé la nouvelle demande de marque de l’UE n° 15 957 939 le 20/10/2016 (la marque de l’UE contestée) avec une description détaillée des services de la classe 36 correspondant à ses principaux intérêts, choisis dans la liste alphabétique de la 10e classification de Nice. Cette marque visait à se conformer aux nouvelles exigences de clarté et de précision dans la description des services et à garantir également la pleine protection de sa marque.

Il est pertinent de noter que la décision finale de l’EUIPO concernant la déclaration au titre de l’article 33 (ancien article 28 du règlement n° 207/2009 sur la marque communautaire) relative à la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 ») a été rendue le 26/11/2018, deux ans après son dépôt. La décision a établi que la (« marque de l’UE 2003 ») devait être enregistrée dans la classe 36 pour les services suivants : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; collectes de bienfaisance ; dépôt de titres ; conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier ; conseils en assurances ; informations en matière d’assurances ; levée de fonds ; services de coffres-forts ; émission de bons de valeur », à savoir une partie des services inclus dans la déclaration.

La marque de l’UE contestée 15 957 939 a été déposée plus de 10 ans après la date d’enregistrement de la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 »). Le 25/02/2015, le titulaire de la marque de l’UE a formé l’opposition n° 2 484 361 contre la demande de marque de l’UE n° 13 232 236 (marque de l’UE demandée par un tiers à la présente procédure) et a fondé cette opposition sur la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 »). Le demandeur de la demande de marque de l’UE opposée n° 13 232 236 a non seulement demandé la preuve de l’usage de la marque de l’UE de l’opposant (le titulaire de la marque de l’UE en l’espèce), mais a également introduit une action en déchéance contre la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 ») le 18/01/2017 (affaire C 14 357).

Le titulaire de la marque de l’UE a fourni la preuve de l’usage concernant l’action en déchéance C 14 357 pour la période pertinente du 18/01/2012 au 17/01/2017. Le 29/04/2019, la division d’annulation de l’EUIPO a confirmé dans sa décision dans l’affaire 14 357 C que la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 ») avait été sérieusement utilisée pour les services « affaires financières ; affaires monétaires ; conseils financiers ; informations financières ; parrainage financier » dans la classe 36 au cours de la période pertinente 2012-2017. Lorsque la procédure d’opposition a repris, le demandeur a retiré sa demande de preuve d’usage à la lumière de l’issue de l’action en déchéance.

Les allégations du demandeur concernant la pertinence des oppositions formées en République tchèque sur la base de la marque de l’UE 15 957 939 (la marque de l’UE contestée) et non sur la marque de l’UE 3 559 127 (« marque de l’UE 2003 ») sont non pertinentes et incohérentes. En effet, l’opposition B 3 184 719 formée par le titulaire de la marque de l’UE le 12/12/2022 contre la demande de marque de l’UE n° 18 760 580 déposée par un tiers le 12/09/2022, était en fait fondée sur la marque contestée dans la présente affaire (marque de l’UE n° 15 957 939) même si cette dernière avait été enregistrée plus de 5 ans avant la date de dépôt de la marque opposée. Dans ce cas également, le tiers concerné a demandé la preuve de l’usage de la marque de l’UE 15 957 939 (la marque de l’UE contestée en l’espèce) et le titulaire de la marque de l’UE a déposé des documents concernant la période du 04/10/2017 au 03/10/2022.

Concernant la tolérance, le titulaire de la marque de l’UE allègue ce qui suit :

La demande en nullité a été déposée le 11/11/2023, concernant une marque de l’UE contestée qui avait été enregistrée le 21/06/2017. Cela signifie que la marque de l’UE était enregistrée depuis plus de cinq ans lorsque l’action en nullité a été introduite.

Décision en matière de nullité n° C 63 035 Page 16 sur 45
Les arguments présentés montrent, selon l’avis du titulaire de la marque de l’UE, que la marque de l’UE contestée a été déposée de bonne foi et que le signe «IFIS» avait été utilisé pendant les cinq années précédant l’action en nullité. Sur la base de ces circonstances, il est soutenu que l’action en nullité devrait être rejetée parce que le demandeur n’est plus en droit de la déposer, probablement en raison du principe de la forclusion par tolérance.

Preuves soumises par le titulaire de la marque de l’UE avec ses observations (Doc A, L-N) et références à des documents soumis dans d’autres procédures (Doc. B-I)
Doc. A Extrait détaillé du registre du commerce de IFIS Investični fond, a.s. en tchèque.

Doc. B Certificat de société de Banca IFIS spa, soumis à l’Office le 05/02/2024 en tant qu’annexe A.1 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719 (en italien).

Doc. C. -C.1 Autorisation de la Banque d’Italie à Banca IFIS, soumise à l’Office le 05/02/2024 en tant qu’annexe C.1 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

-C.2 Traduction anglaise de l’autorisation, soumise à l’Office le 05/02/2024 en tant qu’annexe C.2 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. D Documents concernant l’usage de «IFIS» en Roumanie, soumis à l’Office le 05/02/2024 des annexes E.1 à E.5 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. E Documents concernant l’usage de «IFIS» en Pologne, soumis à l’Office le 05/02/2024 des annexes F.1 à F.12 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. G Documents concernant l’usage de «IFIS» en Allemagne, soumis à l’Office le 05/02/2024 des annexes G.1 à G.6 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3 184 719.

Doc. H Rapports annuels consolidés des années 2001 – 2022, tels que soumis à l’Office le 04/12/2023 des annexes D.1 à D.13 de la réponse au refus provisoire de l’EUIPO émis concernant la marque de l’UE 18 903 775.

Doc. I Brochure, publicité et revue de presse, soumis à l’Office le 05/02/2024 des annexes H.1 à H.94 à titre de preuve d’usage dans la procédure d’opposition n° B 3184719.

Doc. L Copie de la déclaration de conformité à l’article 33 du RMCUE (anciennement article 28) concernant la marque de l’UE 3 559 127 déposée le 22/09/2016.

Doc. M Copie de la décision finale de l’EUIPO sur la déclaration de conformité à l’article 33 du RMCUE (anciennement article 28) concernant la marque de l’UE 3 559 127 rendue le 26/11/2018.

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 17 sur 45
Doc. N Copie de la décision d’annulation dans la procédure de révocation nº 14 357 C rendue par la division d’annulation de l’EUIPO le 29/04/2019 par laquelle les droits du titulaire de la marque de l’UE relatifs à la marque de l’UE nº 3 559 127 sont partiellement révoqués pour certains produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42 et la marque reste enregistrée pour la classe 36: Affaires financières; affaires monétaires; conseils financiers; informations financières; parrainage financier.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Article 55, paragraphe 2, EUTMDR
Le titulaire de la marque de l’UE a fait valoir que les preuves soumises par le demandeur ne sont pas conformes à l’article 55, paragraphe 2, EUTMDR et ne devraient pas être prises en considération. La division d’annulation convient que les documents soumis ne contiennent pas le numéro de chaque annexe identifiant le document; le nombre de pages; le numéro de page de la communication où le document ou l’élément est mentionné. Cependant, le demandeur a soumis dans ses observations une brève description du document ou de l’élément, et la division d’annulation a pu identifier chaque document grâce à cette description. Par conséquent, elle n’estime pas nécessaire de rouvrir la procédure pour demander au demandeur de soumettre à nouveau ces documents afin de se conformer à l’article 55, paragraphe 2, EUTMDR.

Preuves issues d’autres procédures auxquelles le titulaire de la marque de l’UE se réfère
Le titulaire de la marque de l’UE a soumis une liste de preuves dont une quantité substantielle a été soumise dans d’autres procédures (procédure d’opposition nº B 3 184 719 ou refus provisoire émis concernant la marque de l’UE 18 903 775). Le demandeur n’a pas reçu les documents soumis dans des procédures distinctes. Néanmoins, la division d’annulation, après avoir examiné minutieusement ces documents, estime qu’il n’est pas nécessaire de rouvrir la phase contradictoire de la procédure pour permettre au demandeur de les commenter. Une réouverture entraînerait un retard indu, et les preuves supplémentaires, en tout état de cause, ne modifient pas l’issue de la décision d’annulation, comme cela sera détaillé plus loin. En outre, la division d’annulation souligne que cette mesure ne porte pas atteinte au droit du demandeur d’être entendu, pour des raisons qui seront exposées plus loin dans la décision.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», lequel est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi

Décision en annulation nº C 63 035 Page 18 sur 45
il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, un critère objectif à l’aune duquel une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque espèce au regard des normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

La question de savoir si un titulaire de marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Il incombe au demandeur en nullité qui entend invoquer l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE de prouver les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur de la marque étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45 et la jurisprudence citée).

Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce qui ont été invoquées par le demandeur en nullité peuvent conduire à la réfutation de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lorsqu’il dépose la demande d’enregistrement de cette marque, il incombe au titulaire de cette marque de fournir des explications plausibles quant aux objectifs et à la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37 et la jurisprudence y citée, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43).

Le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour fournir des informations concernant ses intentions au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et de produire des preuves de nature à le convaincre que, malgré l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51-59).

Toute personne est en droit d’invoquer le motif – absolu – de nullité prévu à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMUE n’exige pas que le demandeur en nullité invoquant l’existence de la mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée soit titulaire d’un droit antérieur quelconque. En droit, la mauvaise foi est un motif absolu de nullité fondé sur le comportement et les intentions subjectives du titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt de la demande de marque – mais pas nécessairement sur les effets d’un tel comportement vis-à-vis du demandeur en annulation. Le but de cette disposition n’est pas de protéger des droits antérieurs, mais de sanctionner un comportement malhonnête. En ce sens, le motif de nullité tiré de la mauvaise foi ne constitue pas « structurellement » une exception au principe dit du « premier déposant » – comme cela pourrait être déduit à tort d’une formulation fréquemment utilisée par le Tribunal dans ce contexte (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 16-17 ; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 31-32 ; voir également 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 17-18) – mais sanctionne un « vice de naissance » inhérent à la marque contestée qui pourrait bien être entièrement indépendant de l’existence de tout droit antérieur (conclusions de l’avocat général

Décision en annulation nº C 63 035 Page 19 sur 45
Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148 § 41, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 41).

À cet égard, il doit être constaté qu’aucune disposition de la législation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le nouveau dépôt d’une demande d’enregistrement d’une marque et que, par conséquent, un tel dépôt ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’une mauvaise foi de la part du demandeur de la marque, à moins qu’il ne soit assorti d’autres éléments de preuve pertinents qui sont avancés par le demandeur en nullité ou l’EUIPO (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70).

Exposé des faits pertinents
La requérante allègue que le titulaire de la marque de l’UE continue de déposer de nouvelles demandes de marque de l’UE couvrant des services des classes 35 et 36 afin d’empêcher d’autres parties de demander une preuve d’usage dans le cadre de procédures d’opposition ou de nullité. Selon la requérante, le titulaire de la marque de l’UE a déposé la marque de l’UE contestée et les demandes de « marque de l’UE 2020 » pour éviter les conséquences de l’exigence d’usage en vertu du RMCUE en ce qui concerne la « marque de l’UE 2003 ».

La mauvaise foi peut être retenue s’il s’avère que le titulaire de la marque de l’UE n’a jamais eu l’intention d’utiliser la marque de l’UE contestée, par exemple si le titulaire de la marque de l’UE a déposé des demandes répétitives pour éviter les conséquences de la révocation pour non-usage de ses enregistrements de marques de l’UE antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51 ; 13/12/2012, 13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27).

Appréciation de la mauvaise foi
Afin d’examiner le bien-fondé des arguments avancés par le demandeur en annulation, il convient de se référer aux principes qui régissent le droit des marques de l’UE et à la règle relative à la preuve de l’usage de ces marques. S’il ressort de l’article 9, paragraphe 1, du RMCUE que l’enregistrement d’une marque de l’UE confère à son titulaire des droits exclusifs sur celle-ci, il découle du considérant 24 du RMCUE qu’il n’y a pas de justification à protéger les marques de l’UE ou, à leur égard, toute marque qui a été enregistrée avant elles, sauf lorsque les marques sont effectivement utilisées. Une marque de l’UE qui n’est pas utilisée pourrait entraver la concurrence en limitant l’éventail des signes pouvant être enregistrés comme marques par d’autres et en refusant aux concurrents la possibilité d’utiliser cette marque ou une marque similaire lors de la mise sur le marché intérieur de produits ou de services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque en question. Par conséquent, le non-usage d’une marque de l’Union européenne risque également de restreindre la libre circulation des marchandises et des services (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 32, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50).

En ce qui concerne l’usage sérieux d’une marque de l’UE, il convient de rappeler que l’article 18, paragraphe 1, du RMCUE dispose que « si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, le titulaire n’a pas fait un usage sérieux de la marque de l’UE dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ou si un tel usage a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque de l’UE est soumise aux sanctions prévues par le présent règlement, à moins qu’il n’existe de justes motifs de non-usage ».

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 20 sur 45
En outre, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE dispose que « les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés déchus, sur demande présentée à l’Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage ».

À cet égard, l’article 58, paragraphe 2, du RMCUE dispose que, « lorsque les motifs de déchéance des droits n’existent qu’à l’égard d’une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits du titulaire ne sont déclarés déchus qu’à l’égard de ces produits ou services ».

La ratio legis de l’exigence selon laquelle une marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être protégée en vertu du droit de l’Union est que l’inscription d’une marque de l’Union au registre de l’EUIPO ne saurait être considérée comme un dépôt stratégique et statique accordant à un titulaire inactif un monopole légal pour une durée illimitée. Au contraire, ce registre doit refléter fidèlement ce que les entreprises utilisent réellement sur le marché pour distinguer leurs produits et services dans la vie économique (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50 et la jurisprudence citée).

Il découle donc des principes régissant le droit des marques de l’Union et des règles relatives à la preuve de l’usage que, si un droit exclusif est conféré au titulaire d’une marque, ce droit exclusif ne peut être protégé que si, à l’expiration du délai de grâce de cinq ans, ce titulaire est en mesure de prouver l’usage sérieux de sa marque. Un tel système équilibre les intérêts légitimes du titulaire de la marque, d’une part, et ceux de ses concurrents, d’autre part (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 55).

Bien que les dépôts répétés d’une marque ne soient pas interdits en soi, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences entraînées par le non-usage de marques antérieures peut constituer un facteur pertinent susceptible d’établir la mauvaise foi de la personne qui a déposé cette marque (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 57).

Un comportement répétitif peut être une indication de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple, l’intention de contourner le système d’enregistrement. Lorsque le titulaire de la marque de l’Union dépose des demandes répétées pour la même marque dans l’intention d’éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de la marque de l’Union antérieure, en tout ou en partie, il agit de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Dans ce contexte, il convient de préciser qu’enregistrer une marque, puis enregistrer périodiquement une marque identique peut servir à prolonger indûment et frauduleusement le délai de grâce de cinq ans indéfiniment afin d’échapper à l’obligation légale d’usage sérieux et aux sanctions correspondantes, qui doivent être appliquées dans leur pleine effectivité requise par l’application égale et uniforme du droit de l’Union. Ces redépôts sont effectués in fraudem legis (en fraude à la loi), mais ils ne peuvent être invoqués pour échapper aux sanctions correspondantes conformément au principe général du droit de l’Union selon lequel la fraude à la loi et l’abus de droit sont interdits. Les particuliers ne doivent pas se prévaloir de manière indue ou frauduleuse du droit de l’Union, qui ne saurait être étendu pour couvrir des pratiques abusives (05/07/2007, C-321/05, Kofoed, EU:C:2007:408, § 38 et la jurisprudence qui y est citée), effectuées

Décision en annulation nº C 63 035 Page 21 sur 45
sous l’observation formelle des règles de l’Union ou nationales (en l’espèce, les règles régissant le dépôt des marques) mais enfreignant ou contournant en réalité un objectif législatif sérieux tel que celui poursuivi par les dispositions imposant l’obligation d’usage sérieux des marques, dont la pleine effectivité ne saurait être éludée (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS / CANAL PLUS et al.,
§ 17, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 46).
La période de cinq ans en question permet au titulaire un délai raisonnable pour préparer puis lancer une gamme de produits ou de services sous une marque spécifique sans avoir à se soucier, pour le moment, de savoir si les critères d’usage sérieux tels qu’énoncés dans le RMUE ont été satisfaits (13/02/2014, R 1260/2013-2, KABELPLUS / CANAL PLUS et al., § 18, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 47).
Maintenir un enregistrement, ne pas l’utiliser, l’abandonner après cinq ans et déposer une nouvelle demande dans le but d’obtenir une nouvelle période de cinq ans prolonge artificiellement le délai de grâce de cinq ans, en fin de compte à l’infini, car ce schéma pourrait être répété aussi souvent qu’imaginable (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER / MARS PATHFINDER, § 19, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 48).

Le délai de grâce de cinq ans est là pour permettre une période de réflexion, d’exploration du marché et de considérations économiques, pour que le titulaire de la marque évalue s’il peut lancer un produit sous une marque donnée, ce qui n’est pas lié à de simples numéros d’enregistrement figurant dans les journaux officiels. Cependant, il n’y a aucune raison légitime de permettre la prolongation de ce délai de grâce pour la seule raison que la même marque apparaît désormais sur un registre national ou de l’Union sous un numéro d’enregistrement différent (15/11/2011, R 1785/2008-4, PATHFINDER / MARS PATHFINDER, § 20, 22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 49).
Les législateurs de l’Union n’ont pas prévu de renouvellement du délai de grâce de cinq ans. Au contraire, une interprétation littérale appropriée du terme « marque antérieure (de l’Union ou nationale) » employé à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, doit être adoptée. En d’autres termes, une « marque antérieure » ne doit pas nécessairement être comprise comme une marque portant tel ou tel numéro d’enregistrement particulier, mais comme la même marque (au sens de la représentation de la marque en vertu de l’article 31 du RMUE) « pour les mêmes produits et services » et, bien sûr, « sur le même territoire » (22/07/2019, R 1849/2017-2, MONOPOLY, § 49 et la jurisprudence citée).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation doit examiner si la MUE contestée est bien une MUE « redéposée » et par conséquent si le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lors de son dépôt.

Il est fort probable qu’un titulaire de MUE enregistre une version « actualisée » d’une marque antérieurement enregistrée, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché, mais, par exemple, pour répondre aux exigences évolutives du marché. Il s’agit d’une pratique commerciale tout à fait normale et particulièrement courante pour les logos figuratifs qui ont une longue durée de vie (13/12/2012, T- 136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 36).

L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE fait référence à la mauvaise foi du « demandeur » au moment du dépôt afin de s’assurer que la marque entachée ne perde pas son stigmate par des cessions ultérieures. De telles marques seraient donc, à tout moment et entre les mains de quiconque, susceptibles d’être déclarées nulles (13/12/2004, R 582/2003-4, EAST SIDE MARIO’S, § 18).

Decision on Cancellation No C 63 035 Page 22 of 45
Il est tout d’abord constaté que, à l’exception de la MUE contestée «IFIS», le titulaire de la MUE est également titulaire des marques suivantes:

La MUE nº 3 559 127 «IFIS» (marque verbale) (précédemment surnommée «MUE 2003»), déposée le 19/12/2003, initialement enregistrée pour, notamment⁸, les intitulés de classes 35 et 36 (ci-après la «MUE 2003»):

Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

Classe 36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

La MUE nº 18 222 652 «IFIS» (marque verbale) (précédemment surnommée «MUE 2020»), déposée le 08/04/2020, et enregistrée pour des services relevant, entre autres, des classes 35 et 36.

Il est évident que les marques susmentionnées sont identiques, étant des marques verbales composées du terme «IFIS».

Deuxièmement, il convient d’examiner si la MUE contestée, dans la mesure où elle couvre des services mentionnés dans les «Motifs» ci-dessus, constitue un nouveau dépôt de la «MUE 2003» antérieure du titulaire de la MUE pour les services pour lesquels cette dernière était initialement protégée (ayant été par la suite partiellement révoquée par la division d’annulation à compter du 18/01/2017 dans l’affaire C 14357 (décision du 29/04/2019)).

Le titulaire de la MUE a expliqué que le règlement (UE) nº 2015/2424, qui est entré en vigueur le 23/03/2016, a mis à jour l’article 28 du règlement nº 207/2009. Cette révision, motivée par l’arrêt IP Translator de la CJUE (C-307/10), exigeait que les produits et services soient identifiés avec une clarté et une précision suffisantes afin de définir la portée de la protection de la marque pour les autorités et les entreprises.

Lorsque la «MUE 2003» a été initialement enregistrée, elle couvrait les intitulés des classes 35 et 36 selon la 8e édition de la classification de Nice. Dans la mesure où la «MUE 2003» contenait des intitulés de classes, il est fait référence à l’article 28 du règlement nº 207/2009/à l’article 33, paragraphe 5, du RMUE qui dispose que l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classes de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services clairement couverts par le sens littéral de l’indication ou du terme.

Cependant, le titulaire de la MUE a fait valoir que l’EUIPO a par la suite identifié que certains services n’étaient pas explicitement couverts par cette interprétation littérale. Afin d’éviter toute ambiguïté concernant la portée de ses services essentiels de la classe 36, le titulaire de la MUE a pris deux mesures:

Premièrement, le 22/09/2016, il a déposé une déclaration au titre de l’article 28, spécifiant les services qui faisaient partie de la liste alphabétique de la 8e édition de la classification de Nice lors du dépôt de la MUE 2003. Dans l’attente de la décision de l’EUIPO sur cette déclaration, le titulaire a déposé une nouvelle demande, la MUE contestée. Selon le titulaire de la MUE, cette nouvelle demande visait à satisfaire aux exigences actualisées de clarté et de précision en fournissant une description détaillée de ses services essentiels de la classe 36,
⁸ La liste complète couvre des produits et services des classes 9, 16, 35, 36 et 42

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 23 sur 45
sélectionnés à partir de la liste alphabétique de la 10e édition de la classification de Nice, assurant une protection complète. Concernant la déclaration du 22/09/2016 déposée concernant la MUE 2003, l’Office et le titulaire de la MUE ont échangé plusieurs communications dans lesquelles certains des services demandés dans les classes 35 et 36 ont été rejetés parce qu’ils étaient déjà couverts par le sens littéral de l’indication de l’intitulé de classe et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’une déclaration au titre de l’article 33, paragraphe 8, du RMUE, et d’autres ont été admis et ajoutés à la liste. L’ensemble de la procédure a pris fin le 11/04/2019 lorsque la nouvelle liste de produits et services a été inscrite au registre. (voir tableau ci-dessous)
S’il est vrai que la classification des produits ou des services est destinée à des fins exclusivement administratives, de sorte que des produits et des services ne peuvent être considérés comme similaires au seul motif qu’ils figurent dans la même classe et ne peuvent être considérés comme dissimilaires au seul motif qu’ils figurent dans des classes différentes, il convient toutefois de souligner que, selon une jurisprudence constante, des produits peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale couverte par la marque antérieure (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34, 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop, EU:T:2006:247, § 29 et 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 104).

Le tableau ci-dessous présente les services des classes 35 et 36 tels que couverts par la MUE 2003, tels qu’admis en 2019 après la déclaration au titre de l’article 28 du règlement nº 207/2009 déposée en 2016. En ce qui concerne la MUE contestée, il présente la liste de la classe 35 dans sa totalité telle que couverte par la MUE contestée, les services contestés par le demandeur en nullité étant soulignés. Pour la classe 36, tous les services sont contestés.

MUE 3 559 127 (MUE 2003) MUE 15 957 939 (MUE contestée) Déposée le 19/12/2003 Déposée le 20/10/2016 Enregistrée le 03/11/2005 Enregistrée le 21/06/2017
Classe 35 Classe 35 Publicité; Gestion des affaires commerciales; Location de machines et d’équipements de bureau; Administration commerciale; Fonctions de bureau; Location de photocopieuses; Location d’espaces publicitaires; Services de ventes aux enchères; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales; Location de temps publicitaire sur tous les moyens de communication; Services de ventes aux enchères; Conseils en gestion des affaires commerciales; Enquêtes commerciales; Enquêtes commerciales; Recherches commerciales; Recherches commerciales; Agences d’informations commerciales; Agences d’informations commerciales; Prévisions économiques; Évaluation de bois sur pied; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; Services d’agences d’import-export; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Études de marché; Modélisation économique à des fins de publicité ou de promotion des ventes; Démonstration de produits; Experts en efficacité; Services de coupures de presse; Agences de placement; Services d’agences d’import-export; Location de machines et d’équipements de bureau; études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires; Sondages d’opinion; Organisation d’expositions à des fins commerciales ou de publicité; réalisation d’études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires; Organisation de foires commerciales à des fins commerciales ou de publicité; Location de et services; Services de coupures de presse;

Décision d’annulation nº C 63 035
photocopieuses; Services d’approvisionnement pour le compte de tiers (acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises); Tests psychologiques pour la sélection du personnel; Services de relations publiques; Location de matériel publicitaire; Étude de vitrines; Informations statistiques; Location de distributeurs automatiques; Conseils en gestion des affaires; Agences d’informations commerciales; Démonstration de produits; Localisation de wagons de marchandises par ordinateur; Études de marché.

Classe 36 Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Collecte de fonds à des fins caritatives; Dépôt d’objets de valeur; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Organisation de collectes; Services de coffres-forts; Émission de jetons de valeur.

Page 24 sur 45
Sondages d’opinion; expositions à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; Recrutement de personnel; Services d’approvisionnement pour le compte de tiers (acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises); Sélection de personnel au moyen de tests psychologiques; Services de relations publiques; Compilation de statistiques; Location de distributeurs automatiques; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]'.

Classe 36 Services d’actuariat; Estimation d’antiquités; Estimation d’œuvres d’art; Évaluation financière de la laine; Banque; Courtage; Collecte de fonds à des fins caritatives; Émission de cartes de crédit; Traitement de paiements par cartes de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt d’objets de valeur; Affacturage; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Évaluations fiscales; Crédit-bail; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Estimation de bijoux; Arrangement de locations de biens immobiliers; Location de bureaux; Location de fermes; Prêts [financement]; Estimation numismatique; Organisation de collectes; Estimations immobilières; Services de coffres-forts; Estimation de timbres; Fiducies; Investissement de capitaux; Vérification (Chèques -); Transfert électronique de fonds; Services de change et de négociation de devises; Émission de jetons de valeur; Gestion financière; Analyse financière; Courtage en actions et obligations; Émission de chèques de voyage; Placements de fonds; Services de cautionnement; Services de courtage en actions et obligations; Courtage en assurances; Services bancaires en ligne; Prêts à tempérament; Prêts sur nantissement; Arrangement de financements pour projets de construction; Cotations boursières; Agences de crédit; Services de caisses d’épargne; Services de conseil en matière d’endettement; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Courtage en valeurs mobilières; Banque hypothécaire; Services de courtage en douane financiers; Souscription d’assurances;

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 25 sur 45
Évaluation (financière -) [assurances, banques, immobilier]; Traitement de paiements par cartes de crédit.

Une comparaison entre les services énumérés montre que la liste des services de la classe 35 de la MUE contestée est plus étroite que celle de la MUE 2003. Certains des services de la classe 35 de la MUE contestée chevauchent ou sont couverts par la formulation plus large des services déjà inclus dans la MUE 2003 (y compris des synonymes avec une formulation légèrement différente):

Classe 35: Location de machines et d’équipements de bureau; Location de photocopieuses; Services de ventes aux enchères; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales; Conseils en gestion commerciale; Enquêtes commerciales; Recherches commerciales; Agences d’informations commerciales; Assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; Compilation d’informations dans des bases de données informatiques; Démonstration de produits; Prévisions économiques; Experts en efficacité; Agences de placement; Services d’agences d’import-export; Services de coupures de presse; Sondages d’opinion; expositions à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires; organisation de foires commerciales à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires Recrutement de personnel; Services d’approvisionnement pour des tiers (acquisition de biens et de services pour d’autres entreprises); Sélection de personnel par des tests psychologiques; Services de relations publiques; Compilation de statistiques; Location de distributeurs automatiques; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]'.

Le reste des services de la classe 35 peut chevaucher ou est inclus dans les études de marché de la 'MUE 2003': études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires; réalisation d’études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires;

En ce qui concerne les services contestés de la classe 36, ils sont également plus spécifiques que ceux figurant dans la liste de la MUE 2003 et ils chevauchent ou sont couverts par la formulation plus large des services déjà inclus dans la MUE 2003 (y compris des synonymes avec une formulation légèrement différente).

Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment où il dépose la demande d’enregistrement, facteur subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 41-42; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 49; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 39-40 et la jurisprudence citée).

La mauvaise foi alléguée doit être démontrée comme ayant existé au moment où la demande d’enregistrement de la MUE contestée a été déposée, à savoir le 20/10/2016 (29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 31).

Dans le cadre de l’analyse globale effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son utilisation depuis sa création, de la logique commerciale sous-jacente au dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, et de la chronologie des événements ayant précédé ce dépôt (05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 45 et la jurisprudence citée; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 43).

Décision en annulation nº C 63 035 Page 26 sur 45
En outre, le titulaire n’a pas besoin d’avoir l’intention d’utiliser la marque pour tous les produits ou services pour lesquels il dépose la marque. Il n’est pas une condition pour l’enregistrement d’une marque que le domaine d’activité du demandeur de la marque coïncide avec la liste des produits et services (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).

En règle générale, il est légitime pour une entreprise de demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et services qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais aussi pour d’autres catégories de produits et services qu’elle a l’intention de commercialiser à l’avenir (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).

Le fait de demander l’enregistrement pour une grande variété de produits et services est une pratique assez courante pour les entreprises cherchant à obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes acceptés de comportement éthique ou de pratiques commerciales et d’affaires honnêtes. Il ne s’agit pas en soi d’une indication qu’il n’y a pas d’intention d’utiliser la MUE contestée pour tous les produits et services concernés ou pour certains des produits et services spécifiquement (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54).

Le titulaire de la MUE a expliqué pourquoi il avait déposé une marque identique pour des services dont la formulation était identique à celle des services déjà couverts par la «MUE 2003» et identiques en ce sens qu’ils relèvent des termes plus généraux déjà inclus dans l’enregistrement antérieur, immédiatement après le dépôt de la déclaration au titre de l’article 28.

La division d’annulation rappelle que l’arrêt IP Translator (affaire C-307/10) de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en juin 2012 a considérablement modifié la manière dont les libellés de produits et services, en particulier ceux utilisant les intitulés de classe de Nice, étaient interprétés. La décision a représenté un changement fondamental par rapport à une pratique de longue date concernant l’interprétation des intitulés de classe, où il était considéré que les intitulés de classe couvraient tous les produits et services relevant de cette classe. La CJUE a jugé que les libellés devaient être clairs et précis, et que seule la signification littérale des termes utilisés serait couverte. Les titulaires de marques qui s’étaient fiés à l’interprétation large des intitulés de classe ont soudainement été confrontés à une portée de protection plus étroite pour leurs enregistrements existants. Pour y remédier, le nouveau RMUE (règlement (UE) 2015/2424), entré en vigueur le 23/03/2016, a introduit l’article 28, paragraphe 8. Cet article a prévu une période transitoire de six mois (jusqu’au 24/09/2016) pour les titulaires de MUE déposées avant le 22/06/2012 (ce qui est également le cas de la «MUE 2003»), et enregistrées pour des intitulés de classe entiers, afin de déposer une déclaration. Cette déclaration leur a permis de spécifier des produits et services supplémentaires qui étaient censés être couverts au moment du dépôt, à condition que ces termes figurent dans la liste alphabétique de la classification de Nice en vigueur à la date de dépôt initiale.

L’Office a publié la communication nº 1/2016 le 08/02/2016, afin de fournir des orientations sur la mise en œuvre de l’article 28. Cette communication comprenait des exemples de termes considérés comme clairement non couverts par la signification littérale des intitulés de classe, qui pouvaient être inclus dans les déclarations. Cependant, elle indiquait également que les termes «clairement couverts par la signification littérale de l’intitulé de classe» ou ceux qui étaient peu clairs/imprécis feraient l’objet d’une objection. Cela a créé une situation nuancée et parfois confuse pour les titulaires essayant de définir précisément leur portée.

L’examen de ces déclarations impliquait une vérification méticuleuse par rapport à l’édition pertinente de la classification de Nice et l’interprétation du sens littéral,

Décision en annulation n° C 63 035 Page 27 sur 45
ce qui prenait du temps. Il est donc compréhensible que le titulaire de la MUE ait décidé de déposer la marque contestée et de garantir des services spécifiques, même si, au final, la plupart d’entre eux étaient protégés par l’enregistrement antérieur. Compte tenu du contexte, le dépôt par le titulaire de la MUE d’une nouvelle marque identique avec une liste plus spécifique après le dépôt d’une déclaration au titre de l’article 28 est plus probablement une démarche stratégique visant à assurer une protection complète plutôt qu’un acte de mauvaise foi. Une nouvelle demande, utilisant la classification de Nice la plus récente et rédigeant le libellé avec une clarté et une précision absolues (comme requis après IP Translator), offrirait une certitude immédiate et indéniable quant à l’étendue de la protection. Cela éviterait tout doute interprétatif persistant lié à l’enregistrement plus ancien et au processus de déclaration.

Le requérant a fait valoir que le titulaire a déposé la MUE afin de contourner de manière abusive et frauduleuse l’exigence d’usage et il renvoie aux procédures d’opposition antérieures entre les parties où le titulaire (opposant dans cette affaire) s’est fondé sur la MUE contestée et sur la « MUE 2020 » (qui n’était pas soumise à l’exigence d’usage).

Toutefois, cela ne peut à soi seul conduire à la conclusion que la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Le dépôt d’oppositions contre des marques similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif du titulaire de la MUE, attaché à l’enregistrement de la MUE contestée, et ne saurait en soi prouver une intention malhonnête de sa part (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, ECLI:EU:T:2012:689, point 66).

En outre, la demande de marque contestée a été introduite près de six ans après la fin de la période de grâce de cinq ans de la « MUE 2003 » antérieure et avant la demande en déchéance contre la « MUE 2003 » (affaire C14 357). D’un point de vue chronologique, une durée aussi longue est manifestement incompatible avec la pratique consistant à redéposer des marques pour contourner délibérément les conséquences du non-usage. Par conséquent, on ne peut pas soutenir que le titulaire a tenté de contourner l’exigence d’usage dans cette affaire.

En outre, comme l’a montré le titulaire de la MUE, les oppositions déposées par le titulaire de la MUE contre des marques de tiers étaient fondées sur la marque contestée (bien qu’elles aient été soumises à la preuve de l’usage dans ces affaires) :

Opposition B 3 184 719 déposée contre des services de la classe 36 de la MUE 18 760 580 (déposée le 12/09/2022) et fondée sur la marque contestée et la « MUE 2020 » (toutes deux couvrant des services de la classe 36). Dans cette affaire, l’opposant a demandé la preuve de l’usage de la marque contestée et le titulaire de la MUE a fourni ces preuves. L’affaire est actuellement suspendue en raison de la présente procédure en nullité.

Oppositions contre les demandes de marque tchèques du requérant, telles que déposées par le requérant au titre de l’annexe 21, fondées sur la marque contestée et la « MUE 2020 ». Les oppositions visaient des services de la classe 36 des marques tchèques respectives, bien qu’elles aient été fondées sur les MUE mentionnées couvrant des services des classes 35 et 36.

Lors de l’examen d’une demande fondée sur la mauvaise foi, il ne s’agit pas d’examiner l’usage qui a été fait d’une MUE contestée, mais plutôt d’évaluer si, au moment du dépôt de la demande de MUE, le titulaire avait l’intention de faire usage de la MUE. En l’espèce, le requérant n’a pas produit de preuves suffisantes pour prouver que le titulaire de la MUE n’avait pas

Décision en annulation nº C 63 035 Page 28 sur 45
intention d’utiliser la MUE contestée; le demandeur n’a pas non plus démontré que la seule intention du titulaire de la MUE était d’empêcher un tiers (tel que le demandeur en raison de la procédure d’opposition) d’entrer sur le marché (13/12/2012, T-136/11 'Pelikan', ECLI:EU:T:2012:689, § 57-60).

En effet, le titulaire de la MUE a démontré que, bien qu’il ait déposé des oppositions fondées sur des marques 'IFIS', parmi celles-ci figuraient également des marques soumises à une preuve d’usage pour lesquelles il a fourni de telles preuves lorsqu’elles ont été demandées et, en outre, il a exposé sa stratégie commerciale et sa logique économique pour le dépôt. Par conséquent, ces arguments doivent être rejetés.

Pour les raisons exposées ci-dessus, étant donné que le demandeur n’a pas étayé ses allégations, aucun élément du dossier ne permet à la division d’annulation de tirer une conclusion affirmative quant aux intentions malveillantes du titulaire de la MUE au
moment du dépôt de la marque contestée. Le demandeur a fait référence aux oppositions déposées par le titulaire de la MUE contre les demandes de marque tchèques du demandeur; toutefois, cela seul ne peut servir de preuve de mauvaise foi de la part
du titulaire de la MUE, comme expliqué ci-dessus. Le titulaire a soumis des preuves étendues de l’usage du signe 'IFIS’ pendant de nombreuses années avant
le dépôt de la MUE contestée dans le cadre d’une procédure de déchéance contre la 'MUE 2003' et que son usage était étendu et de nature mondiale. Le titulaire de la MUE a établi que l’intention derrière le dépôt de la MUE contestée était d’assurer une protection complète de manière stratégique, et non avec une intention malveillante. Par conséquent,
l’allégation de mauvaise foi du demandeur concernant le dépôt de la MUE par le titulaire de la MUE reste non étayée et est, par conséquent, rejetée.

ACQUIESCENCE
Conformément à l’article 61, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lorsque le titulaire d’une marque antérieure de l’Union européenne ou nationale ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE a toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une MUE postérieure sur le territoire où la marque ou le signe antérieur est protégé, tout en ayant connaissance de cet usage, il n’est plus en droit, sur la base de cette marque ou de ce signe antérieur, de demander la déclaration de nullité de la MUE postérieure, à moins que l’enregistrement de la MUE postérieure n’ait été demandé de mauvaise foi.

Ainsi que l’a exposé l’avocat général Trstenjak au point 60 de ses conclusions présentées le 03/02/2011 dans l’affaire C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, la construction juridique de la forclusion des droits donne une forme spécifique au principe de bonne foi, plus précisément au concept juridique exprimé par l’adage 'venire contra factum proprium', à savoir que, lorsqu’il y a un comportement contradictoire de la part du titulaire d’un droit, il ne lui sera pas permis d’exercer ce droit contre la personne qui y est soumise. Selon les droits des États membres, un droit est généralement considéré comme perdu par forclusion si le titulaire du droit a, pendant une certaine période (un moment donné), omis de l’exercer (inactivité de la personne habilitée) et que la personne qui y est soumise a agi en se fiant, et était également, sur une évaluation objective du comportement du titulaire du droit, en droit d’agir en se fiant (confiance légitime), à ce que le titulaire du droit n’exerce pas ce droit à l’avenir non plus. Dans ce cas, la violation de la bonne foi réside dans le retard abusif à faire valoir le droit. Ce qui est protégé est la confiance dans une certaine situation juridique de la personne qui est en principe soumise au droit, une confiance que le droit considère comme justifiée au vu des circonstances spécifiques du cas particulier.

Décision en annulation n° C 63 035 Page 29 sur 45
L’article 61 RMUE vise donc à sanctionner les titulaires de marques ou de signes antérieurs qui ont toléré, pendant une période de cinq années consécutives, l’usage d’une marque de l’Union européenne postérieure tout en ayant connaissance de cet usage, en les privant de la possibilité de demander la nullité ou de s’opposer à l’usage de cette marque, laquelle pourra alors, par conséquent, coexister avec la marque antérieure (arrêt du 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32). Comme l’a indiqué la Cour de justice dans son arrêt du 22/09/2011 (cité ci-dessus), les conditions préalables au cours du délai de forclusion par tolérance sont, premièrement, l’enregistrement de la marque postérieure dans l’État membre concerné, deuxièmement, le dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque de bonne foi, troisièmement, l’usage de la marque postérieure par son titulaire dans l’État membre où elle a été enregistrée et, quatrièmement, la connaissance par le titulaire de la marque antérieure que la marque postérieure a été enregistrée et utilisée après son enregistrement. Toutes ces conditions doivent être remplies. Si elles le sont, la forclusion par tolérance ne s’appliquera qu’aux produits ou services contestés pour lesquels la MUE postérieure a été utilisée.

Il incombe donc au titulaire de la MUE contestée de démontrer que :

La MUE contestée a été utilisée dans l’Union européenne (ou dans l’État membre où la marque ou le signe antérieur est protégé) pendant une période d’au moins cinq années consécutives.

Le demandeur en nullité en avait connaissance ou pouvait raisonnablement être présumé en avoir connaissance.

Bien que le demandeur en nullité aurait pu faire cesser l’usage, il est néanmoins resté inactif. Ce n’est pas le cas lorsqu’il existait une relation de licence ou de distribution entre les parties, de sorte que l’usage par le titulaire de la MUE concernait des produits qu’il avait légalement obtenus du demandeur en nullité (arrêt du 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605 § 44 ; décision du 20/07/2012, R 2230/2010-4).

Le délai de forclusion par tolérance commence à courir à partir du moment où le titulaire de la marque antérieure a connaissance de l’usage de la MUE postérieure (nous soulignons). C’est à ce moment-là qu’il a la possibilité de ne pas tolérer son usage et, par conséquent, de s’y opposer ou de demander la nullité de la marque postérieure (28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33). Un exemple où le titulaire pourrait raisonnablement être présumé avoir connaissance de l’usage de la MUE contestée est celui où les deux titulaires ont exposé des produits ou services sous les marques respectives lors du même événement.

En outre, il convient de mentionner que l’article 61 RMUE n’est pas applicable lorsque la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi. Cette exception ne sera prise en considération que si elle est invoquée et prouvée par le demandeur. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, cette allégation n’a pas été prouvée par le demandeur.

Évaluation des conditions
1) La MUE contestée a été enregistrée depuis plus de cinq ans sans avoir été contestée par le titulaire du droit antérieur

Décision en annulation nº C 63 035 Page 30 sur 45
En l’espèce, la MUE contestée a été enregistrée le 21/06/2017 et la demande en nullité a été déposée le 10/11/2023. En outre, ainsi qu’il ressort du dossier, le demandeur ne s’est pas opposé antérieurement à l’enregistrement de la MUE en question. La demande en nullité semble être le deuxième acte par lequel le demandeur a pris des mesures pour contester la MUE contestée (la première demande en annulation ayant été introduite le 19/10/2023 et retirée par le demandeur le 10/11/2023). La division d’annulation est donc d’avis que cette première condition est remplie.

2) Le titulaire de la MUE a fait usage de la MUE contestée dans l’UE et/ou sur le territoire de l’État membre où la marque ou le signe antérieur est protégé et le titulaire de la marque (UE/nationale) ou du signe antérieur a eu connaissance de l’usage de la MUE contestée après son enregistrement
Les droits antérieurs sur lesquels la demande en nullité est fondée sont protégés en République tchèque. Par conséquent, le titulaire de la MUE devait soumettre des preuves que la MUE contestée a été utilisée, pendant plus de cinq années consécutives en République tchèque en relation avec les services pour lesquels elle a été enregistrée et qui ont été contestés dans la présente demande en nullité, spécifiquement ceux énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.

Il convient de souligner d’emblée que, afin de satisfaire à l’exigence des cinq années d’usage successif, la période consécutive de cinq ans durant laquelle le demandeur aurait dû avoir connaissance ou aurait pu raisonnablement être présumé avoir eu connaissance de l’usage de la MUE contestée et, en même temps, avoir acquiescé à cet usage, doit avoir commencé avant la date du 10/11/2017 (étant donné que la demande en nullité a été déposée le 10/11/2023).

Il découle de ce qui précède qu’une importance particulière doit être accordée aux documents antérieurs à novembre 2017, puisque c’est cette preuve qui permettra à la division d’annulation d’évaluer si le demandeur a eu connaissance (ou aurait pu raisonnablement être présumé avoir eu connaissance) de l’usage de la MUE contestée en République tchèque et a ainsi sciemment toléré cet usage pendant cinq années consécutives.

Les preuves soumises ou mentionnées par le titulaire de la MUE ont été soigneusement évaluées par la division d’annulation. La conclusion est qu’elles prouvent l’usage de la marque IFIS dans d’autres pays (Italie, Roumanie, France, Pologne ou Allemagne) mais pas en République tchèque.

Le titulaire de la MUE doit démontrer qu’il a effectivement fait usage de sa marque sur le territoire pertinent dans une mesure et une étendue suffisantes de sorte qu’il puisse être conclu que le demandeur avait ou devait avoir connaissance de cet usage. La division d’annulation considère que les preuves déposées en l’espèce ne sont pas suffisantes et la demande d’acquiescement est par la présente rejetée.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE COURS DES AFFAIRES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RMUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Décision en annulation n° C 63 035 Page 31 sur 45
La demande est fondée sur la marque non enregistrée et le signe non enregistré «IFIS», prétendument utilisés dans le commerce en République tchèque, en relation avec les activités commerciales spécifiées ci-dessus.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe un droit antérieur, tel que visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe:

(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;

(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sont soumis aux exigences suivantes:

i. le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale;

ii. en vertu du droit qui le régit, avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel l’action en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;

iii. les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée. Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, ne peut aboutir. Le droit en vertu de la loi applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, l’Office examine d’office les faits dans les procédures dont il est saisi. Toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties et aux conclusions formulées.

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du règlement d’exécution du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution du RMCUE, si la demande est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, le demandeur doit fournir, entre autres, des preuves de son acquisition, de son existence continue et de son étendue de protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, et une identification claire du

Décision en annulation n° C 63 035 Page 32 sur 45
contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence.

Il incombe donc au demandeur de soumettre toutes les informations nécessaires à la décision, y compris l’identification du droit applicable et la fourniture de toutes les informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient au demandeur «… de fournir à l’[EUIPO] non seulement des indications démontrant qu’il satisfait aux conditions requises par le droit national au titre duquel la protection est demandée, mais également des indications établissant le contenu de ce droit» (05/07/2011, C-263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, point 50).

Les informations relatives au droit applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de ce droit, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de cette protection, et permettre au titulaire de la marque contestée d’exercer son droit de la défense.

En ce qui concerne les dispositions du droit applicable, le demandeur doit clairement identifier le contenu du droit national invoqué en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMCUE). Le demandeur doit fournir la référence de la disposition légale pertinente (numéro de l’article ainsi que le numéro et le titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition légale en produisant des publications des dispositions pertinentes ou de la jurisprudence (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, des encyclopédies juridiques ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre disposition légale, celle-ci doit également être fournie afin de permettre au titulaire de la MUE et à l’Office de comprendre la pleine signification de la disposition invoquée et de déterminer la pertinence éventuelle de cette autre disposition. Lorsque les preuves concernant le contenu du droit national pertinent sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, le demandeur peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source (article 16, paragraphe 1, sous b), du RMCUE).

En outre, le demandeur doit soumettre des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que des preuves que les conditions de protection vis-à-vis de la marque contestée ont effectivement été remplies. Les preuves doivent clarifier si le titulaire du droit est habilité à interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que les conditions dans lesquelles le droit peut prévaloir et être opposé à une marque postérieure.
En l’espèce, le demandeur a invoqué deux droits antérieurs au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE : une marque non enregistrée et une dénomination sociale, tous deux utilisés dans le commerce avec une portée dépassant la simple signification locale. Ces droits étaient fondés sur les articles suivants de la législation tchèque (annexes 17, 18 et 20) :

Dispositions du Code civil tchèque (Protection de la dénomination sociale et concurrence déloyale)
17. Détails des dispositions pertinentes de la loi n° 89/2012 Rec., Code civil, concernant spécifiquement les dénominations sociales :
Article 423, paragraphe 1 – La dénomination sociale est le nom sous lequel un entrepreneur est inscrit au registre du commerce.

Article 423, paragraphe 2 – La protection des droits sur la dénomination sociale appartient à la personne qui l’a légitimement utilisée pour la première fois. Celui qui

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 33 sur 45
a subi un préjudice dans son droit à une dénomination sociale a les mêmes droits que dans la protection contre la concurrence déloyale.

18. Développe la protection contre la concurrence déloyale en vertu de l'article 2988 du Code civil.

§ 2988 – Une personne dont le droit a été menacé ou violé par une concurrence déloyale peut exiger de l’auteur de l’infraction qu’il s’abstienne de toute concurrence déloyale ou qu’il remédie à la situation défectueuse. Elle peut également exiger une indemnisation raisonnable, des dommages et intérêts et la restitution de l’enrichissement sans cause.

Dispositions de la loi tchèque sur les marques (signes non enregistrés et usage antérieur)
20. Contient les articles pertinents de la loi n° 441/2003 Coll., loi sur les marques9 :

Article 7, paragraphe 1, sous e) – Le signe demandé ne peut être inscrit au registre sur la base d’oppositions à l’enregistrement de la marque déposées auprès de l’Office (ci-après dénommées «oppositions») par un utilisateur d’un signe non enregistré ou d’un autre signe utilisé dans le commerce qui, avant la date de dépôt de la demande, a acquis des droits sur le signe non enregistré ou sur l’autre signe utilisé dans le commerce, si, en raison de l'identité ou de la similitude du signe demandé avec le signe non enregistré ou l’autre signe et de l’identité ou de la similitude des produits ou services auxquels ces signes se rapportent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion inclut le risque d’association.
Article 10, paragraphe 2 – Le titulaire de la marque est tenu de tolérer l’usage d’un signe identique ou similaire dans le commerce si les droits sur ce signe ont été créés avant le dépôt de la demande et si l’usage de ce signe est conforme au droit de la République tchèque. Dénomination sociale Ifis Investiční Fond, A.S.
Selon les dispositions traduites du droit tchèque, les dénominations sociales enregistrées au registre du commerce sont protégées, et le titulaire d’une dénomination sociale qui a été violée a le droit de demander à l’auteur de l’infraction de cesser l’usage illicite. Cependant, bien que ces dispositions précisent que les dénominations sociales sont protégées, elles sont vagues quant à l’étendue de cette protection. Plus précisément, elles ne clarifient pas les critères d’évaluation du préjudice ou de la violation de la dénomination sociale, si les critères d’identité ou de risque de confusion s’appliquent, et le rôle que jouent les produits et services dans la protection des dénominations sociales. En outre, la portée de la protection reste indéfinie, notamment quant à savoir si elle s’applique uniquement aux conflits entre dénominations sociales ou s’étend à d’autres signes, tels que les marques.
En outre, en vertu de l’article 423, paragraphe 2, du Code civil tchèque, le droit à une dénomination sociale appartient à la personne qui l’a utilisée en premier lieu de manière licite. L’interprétation de cette disposition par les autorités tchèques aurait dû
⁹ Loi sur les marques et portant modification de la loi n° 6/2002 Coll., sur les tribunaux, les juges, les juges et l’administration d’État des tribunaux et portant modification de certaines autres lois (loi sur les tribunaux et les juges), telle que modifiée

Décision en annulation nº C 63 035 Page 34 sur 45
dûment expliquée par le demandeur, notamment que, dans cette optique, l’affirmation du titulaire de la MUE selon laquelle il a enregistré et utilisé sa dénomination sociale avant le demandeur et que le demandeur n’est donc pas en droit d’en interdire l’usage, pourrait acquérir de la pertinence.
Toutes les informations susmentionnées sont essentielles pour que la division d’annulation puisse évaluer si les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont remplies ou non en l’espèce. Il ne suffit pas que le demandeur soumette quelques extraits généraux de la loi. Le demandeur aurait dû fournir des informations juridiques complètes et précises, soit en soumettant (et en traduisant) des dispositions légales plus complètes et détaillées qui traitent des questions susmentionnées, soit, lorsque le texte législatif manque de spécificité, en fournissant une jurisprudence pertinente, des commentaires juridiques ou des articles universitaires démontrant comment les dispositions sont interprétées et appliquées par les autorités nationales.

Étant donné que le demandeur n’a pas fourni d’informations suffisantes pour la bonne application du droit national régissant le signe sur lequel la demande est fondée, la demande doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur la dénomination sociale invoquée par le demandeur, à savoir Ifis Investiční Fond, A.S.
Marque non enregistrée IFIS
Il est rappelé que les droits antérieurs relevant de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont protégés s’ils confèrent à leurs titulaires, en vertu du droit applicable, le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Cela exige, premièrement, de constater que, en vertu du droit applicable, les droits du type en cause, dans l’abstrait, sont des droits exclusifs opposables au moyen d’une injonction à l’égard de marques postérieures et, deuxièmement, de constater que, dans le cas concret examiné, les conditions d’obtention d’une telle mesure d’injonction, si la marque faisant l’objet de la demande de MUE contestée était utilisée sur le territoire en question, sont réunies (étendue de la protection) (arrêt du 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 190). Ces deux questions doivent être tranchées conformément au droit applicable.

L’article 8, paragraphe 4, du RMUE exige explicitement un droit qui confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. L’Office, cependant, applique la disposition de manière large, sur la base d’une interprétation orientée par son objectif, ce qui signifie qu’une demande en nullité fondée sur des dispositions du droit national relatives à l’interdiction d’un enregistrement postérieur ne serait pas rejetée automatiquement.
Plusieurs considérations étayent cette approche : on peut soutenir que le droit d’interdire l’enregistrement d’un signe postérieur implique a fortiori l’interdiction d’utiliser ce signe sur le marché. L’enregistrement peut être considéré comme la première forme ou du moins une indication de la volonté d’utiliser une marque (le but d’un signe distinctif est d’identifier des produits ou des services et non de rester dans le Registre). Le droit d’interdire l’enregistrement englobe donc le droit d’interdire l’usage. Ce qui est important est le fait que le droit national contient des dispositions qui protègent les marques non enregistrées.
Cette approche a été confirmée par le Tribunal et les Chambres de recours, qui ont accepté que, dans le cadre d’actions en annulation ou d’opposition fondées sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, une disposition permettant au titulaire d’un signe antérieur de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure doit être présumée conférer le droit

Décision en annulation nº C 63 035 Page 35 sur 45
s’opposer à l’usage de cette marque. À cet égard, la division d’annulation estime d’une importance particulière pour la présente affaire les décisions des Chambres de recours dans les affaires R 2100/2011-2 42 BELOW (marque fig.)/VODKA 42 (marque fig.) et R 1529/2010-1 GLADIATOR/GLADIATOR où les Chambres ont fondé leurs décisions sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point g), de la loi tchèque sur les marques, énonçant que les titulaires de marques non enregistrées acquises par l’usage ont le droit d'«interdire les marques postérieures», avec le raisonnement selon lequel les marques non enregistrées acquises par l’usage dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement bénéficient d’une protection identique à celle d’une marque tchèque enregistrée (voir paragraphes 40-41 et, respectivement, paragraphe 19).

Usage dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale: ASPECTS GÉNÉRAUX
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’Union et doit être évaluée en conséquence, nonobstant le fait que la législation nationale puisse ne pas exiger un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.

En outre, un tel usage du signe en question doit avoir eu une portée plus que purement locale. La raison d’être de cette disposition est de restreindre le nombre de conflits entre signes en empêchant un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif de contester soit l’enregistrement, soit la validité d’une marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition de cette nature doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir empêcher l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale. Cela implique que, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer si tel est bien le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. La question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré a une portée plus que purement locale sera tranchée par l’application d’une norme européenne uniforme (18/04/2013, T-506/11 et T-507/11, Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48). Ceci s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.

Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie qu’il convient de tenir compte, premièrement, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire dans lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient également de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui est évaluée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du groupe de destinataires

Décision en annulation n° C 63 035 Page 36 sur 45
auprès desquels le signe en question est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, points 36-37, et 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, point 19).

Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (ou à la date de priorité, le cas échéant). Dans les procédures en nullité, le demandeur doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, qui dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle « lorsqu’il existe un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies » (03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), point 15). L’exigence de la « persistance » dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures en nullité est désormais explicitement énoncée à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du EUTMDR, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du EUTMDR.

Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment du dépôt de l’opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en déclaration de nullité doit encore exister au moment du dépôt de la demande. Cela présuppose normalement que le signe en question doit encore être utilisé au moment du dépôt de l’opposition ou de la demande en déclaration de nullité. En effet, c’est précisément l’usage du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, points 26 et 27).

Période pertinente
La marque contestée a été déposée le 20/10/2016. Par conséquent, le demandeur était tenu de prouver que les signes sur lesquels la demande est fondée étaient utilisés dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale en République tchèque avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 10/11/2023. Les preuves doivent également démontrer que le signe du demandeur était encore utilisé à cette date, et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les services revendiqués par le demandeur dans la section « Motifs ».

Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale : ÉVALUATION DES PREUVES
Comme indiqué ci-dessus, le critère relatif à l’usage d’une portée qui n’est pas seulement locale ne doit pas être interprété à la lumière du droit national, mais uniquement à la lumière du droit de l’Union (10/07/2014, C-325/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, point 51 ; 19/11/2014, T-344/13, Funny Bands, EU:T:2014:974, point 36). Le RMUE établit des règles uniformes sur l’usage des signes et leur portée, qui sont

Décision en annulation n° C 63 035 Page 37 sur 45
conforme aux principes qui sous-tendent le système établi par ce règlement (14/05/2013, T-322/11, Party for freedom, EU:T:2013:240, § 31).

La signification d’un signe ne saurait dépendre de la seule étendue géographique de sa protection, car, s’il en était ainsi, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, alors même qu’il ne serait utilisé dans la vie des affaires que de manière marginale (29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189, Bud, § 158).

Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué dans le cadre d’une opposition ou d’une action en nullité doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire (10/07/2014, C-325/13 P, Peek & Cloppenburg, EU:C:2014:2059, § 52 ; 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159). Afin de déterminer s’il en est ainsi, il convient de prendre en considération l’intensité de l’usage de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs, tels que les fournisseurs et les concurrents (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 160).

En outre, il convient de relever que la ratio legis de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE consiste à restreindre le nombre de conflits entre signes en évitant qu’un signe antérieur, qui ne serait pas suffisamment important ou significatif, puisse permettre de contester l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne. Par ailleurs, la signification d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération implique qu’il doit être tenu compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la signification du signe, c’est-à-dire du territoire dans lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Ensuite, il doit être tenu compte de la dimension économique de la signification du signe, laquelle est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du groupe de destinataires au sein duquel il est connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou encore les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet. Enfin, ainsi que la Cour de justice l’a relevé, l’exigence d’usage dans la vie des affaires du signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être appliquée, conformément à un critère chronologique identique à celui expressément prévu à l’article 8, paragraphe 4, sous a), du RMUE, à l’acquisition du droit sur le signe en cause, c’est-à-dire au critère de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

La requérante a soumis des preuves d’usage les 10/11/2023 et 13/11/2023 (Annexes 1-21) comme indiqué ci-dessus. Des preuves soumises devant la division d’annulation il ressort que la partie requérante en annulation a utilisé le terme IFIS pour identifier un fonds d’investissement tchèque qui opère sur le marché des créances. Ces documents doivent être corroborés par les publicités de l’annexe 3 dans lesquelles le nom IFIS est associé au fonds respectif et l’identifie clairement.

Les documents les plus importants sont les rapports annuels (Annexes 7 et 8), la lettre de référence de la banque tchèque SBERBANK (Annexe 4), la couverture médiatique (Annexes 10-12) et les extraits montrant la cotation à la Bourse de Prague de

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 38 sur 45
« IFIS » (annexes 13 et 14). Elles montrent que le signe « IFIS » a été utilisé pour identifier un fonds d’investissement tchèque qui opère sur le marché des créances.

Bien que les données fournies n’indiquent pas explicitement la répartition géographique des clients ou des opérations du fonds en République tchèque, la nature du « marché des créances » pour les entités non bancaires et les banques implique généralement une clientèle géographiquement dispersée et une portée opérationnelle à travers le pays, plutôt que d’être confinée à une seule ville comme Prague. Les créances sont souvent acquises auprès de diverses sources à travers un pays. Compte tenu des chiffres financiers substantiels, il est hautement improbable qu’un tel fonds n’opère que dans une zone géographique très limitée en République tchèque. Le fonds d’investissement a démontré une croissance remarquable entre 2015 et 2016, période au cours de laquelle il a notamment doublé sa base d’actifs principaux. Fin 2015, ses créances acquises auprès d’entités non bancaires s’élevaient à 285 234 000 CZK (environ 10 555 230 EUR). Fin 2016, ce chiffre avait grimpé à 591 950 000 CZK (soit 21 907 035 EUR), indiquant clairement un doublement de sa catégorie d’actifs la plus significative en seulement deux ans. Cette expansion substantielle, associée aux informations corroborantes des banques clientes (annexe 4) détaillant l’acquisition de plus de 249 millions de CZK (environ 10 072 414 EUR) en créances de détail et de plus de 68 millions de CZK (environ 2 750 700 EUR) en créances d’entreprise auprès de débiteurs de Sberbank à travers la République tchèque, fournit des preuves convaincantes que les activités du fonds ont une portée plus que locale. En effet, la lettre de la banque tchèque SBERBANK (annexe 4) couvre explicitement la période de 2016 à 2022. Cette preuve couvre une période s’étendant significativement au-delà de la date de dépôt cruciale d’octobre 2016 de la MUE contestée, mais elle montre une continuité du fonds avant l’action en nullité. Comme expliqué ci-dessus, la preuve au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE doit spécifiquement et clairement se rapporter à la période précédant ou au moment de la demande de MUE contestée pour démontrer que les droits existaient à ce moment-là, mais dans les procédures de nullité, le demandeur doit démontrer que l’usage du signe dans le commerce avait une portée plus que locale également au moment du dépôt de la demande en nullité. Le critère de « l’existence continue » pour l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE dans les procédures de nullité est explicitement énoncé à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RMDUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE. Par conséquent, bien que cette preuve s’étende au-delà de la date de dépôt critique d’octobre 2016 de la MUE contestée, elle illustre le fonctionnement continu du fonds jusqu’à l’action en nullité. Ceci est également étayé par les autres preuves telles que la couverture médiatique (annexes 10-12) qui montre une liste de la couverture médiatique depuis 2021, et les articles publiés en 2021 mentionnant « IFIS ». Ces mentions dans des médias lus à l’échelle nationale confirment également que l’usage était plus que purement local.

Un autre élément étayant sa portée plus que locale est la cotation du fonds « IFIS » à la Bourse de Prague. Une cotation sur une bourse nationale implique un certain niveau de visibilité publique, de conformité réglementaire et d’accès à une base d’investisseurs plus large, étendant sa portée et son influence au-delà d’un cadre purement local en République tchèque. Les bourses, en particulier celles de l’UE comme la Bourse de Prague, opèrent sous des cadres réglementaires (UE) stricts tels que la directive européenne sur la transparence. Cette conformité assure un niveau élevé de transparence et de responsabilité, qui sont des indicateurs d’une entité substantielle et bien établie opérant au-delà d’une sphère locale confinée. Une cotation en bourse donne accès à un bassin de capitaux plus large et à une base d’investisseurs plus diversifiée. Cette capacité à attirer des investissements d’une région ou à l’échelle internationale démontre intrinsèquement une présence sur le marché qui transcende les simples frontières locales.

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 39 sur 45
La présence d'« IFIS » à la Bourse de Prague est un indicateur fort de sa position établie et reconnue dans le paysage financier national. Alors que le critère de « plus qu’une signification locale » du RMCUE prend en compte les dimensions géographique et économique, une cotation en bourse contribue aux deux. Économiquement, elle signifie la participation d’un fonds à un marché financier plus vaste et réglementé. Géographiquement, elle implique une portée auprès d’investisseurs et de parties prenantes qui peuvent être situés au-delà de la zone locale immédiate.

Le nom « IFIS » a été utilisé en relation avec l’investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques. Il s’agit de la catégorie de services la plus large pour laquelle le demandeur a invoqué l’usage du terme « IFIS ». Achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprises. Acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. Acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. L’acquisition de créances à divers stades de recouvrement tels que le recouvrement extrajudiciaire, judiciaire, l’exécution forcée et l’insolvabilité, et l’utilisation d’une main-d’œuvre nombreuse et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire pour lequel le demandeur a revendiqué l’usage d’une signification plus que purement locale de la marque non enregistrée IFIS sont incluses dans la catégorie générale précédente et la marque est également considérée comme utilisée pour celles-ci. Pour l’économie de la procédure, la division d’annulation se concentrera sur la catégorie la plus large d’investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques, ce qui ne portera pas préjudice au demandeur. Aucun usage d’une signification plus que purement locale n’est démontré pour l’investissement dans l’immobilier et les sociétés immobilières, les participations au capital de sociétés commerciales, y compris les actions de sociétés commerciales.

Le droit du demandeur vis-à-vis de la marque contestée
Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les tribunaux et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.

Comme il ressort des dispositions citées ci-dessus, la loi tchèque sur les marques, à l’article 7, paragraphe 1, sous e), prévoit la protection des signes non enregistrés ou d’autres signes utilisés dans le commerce. Il découle de cette disposition que plusieurs conditions doivent être remplies conformément au droit national tchèque. Le droit antérieur doit être une marque non enregistrée (ou un autre signe) utilisée dans le commerce, et le droit doit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée. En outre, il doit exister un risque de confusion, y compris un risque d’association (les signes doivent être identiques ou similaires et doivent couvrir des produits/services identiques ou similaires).

Sur la base des preuves présentées, l’usage de la marque dans le commerce et l’acquisition du droit à celle-ci avant la date de dépôt de la marque contestée

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 40 sur 45
marque ont été établis. La question restante de la confusion potentielle, y compris le risque d’association, sera examinée ensuite.

Comparaison des signes
La MUE contestée et la marque non enregistrée sont identiques, IFIS.

Comparaison des services :
Services de la marque antérieure non enregistrée
Classe 36 Investissement dans des créances, à savoir des créances non seulement de sociétés commerciales, mais aussi des créances d’entrepreneurs et de personnes physiques.

Services contestés
Classe 35 Services de ventes aux enchères ; Assistance en matière de gestion d’activités commerciales ; Conseils en gestion commerciale ; Prévisions économiques ; études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires ; réalisation d’études commerciales et de marché concernant les domaines et services financiers et bancaires ; expositions à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires ; organisation de foires commerciales à des fins commerciales concernant les domaines et services financiers et bancaires ; Compilation de statistiques ; Consommateurs (Informations et conseils commerciaux pour les -) [boutique de conseils aux consommateurs]'.

Classe 36 Services actuariels ; Estimation d’antiquités ; Estimation d’œuvres d’art ; Évaluation financière de la laine ; Services bancaires ; Courtage ; Collecte de fonds à des fins caritatives ; Émission de cartes de crédit ; Traitement de paiements par cartes de débit ; Agences de recouvrement de créances ; Dépôt d’objets de valeur ; Affacturage ; Conseils financiers ; Informations financières ; Parrainage financier ; Évaluations fiscales ; Crédit-bail ; Conseils en assurances ; Informations en matière d’assurances ; Estimation de bijoux ; Organisation de la location de biens immobiliers ; Location de bureaux ; Location de fermes ; Prêts [financement] ; Estimation numismatique ; Organisation de collectes ; Estimations immobilières ; Services de coffres-forts ; Estimation de timbres ; Fiducies ; Investissement de capitaux ; Vérification (Chèques -) ; Transfert électronique de fonds ; Services de change et de négociation de devises ; Émission de jetons de valeur ; Gestion financière ; Analyse financière ; Courtage en actions et obligations ; Émission de chèques de voyage ; Placements de fonds ; Services de cautionnement ; Services de courtage en actions et obligations ; Courtage en assurances ; Services bancaires en ligne ; Prêts à tempérament ; Prêts sur gage ; Organisation du financement de projets de construction ; Cotations boursières ; Agences de crédit ; Services de caisses d’épargne ; Services de conseil en matière d’endettement ; Services de financement ; Services de caisses de prévoyance ; Courtage en valeurs mobilières ; Banque hypothécaire ; Services de courtage en douane financiers ; Souscription d’assurances ; Évaluation (Financière -)
[assurances, services bancaires, immobilier] ; Traitement de paiements liés aux cartes de crédit.

Classe 35

Décision d’annulation n° C 63 035 Page 41 sur 45
Il n’y a pas de similitude entre les services contestés de la classe 35 et les services antérieurs de la classe 36 pour lesquels un usage d’une portée plus que purement locale a été prouvé (y compris la liste des services sur lesquels la division d’annulation n’a pas axé cette évaluation comme expliqué ci-dessus : Achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise. Acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. Acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant, pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. Acquisition de créances à différents stades de recouvrement tels que extrajudiciaire, judiciaire, exécution et insolvabilité et utilisation d’une main-d’œuvre importante et qualifiée pour les différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire). Les services contestés de la classe 35 sont des services généralement rendus par des entreprises spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que les consultants en affaires. Ils recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise pour permettre à leurs clients d’exercer leurs activités ou pour fournir aux entreprises le soutien nécessaire pour se développer, s’étendre et acquérir une plus grande part de marché. Ces services sont destinés aux clients professionnels. Les services de la marque antérieure non enregistrée sont généralement rendus par des institutions financières.

Classe 36
Les services contestés peuvent être regroupés en services bancaires et monétaires de base, services d’investissement et de valeurs mobilières, services de gestion financière et de conseil, services de dette et de crédit, services d’assurance, services d’évaluation et d’expertise et services immobiliers. Parmi ces services, les services suivants, spécifiquement liés aux affaires immobilières, ne sont pas considérés comme similaires aux services antérieurs :

Organisation de la location de biens immobiliers ; Location de bureaux ; Location de fermes ; Évaluations immobilières.

« L’investissement dans les créances » est un service financier qui pourrait impliquer des créances issues de transactions immobilières, mais ce n’est pas intrinsèquement un service immobilier en soi. La nature, la finalité et le mode d’utilisation sont distincts des activités immobilières principales. Les services financiers sont fournis par des institutions financières dans le but principal de gérer les fonds des clients. Cela inclut des activités telles que la détention de dépôts, le transfert de fonds, l’octroi de prêts et la réalisation de diverses opérations financières. En revanche, les services immobiliers s’articulent autour des transactions immobilières. Ces services comprennent la location, l’achat, la vente et la gestion de propriétés. L’objectif principal des services immobiliers est la propriété elle-même, tandis que les services financiers se concentrent sur la gestion des actifs financiers. Ces deux types de services sont fondamentalement différents par leur nature, leur objectif et la manière dont ils sont fournis/rendus. Bien que l’on puisse soutenir que les deux types de services pourraient se trouver dans des canaux de distribution similaires, la réalité est qu’ils sont généralement offerts dans des environnements différents. Les services immobiliers ne sont généralement pas fournis aux mêmes endroits que les services financiers. Par exemple, il est rare que des transactions immobilières aient lieu dans les locaux d’une institution financière, telle qu’une banque. Au lieu de cela, les services immobiliers sont généralement offerts par des agences ou des succursales spécialisées qui sont distinctes des institutions financières (voir arrêt du 11/07/2013, T-197/12, EU:T:2013:375, Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones c. OHMI — MIP Metro (METRO), points 42 et 43).

Décision d’annulation nº C 63 035 Page 42 sur 45
À ce titre, ces services n’ont pas la même nature, la même finalité ou le même mode d’utilisation. En outre, les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité des deux services à la même entreprise. Une expertise immobilière est réalisée par un expert agréé ou certifié, et non par une entité financière. Bien que les institutions financières exigent souvent des expertises pour évaluer la valeur d’un bien immobilier en vue de prêts, l’expertise elle-même est réalisée par un professionnel qualifié spécialisé dans l’évaluation immobilière.

De plus, même dans les cas où les services financiers et immobiliers sont interconnectés, comme lorsqu’un financement est nécessaire pour l’achat d’un bien immobilier, il n’en découle pas que les consommateurs s’attendraient à ce que les deux services soient fournis par la même entité. Les services financiers peuvent en effet être nécessaires aux transactions immobilières, mais ils restent distincts des services immobiliers eux-mêmes. Les consommateurs s’adressent généralement aux agences immobilières pour trouver des biens et se tournent ensuite vers les institutions financières pour obtenir le financement nécessaire. Cette séparation est claire pour les consommateurs, qui n’attendent pas d’une banque qu’elle leur trouve un bien immobilier ou d’un agent immobilier qu’il gère leurs affaires financières (voir, par analogie, arrêt du 11/07/2013, T-197/12, EU:T:2013:375, METRO, points 44 et 45).

En outre, l’argument selon lequel ces services pourraient être complémentaires n’implique pas qu’ils soient similaires. Bien que les services financiers et bancaires puissent être essentiels à l’achat d’un bien immobilier, cela n’amène pas les consommateurs à croire que la même entreprise offre les deux services. Le besoin de financement ne rend pas les services interchangeables et ne suggère pas qu’ils sont fournis par la même entité. Les consommateurs différencient clairement le rôle d’un agent immobilier qui les aide à trouver un bien et le rôle d’une institution financière qui finance cet achat (voir arrêt du 11/07/2013, T-197/12, EU:T:2013:375, METRO, points 46 à 49).

Les services contestés portent principalement sur la facilitation des transactions immobilières et la fourniture d’informations pertinentes aux acheteurs potentiels. En revanche, les services du demandeur portent sur la gestion des ressources financières et ne chevauchent pas les fonctions essentielles des services immobiliers. Par conséquent, il est clair que ces services diffèrent par leur nature, leur finalité et leurs canaux de distribution, et les consommateurs ne les associent pas au même prestataire.

En conclusion, malgré l’interaction potentielle entre les services financiers et les services immobiliers dans certaines transactions, ces services restent dissemblables (voir 17/09/2015, T 323/14, BANKY, EU:T:2015:642, points 34 à 39). Les rôles distincts qu’ils jouent pour le consommateur — de la recherche d’un bien à son financement — renforcent leur séparation sur le marché. Ainsi, il est évident que les services financiers et les services immobiliers ne devraient pas être considérés comme similaires ou complémentaires d’une manière qui induirait les consommateurs en erreur en leur faisant croire qu’ils sont fournis par la même entité. Ces services contestés sont également dissemblables du reste des services pour lesquels la marque antérieure non enregistrée a été invoquée et sur lesquels la division d’annulation n’a pas concentré la présente évaluation (Achat de portefeuilles de créances de détail, de créances hypothécaires et de créances d’entreprise. Acquisition de portefeuilles de créances, généralement auprès de banques nationales, de sociétés de leasing et d’institutions financières. Acquisition de créances individuelles, généralement auprès de banques, auquel cas il s’agit soit d’une créance d’un débiteur spécifique, soit d’un ensemble plus restreint de créances qui sont cependant pour un seul débiteur ou un groupe de débiteurs économiquement liés. Acquisition de créances à différents stades de recouvrement tels que extrajudiciaire, judiciaire, exécution et insolvabilité et utilise un grand nombre de professionnels qualifiés

Décision en annulation nº C 63 035 Page 43 sur 45
main-d’œuvre pour différentes parties du processus de recouvrement, y compris l’utilisation d’un centre d’appels pour le recouvrement extrajudiciaire). Ces services sont également des services financiers, et le même raisonnement s’applique à leur égard.

Le reste des services contestés sont soit identiques (tels que l’affacturage, l’investissement en capital ou les placements de fonds) parce qu’ils sont synonymes, soit ils chevauchent les services de la marque antérieure non enregistrée ou couvrent, en tant que catégories larges, les services antérieurs, soit ils sont similaires (à divers degrés) aux services pour lesquels la marque antérieure non enregistrée a été utilisée.

Ces services qui sont similaires (à divers degrés) se rapportent à l’infrastructure financière et aux méthodes transactionnelles qui facilitent l’investissement dans les créances ou facilitent les transactions pour les clients (par exemple, services bancaires, transfert électronique de fonds, courtage), impliquent l’évaluation et l’acceptation du risque financier, similaire à l’évaluation des risques requise lors de l’investissement dans des créances (souscription d’assurance), ou l’évaluation d’actifs à des fins fiscales (évaluation fiscale), ou la fourniture d’un soutien financier, ce qui peut être conceptuellement similaire à la fourniture de capitaux par l’investissement dans des créances (parrainage financier). Ces services peuvent partager des canaux de distribution (par exemple, les banques), peuvent avoir la même origine habituelle au sein du secteur financier et cibler des publics pertinents (grand public, institutions financières).

Par exemple, l’évaluation (financière -) [assurance, services bancaires, immobilier] se concentre sur l’analyse de la performance d’investissement et de la viabilité économique d’un bien immobilier. Contrairement à une expertise/évaluation, qui détermine la valeur marchande à un moment donné, l’évaluation financière examine les rendements futurs en analysant les flux de trésorerie projetés, le revenu d’exploitation net (NOI), le retour sur investissement (ROI), le taux de rendement interne (IRR), la période de récupération et les facteurs de risque. Elle prend en compte les structures de financement, les implications fiscales et la création de valeur à long terme pour évaluer si un bien immobilier est financièrement attractif pour les investisseurs, les promoteurs ou les entreprises. Ces évaluations sont généralement effectuées par des consultants financiers ou des conseillers en investissement, et elles sont similaires à un faible degré aux services du demandeur car elles peuvent coïncider dans leurs canaux de distribution, leurs prestataires et leur public pertinent. Un autre exemple est le courtage en assurances qui est similaire aux services du demandeur car ils ont la même nature. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution.

Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
Les services sont en partie identiques et similaires (éventuellement à divers degrés) et en partie dissemblables et les signes sont identiques. La division d’annulation considère qu’il existe un risque de confusion en l’espèce pour les services contestés qui sont identiques ou similaires (à quelque degré que ce soit) aux services antérieurs.

L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, l’identité des signes contrebalance tout degré de similitude éventuellement inférieur entre les services.

Conclusion

Décision en annulation n° C 63 035 Page 44 sur 45
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est bien fondée sur la base de la marque non enregistrée antérieure du demandeur dans la mesure où elle est dirigée contre les services suivants:

Classe 36 Services d’actuariat; Estimation d’antiquités; Estimation d’œuvres d’art; Évaluation financière de la laine; Banque; Courtage; Collecte de fonds à des fins caritatives; Émission de cartes de crédit; Traitement de paiements par cartes de débit; Agences de recouvrement de créances; Dépôt de valeurs; Affacturage; Conseils financiers; Informations financières; Parrainage financier; Évaluations fiscales; Crédit-bail; Conseils en assurances; Informations en matière d’assurances; Estimation de bijoux; Prêts [financement]; Estimation numismatique; Organisation de collections; Services de coffres-forts; Estimation de timbres; Fiducies; Investissement de capitaux; Vérification (Chèques -); Transfert électronique de fonds; Services de change et de négociation de devises; Émission de jetons de valeur; Gestion financière; Analyse financière; Courtage en actions et obligations; Émission de chèques de voyage; Placements de fonds; Services de cautionnement; Services de courtage en actions et obligations; Courtage en assurances; Services bancaires en ligne; Prêts à tempérament; Prêts sur nantissement; Arrangement de financements pour projets de construction; Cotations boursières; Agences de crédit; Services de caisses d’épargne; Services de conseil en matière d’endettement; Services de financement; Services de caisses de prévoyance; Courtage en valeurs mobilières; Banque hypothécaire; Services de courtage en douane financiers; Souscription d’assurances; Évaluation (Financière -) [assurances, banque, immobilier]; Traitement de paiements liés aux cartes de crédit.

Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces services contestés. La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les services restants.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

Décision en matière de nullité nº C 63 035 Page 45 sur 45
La division d’annulation
Michaela SIMANDLOVA Ioana MOISESCU Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.