DC21-0005 Le 07/01/2022 DECISION

STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411- 5, L.714-4 à L.714-6, L.716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714- 6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;

Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 7 janvier 2021, la société à responsabilité limitée CHATEAU BERGER COSMETIQUES (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC21-0005 contre la marque n°99797575 déposée le 15 juin 1999 ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique PRODUITS BERGER est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2000-01 du 7 janvier 2000 et régulièrement renouvelé en 2019.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 2. La demande porte sur une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

«  Classe 3 : Produits de parfumerie ;

Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ». 3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».

4. Aucun exposé des moyens n’a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.

5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dernier renouvellement de la marque contestée. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au mandataire ayant procédé au dit renouvellement.

6. La demande a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 18 janvier 2021, reçu le 20 janvier 2021. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée par la demande en déchéance dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 23 mars 2021, reçu le 25 mars 2021.

8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 27 avril 2021, reçu le 29 avril 2021.

9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations et de nouvelles pièces en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au demandeur par courrier en date du 2 juin 2021, reçu le 7 juin 2021.

10. Le demandeur a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquelles ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 8 juillet 2021, reçu le 12 juillet 2021.

11. Le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté de nouvelles observations en réponse mais a sollicité la tenue d’une commission orale dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Cette demande d’audition a été transmise au demandeur par courrier du 29 juillet 2021, reçu le 2 août 2021.

12. L’audition a eu lieu le 18 octobre 2021 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.

13. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.716-8 du code de la propriété intellectuelle, les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 18 octobre 2021.

Prétentions du demandeur 14. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ». Il n’a pas fourni d’exposé des moyens à l’appui de cette demande.

15. Dans ses premières observations, le demandeur :

 A titre principal, il estime que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque contestée dès lors que :

— ces pièces portent sur des signes qui font partie de la famille de marques invoquées par le titulaire de la marque contestée, de sorte qu’elles ne peuvent valoir exploitation de la marque litigieuse ;

— il rappelle à cet égard qu’il est de jurisprudence constante que dans le contexte particulier d’une famille de marque, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué pour justifier de l’usage d’une autre marque ;

 Subsidiairement, il demande à tout le moins à ce que soit prononcée la déchéance de la marque contestée pour les « produits de parfumerie ; Produits pharmaceutiques, à l’exception des biocides employés dans des diffuseurs ; produits hygiéniques ou désinfectants à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » :

— Il relève en effet que les éléments présentés pour justifier de l’usage de la marque contestée seraient tout au plus de nature à démontrer un usage pour les « Produits de parfumerie pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques à savoir biocides employés dans des diffuseurs , produits hygiéniques ou désinfectants employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac » ;

— il estime en particulier que certains produits visés, et notamment les « produits de parfumerie ; produits pharmaceutiques et hygiéniques », peuvent être subdivisés en plusieurs sous-catégories autonomes, rappelant à cet égard que le critère décisif pour définir des sous-catégories de produits est la finalité et la destination des produits en cause.

 Enfin, il demande, dans l’hypothèse où il serait partie gagnante dans la présente procédure, à ce que les frais qu’il expose soient mis à la charge du titulaire de la marque contestée, et ce à hauteur des montants maximaux déterminés au barème en annexe de l’arrêté.

16. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4  A titre principal, insiste sur l’absence de preuves d’usage de la marque contestée dès lors que l’exploitation du signe complexe LAMPE BERGER PARIS ne saurait être invoquée pour justifier de l’usage de la marque complexe LAMPE BERGER, ce dernier signe n’étant jamais exploité seul en tant que tel ;

 Subsidiairement, sur l’usage pour les produits enregistrés, il insiste sur l’absence de preuves pour les « produits de parfumerie ; Produits pharmaceutiques, à l’exception des biocides employés dans des diffuseurs ; Produits hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Tous produits pharmaceutiques et hygiéniques » ; il rappelle notamment que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires.

 Enfin, s’agissant de l’abus de droit invoqué par le titulaire de la marque contestée, il précise qu’en tant que titulaire et exploitant d’une marque CHATEAU BERGER pour des parfums pour femme et cosmétiques, il a un intérêt manifeste à obtenir la limitation des droits de son contradicteur.

Il indique que la présente demande en déchéance a été précédée de l’envoi d’un courrier au titulaire de la marque contestée demandant la production de preuve d’exploitation de la marque contestée, auquel ce dernier n’a pas répondu. Le demandeur maintient ainsi sa demande de remboursement des frais.

17. Lors de l’audition, le demandeur a repris les arguments développés lors de ses observations écrites et notamment :

 a fait un bref rappel des activités respectives des parties, et a insisté sur l’importance des termes ou éléments adjoints à un nom patronymique dans les dépôts de marque pour que le consommateur puisse identifier l’origine des produits ou des services ;

 a insisté sur l’absence d’usage pour certains produits enregistrés ;

 a réitéré sa demande de déchéance, en particulier pour les « produits de parfumerie », et sa proposition de restriction du libellé de la marque litigieuse conformément à ses observations écrites ;

 a confirmé enfin sa demande de remboursement par la partie adverse des frais exposés au titre de la présente procédure.

Prétentions du titulaire de la marque contestée

18. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée a présenté des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous dans la décision).

Le titulaire de la marque contestée :

 présente son activité et indique notamment :

— commercialiser « la fameuse ʺLampe Bergerʺ, créée il y a plus de cent ans, qui constitue l’une des références en matière de produits permettant à la fois Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 d’assainir/désodoriser/purifier l’atmosphère et de parfumer la maison », laquelle est vendue à « plus de 800 000 exemplaires, chaque année, dans le monde entier » ;

— avoir diversifié sa gamme de produits pour la purification de l’air d’intérieur « en développant et en commercialisant des recharges de parfums d’ambiance, des produits neutralisant les odeurs, des produits purifiant l’air intérieur, des bouquets parfumés, des diffuseurs électriques, des bougies parfumées, etc », l’ensemble de ces produits étant présents dans 65 pays et comptant plus de 5 800 points de vente dans le monde. Il précise à cet égard qu’en France « ces produits sont vendus dans ses trois boutiques en propre situées à Paris, Lille et Grasse ainsi que sur ses sites internet accessibles aux adresses www.lampeberger.fr et www.maison-berger.fr » mais également via de nombreux revendeurs indépendants ainsi que sur des plateformes en ligne ;

— que « ces produits sont identifiés sous une famille de marques, toutes composées à partir du nom patronymique ʺBERGERʺ» ;

 relève que la période pour laquelle il doit prouver un usage sérieux de la marque contestée court du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2021 ;

 indique exploiter la marque contestée sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, à savoir sous le signe complexe LAMPE BERGER PARIS;

 demande enfin le remboursement par la partie adverse des frais qu’il a engagés au titre de la présente procédure à hauteur des montants maximaux déterminés au barème en annexe de l’arrêté ; il estime en effet que la présente procédure en déchéance a été initiée de mauvaise foi par le demandeur.

19. Dans ses secondes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée répond aux arguments présentés par le demandeur et notamment :

 précise qu’il ne se prévaut pas de sa famille de marques pour démontrer l’usage sérieux de la marque contestée mais que ses autres marques ont été citées dans le seul but de présenter son activité et son histoire ;

En tout état de cause, il résulte de l’article L714-5 alinéa 2 3° qu’est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée, ce qu’a confirmé la jurisprudence récente (CA Versailles, 29 septembre 2020, RG N°19/01666) ;

 relève que le demandeur ne conteste pas que l’exploitation du signe complexe LAMPE BERGER PARIS constitue un usage de la marque complexe contestée LAMPE BERGER sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;

 constate en outre que le demandeur reconnait un usage partiel de la marque contestée pour identifier certains produits ;   insiste également sur la pertinence des pièces fournies notamment au regard des « produits de parfumerie ; tous produits hygiéniques » ;

 verse à l’appui de son argumentation 4 annexes supplémentaires ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6  demande enfin le rejet par l’Institut de la demande de répartition des frais effectuée par le demandeur en raison du caractère abusif de la demande en déchéance.

20. Lors de l’audition, le titulaire de la marque contestée a repris les arguments développés lors de ses observations écrites, et notamment :

 est revenu sur son ancienneté et son ancrage sur le territoire français, ainsi que sur l’évolution et la diversification constante de son activité depuis 1975 ;

 a insisté sur le fait qu’il ne revendique pas une famille de marques ;

 a estimé enfin qu’il y a bien un usage de la marque contestée pour la catégorie des « produits de parfumerie », relevant à cet égard que la déchéance d’une marque ne doit pas priver son titulaire de l’intérêt légitime qu’il aurait à faire évoluer sa gamme de produits ou de services, et s’appuyant également sur la diversification des entreprises dans le domaine de la parfumerie.

II.- DECISION A- Sur l’abus de droit 21. Le titulaire de la marque contestée soulève le caractère abusif de la présente, le demandeur ayant initié quatre actions en déchéance devant l’EUIPO et neuf actions en déchéance devant l’INPI en réplique à une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée à son encontre par le titulaire de la marque contestée devant le Tribunal judiciaire de Paris.

Il estime en outre que les documents fournis démontrent une exploitation ancienne, continue et intensive des marques LAMPE BERGER, ainsi que de leur renommée, ce que ne pouvait ignorer le demandeur. Il en déduit que la demande en déchéance a été introduite de mauvaise foi par le demandeur.

22. Le demandeur estime quant à lui que la présente demande en déchéance ne revêt aucun caractère abusif dès lors qu’en tant que titulaire et exploitant d’une marque CHATEAU BERGER pour des parfums pour femme et cosmétiques, il a un intérêt manifeste à obtenir la limitation des droits du titulaire de la marque contestée.

Il précise en outre que la demande en déchéance a été précédée de l’envoi d’un courrier au titulaire de la marque contestée demandant la production de preuve d’exploitation de la marque contestée, auquel ce dernier n’a pas répondu.

23. Il convient de préciser que le droit de présenter une demande en déchéance est susceptible de dégénérer en abus uniquement s’il relève en réalité d’une intention de nuire de la part du demandeur, en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol.

24. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée fait état de l’existence d’un litige en cours entre les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris, sans toutefois en rapporter la preuve.

25. En tout état de cause, le fait de contester l’usage sérieux d’une marque dans le cadre d’une procédure prévue par la loi, peut s’analyser comme une stratégie de défense qui ne permet pas à elle seule de caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit du demandeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 d’agir en déchéance, et ce même en présence de plusieurs actions en déchéances introduites simultanément.

26. En conséquence, rien dans les éléments produits ne permet de caractériser un abus du droit d’agir. B- Sur le fond 27. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.

28. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».

29. En vertu de l’article L.716-3 alinéa 3 du code précité, lorsque la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. Son dernier alinéa indique, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».

30. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée par tous moyens.

31. Enfin, l’article R.716-6 du code précité précise dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».

Appréciation de l’usage sérieux 32. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

33. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).

34. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.

35. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.

Période pertinente 36. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 15 juin 1999, son enregistrement a été publié au BOPI 2000-01 du 7 janvier 2000 et elle a été régulièrement renouvelée en 2019. La demande en déchéance a quant à elle été déposée le 7 janvier 2021.

37. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.

38. L’article R 716-1 du code de la propriété intellectuelle précise qu’ « après qu’elle a été formée, la demande en nullité ou en déchéance ne peut être étendue à d’autres motifs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués ou visés dans la demande initiale ».

39. Dans le récapitulatif de sa demande en déchéance, le demandeur a visé une partie des produits désignés dans l’enregistrement, à savoir les produits visés au point 2, et n’a pas fourni d’exposé des moyens.

40. Dans ses premières observations, il requiert également la déchéance de la marque contestée pour les « produits désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac », lesquels n’ont pas été visés dans la requête initiale.

Ainsi, conformément à l’article R716-1 précité, la demande en déchéance portant sur ces produits constitue une extension non autorisée de la portée de la demande en déchéance initiale.

41. En conséquence, le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance pour les seuls produits suivants :

« Classe 3 : Produits de parfumerie ; Classe 5 : Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques. » 42. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée indique que cette période court du 7 janvier 2016 au 6 janvier 2021, cette dernière est en réalité comprise entre le 7 janvier 2016 et le 7 janvier 2021, jour de la demande en déchéance.

43. Le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour les produits précités visés par la demande en déchéance, et transmet à cet égard 21 annexes, à savoir :

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- Pièce n°1 – Bons de commande / Grilles tarifaires : trois bons de commande vierges pour les années 2016 et 2017 ainsi que deux grilles tarifaires pour l’année 2018, sur lesquels figure en entête le signe complexe LAMPE BERGER PARIS. Ces documents listent les produits proposés à la vente, avec leur références, à savoir des lampes à catalyses (diffuseurs de parfums), des brûleurs et des parfums dont des parfums « A-moustique- Bactérien » ;

- Pièce n°2 – Bons de commandes, factures et bons de livraison (échantillons) : douze bons de commande, trente factures et cinq bons de livraison, datés entre le 28 janvier 2016 et le 7 janvier 2021, émis par le titulaire de la marque contestée à destination de sociétés françaises (que le titulaire indique être des revendeurs) et portant sur des lampes (diffuseurs de parfum), brûleurs et parfums dont des parfums dits « Anti-moustique » et « Neutre-essentiel ». Si la marque contestée n’apparait pas sur ces documents, chaque produit y figurant est identifié par une référence, permettant ainsi de faire un lien avec la pièce n°1 ;

- Pièce n°3 – Bons à tirer (échantillons) : trois bons à tirer datés de 2016,2017 et 2018 d’étiquettes de parfums d’ambiance sur lesquels figurent le signe complexe LAMPE BERGER PARIS. Ces documents comportent les mêmes références produits que pour les pièces n°1 et 2 ;

- Pièce n°4 – Catalogues / Brochures : quatre catalogues datés de 2016, 2017 et 2018 et sur lesquels figure en entête le signe complexe LAMPE BERGER PARIS. Ces documents présentent des lampes à catalyse (diffuseurs de parfums), brûleurs, coffrets regroupant des lampes à catalyses et parfums (sur l’emballage desquels figure signe complexe LAMPE BERGER PARIS), pyramides olfactives représentant « la collection de parfums de maison », ainsi qu’une gamme de produits dits « Les fonctionnels », à savoir le « Neutre essentiel », permettant de « purifier l’air intérieur sans le parfumer […] de diluer tous les Parfums de Maison Lampe Berger […] pour moduler leur l’intensité [et] de nettoyer le brûleur Lampe Berger entre chaque parfum différent », le « Anti-Moustique », lequel « contient un biocide qui élimine 100% des moustiques, mouches, fourmis et puces » et enfin le « Anti- bactérien » qui « contient 2 molécules actives permettant de lutter efficacement contre les bactéries classiques présentes dans l’air » ;

- Pièce n°5 – Photographies des produits : reproductions de produits que le titulaire de la marque contestée indique avoir commercialisé entre 2016 et 2021, à savoir des lampes à catalyse (diffuseurs de parfum) sur lesquelles figurent les signes verbaux LAMPE BERGER ou LAMPE BERGER PARIS (sur le bouchon et sous le flacon), un brûleur (mèche) sur lequel est gravé le signe verbal LAMPE BERGER, des parfums de maison, et produits « Anti-Moustique » et « Neutre Essentiel » sur l’étiquette desquels sont apposés les signes complexes LAMPE BERGER ou LAMPE BERGER PARIS. Le côté et le dessous de ces flacons comportent également le signe verbal LAMPE BERGER ;

- Pièce n°6 – Mode d’emploi de la lampe à catalyse « Lampe Berger » : le titulaire précise qu’il s’agit du mode d’emploi remis à chaque consommateur lors de l’achat d’une lampe à catalyse (diffuseur de parfum). Y est apposé le signe complexe LAMPE BERGER PARIS. Ce produit est présenté comme destiné à « désodoriser l’atmosphère et à parfumer la maison ». Il est précisé que la Lampe Berger « fonctionne en diffusant du parfum, sans flamme » ;

- Pièce n°7 – Produits « Lampe Berger » vendus sur la plateforme de vente en ligne AMAZON France : plusieurs copies d’écran réalisées sur la plateforme de vente en ligne Amazon.fr entre 2017 et 2019 ;

- Pièce n°8 – Produits « Lampe Berger » vendus sur les plateformes de vente en ligne Vente-privée / Veepee et Showroom Privé : plusieurs copies d’écran réalisées sur des plateformes de vente en ligne dont SHOWROOM PRIVE entre 2018 et 2019, sur lesquelles sont proposés à la vente des produits du titulaire de la marque contestée à savoir des lampes à catalyse (diffuseurs de parfum), bouquets et bougies parfumés et parfums de maison, comportant les signes verbaux ou complexes LAMPE BERGER et LAMPE BERGER PARIS. Ces copies d’écran sont suivies de trois factures datées de 2018, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

10 2019 et 2020, émises par le titulaire de la marque contestée à l’attention de la société SHOWROOM PRIVE et démontrant ainsi la vente de ces produits au revendeur en ligne ; par ailleurs, un relevé des ventes effectuées par la société SHOWROOM PRIVE pour la période du 14 octobre 2018 au 19 octobre 2018, fait état de 10 510 pièces vendues, correspondant à un montant de rétrocession au fournisseur de plus de 50 300 euros ;

- Pièce n°9 – Vente Usine – déstockage des produits « Lampe Berger » : deux affiches, accompagnées de deux bons de commande, informant de la vente exceptionnelle en 2016 et 2017 par le titulaire de la marque contestée au lieu de son sièges sociale de lampes (diffuseurs de parfums), brûleurs, bougies et parfums. Le signe complexe LAMPE BERGER PARIS est apposé sur chacun de ces documents ;

- Pièce n°10 - PHOTOGRAPHIES DE SALONS PROFESSIONNELS ayant eu lieu en 2016 et 2017 ;

- Pièce n°11 – Publications sur les réseaux sociaux : ce document contient notamment une vingtaine de publications postées par le titulaire de la marque contestée sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) entre 2017 et 2021 pour promouvoir des lampes (diffuseurs de parfum) et parfums de maison, sur lesquels figurent les signes verbaux ou complexes LAMPE BERGER et LAMPE BERGER PARIS ;

- Pièce n° 12 – Articles publiés sur des blogs durant l’année 2016 ;

- Pièce n°13 – Parutions : divers articles de presse nationale ou régionale, papier ou en ligne, parus entre 2016 et 2019, mentionnant notamment l’ouverture de points de vente en France des produits du titulaire de la marque contestée et présentant ses produits et notamment la lampe à catalyse, à l’instar d’une émission diffusée en mars 2017 sur le site france2.fr et intitulée « La lampe diffuseur de parfum ʺmade in Franceʺ » (avec une audience de plus de 4 millions de visiteurs) et de très nombreux magazines grand public (PRIMA, LSA, MODES&TRAVAUX, FEMME ACTUELLE, MARIANNE, ICI PARIS, MARIE FRANCE etc.) ; par ailleurs, un Dossier spécial Entreprises du Patrimoine Vivant, publié le 13 septembre 2014 sur le site Internet https://businessclubdefrancev2.wordpress.com et diffusé sur BFM Radio les 16 et 17 septembre 2017, précise que le titulaire de la marque contestée a réalisé un chiffre d’affaires mondial de près de 50 millions d’euros en 2016, fabrique 800 000 lampes par an et vend plus de 5 millions de litres de parfum chaque année à travers le monde ;

- Pièce n°14 – Emissions télévisées et radiophoniques, diffusées entre 2017 et 2019, sur des stations et chaines nationales françaises (Sud radio, France 2, France 3 …) ;

- Pièce n°15 – Campagnes publicitaires : inventaire des campagnes publicitaires (télévisées et radiophoniques) en 2016, 2017 et 2018 relatives aux lampes à catalyse (diffuseurs de parfum), produits Anti-Moustique et parfums. Le titulaire de la marque contestée a par exemple consacré un budget de 400 000 euros en 2016 pour la diffusion d’un spot publicitaire de 20 seconds sur onze chaînes de télévision françaises pour promouvoir sa lampe à catalyse, ainsi qu’un budget de 50 000 euros en 2017 pour la diffusion d’un spot publicitaire radiophonique de 15 secondes sur une station de radio nationale pour promouvoir son produit Anti-Moustique ;

- Pièce n°16 – Extraits du site Internet Wayback Machine : divers extraits du site Internet du titulaire de la marque contestée, datés de 2016, 2017 et 2018 (extraits issus du site Internet Wayback Machine, outil indépendant permettant de consulter les anciennes versions des sites web) grâce auxquels on constate l’offre à la vente, sous le signe complexe LAMPE BERGER PARIS, de lampes (diffuseurs de parfum) et parfums de maison, produits parfumant, brûleurs et bougies ;

- Pièce n°17 – Attestations comptables : attestations du commissaire aux comptes relatives au chiffre d’affaire réalisé par la société Produits Berger sur le territoire français sous la marque LAMPE BERGER, pour les années 2016 à 2020 ; il certifie n’avoir aucune observations à formuler sur la concordance des données chiffrées déclarées par le Directeur Administratif et Financier du titulaire de la marque contestée « avec les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la gestion commerciale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

11 et des états de gestion » ; ces attestations font état d’un chiffre d’affaires allant de 4 755 000 euros à 5 308 000 euros selon les années ;

- Pièce n° 18 – Attestation du Président de Produits Berger pour les années 1975- 2021 ;

- Pièce n° 19 – Publicité sur le lieu de vente : affiches, kakémono et cartes postales pour les années 2016 à 2018 ;

- Pièce n°20 – Nombre annuel de visiteurs distincts sur le site Internet accessible à l’adresse maison-berger.fr : extraits de quatre rapports produits par le service Google Analytics (service gratuit d’analyse d’audience d’un site Web ou d’applications), portant sur le nombre de visiteurs du site Internet du titulaire de la marque contestée pour les années 2017, 2018,2019, 2020. Entre 450 000 et 510 000 visiteurs se connectent à ce site chaque année ;

- Pièce n°21 - PLAN D’UN FLACON DE 500 ML

44. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

45. Si certains éléments ne sont pas datés de façon certaine, à l’instar de quelques photographies, ils peuvent néanmoins être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale, en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés, tels que des factures et catalogues tarifaires, afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente.

46. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.

Lieu de l’usage 47. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.

48. En l’espèce, les documents fournis (factures, articles de presse, catalogues et brochures, extraits de site Internet etc.) par le titulaire de la marque contestée sont rédigés en français, portent sur des ventes réalisées en France et libellées en euros, et mentionnent une activité commerciale effectuée en France, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

49. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien un usage du signe contesté en France.

Nature et Importance de l’usage 50. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.

51. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).

52. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

12 caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

Sur l’usage du signe sous une forme modifiée

53. La marque contestée telle qu’enregistrée porte sur le signe complexe .

54. Le demandeur relève que les pièces fournies par le titulaire de la marque contestée portent sur les signes verbaux LAMPE BERGER et LAMPE BERGER PARIS, ainsi que sur le signe complexe .

Il estime que l’exploitation de ces signes verbaux et complexe, très majoritaire dans les pièces fournies, ne saurait être invoquée pour justifier de l’usage de la marque complexe LAMPE BERGER, ce dernier signe n’étant jamais exploité seul en tant que tel ; il cite à cet égard un arrêt de la cour de cassation qui statuait dans le cadre d’une action en déchéance : « dans le contexte particulier d’une famille de marque, l’usage d’une marque ne saurait être invoqué pour justifier de l’usage d’une autre marque » (Cass. com., 19 janvier 2016, n° 14- 18.434).

Lors de l’audition, il précise que le nom patronymique BERGER étant courant, les éléments qui lui sont adjoints sont importants pour garantir l’origine commerciale des produits en cause.

55. Le titulaire de la marque contestée indique quant à lui exploiter la marque complexe LAMPE BERGER sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, à savoir sous le signe complexe LAMPE BERGER PARIS. Il estime en effet que l’adjonction de l’élément PARIS dans le signe tel qu’exploité n’apparait pas distinctif en raison de son positionnement et son caractère descriptif de l’origine des produits en cause.

Il rappelle à cet égard qu’il résulte de l’article L714-5 alinéa 2 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux l’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée, ce qu’a confirmé la jurisprudence récente (CA Versailles, 29 septembre 2020, RG N°19/01666).

Il précise en outre qu’il ne se prévaut pas d’une famille de marques, pour justifier de l’usage de la marque attaquée, l’expression « famille de marques » qu’il a employé dans ses premières observations – dans le paragraphe concerné à sa présentation et son histoire – ayant « été utilisée par commodité de langage, pour témoigner de l’usage ancien et continu du nom « BERGER » pour identifier ses produits auprès de la clientèle ».

56. En l’espèce, les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée font état d’un usage des signes verbaux LAMPE BERGER et LAMPE BERGER PARIS, ainsi que du signe complexe ci-dessous reproduit:

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13

57. En premier lieu, comme rappelé au point 28 et ainsi que le relève le titulaire de la marque contestée, il résulte de l’article L.714-5 3° du code de la propriété intellectuelle qu’est assimilé à un usage sérieux « […]L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée […] ».

58. A cet égard, contrairement à ce qu’indique le demandeur, il ne ressort pas des observations du titulaire de la marque contestée que ce dernier invoque l’existence d’une famille de marques pour démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse. En effet, les autres marques dont il est propriétaire n’ont été citées que dans le but de présenter son historique et ses activités.

59. Il convient en outre de préciser que c’est lorsqu’il s’agit de prouver l’existence d’une famille de marques qu’il est nécessaire de prouver l’usage de toutes les marques invoquées (CJUE, 25 octobre 2012, affaire C-553/11, arrêt R, et CJUE, 13 septembre. 2007, affaire C-234/06 P., arrêt B).

60. Ainsi, conformément à l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle précité et contrairement à ce qu’indique le demandeur, les pièces portant sur les signes verbaux et complexes LAMPE BERGER et LAMPE BERGER PARIS peuvent être prises en compte au titre de la démonstration de l’usage sérieux de la marque complexe LAMPE BERGER, et ce même si ces signes ont également été enregistrés à titre de marque par le titulaire de la marque contestée.

61. En second lieu, il est constant que lorsqu’un ajout n’est pas distinctif ou dominant, cela n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée. En particulier, si l’élément ajouté occupe une position secondaire et n’est pas distinctif, son ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque.

62. A cet égard, si le demandeur soutient que le nom patronymique BERGER est courant en France, force est de constater que cette circonstance n’a pas été démontrée, et qu’il s’agit au demeurant d’un nouveau moyen invoqué lors de l’audition. Il ne peut par conséquent en être tiré de conséquences quant au caractère distinctif du terme BERGER au regard des produits commercialisés par le titulaire de la marque contestée.

63. Par ailleurs, l’ajout de l’élément verbal PARIS et l’omission des éléments figuratifs, de même que la présentation particulière des signes figurant sur certains documents fournis par le titulaire de la marque contestée, sont des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque contestée telle qu’enregistrée.

En effet, la représentation figurative d’une lampe, adjointe à l’ensemble verbal LAMPE BERGER, apparait accessoire en ce qu’elle ne fait qu’illustrer le terme LAMPE ; il en va de même du terme PARIS qui évoque l’origine géographique des produits en cause.

En outre, la présentation particulière des signes exploités (les éléments verbaux et figuratifs étant représentés en noir sur cartouche blanc), sans incidence phonétique, n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux par lesquels ces signes seront lus et prononcés.

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14 Les éléments LAMPE BERGER permettent ainsi au consommateur d’identifier les produits commercialisés, l’utilisation de l’élément PARIS ne portant pas atteinte à cette fonction d’identification, en sorte que le signe contesté apparait utilisé à titre de marque.

64. Par conséquent, les éléments de preuve permettent de démontrer effectivement l’usage du signe complexe LAMPE BERGER à titre de marque sous des formes modifiées n’en altérant pas son caractère distinctif.

Sur l’importance de l’usage 65. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).

66. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).

67. En l’espèce, les documents fournis, de nature très diverse et datés de 2016 à 2021 montrent un usage constant et régulier de la marque contestée pour des lampes à catalyse (diffuseurs de parfum), parfums de maison, brûleurs de parfums, produits contenant un biocide éliminant les moustiques, mouches, fourmis et puces (produits dits « Anti-Moustique »), produits antibactériens contenant des molécules permettant de lutter contre les bactéries présentes dans l’air (produits dits « Anti-bactérien »), produits destinés à purifier l’air intérieur, diluer du parfum d’intérieur et nettoyer des brûleurs de lampes (produits dits « Neutre Essentiel »).

68. En effet, il ressort notamment des très nombreuses factures (pièce 2), du relevé des ventes de la société distributrice SHOWROOM PRIVE pour la période du 14 au 19 octobre 2018 (pièce 8), des données relayées par la chaîne française d’information nationale en continu BFM relatives au chiffre d’affaires et volumes de vente réalisés par le titulaire de la marque contestée en 2016 (pièce 13) et des attestations comptables (pièce 17) qu’un volume important des produits du titulaire de la marque contestée a été commercialisé sur la période pertinente, le chiffre d’affaire réalisé en France à partir de ces ventes variant selon les années entre 4 755 000 euros et 5 308 000 euros.

69. Ces documents démontrent donc que l’usage de la marque contestée pour les produits visés au point 67, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, apparaît sérieux et constant sur toute la période pertinente, ce qui n’est pas contesté par le demandeur.

70. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant l’importance et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée pour le compte de son titulaire au cours de la période pertinente.

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15 Usage pour les produits enregistrés 71. Le demandeur rappelle que l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt, et non des produits ou services similaires.

Il précise également qu’il convient d’apprécier si les produits pour lesquels des preuves d’usage ont été apportées constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’’enregistrement.

Il ajoute que le critère décisif pour définir des sous-catégories de produits est la finalité et la destination des produits en cause, citant à cet égard la jurisprudence européenne.

Il en déduit que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la marque contestée ne permettent de démontrer un usage de cette dernière ni pour les catégories générales que sont les « produits de parfumerie ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques », ni pour les « produits hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac » et les « Produits pharmaceutiques, à l’exception des biocides employés dans des diffuseurs ».

Il insiste en particulier sur l’absence de preuve d’usage pour les « produits de parfumerie », et relève à cet égard que le titulaire de la marque contestée qui a déposé la marque litigieuse en 1999, ne peut prétendre que la déchéance pour des produits de parfumerie la priverait de son intérêt légitime à diversifier son offre de produits et élargir son activité.

72. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que les éléments de preuve fournis sont de nature à démontrer un usage sérieux pour l’ensemble des produits désignés dans l’enregistrement et visés par la demande en déchéance.

Il insiste tout particulièrement sur l’usage démontré pour les « produits de parfumerie ». Il soutient en effet que les « Produits de parfumerie pouvant employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac » ne constituent pas une sous-catégorie autonome de la catégorie générale des « produits de parfumerie » dès lors que ces produits présentent une même nature (ce sont des produits odorants) et répondent à une même finalité à savoir diffuser une odeur agréable et donc à parfumer.

Il relève en outre qu’ « un même produit peut servir aussi bien à parfumer le corps humain que l’atmosphère, ce d’autant aujourd’hui avec la multiplication de produits d’origine naturelle ou bio » et précise que « les produits destinés à parfumer le corps, l’atmosphère ou les deux sont d’ailleurs traditionnellement fabriqués par les mêmes sociétés » et présente à cet égard l’annexe 24. Enfin, il cite des décisions de l’Institut ayant retenu que les parfums d’ambiance (et produits associés) sont identiques ou, à tout le moins, similaires aux « produits de parfumerie ». Il en conclut que retenir une sous-catégorie autonome en l’espèce « reviendrait à restreindre excessivement [ses] droits [en ce qu’il] a un intérêt légitime à étendre sa gamme de produits pour lesquels sa marque est enregistrée ».

Il précise enfin avoir démontré qu’il commercialise sous la marque contestée des produits destinés à purifier, assainir et désodoriser l’atmosphère, mais également à éliminer les moisissures et les bactéries composées de substances actives aux propriétés désinfectantes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

16 De tels produits étant des produits hygiéniques il en conclut qu’un usage a bien été démontré pour des produits hygiéniques.

73. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.

74. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46).

Sur les produits pour lesquels l’usage a été démontré 75. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que la marque litigieuse est utilisée pour des lampes à catalyse (diffuseurs de parfum), parfums de maison, brûleurs de parfums, produits contenant un biocide éliminant les moustiques, mouches, fourmis et puces, produits antibactériens contenant des molécules permettant de lutter contre les bactéries présentes dans l’air, produits destinés à purifier l’air intérieur, diluer du parfum d’intérieur et nettoyer des brûleurs de lampes.

76. L’usage pour des parfums de maison et produits destinés à purifier l’air intérieur et diluer du parfum d’intérieur permet donc de retenir un usage sérieux pour des « produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ».

77. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ».

Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 78. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ».

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17 79. En effet, il convient de souligner que les documents fournis par le titulaire de la marque contestée portent ainsi sur des produits qui sont exclusivement présentés aux fins de parfumer et assainir l’air intérieur, à l’aide d’une lampe à catalyse.

80. Par ailleurs, ainsi qu’a pu le préciser la CJUE, il est suffisant d’exiger du titulaire de la marque contestée d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant d’une catégorie homogène, ayant été définie « de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives » (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 37, précité).

« En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 43 ; CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 38, précité). Enfin, comme le souligne le demandeur, le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité).

81. En l’espèce, les « produits de parfumerie » constituent une catégorie générale dans laquelle se retrouvent les produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac pour lesquels un usage a été démontré. Toutefois, si ces derniers sont susceptibles de provenir des mêmes entreprises que les parfums à usage corporel et présentent une même finalité à savoir répandre une odeur agréable, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaitre un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de la catégorie générale.

En effet, le titulaire de la marque contestée n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour des produits autres que ceux employés dans les appareils ou lampes destines à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, et notamment d’autres produits de parfumerie (tels que des parfums à usage corporel).

En sorte que l’usage du signe complexe LAMPE BERGER limité aux seuls produits destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie des « produits de parfumerie » dans laquelle ces produits sont susceptibles d’entrer, et ce, même si il s’agit de produits similaires, habituellement proposés par les mêmes entreprises.

82. Par ailleurs, les produits pharmaceutiques et les produits hygiéniques désignent respectivement des médicaments et compositions ayant un but thérapeutique, curatif ou préventif à destination de l’homme ou de l’animal et des produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps. Ainsi, il ne peut être considéré que l’usage pour les produits visés au point 75, qui ne présentent pas de finalité thérapeutique ou hygiénique, permet de retenir un usage sérieux pour des « produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

18 purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ».

En particulier, si le titulaire de la marque contestée a démontré qu’il commercialise sous la marque contestée des produits destinés à purifier, assainir et désodoriser l’atmosphère, cet usage ne saurait pour autant justifier d’un usage pour des produits hygiéniques, lesquels sont destinés à maintenir la propreté du corps.

83. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée visés au point 78 Conclusion

84. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.

85. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a pas apporté la preuve d’un usage pour les produits visés par la demande en déchéance, à l’exclusion des « produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ».

86. Par conséquent, l’enregistrement de la marque doit être déclaré partiellement nul, pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques », de sorte que le titulaire de la marque contestée doit être déchu de ses droits pour ces produits à compter du 7 janvier 2021.

C- Sur la répartition des frais

87. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».

88. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ; b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. ». Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».

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19 89. En l’espèce, les parties ont respectivement présenté une demande de prise en charge des frais exposés.

90. Toutefois, le titulaire de la marque contestée ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à l’irrecevabilité qu’il a soulevée et dès lors que l’enregistrement de la marque contestée a été modifié.

91. Il en va de même du demandeur dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans sa demande.

92. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC21-0005 est partiellement justifiée.

Article 2 : La société PRODUITS BERGER est déclarée déchue de ses droits sur la marque n°99797575 à compter du 7 janvier 2021 pour les produits suivants : « Produits de parfumerie à l’exception de ceux employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;; Produits pharmaceutiques, hygiéniques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ; tous produits pharmaceutiques et hygiéniques ».

Article 3 : La marque n°99797575 est enregistrée pour les produits suivants :

« Classe 1 : Produits chimiques pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac, produits chimiques pour l’industrie ; Classe 3 : Produits de parfumerie, pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ; tous produits détachants ; produits de parfumerie employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac ;

Classe 5 : Produits désinfectants pouvant être employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac ;

Classe 11 : Appareils et lampes, leurs pièces constitutives, destinées à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celles du tabac, brûleurs, condensateurs producteurs d’aldéhydes, appareils d’éclairage, de chauffage et de ventilation ; Classe 21 : Brûle-parfums, brûle-encens, flacons non en métaux précieux d’essence destinés à la désinfection, à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, notamment celle du tabac. ».

Article 4 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI