R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 21-0004 Le 18/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 5 janvier 2021, la société par actions simplifiée VALOTERRE (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0004 contre la marque verbale n° 20/4614930 déposée le 16 janvier 2020 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont la société par actions simplifiée à associé unique ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2020-38 du 18 septembre 2020.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 39 : Transport de terre; collecte de matériaux dans la terre pour le recyclage; organisation de transport de terre; transport de fret contenant de la terre; transport de marchandises contenant de la terre; élimination des déchets dans la terre (transport) ; Classe 40 : Traitement [valorisation], transformation, gestion de tous les déchets y compris chimiques ou organiques contenus dans la terre (traitement des déchets) ; traitement des effluents industriels contenus dans la terre ; traitement [valorisation] de terres polluées ; contrôle de la pollution de la terre (traitement des déchets) ; traitement et recyclage de produits dangereux et toxiques contenus dans la terre ; traitement [valorisation] de matériaux de produits dangereux contenus dans la terre; traitement (valorisation) de terre polluée et contaminée ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la dénomination sociale VALOTERRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés le 13 janvier 2016 sous le n° 817 712 284. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le demandeur par courrier recommandé du 18 janvier 2021, reçu le 20 janvier 2021, que sa demande encourait l’irrecevabilité aucun élément permettant de justifier de l’exploitation de sa dénomination sociale n’ayant été fourni. Cette notification l’invitait à compléter les mentions et/ou pièces manquantes ou à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 6. En parallèle, l’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi qu’au mandataire ayant procédé au dépôt. 7. En réponse à la notification d’irrecevabilité de sa demande, le demandeur a, dans le délai imparti, communiqué des documents (pièces 1 à 11) ainsi que des observations complémentaires. Ces pièces n’étant pas manifestement dépourvues de pertinence au regard de 2

l’exploitation de la dénomination sociale, l’Institut a alors avisé le demandeur de la levée de l’irrecevabilité par courrier recommandé du 8 mars 2021, reçu le 10 mars 2021. 8. La demande en nullité, accompagnée de la notification d’irrecevabilité, de la régularisation du demandeur ainsi que du courrier levant l’irrecevabilité, a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 8 mars 2021 reçu le 10 mars 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 17 mai 2021, reçu le 20 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 10. Le demandeur a présenté des observations en réponse et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti. Ces observations du demandeur ont été notifiées au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 23 juin 2021, reçu le 28 juin 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 11. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses deuxièmes observations et produit des pièces dans le délai qui lui était imparti. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 17 août 2021, reçu le 20 août 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et à produire, le cas échéant, toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 12. Le demandeur a présenté ses dernières observations, lesquelles ont été portées à la connaissance du titulaire de la marque contestée par courrier recommandé du 22 septembre 2021, reçu le 24 septembre 2021. 13. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses troisièmes et dernières observations, lesquelles ont été portées à la connaissance du demandeur par courrier recommandé du 2 novembre 2021, reçu le 4 novembre 2021. 14. Conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 25 octobre 2021. Prétentions du demandeur 15. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité et dans ses observations présentées suite à la notification d’irrecevabilité, le demandeur invoque une atteinte à un droit antérieur, à savoir : 3

- un risque de confusion entre la marque contestée VALORTERRE et la dénomination VALOTERRE dont il indique être titulaire depuis le 13 janvier 2016 et pour laquelle il revendique l’activité suivante : « Regroupement et traitement de déchets non dangereux ». Il indique que la société a été créée pour acquérir un terrain en Normandie, stocker et traiter la terre et les déchets avec la société Solvalor, filiale du groupe Artesa dont il fait également partie, cette activité n’ayant pas pu commencer de 2017 à 2019 en l’absence des autorisations administratives requises. En 2019, un terrain a pu être trouvé sur lequel des terres et déchets ont pu être stockés et une centrale à béton installée afin de les traiter, permettant au demandeur de démarrer son activité en 2020.

- Il invoque une identité et une similarité des services de la marque contestée et des activités invoquées ainsi que la similarité des signes en cause présentant neuf lettres identiques sur dix leur conférant de très grandes ressemblances.

- Il fournit à l’appui de son argumentation les pièces 1 à 11 16. Dans ses premières observations, le demandeur conteste les arguments du titulaire de la marque contestée et notamment :

- Fait valoir que les pièces fournies doivent être appréciées dans leur ensemble pour apprécier l’activité sous laquelle la dénomination VALOTERRE est exploitée ;

- Indique que doivent être pris en compte l’objet indiqué dans les statuts de la société ainsi que les efforts et obstacles rencontrés pour exercer son activité que le titulaire de la marque contestée connaissait ;

- Ajoute que même si l’activité de traitement de déchets non dangereux avait tout juste commencé, l’activité de stockage avait commencé dès la disponibilité du terrain du port de Rouen en 2019 ;

- Insiste sur les similarités entre les activités en cause et les signes en présence, générant un risque de confusion. A l’appui de son argumentation, il fournit les pièces 12 à 14. 17. Dans ses secondes et dernières observations, le demandeur :

- insiste sur son intention réelle d’utiliser sa dénomination sociale dans la vie des affaires et ses difficultés rencontrées pour le développement de son activité particulière pour laquelle les procédures d’obtention des autorisations administratives pour exploiter un site de stockage et de recyclage des terres non inertes sont très longues et peuvent durer entre 12 mois et 5 ans ; 4

- en déduit que sur le marché pertinent, il faut considérer que l’activité de l’entreprise démarre dès la première étape, lorsque la société commence les démarches et se fait connaître afin d’obtenir les autorisations nécessaires, soit en 2016 en l’espèce, l’activité de l’entreprise s’étant matérialisée en 2021 par une unité de production et de commercialisation de béton 100% recyclé issu du traitement de terres polluées non dangereuses ; cette activité, postérieure au dépôt de la marque contestée, doit être prise en compte pour mieux apprécier dans quelle mesure le signe antérieur a été utilisé. Prétentions du titulaire de la marque contestée 18. Dans ses observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- rappelle que la portée de la protection de la dénomination sociale est définie par l’usage réel et non par les activités déclarées et qu’en l’espèce il convient de prendre en compte cette activité au moment du dépôt contesté, le 16 janvier 2020 ;

- constate que les pièces fournies par le demandeur ne démontrent pas que l’activité réellement exercée avant le dépôt de la marque contestée était le « Regroupement et traitement de déchets non dangereux » invoqués dans son exposé des moyens, mais établissent que son activité réelle est « l’exploitation et la gestion d’une centrale à béton » qui n’a réellement démarré qu’après le 30 décembre 2020 (date d’octroi du permis de construire de la centrale à béton, pièce 8 du demandeur) ;

- ajoute que l’activité du demandeur est encore au stade de projet ou du démarrage (constatations d’huissier Annexe 6 + Annexe 7) : le site internet « valoterre.fr » enregistré le 23/03/2020 (soit après le dépôt de la marque contestée) par une société liée au demandeur, est toujours inactif et en cours de construction et celui de la société mère du groupe auquel appartient le demandeur (la société Artesa) ne présente que depuis peu les activités liées à ce dernier (après le 12 octobre 2020, donc après le dépôt de la marque contestée) ;

- fait valoir que les activités en cause sont très différentes et ne s’adressent pas eu même public, entreprises de BTP pour le demandeur, entreprises spécialisées dans les travaux de dépollution et produisant des déchets de terre pour le titulaire de la marque contestée ;

- Fournit des documents à l’appui de son argumentation : Annexes 1 à 8. 19. Dans ses secondes observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- Indique que le demandeur a démontré uniquement un début d’activité d’exploitation de centrale à béton et aucunement une activité continue et établie : c’est un simple projet, mais pas une activité réellement exploitée. 5

- Insiste sur le fait que le demandeur n’a pas démontré d’activité de traitement des terres et déchets et n’a fourni aucune facture relative au stockage des déchets.

- Précise que l’activité de traitement des déchets est effectivement réalisée par la société Solvalor, filiale du groupe auquel le demandeur appartient, mais n’est pas exercée par lui ; l’activité de stockage de terres et déchets se limite aux terres dépolluées par la société Solvalor, stockées temporairement par le demandeur en tant que matières premières, et utilisées ensuite pour la fabrication de blocs de béton via l’exploitation d’une centrale à béton.

- En conclut que les services et activités en cause sont nettement distincts. 20. Dans ses dernières observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée réitère ses arguments relatifs :

- à l’absence d’élément de communication ou de publicité lié à l’activité du demandeur qui mentionne des acheteurs, consommateurs, fournisseurs et concurrents, mais ne fournit aucune communication externe ou à tout le moins externe au groupe auquel il appartient et contenant la dénomination VALOTERRE invoquée ;

- au fait que toutes les pièces fournies font référence à un projet d’activité ou à une activité naissante mais aucune démonstration concrète, réelle et tangible du lancement ou de l’existence de ladite activité n’a pu être établie a vant le dépôt de la marque contestée ;

- à l’activité réelle du demandeur qui consiste au stockage temporaire des terres préalablement traitées et dépolluées (sables et granulats recyclés) par la société Solvalor filiale du groupe auquel il appartient, ces terres étant utilisées comme matières premières pour son activité principale qui est la fabrication de blocs de béton recyclés via l’exploitation d’une centrale à béton. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 21. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 22. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment que « ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 6

3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; […] ». 23. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 24. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale VALORTERRE est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure VALOTERRE. 25. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 26. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 27. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour

les activités eff ectivement ex ercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n° 08-12.010). 28. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale VALOTERRE, les activités suivantes : « Regroupement et traitement de déchets non dangereux ». 29. La marque contestée a été déposée le 16 janvier 2020. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour l’activité mentionnée ci-dessus avant cette date. 30. Le demandeur produit à cet effet, les documents suivants :

- Pièce 1 : Facture adressée au demandeur, datée du 19/05/2016 émanant d’un Géomètre concernant un terrain à Notre Dame de Bliquetuit- ;

- Pièces 2 et 12 : demande de permis d’aménager liée à un projet de valorisation de terres déposée le 05/01/2018 par le demandeur auprès de la mairie de Notre Dame de Bliquetuit, refusée le 06/07/2018 par le maire de la commune ; il y est indiqué que le demandeur envisage d’y accueillir 600 000 m3 de matériaux inertes extérieurs ;
- Pièce 3 : Rapport du Parc Naturel régional des Boucles de la Seine Normande-de 2018 émettant un avis défavorable au projet d’aménagement du terrain ; 7

- Pièce 4 : demande formée le 24/06/2016 par le demandeur et ayant pour objet des installations de stockage de déchets inertes sur le territoire de la commune de Notre Dame de Bliquetuit ; le 19/06/2019, l’administration constate que suite à des irrégularités dans son dossier de demande, le demandeur ne souhaite plus « donner suite à l’instruction de ce dossier » ; - Pièces 5 et 13 : Factures du port de Rouen des 07/11/2019 et 05/03/2020 et Convention d’occupation d’un terrain sur le port de Rouen en date du 10/10/2019 autorisant le demandeur « à stocker des terres traitées… en vue de leur commercialisation » ; - Pièce 6 : Facture du 12/11/2019 de la société TerraVive pour l’achat par le demandeur d’une centrale à béton ; - Pièces 7 et 8 : Facture du 12/12/2019 d’un architecte pour le dépôt d’une demande de permis de construire relatif à l’installation d’une centrale à béton, déposé le 30/12/2019 et accordé le 30/12/2020 ; - Pièce 9 : Extrait du site Recita du 28/12/2016 présentant l’activité de la société Solvalor et la plateforme Sovasol- Ce site montre l’activité de la société Solvalor sur un autre site que celui de Normandie, à savoir la gestion, le traitement, la transformation et la valorisation des déchets et des terres. La même activité était prévue depuis 2016 pour le demandeur ;

- Pièce 10 : Factures émanant de Solvalor adressées au demandeur et datées des 30/06/2020 et 31/12/2020, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée ;

- Pièces 11 et 14: Photos de la centrale à béton et fiche de produit issu de la centrale à béton ; ces documents ne sont pas datés. 31. En l’espèce, force est de constater que la pièce 10 porte sur des factures postérieures au dépôt de la marque contestée et doit donc être écartée. 32. Les pièces 1, 2, 3, 4, 9 et 12 tendent à établir l’activité initialement envisagée par le demandeur, à savoir le stockage et le traitement de terres et déchets inertes à Notre Dame de Bliquetuit. Si ces pièces sont bien antérieures à la date de dépôt de la marque contestée, elles ne suffisent pas à elles seules à démontrer les activités effectivement exercées par le demandeur sous la dénomination sociale VALOTERRE invoquée à l’appui de la présente demande. En effet, elles établissent que le demandeur a effectué des démarches administratives dès 2016 pour mettre en œuvre son activité selon le modèle de la société Solvalor appartenant au même groupe que lui (pièce 9) par la recherche d’un terrain en faisant appel à un géomètre (pièce 1), par le dépôt d’une demande de permis d’aménager ce terrain (pièces 2 et 12) qui n’a pas été accueilli favorablement par les autorités administratives (pièces 3 et 4). 8

Ainsi, ces pièces permettent d’établir le lancement d’un projet d’activité mais ne permettent pas, à elles seules, de démontrer la concrétisation de ce projet et un usage de la dénomination VALOTERRE dans la vie des affaires au regard des activités invoquées. 33. Les pièces 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 tendent à établir l’activité sur laquelle le demandeur s’est replié, suite au refus de l’administration, à savoir l’exploitation d’une centrale à béton. Ces documents établissent que le demandeur a effectué des démarches pour utiliser un terrain à Sotteville-lès-Rouen à compter du 10/10/2019 (pièces 5 et 13), sur lequel il a demandé, le 30/12/2019, l’autorisation administrative de construire un bâtiment et d’installer une centrale à béton (Pièces 7 et 8) qu’il a achetée le 12/11/2019 (pièce 6). Toutefois, la photo de la centrale à béton (pièce 11) et la fiche de produit issu de la centrale à béton et expliquant précisément l’activité réalisée (pièce 14) ne sont pas datées, de sorte qu’elles ne permettent pas d’établir que cette activité était effective au jour du dépôt de la marque contestée, le 16 janvier 2020. En outre, l’autorisation administrative d’installer la centrale à béton n’ayant été délivrée que le 30/12/2020 (pièce 8) soit postérieurement au dépôt de la marque contestée, cette activité n’a donc pas pu démarrer avant cette date. 34. A cet égard, le titulaire de la marque contestée fait valoir que l’activité d’exploitation d’une centrale à béton du demandeur n’avait pas encore démarré au moment du dépôt de la marque contestée et fournit des constats d’huissier à l’appui de son argumentation (annexes 6 et 7), au terme desquels il apparait, d’une part, que le site internet « valoterre.fr » enregistré le 23/03/2020 par une société liée au demandeur, est toujours inactif et en cours de construction, et, d’autre part, que le site Internet de la société Artesa, société mère du groupe auquel appartient le demandeur, a présenté après le 12 octobre 2020 les activités liées à ce dernier, soit postérieurement au dépôt de la marque contestée. 35. Ainsi, si les documents fournis concernent des demandes d’autorisation administrative, l’achat de matériel, une convention d’occupation de terrain et sont ainsi susceptibles de démontrer une utilisation de la dénomination VALOTERRE, ils ne suffisent pas à établir précisément les activités effectivement exercées sous cette dénomination. Ils prouvent un projet en cours d’élaboration qui n’est pas suffisamment caractérisé par les documents fournis par le demandeur. 36. A cet égard, le demandeur indique que de 2017 à 2020, des articles sont parus dans la presse concernant les difficultés de Solvalor pour l’obtention de l’autorisation d’aménager ce terrain et en déduit que le titulaire de la marque contestée, qui est un de ses concurrents et un concurrent de la société Solvalor qui appartient au même groupe que lui, a suivi les difficultés de son installation et connaissait son existence et son activité au moment du dépôt de la marque contestée. Toutefois, outre qu’aucun document n’atteste cet argument, comme le relève à juste titre le titulaire de la marque contestée, il convient de préciser qu’en l’espèce il appartient au demandeur d’établir que la dénomination sociale invoquée a une activité réelle et effective, et ce au jour du 9

dépôt de la marque contestée, sans avoir à rechercher si le titulaire de la marque contestée avait connaissance de cette dénomination sociale au moment du dépôt de la marque contestée. 37. En outre, le demandeur soulève les particularités de son activité et en déduit que « sur le marché pertinent, il faut considérer que l’activité de l’entreprise démarre dès la première étape, lorsque la société commence les démarches et se fait connaître afin d’obtenir les autorisations administratives. Le travail de construction de l’image, de la notoriété et de recherche de clients débute dès lors. Il s’agit donc bien dès le début d’un usage du signe … sur le marché pertinent et visible des acteurs de ce marché ». Toutefois, ainsi que le soulève à juste titre le titulaire de la marque contestée, il ne fournit aucun document pour attester de son argumentation, pour faire valoir qu’il a effectué des démarches auprès des utilisateurs, fournisseurs, concurrents, clients pour se faire connaître sous sa dénomination sociale. 38. Il en résulte que le demandeur n’a pas démontré qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale VALOTERRE au jour du dépôt de la marque contesté pour les activités invoquées. 39. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure. 40. Ainsi, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure VALOTERRE est rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL 21-0004 concernant la marque n° 20/4614930 est rejetée. 10