R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E

NL 21-0052 Le 07/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L.713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 12 mars 2021, les sociétés « DR.MAERTENS » MARKETING GMBH – société à responsabilité limitée de droit allemand- et « DR.MARTENS » INTERNATIONAL TRADING GMBH – société à responsabilité limitée de droit allemand (le demandeur), ont formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 21-0052 contre la marque n°20/4644221 déposée le 3 mai 2020, ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur R R est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2020-47 du 20 novembre 2020. 2. La demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 25 : Jeans; Leggins [pantalons]; Maillots et pantalons de sport; Pantalons courts; Pantalons de jogging; Pantalons de survêtement; Pantalons de survêtements; Pull-overs; Pull- overs à capuche; Pull-overs à col roulé; Pull-overs de tennis; Pull-overs sans manches; Pull- overs sans manches [vêtements]; Pullovers à manches longues; Pulls; Pulls à col cheminée; Pulls à col en V; Pulls à col roulé; Pulls de Guernesey; Pulls polo; Pulls ras du cou; Pulls sans manches; Sous-pulls à col cheminée; Sous-pulls à col roulé; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Sweats à capuche; Tee-shirts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts de grossesse; Tee-shirts de yoga; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts pour femmes se portant au-dessus du nombril; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 2

3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque internationale désignant la France portant sur le signe verbal DOC n°1411210, dont la date d’enregistrement est le 23 avril 2018 et ayant fait l’objet d’une déclaration d’octroi de protection pour la France publiée le 3 janvier 2019 à la gazette de l’OMPI n°2018/51. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur fait notamment valoir que les produits en présence sont identiques pour certains et similaires pour d’autres et que les signes en cause sont similaires, au motif, notamment, que le « terme Tee Shirt est à l’évidence dénué de toute distinctivité à l’égard des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, dès lors qu’il constitue la dénomination générique d’une catégorie d’articles vestimentaires ». Il indique également que « la marque [antérieure] bénéficie d’un degré élevé de connaissance auprès des consommateurs sur le marché de la chaussure » et produit des pièces à cet effet. Enfin, il soutient qu’il résulterait de la prise en compte de l’ensemble des facteurs pertinents et de leur interdépendance, un risque de confusion entre les marques en présence. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courriel. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de son rattachement par courrier recommandé en date du 20 avril 2021, reçu le 22 avril 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 22 juin 2021. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 8. Conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, l’enregistrement d’une marque est déclaré nul « si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure  ». 3

10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 11. En l’espèce, la demande en nullité de la marque française n°20/4644221 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque internationale antérieure désignant la France DOC n°1411210. 12. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 13. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 1. Sur les produits et services 14. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 15. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de la totalité des produits de la marque contestée, à savoir : « Jeans; Leggins [pantalons]; Maillots et pantalons de sport; Pantalons courts; Pantalons de jogging; Pantalons de survêtement; Pantalons de survêtements; Pull- overs; Pull-overs à capuche; Pull-overs à col roulé; Pull-overs de tennis; Pull-overs sans manches; Pull-overs sans manches [vêtements]; Pullovers à manches longues; Pulls; Pulls à col cheminée; Pulls à col en V; Pulls à col roulé; Pulls de Guernesey; Pulls polo; Pulls ras du cou; Pulls sans manches; Sous-pulls à col cheminée; Sous-pulls à col roulé; Sweat-shirts; Sweat- shirts à capuche; Sweats à capuche; Tee-shirts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts de grossesse; Tee-shirts de yoga; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts pour femmes se portant au-dessus du nombril; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». 16. La marque antérieure invoquée par le demandeur a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Articles chaussants; bottes; sandales; chaussures». 4

17. Ainsi, comme le relève le demandeur, les « chaussures » de la marque contestée se retrouvent dans des termes identiques dans le libellé de la marque antérieure. De même, les « chaussettes, chaussons, chaussures de plage, chaussures de ski, chaussures de sport » de la marque contestée relèvent des catégories générales formées par les « Articles chaussants; chaussures» de la marque antérieure. 18. Ces produits sont donc identiques. 19. En outre, les « Jeans; Leggins [pantalons]; Maillots et pantalons de sport; Pantalons courts; Pantalons de jogging; Pantalons de survêtement; Pantalons de survêtements; Pull-overs; Pull- overs à capuche; Pull-overs à col roulé; Pull-overs de tennis; Pull-overs sans manches; Pull- overs sans manches [vêtements]; Pullovers à manches longues; Pulls; Pulls à col cheminée; Pulls à col en V; Pulls à col roulé; Pulls de Guernesey; Pulls polo; Pulls ras du cou; Pulls sans manches; Sous-pulls à col cheminée; Sous-pulls à col roulé; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Sweats à capuche; Tee-shirts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts de grossesse; Tee-shirts de yoga; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts pour femmes se portant au-dessus du nombril; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Vêtements ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; sous-vêtements » de la marque contestée sont similaires aux « Articles chaussants; bottes; sandales; chaussures » en ce qu’il s’agit d’articles d’habillement qui sont utilisés pour recouvrir le corps en tout ou partie pour le protéger contre diverses agressions et de le parer. Ils partagent donc la même utilisation et la même destination. En outre, ils sont produits par les mêmes entreprises, sont vendus dans les mêmes points de vente et sont destinés au même public. 20. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. 21. Par conséquent, les « Jeans; Leggins [pantalons]; Maillots et pantalons de sport; Pantalons courts; Pantalons de jogging; Pantalons de survêtement; Pantalons de survêtements; Pull-overs; Pull-overs à capuche; Pull-overs à col roulé; Pull-overs de tennis; Pull-overs sans manches; Pull-overs sans manches [vêtements]; Pullovers à manches longues; Pulls; Pulls à col cheminée; Pulls à col en V; Pulls à col roulé; Pulls de Guernesey; Pulls polo; Pulls ras du cou; Pulls sans manches; Sous-pulls à col cheminée; Sous-pulls à col roulé; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Sweats à capuche; Tee-shirts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts de grossesse; Tee-shirts de yoga; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts pour femmes se portant au-dessus du nombril; Vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la marque contestée sont, pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. 5

2. Sur les signes 22. La marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 23. La marque antérieure porte sur le signe verbal DOC. 24. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 25. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 26. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. 27. V isuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme DOC. 28. I ntellectuellement , le demandeur soutient que les signes en présence sont conceptuellement similaires au motif qu’ils « partagent le même contenu, évoquant nécessairement tous deux l’abréviation du titre de « Docteur ». 29. A cet égard, le terme « Doc » constituant l’abréviation usuelle du terme « docteur », il convient de considérer que le public pertinent est susceptible de percevoir cette évocation commune. A défaut le public le percevra comme un terme arbitraire, sans signification particulière. 30. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence se distinguent par la présence, au sein du signe contesté, du terme « TEE SHIRT » qui désigne un « Maillot en coton, à manches courtes ». Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 32 à 36). 31. Ainsi, les signes en cause présentent de fortes similitudes phonétiques, visuelles et intellectuelles. 6

 Les éléments distinctifs et dominants des signes 32. Au sein de la marque contestée, l’élément verbal « DOC », commun aux deux signes, apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique ou évoque une caractéristique précise. 33. Il est, en outre, positionné en attaque dans le signe contesté. 34. Par ailleurs, au sein du signe contesté, le terme TEE SHIRT, tel que défini au point 30, apparaît descriptif en rapport avec certains des produits en cause (à savoir : Tee-shirts; Tee-shirts à manches courtes ou à manches longues; Tee-shirts à manches courtes; Tee-shirts de grossesse; Tee-shirts de yoga; Tee-shirts imprimés; Tee-shirts pour femmes se portant au-dessus du nombril) et faiblement distinctif pour les autres produits consistant en des articles d’habillement auxquels ce terme se rapporte directement 35. Le public est donc incité à porter essentiellement son attention sur l’élément «DOC» de la marque contestée. 36. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Autres facteurs pertinents  Le public pertinent 37. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue en outre un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 38. En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits des marques en cause s’adressent au grand public.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 39. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 40. A cet égard, le demandeur soutient que la marque antérieure bénéficie « d’un degré élevé de connaissance auprès des consommateurs sur le marché de la chaussure ». Il produit à ce titre plusieurs pièces, à savoir : 7

- Un extrait du site www.dmartins.com/fr dans lequel sont présentés les modèles de chaussures « Doc Version Femme », « Doc Version Homme » et « Docs Vernies » ;

- Un extrait d’un site internet www.tendances-de-mode.com en date du 6 novembre 2009 intitulé « Doc Martens – Dress code 2010 » dans lequel sont mis en exergue les passages suivants « une paire de Doc pouvant – avec un brin de savoir-faire – emmener un look casual sur le sentier de la branchitude up-to-date », « si les petites Anglaises et certaines fashionistas filiformes peuvent se permettre de mixer leurs Docs à des vêtements hétéroclites », « Jean Paul Gaultier a imaginé une doc allant au-delà du genou », « dans le domaine de la doc imprimée, […] », « nous permettra d’échanger nos sempiternelles Converses contre une paire de Docs » et « les amoureuses du style Christopher Bailey marieront sans hésiter robe blanche, peau de mouton retournée et Docs marron… » ainsi que des commentaires faisant référence au terme « Doc » et faisant état de « leur présence aussi bien sur le défilé Jean Paul Gaultier automne/hiver 2010 qu’aux pieds des mannequins en backstage durant la dernière fashion week, les Doc Martens peuvent se targuer d’avoir réussi leur come-back » ;

- Un article issu du site https://www.la-croix.com/ en date du 10 mars 2021 intitulé « La Dr. Martens, rebelle assagie » dans lequel il est indiqué « Onze millions de chaussures Dr. Martens sont vendues par an, dans une soixantaine de pays » et « Les Dr. Martens, aussi appelées Doc, et le vintage en général sont à la mode, surtout chez les filles » « les Doc ont largement perdu leur esprit rebelle » ;

- Un article issu du site https://next.liberation.fr en date du 8 juillet 2019 intitulé « DR MARTENS, la contre-culture au pas » dans lequel est indiqué « Ce sont bien plus que deux bottillons de cuir. Les D^r Martens ont au fil des années atteint le statut d’icône », « La Doc est née », « La première Doc sort d’usine le 1 avril 1960 » et la citation d’une personne interrogée par le journal indiquant «A travers mes Docs, j’essaie de faire comprendre au premier regard ce que j’écoute.» ainsi que l’indication suivante « Dépassées par les baskets dans les années 2000, les Docs ont été remises au goût du jour ces dernières années sur les podiums. Jean Paul Gaultier et Yohji Yamamoto en tête » ;

- Un article issu du site www.timaout.fr intitulé « DR MARTENS : la rebelle qui traverse le temps depuis bientôt 60 ans» en date du 5 avril 2018 ;

- Un article du blog « blogs.lexpress.fr en date du 24 janvier 2018 intitulé « Comme ne pas prendre l’eau par les pieds » indiquant « si les « Doc » durent aussi longtemps c’est par ce qu’elles sont fixées grâce au « famous » soucu Goodyear » ;

- Un article du site www.lefigaro.fr en date du 13 août 2019 intitulé « D^r Martens engrange des bénéfices records » indiquant notamment « les premières bottines D^r Martens 1460 sont fabriquées le 1er avril 1960 », « avec au total 8,3 millions de paires de chaussure vendues en 2018 et une augmentation de profits de 70% en un an […] » ;

- Un article du site Wikipedia relatif à Dr. Martens faisant état de « la création de modèles « 1.40/1960 » personnalisés à l’effigie de personnalités symbolisant l’esprit Doc […] » 8

41. L’analyse de ces documents fait ressortir que la marque antérieure DOC est largement utilisée sous cette dénomination, à titre de marque, pour désigner les produits « D^r Martens », tel que cela ressort de son utilisation dans la presse nationale (libération, la croix, l’express) et spécialisée (www.tendances-de-mode.com) ainsi que par les consommateurs (extrait d’une interview de consommateur dans l’article « DR MARTENS, la contre-culture au pas » ainsi que dans les commentaires de l’article « Doc Martens – Dress code 2010 »). En outre, la marque antérieure bénéficie d’une ancienneté certaine, (1960) et d’un usage constant (article intitulé « DR MARTENS : la rebelle qui traverse le temps depuis bientôt 60 ans»). Enfin, présentés comme ayant « atteint le statut d’icône », les produits couverts par la marque antérieure sont utilisés dans le cadre de défilés de haute couture de renom (JP Gautier, Yohji Yamamoto), font l’objet de partenariats avec de nombreuses personnalités et jouissent d’un succès commercial tel que cela ressort des pièces produites. 42. Ainsi, les pièces produites conduisent à considérer que la marque antérieure bénéficie d’une grande connaissance par le consommateur moyen des produits suivants : « Articles chaussants; chaussures ». 43. Le caractère distinctif de la marque antérieure, dont le caractère distinctif intrinsèque n’est pas contesté, doit donc être considéré comme étant accru par une grande connaissance sur le marché concerné. 4. Appréciation globale du risque de confusion 44. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 45. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similitude des signes, et du caractère distinctif de la marque antérieure (intrinsèque et accru par sa connaissance sur le marché pertinent), il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public et plus particulièrement d’association entre les marques en présence. Le consommateur est en effet, comme le souligne le demandeur, susceptible de percevoir la marque contestée comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme d’articles vestimentaires. 46. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits pour lesquels elle est enregistrée. 9

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0052 est reconnue justifiée. Article 2 : La marque n° 20/4644221 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. 10