NL 21-0072 Le 03/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 09 avril 2021, la société anonyme HOLDING SOPREMA (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0072 contre la marque n° 15 / 4166489 déposée le 20 mars 2015, ci-dessous reproduite :

L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur L F est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2015-28 du 10 juillet 2015. 2. La demande en nullité porte sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture : tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures) : tous ces produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France. ». 3. Le demandeur invoque le motif absolu suivant : « Le signe est composé exclusivement d’éléments devenus usuels ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité, aux termes duquel le demandeur fait valoir les arguments suivants :

- les termes COOL et ROOF sont compris du public pertinent, composé aussi bien de particuliers que de professionnels, comme signifiant respectivement « froid » et « toit », ces termes appartenant à des expressions largement comprises et utilisées en France à l’instar de « Stay cool », « keep cool » et « Rooftop » ;

- l’Institut a déjà reconnu dans plusieurs décisions d’opposition que le consommateur français était en mesure de comprendre les termes COOL et ROOF et que l’EUIPO avait rejeté la marque COOL ROOF au motif que celle-ci était la simple description des produits visés utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de toits froids ;

- de nombreuses publications permettent de constater que l’expression COOL ROOF est très couramment et très largement utilisée à titre générique, par des opérateurs du domaine de la construction et par le titulaire de la marque contestée lui-même, pour désigner une solution propre à faire baisser la température des bâtiments en sorte que celle-ci en est devenue la désignation usuelle dans le commerce ;

- la marque contestée avait perdu sa fonction de garantie d’origine des produits et que l’utilisation de cette expression par un grand nombre d’acteurs du domaine de la construction sans indiquer qu’il s’agit d’une marque déposée démontre la passivité et l’inaction du titulaire de la marque contestée à défendre sa marque. Il a versé à l’appui de son argumentation les pièces suivantes : o Pièce 1 : copie de la marque contestée o Pièce 2 : extrait non daté du dictionnaire Larousse en ligne o Pièce 3 : extrait non daté du dictionnaire Larousse en ligne o Pièce 4 : extrait de la décision d’opposition OPP19-0022 du 13 juin 2019 o Pièce 5 extrait de la décision d’opposition OPP18-128 du 19 septembre 2018 o Pièce 6 : extrait de la décision de refus d’enregistrement de l’EUIPO du 29/01/2016 et sa traduction libre

o Pièce 7 : extrait du site http://www.thermacote.fr/cool-roof-peinture-isolante/ daté du 08 avril 2021 o Pièce 8 : extrait du site http://www.buildup.eu/sites/default/files/content/Cool %20Roofs_FR_2.pdf non daté o Pièce 9 : extrait du site https://www.batirama.com/article/2638-derbigum-propose-les- cool-roofs-une-opportunite-de-gagner-de-l-argent.html daté du 8 avril 2021, et portant sur une publi-information datée du 20/06/2011 o Pièce 10 : extrait du site https://www.futura-sciences.com/maison/definitions/batiment- cool-roof-18222/ daté du 8 avril 2021 o Pièce 11 : extrait du site https://www.equilibredesenergies.org/24-08-2012-cool-roof- des-toitures-a-haute-reflexion-solaire/ daté du 8 avril 2021 o Pièce 12 : extrait du site https://coolroof-france.com/foire-aux-questions/ daté du 8 avril 2021, avec une page de blog datée du 7 juillet 2020 o Pièce 13 : extrait du site https://coolroof-france.com/foire-aux-questions/ et extrait du site https://coolroofcouncil.eu/cool-roofs-european-association/#section0 daté du 8 avril 2021. 5. L’institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple à l’adresse indiquée lors du dépôt ainsi que par courrier électronique. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 30 avril 2021, reçu le 04 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté d’observations dans le délai qui lui été imparti, les parties ont été informées de la date de fin de phase d’instruction, à savoir le 05 juillet 2021 (le 04 juillet 2021 étant un dimanche), conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle. II.- DECISION A- S ur le droit applicable 8. Le demandeur fonde sa demande sur l’article L711-2 4° du code de la propriété intellectuelle, dans sa version issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 9. Toutefois, la marque contestée a été déposée le 20 mars 2015, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, le 11 décembre 2019. 10. En conséquence, la validité du signe contesté doit être appréciée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 11. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable à l’espèce, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ».

12 . A cet égard, l’article L. 711-1 du même code dispose notamment que « La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». 13. Enfin, l’article L.711-2 du même code dispose que « Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 15. En l’espèce, la marque contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : 16. Cette marque est enregistrée pour les produits suivants : « Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture : tous les produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France ; Classe 2 : Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; enduits (peintures) : tous ces produits précités étant d’origine française ou fabriqués en France. ». 17. Il est établi que la désignation nécessaire d’un produit s’entend de tout signe qui dans la vie courante ou professionnelle est la désignation indispensable du produit ou du service. La désignation générique d’un produit est considérée, quant à elle, comme tout signe désignant la catégorie ou le genre du produit ou du service. Enfin, la désignation usuelle d’un produit se définit comme tout signe communément utilisé pour désigner l’objet ou le service. 18. En outre, il est constant que cette appréciation doit se faire au regard des produits et services revendiqués par la marque, de sorte qu’il appartenait au demandeur de démontrer que l’expression « cool roof france » était la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits cités au point 16 e t ce, au jour du dépôt de la marque contestée, le 20 mars 2015. 19. Le demandeur indique que la marque contestée, composée notamment des termes COOL et ROOF, est comprise du consommateur comme « faisant référence à un « toit froid » ou à tout le moins à des produits utilisés pour obtenir ce résultat » et relève que l’Institut s’est déjà prononcé sur la compréhension de ces termes (pièces 4 et 5) tout comme l’EUIPO qui dans une décision du 29/01/2016 a rejeté la marque « cool roof » (pièce 6). 20. Il soutient en outre que l’expression « cool roof » est entrée dans le langage courant et professionnel comme la désignation des produits désignés par la marque contestée, cette expression étant « devenue usuelle pour désigner un système de toiture capable de réfléchir la chaleur solaire et maintenir froides les surfaces de toitures sous le soleil et les produits y relatifs » (pièces 7 à 13).

21. En l’espèce, les produits listés au point 16 sont, comme le relève le demandeur, destinés aussi bien à des particuliers qu’à des professionnels en sorte que le public pertinent est ici composé de consommateurs dont le niveau d’attention est supérieur à celui du grand public.

22. Si l’Institut a pu, comme le soulève le demandeur, reconnaitre que les termes « cool » et « roof » étaient, pris isolément, compris du consommateur, il ne ressort ni des décisions apportées par le demandeur, datées du 19 septembre 2018 (pièce 5) et du 13 juin 2019 (pièce 4), ni des pièces fournies (pièces 7 à 13), que le public pertinent était en mesure, au jour du dépôt de la marque contestée d’en appréhender le sens. 23. Les pièces fournies (pièces 7 à 13), non datées pour certaines et datées de leur date d’extraction (le 08 avril 2021) pour d’autres, permettent tout au plus d’établir que l’expression « cool roof » est couramment utilisée aujourd’hui dans le domaine de la construction pour désigner une méthode, une technique, permettant d’isoler un toit afin de l’en préserver des changements de température :

- « un concept venu des Etats-Unis et cherchant à remédier aux problèmes de déperdition d’énergie par les toits (…) L a technique « C ool Roof » permet d’augmenter l’isolation, mais aussi la réflexion solaire des toitures, ce qui permet en été de diminuer la chaleur du bâtiment. » (pièce 7) ;

- « Un cool roof est un système de toiture capable de réfléchir la chaleur solaire et maintenir froides les surfaces des toitures sous le soleil » (pièce 8) ;

- « Un Cool roof est une toiture dont le revêtement reflète les rayons du soleil et réémet la chaleur absorbée vers l’atmosphère. Ceci permet de réduite passivement la température intérieure en été et de diminuer la consommation d’énergie de refroidissement » (pièce 9) ;

- « L a technologie « c ool roof » utilise des revêtements aux propriétés hautement réflectives . (…) Concept états-unien, le « cool roof (littéralement toit froid) s’applique à tout type de bâtiment : commercial, industriel, résidentiel… » (pièce 10) ;

- « Le « cool roof » (également appelé « toit frais » ou « toiture fraîche ») est une technique permettant de diminuer la surchauffe des toitures en été grâce à l’installation de grandes bâches de couleur claire ou à la pose de peinture blanche sur les immeubles. » (pièce 11) ;

- « On appelle « cool roof » généralement un toit dont la couleur blanche permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi les besoins de climatisation (…) C’est un principe bien connu depuis longtemps dans les pays chauds, en Grèce ou au Maghreb par exemple » (pièce 12). 24. En revanche, il ne saurait être retenu au regard de ces documents, que l’expression « cool roof france » était couramment utilisée au jour du dépôt de la marque contestée et constituait la désignation nécessaire, générique ou usuelle de produits destinés à la conception d’un tel toit. 25. A cet égard, force est de constater que la décision de l’EUIPO du 29/01/2016 (pièce 6) , qui ne lie d’ailleurs pas l’Institut, ne retient pas le caractère nécessaire, générique ou usuel de l’expression « cool roof » à l’égard de produits des classes 1 et 2, l’office européen se prononçant sur son caractère descriptif, qui n’est ni invoqué ni en tout état de cause démontré dans la présente procédure au jour du dépôt de la marque contestée. 26. Par conséquent, le demandeur n’établit pas qu’au jour du dépôt de la marque contestée, le signe « cool roof france » était la désignation nécessaire, générique ou usuelle des produits cités au paragraphe 16. 27. Ce motif de nullité de la marque contestée n’étant pas fondé, la demande en nullité doit être rejetée.

P AR CES MOTIFS DECIDE Article unique : La demande en nullité NL21-0072 est rejetée.