NL21-0080 Le 16 mars 2022 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 et notamment ses articles L.711-1 à L.711-4, L. 713-2, L.713-3 et L.714-3 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 18 avril 2021, la société EKWI (société à responsabilité limitée à associé unique) (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL21-0080 contre la marque n°19 4 586 113 déposée le 30 septembre 2019, ci-dessous représentée :

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L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A S (le titulaire de la marque contestée), est titulaire, a été publié au BOPI 2020/04 du 24 janvier 2020. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée contre une partie de la marque contestée à savoir : Classe 36 : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». 3. Le demandeur a invoqué deux moyens :

- un motif relatif de nullité, à savoir l’existence d’un risque de confusion avec la marque française EKWI n°10 3 804 739, déposée le 8 février 2011 et régulièrement renouvelée ;

- une atteinte à sa dénomination sociale antérieure EKWI, immatriculée le 9 mars 2012 au registre du commerce et des sociétés de Paris. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriel ainsi que par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 19 mai 2021 et reçu le 26 mai 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations dans le délai imparti 8. Ces observations ont été notifiées au demandeur par courrier recommandé en date du 30 août 2021, reçu le 2 septembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois à compter de sa réception. 9. Le mandataire du demandeur a présenté de nouvelles observations dans le délai imparti. 10. La procédure a été suspendue à l’initiative de l’Institut en l’attente de l’inscription d’une renonciation à la marque contestée. La renonciation irrégulière n’ayant pas été inscrite, la procédure a repris. 11. A la reprise de la procédure, les observations du demandeur ont été transmises au titulaire de la marque contestée le 16 novembre 2021, lequel les a reçues le 18 novembre 2021. Cette notification invitait le titulaire de la marque contestée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.

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12. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut par le titulaire de la marque contestée dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 20 décembre 2021.

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Prétentions du demandeur 13. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait notamment valoir les arguments suivants :

- Les services en cause sont identiques et similaires.

- Les signes dont les trois lettres en attaque sont identiques présentent une ressemblance visuelle ainsi qu’une identité phonétique ; sur le plan intellectuel, les deux marques jouent sur le préfixe «equi-» du latin «aequi» qui signifie «égal», y substituant la lettre «k» à l’ensemble «qu», jouant ainsi sur l’aspect conceptuel du préfixe «equi-»qui évoque les adjectifs «équité», «équitable », «équilibre». En conséquence, le signe verbal EKWEE constitue une imitation de la marque antérieure ainsi que de la raison sociale du même nom. 14. Dans ses premières et dernières observations en réponse, le demandeur réitère son argumentation développée dans son exposé des moyens et répond aux arguments du titulaire de la marque contestée :

- Les différences visuelles sont faibles au regard des similitudes phonétiques et conceptuelles entre la marque contestée et les marques antérieures et raison sociale ;

- La sonorité [wee] se prononce [wi]). Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. D ans ses observations , le titulaire de la marque contestée fait valoir les arguments suivants :

- La marque objet du litige est E EKWEE et non EKWEE ; la marque contestée est déposée sous une forme figurative donc les signes sont différents sur un plan visuel ; phonétiquement elle se prononce «ékwoué» ; - Sur le plan de l’usage, le titulaire de la marque contestée indique que « la marque e ekwee est à la seule disposition d’une association dédiée aux réflexions sociétales numériques, sans la moindre activité commerciale, industrielle ou financière, et par conséquent, il ne propose ni service ni produit ».
- Le titulaire de la marque contestée a proposé de retirer la classe 36 ; une renonciation a été faite auprès du registre national des marques mais n’a pas fait l’objet de la régularisation demandée ; cette renonciation n’a donc pas pu être inscrite.

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II.- DECISION A. S ur le droit applicable 16. La demande en nullité est présentée à l’encontre de la marque n° 19 4 586 113 déposée le 30 septembre 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur, le 11 décembre 2019, de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019. 17. En conséquence, la disponibilité du signe doit être appréciée au regard de la loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt de la marque contestée. 18. Ainsi, conformément à l’article L.714-3 du Code la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4». 19. A cet égard, l’article L. 711-4 du même code dispose notamment que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (…) ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 20. Enfin, l’article L.713-3 du code précité précise que « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». 21. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B- S ur le fond 22. En l’espèce, la demande en nullité de la marque semi-figurative E EKWEE est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la dénomination sociale antérieure EKWI ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure EKWI. 23. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 24. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. 25. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue.

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1- S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la dénomination sociale antérieure EKWI et la marque contestée 26. Il est de jurisprudence constante que la dénomination sociale ne bénéficie d’une protection que pour les activités effectivement exercées par la société et non pour celles énumérées dans ses statuts et ce, au jour du dépôt de la marque contestée (Cass. Com, 10 juillet 2012, n°08- 12.010). 27. Le demandeur fait valoir qu’il exerce sous la dénomination sociale EKWI, les activités suivantes : « courtage d’assurances et de garanties financières ». 28. La marque contestée a été déposée le 30 septembre 2019. Le demandeur doit donc démontrer l’exploitation effective des activités invoquées ci-dessus avant cette date. 29. En l’espèce, la demandeur n’a fourni aucune pièce de nature à démontrer qu’il exploitait effectivement la dénomination sociale EKWI pour les activités de courtage d’assurances et de garanties financières invoquées et visées au paragraphe 27 au jour du dépôt de la marque contestée soit le 30 septembre 2019. 30. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’existence du risque de confusion entre la marque contestée et la dénomination sociale antérieure. 31. En conséquence, la demande en nullité fondée sur la dénomination sociale antérieure EKWI est rejetée. 2 S ur le fondement de l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure EKWI et la marque contestée 32. En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n°19 4 586 113 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque verbale française antérieure n°10 3 804 739.  Sur les services

33. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 34. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de tous les services de la marque contestée, à savoir : « assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».

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35. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants, invoqués par le demandeur : « Consultation en matière d’assurances ; information en matière d’assurances ; services (contrats) relatifs à l’assurance ; services liés aux assurances, aux services de souscription d’assurances, services fournis aux assurés ; courtage en assurances, services de courtage et d’expertise ; administration de polices d’assurances et services de gestion des sinistres, services de règlement des sinistres ; conseils et expertises en matière d’évaluation financière et d’investissement dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques pour la protection des biens et des individus ; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités ». 36. Ne saurait être pris en considération l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel « la marque e ekwee est à la seule disposition d’une association dédiée aux réflexions sociétales numériques, sans la moindre activité commerciale, industrielle ou financière, et par conséquent, il ne propose ni service ni produit » ; en effet, un dépôt de marque doit nécessairement comporter l’énumération des produits et/ou services qu’il a vocation à identifier, déterminant ainsi la portée du droit de marque accordé ; en outre, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure en nullité doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties. 37. En l’espèce, les services d’ « assurances » de la marque contestée constituent une catégorie générale dont relèvent les services de « consultation en matière d’assurances ; information en matière d’assurances ; services (contrats) relatifs à l’assurance ; services liés aux assurances, aux services de souscription d’assurances, services fournis aux assurés ; courtage en assurances » de la marque antérieure. Ces services sont donc identiques ou à tout le moins similaires. 38. Les « services de caisses de prévoyance, estimations financières (assurances) » de la marque contestée sont similaires à l’évidence aux services de « consultation en matière d’assurances ; information en matière d’assurances ; services (contrats) relatifs à l’assurance ; services liés aux assurances, aux services de souscription d’assurances, services fournis aux assurés ; courtage en assurances ». 39. En revanche en n’établissant pas de lien entre les « services bancaires ; services bancaires en ligne ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (banques, immobilier) ; placement de fonds » de la marque contestée et les services invoqués de la marque antérieure, le demandeur ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer au demandeur pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même aucune similarité n’a été démontrée.  Sur les signes

40. La marque contestée porte sur le signe complexe présenté ci-dessous :

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Cette marque a été enregistrée en couleurs. 41. La marque antérieure porte quant à elle sur le signe verbal reproduit ci-dessous : 42. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 43. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. L ’impression d’ensemble produite par les signes 44. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la marque contestée est constituée d’un élément verbal, de la lettre E stylisée, l’ensemble étant représenté dans un carré au fond bleu et la marque antérieure d’un terme reproduit en lettres majuscules. 45. Visuellement et phonétiquement, l’élément verbal EKWEE de la marque contestée et la marque antérieure EKWI présentent de fortes similitudes visuelles ayant trois lettres communes E, K et W et se prononcent de façon identique, la sonorité [wee] se prononçant [wi]. Au regard de ce qui précède, ne saurait être considéré comme pertinent l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la marque contestée se prononcerait «ékwoué». 46. En outre, si les signes se distinguent visuellement et phonétiquement par la présence de de la lettre E stylisée et par la présentation du signe contesté, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces dissemblances (infra points 49 à 51). 47. Conceptuellement, rien ne permet de soutenir comme le soutient le demandeur que les signes évoquent pareillement les adjectifs «équité», «équitable », «équilibre», par leur proximité phonétique avec le préfixe – equi ; les signes en présence n’apparaissant pas porteurs de significations ou évocations particulières, il ne peut en être tiré aucun élément de nature à les différencier. 48. Les signes en présence présentent ainsi des similitudes visuelles et phonétiques importantes générant des ressemblances d’ensemble.

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Les éléments distinctifs et dominants des signes 49. L’élément verbal EKWEE du signe contesté, distinctif au regard des services en cause, y apparaît comme l’élément dominant ; en effet, étant le terme le plus long du signe, il retiendra davantage l’attention du consommateur, la lettre E la précédant ne reprenant que la première lettre de l’élément verbal EKWEE. En outre, la présentation particulière de la marque contestée ne saurait altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément distinctif et dominant EKWEE de la marque contestée. 50. Ainsi, contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, cette présentation n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, comme cela a été démontré précédemment. 51. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 3. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce 52. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 53. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 54. En l’espèce, les services en cause sont susceptibles de s’adresser aussi bien au grand public qu’à des professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dont le degré d’attention est plus élevé. 55. Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 56. Le caractère distinctif de la marque antérieure, n’étant pas discuté, doit donc être considéré comme normal. 4. S ur l’appréciation globale du risque de confusion 57. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.

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58. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services visés aux points 37 et 38, des importantes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. 59. Le fait que certains des services en présence fassent l’objet d’un degré d’attention plus élevé de la part d’une partie du public en cause n’est pas de nature à écarter le risque de confusion. 60. En revanche, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public entre la marque antérieure et la marque contestée en ce qu’elle est enregistrée pour les produits et services visés au point 39. En effet, l’existence d’un risque de confusion présuppose un certain degré de similarité entre les produits et services en cause, lequel n’a pas été démontré en l’espèce. 61. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée nulle pour une partie seulement des services visés par la demande, à savoir les services visés aux points 37 et 38). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL21-0080 est partiellement justifiée. Article 2 : La marque n°19 4 586 113 est déclarée partiellement nulle pour les services suivants : « assurances ; services de caisses de prévoyance, estimations financières (assurances) ».