OPP21-4396 06/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société RENAULT (société par actions simplifiée) a déposé le 1er juillet 2021, la demande d’enregistrement n° 4 781 873 portant sur le signe verbal DACIA UP&GO.

2 Le 23 septembre 2021, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne UP! déposée le 10 décembre 2015 et enregistrée sous le n° 014900518, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 27 avril 2022 les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois accordée par l’Institut. Deux demandes conjointes de prolongation de quatre mois chacune de la durée de la suspension ont été demandées par les parties et acceptées par l’Institut. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 12 mai 2023, au stade où elle se trouvait le 27 avril 2022, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

3 L’opposition est formée contre les produits suivants : « Véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ; boites de vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de véhicules ; capots pour automobiles ; capots de moteurs pour véhicules ; carrosseries pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; châssis pour automobiles ; circuits hydrauliques pour véhicules ; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; disques de freins pour véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; essuie-glaces ; freins de véhicules ; jantes de roues de véhicules ; marchepieds de véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ; pare-brise ; pare-chocs pour automobiles ; pneus ; porte-bagages pour véhicules ; portes de véhicules ; roues de véhicules ; rétroviseurs ; sièges de véhicules ; vitres de véhicules ; volants pour véhicules ; housses de véhicules ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules et moyens de transport; Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau ou sur rail, ainsi que leurs pièces; Véhicules automobiles terrestres; Moteurs et distributions pour véhicules terrestres; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; Châssis pour véhicules; Superstructures pour véhicules; Accouplements pour véhicules terrestres; Amortisseurs de suspension pour véhicules; Ressorts d’amortisseurs pour véhicules; Pneus; Bandages de roues pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules; Véhicules à roues; Moyeux de roues de véhicules; Chambres à air pour pneumatiques; Trousses pour la réparation des chambres à air, Rustines autocollantes pour la réparation de chambres à air de pneumatiques, Clous pour pneus, Chaînes pour la neige; Antidérapants pour pneus de véhicules; Sièges de véhicules; Rétroviseurs; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Installations d’alarme pour véhicules, antivols pour véhicules; Allume-cigares pour automobiles; Véhicules automobiles; Voitures; Camions; Remorques et semi-remorques de véhicules, attelages de remorques pour véhicules; Omnibus; Motocyclettes; Vélomoteurs; Bicyclettes, appareils et installations de transport par câbles; Charrettes, chariots de supermarché, chariots à bagages; Aéronefs; Bateaux, navires; Locomotives; Autobus; Caravanes; Tracteurs; Deux-roues, trottinettes [véhicules]; Télésièges, téléphériques; Fauteuils roulants pour transport de personnes à mobilité réduite; Pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; châssis pour automobiles ; jantes de roues de véhicules ; pneus ; rétroviseurs ; sièges de véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Force est de constater que les « Véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs; moteurs pour véhicules terrestres » se retrouvent en des termes

4 identiques ou très proches dans le libellé de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société déposante. Il s’agit donc de produits identiques. Les « arbres de transmission pour véhicules terrestres ; boites de vitesses pour véhicules terrestres ; capotes de véhicules ; capots pour automobiles ; capots de moteurs pour véhicules ; carrosseries pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; circuits hydrauliques pour véhicules ; coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; disques de freins pour véhicules ; embrayages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; essuie-glaces ; freins de véhicules ; marchepieds de véhicules ; pare-brise ; pare-chocs pour automobiles ; porte-bagages pour véhicules ; portes de véhicules ; roues de véhicules ; vitres de véhicules ; volants pour véhicules ; housses de véhicules » de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Véhicules, appareils de locomotion par terre, par air et par eau ou sur rail, ainsi que leurs pièces » de la marque antérieure dès lors que les premiers, en tant que parties constitutives de véhicules, sont nécessairement destinés à être utilisés avec les seconds. A cet égard, il importe peu que « la marque contestée énumère précisément les pièces détachées protégeables tandis que la marque antérieure vise l’ensemble des pièces détachées, de manière générale, que ce soit pour un véhicule terrestre, d’air ou d’eau » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits identiques à ceux mentionnés dans son libellé car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits similaires, comme c’est le cas en l’espèce. Dès lors, la précision du libellé de la demande d’enregistrement contestée ne saurait faire échapper ces produits à tout lien avec ceux de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DACIA UP&GO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal UP!.

5 La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une esperluette alors que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal et d’un point d’exclamation. Si les signes en cause ont en commun l’élément verbal UP, unique élément verbal de la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes qui pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, la présence des éléments verbaux DACIA et &GO au sein du signe contesté entraîne des différences manifestes de structure et de longueur (trois éléments verbaux et une esperluette totalisant dix caractères pour le signe contesté / un élément verbal de deux lettres suivi d’un point d’exclamation pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, contre un seul temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et finales au sein du signe contesté, en raison de la présence de l’élément verbal DACIA et de l’ensemble &GO, ce qui leur confère une prononciation différente. Contrairement à ce que soutient la société opposante, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’est pas de nature à tempérer ces différences. Si la séquence UP, commune aux deux signes, est certes distinctive à l’égard des produits en cause, elle n’apparaît pas pour autant dominante dans le signe contesté. En effet, le terme DACIA qui la précède et la séquence &GO qui la suit apparaissent tout aussi distinctifs dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils présentent un lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en indique une caractéristique précise, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, l’arrêt de la CJCE du 6 octobre 2005 dans l’affaire LIFE/THOMSON LIFE invoqué par la société opposante, qui concerne expressément le cas où le signe contesté reprend la marque antérieure en y adjoignant la dénomination de l’entreprise du déposant (ce qui n’est nullement le cas en l’espèce), ne trouve pas à s’appliquer dans la présente procédure. En effet, le terme UP, constitutif de la marque antérieure et repris dans la demande d’enregistrement contestée, ne conserve pas une « position distinctive autonome » au sein de

6 cette dernière, dès lors qu’il se trouve fondu dans l’expression UP&GO et qu’il est précédé du terme DACIA dont il n’est nullement établi qu’il constitue la « dénomination de l’entreprise » de la société déposante. Enfin, ne saurait être pris en considération le précédent invoqué par la société opposante tiré d’une décision de l’Institut, dès lors que cette décision, du reste assez ancienne, a été rendue dans des circonstances différentes de la présente espèce. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble existant entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure, dont il ne saurait être perçu comme la déclinaison contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Le signe verbal contesté DACIA UP&GO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure UP!. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante indique « que la marque antérieure UP! a fait l’objet d’une importante campagne de publicité de la part de son propriétaire » et fournit plusieurs articles de presse à cet égard. Cependant, à supposer que cette connaissance du signe UP! soit reconnue au vu des documents fournis, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles et phonétiques précédemment relevées. Par ailleurs, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, telle qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits sont identiques et similaires. CONCLUSION

7 En conséquence le signe verbal DACIA UP&GO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

8 PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée