NL 24-0179 17/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716- 13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

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I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 16 septembre 2024, Monsieur P M (le demandeur) a formé une demande en nullité enregistrée sous la référence NL 24-0179 contre la marque verbale n° 21/ 4769019 déposée le 21 mai 2021 ci-dessous reproduite : L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur A Z est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n°2021-36 du 10 septembre 2021.

2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « Classe 33 : vins d’appellation d’origine protégée ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte à la marque française antérieure CHÂTEAU DES GUNES n°20 /4614306, déposée le 14 janvier 2020 et dont l’enregistrement a été publié au BOPI 2020-38 du 18 septembre 2020. 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse du dépôt. 6. La demande en nullité a été notifiée au mandataire du titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement et consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 31 octobre 2024 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté un jeu d’observations en réponse auquel le demandeur a répondu une fois, dans les délais impartis. 8. La titulaire de la marque contestée n’ayant pas présenté de nouvelles observations ou pièces dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 21 mars 2025. Prétentions du demandeur 9. Dans son exposé des moyens versé à l’appui de cette demande en nullité, le demandeur invoque une atteinte à sa marque antérieure verbale CHATEAU DES GUNES en raison de l’existence de ressemblances visuelles, phonétiques, conceptuelles et géographique entre les marques ; 2

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En outre, il indique que « la proximité des deux marques est susceptible d’induire en erreur les consommateurs » qui pourraient croire à tort que les produits sous la marque « Château Gunes » proviennent du domaine du demandeur ou qu’il existerait un lien commercial entre les deux entreprises. Il demande donc la nullité totale de la marque contestée. 10. Dans ses uniques observations écrites en réponse, le demandeur :

- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée en ce qui concerne les différences visuelles entre les signes ;

- conteste les arguments du titulaire de la marque contestée relatifs au « privilège du tènement » en indiquant que pour prétendre à ce privilège « il faudrait que la marque respecte la référence à ce lieu-dit en respectant son orthographe » ; or le lieu-dit s’appelle effectivement « Les Gunes » sans accent circonflexe ;

- indique exploiter la marque Château des Gunes depuis 1936 ;

- demande une prise en charge de ses frais à hauteur de 600€ et 1000€ au titre des dommages et intérêts. Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses uniques observations en réponse à la demande en nullité, le titulaire de la marque contestée :

- invoque le « privilège du tènement » dans le domaine viticole qui selon la doctrine et la jurisprudence « permet ainsi à l’exploitant de bonne foi de conserver ce nom du lieu-dit et du nom ancien de l’exploitation viticole, et de le déposer à titre de marque pour conforter son droit au nom, nonobstant l’existence de marques antérieures similaires » ;

- indique en ce qui concerne la comparaison des signes en cause que ceux-ci présentent des différences tenant notamment au nombre de termes en présence, à la présence de lettres capitales au sein de la demande contestée à l’inverse de la marque antérieure qui est composée de lettres minuscules. Il ajoute que « l’accent circonflexe a, dans ce dernier cas de figure, une fonction distinctive, en tant que signe discriminant (ou diacritique suscrit), ce qui est précisément l’objectif créatif et distinctif de la marque « CHÂTEAU GÛNES » » ;

- demande le rejet de l’action en nullité ; 3

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— demande que soit mis à la charge du demandeur la somme de 1100€ au titre des frais exposés. II.- DECISION A. S ur le droit applicable 12. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles

L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 13. A cet égard, l’article L.711-3 I, 1° du même code dispose notamment qu’ « est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ». 14. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. 15. A cet égard, le titulaire de la marque contestée invoque l’application du « privilège du tènement », dit « droit au toponyme », en l’espèce « Les Gunes » qui dans le domaine viticole et selon la doctrine et la jurisprudence invoquées par ce dernier permettrait « à l’exploitant de bonne foi de conserver ce nom du lieu-dit et du nom ancien de l’exploitation viticole, et de le déposer à titre de marque pour conforter son droit au nom, nonobstant l’existence de marques antérieures similaires ». Il indique ainsi rapporter suffisamment « la preuve qu’une partie significative de son vignoble porte depuis 240 ans un nom cadastral particulier, il ne peut lui être reproché de faire usage de ce toponyme, et d’avoir déposé la marque contestée ». Il ajoute que « les parcelles cultivées par la société CHATEAU GUGES 1785 appartiennent incontestablement au tènement « Les Gunes », pour un total significatif de 1 ha 03 a 25 ca, sur 3 ha 11 a 06 ca cultivées en vigne, soit 33,20% de la surface totale cultivée » et que l’exploitation du demandeur représentent deux fois moins de parcelles cultivées. Pour appuyer son argument, il évoque notamment la décision de la Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 29 octobre 2019, n° 17/00150. 4

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16. Toutefois, d’une part la décision invoquée est fondée sur des circonstances de faits différentes de celles de la présente espèce (la décision de la Cour d’appel traitant, au regard du privilège de tènement, de la question du caractère distinctif de la marque en question). 17. D’autre part, le fait que les termes « LES GUNES » correspondent au lieu de l’exploitation et bénéficierait du privilège du tènement ne permet pas au titulaire de la marque contestée de déposer ces termes à titre de marque si ceux-ci portent atteinte à une marque antérieure. En effet, dès lors que le nom est déposé à titre de marque, il est soumis au droit des marques et à la recherche éventuelle d’un risque de confusion avec d’autres droits antérieurs pour le consommateur d’attention moyenne. La spécificité viticole alléguée ne dispense en effet en aucune façon les parties d’articuler des moyens en regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle (Cour d’appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 9 mai 2017, n° 16/07144). 18. Les arguments du titulaire de la marque contestée visant à l’application de ce privilège sont donc écartés. B. S ur le fond 19.En l’espèce, la demande en nullité de la marque verbale contestée n° 21/ 4769019 est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure française n° 20 4 614 306. 20. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 21. L’existence d’un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. a) Sur les produits 22. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. 23. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits pour lesquels la marque contestée a été enregistrée, à savoir : « Classe 33 : vins d’appellation d’origine protégée ». 5

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24. La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants invoqués par le demandeur: « vins d’appellation d’origine protégée ». 25. En l’espèce, force est de constater que les produits en présence sont identiques. b) Sur les signes 26. La marque contestée porte sur le signe verbal CHÂTEAU GÜNES reproduit ci-dessous : 27.La marque antérieure porte sur le signe verbal CHÂTEAU DES GUNES ci-dessous reproduit : 28.Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. 29. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.  L’impression d’ensemble produite par les signes 30. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que La marque contestée est composée de deux termes et la marque antérieures de trois termes. 31. Visuellement, phonétiquement et conceptuellement les signes ont en commun les termes CHATEAU et GUNES / GÛNES placés pareillement en attaque et en fin de signe, ce qui leur confère des fortes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel les signes présenteraient des différences en raison de « la présence de lettres capitales au sein de la demande contestée à l’inverse de la marque antérieure qui est composée de lettres minuscules », En effet, la présentation adoptée, des plus banale, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur des produits en cause et donc à écarter tout risque de confusion entre les signes en présence. De même, ne serait être retenu l’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel au sein de la marque contestée la présence d’un accent circonflexe sur la lettre U aurait « une fonction distinctive, en tant que signe discriminant (ou diacritique suscrit), ce qui est précisément l’objectif créatif et distinctif de la marque « CHÂTEAU GÛNES » ». 6

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En effet, un consommateur d’attention moyenne qui n’a pas les deux marques sous les yeux et ne peut procéder à leur comparaison détaillée ne conservera en mémoire qu’une vision des marques en cause réduite à leur élément caractéristique, à savoir le terme GUNES dont la présence d’un accent circonflexe sur la lettre U, sans incidence phonétique, ne serait que faiblement perceptible. 32. Si les signes diffèrent par la présence de l’article DES au sein de la marque antérieure, la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 35 à 38). 33. Ainsi, les signes en cause présentent de fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles générant des ressemblances d’ensemble.  Les éléments distinctifs et dominants des signes 34. Les signes ont en commun un terme proche GÛNES au sein de la demande contestée / GUNES au sein de la marque antérieure. 35. Au sein de la marque contestée, ce terme, présente un caractère dominant et essentiel dès lors que le terme CHATEAU qui le précède est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause dans la mesure où ce dernier sert couramment à désigner une exploitation viticole, et donc le lieu de production des produits. 36. Il en est de même au sein de la marque antérieure en raison du caractère non distinctif du terme CHATEAU tel que précédent évoqué et en raison du caractère accessoire de l’article DES qui vient seulement introduire le terme GUNES. 37. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants. c) Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce  Le public pertinent 38. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. 39. Ce consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 7

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40. En l’espèce et comme soulevé par le titulaire de la marque contestée, les produits en cause étant de consommation courante, le public pertinent est incarné par le consommateur d’attention moyenne, raisonnablement avisé et attentif.  Le caractère distinctif de la marque antérieure 41. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. 42. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. d) Sur l’appréciation globale du risque de confusion 43. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 44. En l’espèce, en raison de l’identité des produits cités au point 24, des fortes ressemblances d’ensemble entre les signes, renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public 45. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour les produits visés par la demande. D- Sur la répartition des frais 46. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 47. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … […] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ; c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il détermine la nature des frais qui peuvent être alloués à la partie gagnante à savoir « Frais exposés au titre de la phase écrite », « Frais exposés au titre de la phase orale » et « Frais de représentation ». 8

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Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 48. En premier lieu, la demande visant à obtenir 1000€ au titre des dommages et intérêts présentée par le demandeur doit être rejetée au regard des dispositions susvisées, l’Institut n’étant pas compétent pour condamner une partie à ce type de frais. 49. En second lieu, le demandeur, représenté par un mandataire, a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité. 50. En outre, le titulaire de la marque contestée, personne physique a présenté un seul jeu d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure a par conséquent donné lieu à un échange entre les parties au cours de la phase d’instruction. 51. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (250 euros) et au titre des frais de représentation (200 euros). PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL 24-0179 est justifiée. Article 2 : La marque n° 21/ 4769019 est déclarée nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement. Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de Monsieur A Z au titre des frais exposés. 9