NL 25-0067 Le 20 janvier 2026 DECISION STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 11 avril 2025, la société RDSN, société à responsabilité limitée (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL25-0067 contre la marque verbale n° 24/5 084 052 déposée le 21 septembre 2024, ci-dessous reproduite :

NL25-0067

L’enregistrement de cette marque, dont Madame A S est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2025/01 du 3 janvier 2025. 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « classe 37 dératisation ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité et se fonde sur une atteinte au nom commercial antérieur BIOCIMEX 3D, en raison de l’existence d’un risque de confusion. Le demandeur invoque également le motif absolu de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ». 4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. 5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courriel et par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt. 6. La demande a été notifiée au mandataire ayant procédé au rattachement, lequel a consenti à recevoir les notifications uniquement par voie électronique, par notification électronique mise à disposition le 20 mai 2025 et reçue le même jour, date de sa première consultation sur le Portail des marques. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse et produire toute pièce qu’il estimerait utile dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu une fois, dans le délai imparti. 8. Le demandeur ayant expressément indiqué qu’il ne souhaitait pas présenter de nouvelles observations en réponse dans le délai d’un mois qui lui était imparti, les parties ont alors été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 30 octobre 2025. Prétentions du demandeur 9. D ans son exposé des moyens , le demandeur revendique notamment : Sur le motif relatif : Le demandeur précise que son, gérant du demandeur à la présente demande en nullité, exerce une activité de lutte contre les nuisibles, dératisation et désinfection depuis juillet 2020 sous le nom commercial BIOCIMEX 3D (pièce 1) et qu’il a ensuite cédé son fonds de commerce, comprenant le nom commercial précité au demandeur (pièces 2 à 4) ; il précise également qu’un site Internet sous le nom de domaine www.biocimex3d.com a été ouvert et qu’il est le principal vecteur de ralliement de la clientèle. 2

NL25-0067

Il en conclut que son gérant puis le demandeur font état d’une utilisation continue et reconnue de la clientèle du nom commercial BIOCIMEX 3D. Il fait valoir d’une part que la marque contestée porte sur le même signe BIOCIMEX que son nom commercial et d’autre part que la marque contestée a été déposée en classe 37 pour des services de dératisation. En outre, il précise que le titulaire de la marque contestée est président de la SAS BIOCIMEX notamment pour des activités identiques aux siennes, à savoir les prestations de dératisation, désinsectisation et désinfection (pièces 6 et 8). Par ailleurs, il considère que sa marque a une portée non seulement locale, son site Internet constituant le principal vecteur de ralliement de la clientèle. Il fait également valoir que l’enregistrement frauduleux de la marque BIOCIMEX contrarie ses projets dans sa volonté de construire un réseau de franchisés sous l’enseigne BIOCIMEX sur l’ensemble du territoire national. Sur le motif absolu : Le demandeur considère que le titulaire de la marque contestée est manifestement de mauvaise foi et relève les points suivants :

- il entend selon toute vraisemblance monnayer l’abandon de ses droits sur la marque BIOCIMEX lorsque le demandeur en aura revendiqué l’usage exclusif ;

- le titulaire de la marque contestée est domicilié en centre d’affaires à Paris et ne dispose d’aucuns locaux tandis que sa dirigeante est domiciliée à Reims ;

- les numéros de téléphone figurant sur le site Internet du titulaire de la marque contestée sont inactifs ;

- le titulaire de la marque contestée a été créé avec un capital de 100€ laissant penser qu’il ne dispose d’aucun matériel ou équipement pourtant indispensable à son activité ;

- l’immatriculation de cette société, le dépôt du nom de domaine www.biocimex.com et l’enregistrement de la marque BIOCIMEX paraissent relever d’une simple stratégie malicieuse pour lui extorquer des sommes en contrepartie de l’abandon de tous droits. Le demandeur sollicite la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 3000€ pour la défense de ses intérêts et 600€ au titre des frais de procédure exposés. Le demandeur a produit les pièces suivantes : 1) Avis SIREN DEVERNOIS 2) Extrait K-BIS RDSN 3) Acte de cession de fonds de commerce 4) Extrait BODDAC cession de fonds de commerce 5) Extrait site Internet BIOCIMEX 3D 6) extrait kbis BIOCIMEX 7) extrait BOPI marque BIOCIMEX 8) statuts BIOCIMEX 9) EXTRAIT SITE Internet BIOCIMEX 3

NL25-0067

4

NL25-0067

10. D ans ses premières observations en réponse , le demandeur complète ses observations comme suit :

- Il maintient que les numéros de téléphone de la société BIOCIMEX sont inactifs ; en outre, il relève que le seul numéro qui apparaît est celui d’une société américaine ORKIN, basée en Californie (pièces 19 et 20) ;

- Il exerce de manière effective son activité de désinsectisation et dératisation sous enseigne BIOCIMEX depuis 2020, comme en atteste son dernier bilan clos au 31 décembre 2024 (pièce 10) ; ses interventions viennent la plupart du temps de recherches de clients sur Internet, clients laissant des avis en ligne ;

- Il ressort d’un avis en ligne (pièce 11) ainsi que de sites de renseignements économiques (pièces 12 et 13) que le risque de confusion entre la marque contestée et le demandeur est bien réel ;

- Contrairement aux affirmations du titulaire de la marque contestée, l’éloignement géographique ne dissipe par le risque de confusion ; en effet, d’une part il dispose d’une clientèle d’institutionnels, dont des propriétaires fonciers en région parisienne (pièce 14) et d’autre part, il fait de la sous-traitance pour des entreprises au niveau national pour des services d’entretien, de nettoyage et de maintenance (pièce 15) ;

- Son projet de développer un réseau de franchisés, comme en attestent son expert-comptable, l’informaticien en charge du développement du site Internet et un candidat à la franchise (pièces 16 à18), est fortement compromise par l’existence de la marque contestée. Le demandeur a complété ses premières pièces comme suit : 10. bilan 2024 RDSN 11. Avis Google 12. extraits pappers.fr 13. extrait rubypayeur.com 14. email du 17 juillet 2024 15. email du 7 juillet 2025 et facture 16. attestation expert-comptable 17. attestation LE ROUEIM 18. attestation D’ANDREA 19. extrait site BIOCIME-contact 20. extrait Google-coordonnées ORKIN Prétentions du titulaire de la marque contestée 11. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée précise que la société BIOCIMEX exploite la marque contestée (annexes 1 et 2) pour promouvoir des activités de dératisation et de désinfection en région parisienne (annexe 3 : capture d’écran du site web « biocimex.fr ») 5

NL25-0067

Sur l’absence de risque de confusion entre la marque BIOCIMEX et le nom commercial invoqué : Il rappelle que le demandeur est tenu de démontrer que la portée du nom commercial invoqué n’est pas strictement locale s’agissant des activités revendiquées. Il relève les deux points suivants :

- l’absence de preuves d’exploitation du nom commercial, le demandeur se contentant d’attester de l’existence du nom commercial ; Il précise que la seule mention du nom commercial BIOCIMEX 3D sur une capture d’écran non datée d’un site web s’avère manifestement insuffisante pour caractériser une exploitation continue et effective de ce signe dans le cadre d’une activité économique.

- l’absence de démonstration d’une portée excédant le seul cadre local, le demandeur ne versant au débat aucun élément permettant d’établir que le nom commercial invoqué disposerait d’une portée excédant le seul cadre local Il fait valoir les éléments suivants :

- la pièce produite par le demandeur (capture d’écran non datée annexe 4) fait référence à une activité circonscrite dans la région lyonnaise
- il en est de même pour l’ensemble des communications disponibles sur le site Internet de la société RDSN du 16 mai 2025
- cette limitation territoriale ressort également de l’ensemble des supports de communication examinés qui cible exclusivement une clientèle locale (annexe 5)
- la prétendue notoriété du nom commercial sur le territoire national ne saurait être retenue, la simple consultation de ses réseaux sociaux suffit à démontrer l’absence totale de visibilité ou d’impact auprès du public : la page Facebook compte 2 abonnés et son compte Instagram 1 seul (annexe 7) sur l’absence de risque de confusion entre la marque BIOCIMEX et le nom de domaine invoqué Le titulaire de la marque contesté considère que la lecture de la demande en nullité fait entrevoir un second fondement, à savoir l’exploitation prétendue de son nom de domaine. Comme pour le fondement précédent, il considère que le demandeur n’a pas démontré la portée autre que seulement locale du nom de domaine invoqué  sur l’absence de mauvaise foi du titulaire de la marque contestée Il conteste l’argument du demandeur selon lequel il aurait pour intention de tirer un avantage pécuniaire à la renonciation à ses droits sur la marque BIOCIMEX. 6

NL25-0067

Contrairement aux affirmations du demandeur, il fait valoir une activité effective qui repose sur les éléments suivants :

- la société BIOCIMEX est domiciliée à Paris et y exerce son activité indépendamment du lieu de résidence de sa dirigeante
- Des investissements matériels significatifs ont été engagés dès la création de l’entreprise, avec l’acquisition de matériel professionnel, des produits biocides et équipements spécifiques (annexe 9)
- la société a acheté un véhicule utilitaire aménagé pour le transport sécurisé de produits sensibles (annexe 10)
- la société a embauché un salarié qui est désormais titulaire du CQP « technicien applicateur spécialisé dans la lutte contre les nuisibles », certification professionnelle officielle dans le secteur (annexes 11 à 13)
- il est lui-même titulaire de la certification CERTIBIOCIDE, obligatoire pour exercer légalement dans le domaine des activités concernées (annexe 14)
- la société qui dispose d’un compte professionnel (annexe 16) a également recours à un expert- comptable (annexe 15)
- quant au numéro professionnel, celui-ci est actif (annexe 17) Enfin, il sollicite la prise en charge des frais par le demandeur : 600€ au titre de la phase écrite, 100€ pour la phase orale et 500€ pour les frais de représentation. A l’appui de son argumentation, le titulaire de la marque contestée a joint les annexes suivantes : Annexe n°1 : Extrait de la base marque de l’INPI ; Annexe n°2 : Attestation d’immatriculation au RN de la société BIOCIMEX ; Annexe n°3 : Capture d’écran du site web « biocimex.fr » – 16 mai 2025 ; Annexe n°4 : Captures d’écran du site web de la société RDSN – 16 mai 2025 ; Annexe n°5 : Captures d’écran de publications mentionnant « Biocimex 3D » ; Annexe n°6 : Capture d’écran de la page « guide local » du site « biocimex3d » ; Annexe n°7 : Captures d’écran des comptes « Biocimex 3D » sur Facebook et Instagram ; Annexe n°8 : Capture d’écran du site web « biocimex3d » – 31 octobre 2023 ; Annexe n°9 : Factures équipements de la société BIOCIMEX ; Annexe n°10 : Factures équipements véhicule utilitaire de la société BIOCIMEX ; Annexe n°11 : Certificat de Qualification Professionnelle de Monsieur M G ; Annexe n°12 : Certificat Certibiocide Monsieur M G ; Annexe n°13 : Contrat de travail de Monsieur M G ; Annexe n°14 : Certificat Certibiocide Madame A S ; Annexe n°15 : Exemple facture du cabinet d’expertise comptable ; Annexe n°16 : Facture N° 93455755 Monétique commerçant ; Annexe n°17 : Justificatifs fonctionnement du numéro de téléphone de BIOCIMEX. 12. Dans ses deuxièmes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée fait valoir que les nouvelles pièces produites par le demandeur ne permettent pas de démontrer une exploitation effective du nom commercial ; en effet, d’une part elles ne constituent pas des pièces de nature à démontrer un exploitation effective (comme par exemple le bilan comptable) et d’autre part certaines d’entre elles sont postérieures à l’enregistrement de sa marque ; il relève que la seule 7

NL25-0067

référence à une prétendue exploitation antérieure se limite à l’envoi d’un devis dont l’objet reste inconnu, le 16 juillet 2024 (pièces 14) Il soutient l’ancrage uniquement local du nom commercial invoqué par le demandeur en se basant sur la capture d’écran non datée du site Internet du demandeur. Il réitère ses arguments sur l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et le nom de domaine invoqué. Concernant la mauvaise foi dans l’enregistrement de la marque contestée, il s’appuie sur la pièce 19 (capture d’écran de la fiche Google de M^me A S laquelle comporte les avis de clients attestant l’exploitation effective de la marque contestée ; Enfin, il soulève le caractère fallacieux des pièces fournies par le demandeur concernant le numéro de téléphone professionnel. Le titulaire de la marque contestée a ajouté les annexes 18 et 19. II.- DECISION I S ur le motif relatif A. S ur le droit applicable 13. Conformément à l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles

L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 14. A cet égard, l’article L.711-3 du même code dispose notamment qu’« est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : […] 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public […] ». 15. Par ailleurs, l’article 4 de la décision du Directeur n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque précise que : « (…) I.- Le demandeur fournit : 1)°Au titre des indications propres à établit l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses 8

NL25-0067

droits dans le cadre d’une procédure en nullité fondée sur l’atteinte à un ou plusieurs droits antérieurs : (…) e) Si la demande est fondée sur une atteinte à un nom commercial ou à une enseigne : – l’identification du signe par sa désignation ou sa représentation ; – l’indication des activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ;

- les pièces de nature à établir son exploitation par le demandeur et le fait que sa portée n’est pas seulement locale pour les activités invoquées à l’appui de la demande en nullité ; » 16. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B. S ur le fond 17. En l’espèce, la demande en nullité de la marque contestée est fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec un nom commercial BIOCIMEX 3D. 18. Le risque de confusion, au sens des dispositions précitées, s’entend du risque pour le public de croire que les produits, services et activités en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. 19. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits, services et activités, la similitude des signes, le caractère distinctif du signe antérieur et le public pertinent. 20. A cet égard, le risque de confusion doit être examiné au regard des activités effectivement exercées sous le nom commercial et de sa portée non seulement locale et ce, tant au jour du dépôt de la marque contestée qu’au jour où l’Institut statue. 21. Il est de jurisprudence constante que le droit sur le nom commercial s’acquiert par le premier usage public (Cass.com., 3 juillet 2001, n°98-22.995). Le nom commercial ne peut constituer une antériorité opposable au dépôt d’une marque postérieure qu’à la condition qu’il ait donné lieu à une exploitation permanente et stable à compter de son premier usage public et antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée et qu’il bénéficie d’une connaissance sur l’ensemble du territoire national (TGI Paris, 3e ch., 8 juillet 2011, n°09/11931). 22. La portée non seulement locale des signes d’usage doit s’apprécier non seulement au plan géographique mais aussi au plan économique. Ainsi, il faut que le signe soit « effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que cette utilisation ait lieu sur une partie importante de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont tant les acheteurs et les consommateurs que les fournisseurs et 9

NL25-0067

concurrents

»

(CJUE,

29 mars 2011, affaire C-96/09 P § 159 et 160). 23. Le demandeur précise qu’il exerce une activité de lutte contre les nuisibles, dératisation et désinfection depuis juillet 2020 sous le nom commercial BIOCIMEX 3D, dont la portée n’est pas seulement locale. 24. La marque contestée a été déposée le 21 septembre 2024. Le demandeur doit donc démontrer à la fois l’exploitation effective du nom commercial pour les activités invoquées et son rayonnement national avant cette date. 25. Afin de démontrer une telle exploitation, le demandeur fournit :

- Des pièces faisant mention du nom commercial afférant à l’entreprise individuelle de son dirigeant, puis à son immatriculation et au rachat du fond de commerce de l’entreprise individuelle (pièces 2, 3 et 4)
- Une pièce relative à l’exploitation du nom de domaine BIOCIMEX3D en tant que nom commercial (pièce 5 ayant pour objet une capture d’écran de son site Internet non datée consistant en un formulaire de contact pour « intervention urgente dératisation et désinsectisation à Lyon et sa région »)
- Un bilan comptable (pièce 10 portant sur le bilan comptable clos au 31 décembre 2024) ;

- Des échanges de courriel avec un prospect et un client (pièce 14 portant sur des échanges avec un client domicilié à Paris les 16 et 17 juillet 2024 pour l’établissement d’un devis ; pièce 15 portant sur des échanges avec un client domicilié à Villeurbanne les 6 et 7 juillet 2025 concernant une facture émise le 2 décembre 2024) ;

- Des attestations (pièces 16, 17 et 18 ayant pour objet des attestations provenant d’un expert- comptable, de l’informaticien en charge du développement du site Internet datée du 3 août 2025 et d’un candidat au projet de franchise datée au 28 juillet 2025) 26. Or, en l’espèce force est de constater que la pièce 5, qui consiste comme précédemment indiqué en un formulaire de contact extrait du site internet BIOCILEX 3D, n’est pas datée, en sorte qu’elle ne saurait démontrer que ce site a bien été consulté et utilisé pour l’exploitation dudit nom commercial pour des services de dératisation et désinsectisation antérieurement au dépôt de la marque contestée. Par ailleurs, la pièce 10 ayant pour objet le bilan comptable clos au 31 décembre 2024 n’est pas de nature à démontrer un usage réel et effectif du nom commercial pour les activités invoquées, ce document présentant uniquement, comme le soutient à juste titre le titulaire de la marque contestée, la situation financière et patrimoniale du demandeur à la date mentionnée ci-dessus. En outre, la pièce 15 ayant pour objet une facture est datée postérieurement au 21 septembre 2024, tout comme les pièces 17 et 18 ; de surcroît, ces deux dernières pièces, relatant des faits également postérieurs au dépôt de la marque contestée, ne fournissent aucun élément de nature à 10

NL25-0067

démontrer une réelle exploitation du nom commercial, n’étant au demeurant corroborés par aucun autre élément pertinent. La pièce 16, à savoir l’attestation d’un expert-comptable, fait mention d’entretiens relatifs à un projet de franchise, le premier remontant au 1er août 2023, qui ne sauraient toutefois être pertinent pour établir la réalité de l’exploitation du nom commercial. De plus, la pièce 14, seule pièce datée antérieurement au 21 septembre 2024, ne saurait suffire à caractériser une exploitation suffisante, permanente et stable du nom commercial invoqué antérieurement à la date de dépôt de la marque contestée, en ce qu’elle est constituée d’un simple devis, sans aucune pièce complémentaire attestant d’une quelconque concrétisation de celui-ci. Au demeurant, les pièces 5 et 15 (non datées ou datées postérieurement comme précédemment indiqué) font uniquement mention d’interventions à Lyon et sa région, et la pièce 14 qui porte sur un simple devis adressé à un client domicilié à Paris, ne sauraient justifier d’une connaissance du nom commercial sur l’ensemble du territoire national au jour du dépôt de la marque contestée. 27. En conséquence, l’ensemble de ces pièces ne permet pas de démontrer que le nom commercial BIOCIMEX 3D a été utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires pour des services de dératisation et désinsectisation pour une portée non seulement locale, et antérieurement au dépôt de la marque contestée. 28. Le motif fondé sur l’atteinte au nom commercial est donc rejeté. I I S ur le motif absolu de nullité A. S ur le droit applicable 29. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ». 30. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls (…) 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ». 31. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions. B S ur le fond 11

NL25-0067

32. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce. 33. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75). 34. La jurisprudence a pu relever que pouvait notamment constituer un facteur pertinent de la mauvaise foi, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07). 35. Elle énonce en particulier qu’une telle connaissance du demandeur peut être présumée, notamment, lorsqu’il existe une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation (CJUE, 12 septembre 2019, STYLO & KOTON, C-104/18) ou peut encore être déduite du fait que les parties opèrent toutes les deux sur un marché restreint (Cass. com., 2 févr. 2016, n° 14-24.714). 36. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. 37. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité. 38. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21 septembre 2024. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe BIOCIMEX 3D invoqué par le demandeur. 39. Le demandeur affirme que le titulaire de la marque contestée entend selon toute vraisemblance monnayer l’abandon de ses droits sur la marque BIOCIMEX lorsque le demandeur en aura revendiqué l’usage exclusif ; l’immatriculation de la société exploitant la marque contestée, le dépôt du nom de domaine www.biocimex.com et l’enregistrement de la marque BIOCIMEX paraissant relever d’une simple stratégie malicieuse pour lui extorquer des sommes en contrepartie de l’abandon de tous droits. 12

NL25-0067

En outre, il considère qu’aucun élément ne permet de démontrer que le titulaire de la marque contestée a débuté une exploitation effective. 40. Le titulaire de la marque contestée conteste l’argument du demandeur selon lequel il aurait pour intention de tirer un avantage pécuniaire à la renonciation à ses droits sur la marque BIOCIMEX et fait valoir une activité effective en s’appuyant sur les pièces 9 à 17. 41. Or, il ne peut être déduit des seuls éléments tenant à l’immatriculation de la société exploitant la marque contestée, au dépôt du nom de domaine www.biocimex.com et à l’enregistrement de la marque BIOCIMEX, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage par le demandeur du signe antérieur BIOCIMEX au jour du dépôt de la marque contestée. 42. Ainsi, il n’est pas démontré que le titulaire de la marque contestée avait connaissance, au jour de son dépôt, de l’usage antérieur du signe invoqué par le demandeur, ou à tout le moins qu’il n’aurait pu en ignorer l’existence. 43. En tout état de cause, à supposer même qu’une telle connaissance puisse être reconnue, le demandeur ne démontre pas en quoi le titulaire de la marque contestée aurait, au jour du dépôt contesté, le 21 septembre 2024, agi dans l’intention de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité, présente ou future ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue. 44. En effet, le demandeur procède uniquement par voie d’affirmations, alléguant que le titulaire de la marque contestée « entend selon toute vraisemblance monnayer l’abandon de ses droits sur la marque BIOCIMEX » sans fournir aucune pièce permettant de justifier ses allégations, et notamment une éventuelle demande de monétisation de la part du titulaire de la marque contestée. La prétendue absence d’activité du titulaire de la marque contestée ne permet pas davantage d’établir une intention frauduleuse de sa part, étant au demeurant observé que ce dernier a au contraire transmis des éléments de nature à démontrer l’exploitation effective de la marque contestée. 45. Dès lors, les éléments produits par le demandeur ne permettent pas de caractériser la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de celle-ci. 46. En conséquence, la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée n’ayant pas été démontrée, la demande en nullité est rejetée sur ce fondement. Conclusion 47. En conséquence, la demande en nullité est rejetée sur l’ensemble des motifs invoqués par le demandeur à savoir : - L’atteinte au nom commercial antérieur BIOCIMEX 3D (point 28) - Le dépôt effectué de mauvaise foi (point 46) 13

NL25-0067

I II S ur la répartition des frais 48. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ». 49. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : (…) b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ». Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ». 50. En l’espèce, le demandeur sollicite la prise en charge des frais par le titulaire de la marque contestée à hauteur de 3000€ pour la défense de ses intérêts et 600€ au titre des frais de procédure exposés ; tandis que le titulaire de la marque contestée a quant à lui sollicité la prise en charge des frais par le demandeur : 600€ au titre de la phase écrite, 100€ pour la phase orale et 500€ pour les frais de représentation. 51. En l’espèce, le titulaire de la marque contestée doit être considéré comme partie gagnante dès lors que la demande en nullité a été rejetée dans son intégralité de sorte que l’enregistrement de sa marque n’a pas été modifiée par la décision de nullité. 52. Par ailleurs, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties, lesquelles sont toutes les deux représentées par un mandataire. Le titulaire de la marque contestée a présenté deux jeux d’observations en réponse à la demande en nullité. Le demandeur, relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises, a exposé les frais nécessaires à la présentation de sa demande ainsi qu’à ceux liés à une réponse aux observations du titulaire de la marque contestée. En outre, aucune phase orale n’a été tenue. 53. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du demandeur (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros). 14

NL25-0067

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en nullité NL25-0067 est rejetée. Article 2 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société RDSN, au titre des frais exposés. 15