OP25-2393 22/01/2026 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FAMIGLIA CARUSO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 9 avril 2025 la demande d’enregistrement n°25 5 137 417 portant sur le signe figuratif FAMIGLIA CARUSO. Le 2 juillet 2025, la société DOLCIARIA ACQUAVIVA S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure figurative de l’Union européenne CARUSO CON LIEVITO NATURALE, déposée le 19 février 2020 et enregistrée sous le n° 018197894, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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La titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure CARUSO CON LIEVITO NATURALE n° 018197894 pour les produits invoqués. Toutefois, la marque antérieure ayant été enregistrée le 26 juin 2020 et la demande d’enregistrement contestée ayant été déposée le 9 avril 2025, la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée. La demande de preuves d’usage a ainsi été rejetée par l’Institut. En outre, le 17 octobre 2025, le titulaire de la demande d’enregistrement a effectué un retrait partiel sur la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Le 24 novembre 2025, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques ». Suite au retrait partiel effectué par les titulaires de la demande d’enregistrement, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Café ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao ; boissons à

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base de café ; boissons à base de thé; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation), à savoir services de restauration (pizzeria) ; hébergement temporaire ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Croissants; Brioches; Produits de boulangerie; Crèmes glacées, desserts; Tartes; Gâteaux-éponges; Produits de la pâtisserie; Snacks salés; Pain; Levure mère; Pâte feuilletée; Crème anglaise ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Services de restauration (alimentation), à savoir services de restauration (pizzeria) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, les premiers pouvant avoir pour objet certains des seconds. En effet, certains des seconds, à savoir les produits cuisinés ayant fait l’objet d’une préparation, peuvent être proposés dans le cadre des services de la marque antérieure Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société déposante, les produits de la marque antérieure ne sont pas exclusivement « vendus individuellement dans des boulangeries ou dans des grandes surfaces pour que le consommateur puisse les consommer ultérieurement » de sorte que « les circuits de distribution et modes de fonctionnement de ces produits et services [sont] différents », dès lors que les produits de la marque antérieure, tels que les « Crèmes glacées, desserts; Tartes; Gâteaux-éponges; Produits de la pâtisserie » de la marque antérieure sont des produits alimentaires pouvant être proposés dans le cadre de services de restauration de la demande contestée, notamment dans la carte des desserts. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les produits et services « Café ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; hébergement temporaire ; services d’hébergement hôtelier ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FAMILIGLIA CARUSO, reproduit ci- dessous :

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Ce signe est déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe figuratif CARUSO CON LIEVITO NATURALE, reproduit ci- dessous : Ce signe est enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux représentés en couleur et dans une police d’écriture particulière, et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux et d’un élément figuratif représentés en couleurs. Les signes en présence ont en commun le terme CARUSO, ce qui crée des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les signes. Les signes diffèrent par la présence du terme FAMIGLIA en attaque et de la représentation du signe dans une police particulière de couleur au sein du signe contesté, ainsi que par la présence des éléments verbaux CON LIEVITO NATURALE, d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la

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marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination CARUSO apparait distinctive au regard des produits et services visés. Cet élément présente également un caractère essentiel au sein des signes en présence. En effet, au sein de la demande contestée, l’élément CARUSO apparaît comme l’élément dominant dès lors que le terme FAMIGLIA, qui sera compris par le consommateur comme la traduction italienne du terme « famille » de par sa proximité visuelle et phonétique avec ce terme, ne présente qu’un caractère accessoire et ne retiendra pas l’attention de ce dernier à titre de marque. Ce terme ne fait qu’introduire l’élément verbal CARUSO, contrairement à ce qu’affirme la société déposante et le met ainsi en exergue. En effet, le fait que le signe déposé soit composé d’un terme italien ne conduit pas nécessairement le consommateur à percevoir ce terme comme distinctif et dominant dès lors qu’il s’agit d’un terme visuellement et phonétiquement proche de son équivalent français, de sorte qu’il sera compris y compris par le consommateur « moins confronté aux marques à consonances italiennes qu’[aux] marques à consonances francophones ou anglophones ». Dès lors, le terme FAMIGLIA n’apparait pas distinctif et dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. A cet égard, sont sans incidence les décisions de l’Institut ou de la Cour d’appel de Pairs invoquées par la société déposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. En outre, la présentation des éléments verbaux dans une police particulière de couleur n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux. De même, au sein de la marque antérieure, les éléments verbaux CON LIEVITO NATURALE ne sont pas susceptibles de retenir l’attention du consommateur, de par leur taille de faible importance, leur présentation en caractères plus clairs, ainsi que leur positionnement en seconde ligne. La présence d’un élément figuratif et de couleurs n’est pas non plus de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors qu’ils n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme CARUSO. En effet, l’élément figuratif représentant un croissant apparait dépourvu de caractère distinctif ou faiblement distinctif au regard des produits de la marque antérieure en cause (consistant en des produits de boulangerie et de pâtisserie), contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté FAMIGLIA CARUSO est donc similaire à la marque figurative antérieure CARUSO CON LIEVITO NATURALE.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité entre les produits et services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services reconnus similaires. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, et ce malgré la proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, que le signe figuratif FAMIGLIA CARUSO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation), à savoir services de restauration (pizzeria)». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.