FAITS ET PROCEDURE La Société M&B est propriétaire de la Marque « BONY », enregistrée à l’INPI depuis 1982, et régulièrement renouvelée, pour la classe 33 ; cette marque est notamment utilisée pour la commercialisation d’un PASTIS à l’étranger ; La Société MARDI s’est vue concédée la licence exclusive de cette marque par la Société M&B, notamment pour le TOGO et exporte en conséquence, de manière régulière, auprès de plusieurs clients dans ce pays, des bouteilles de PASTIS BONY ; La Société MARDI a appris fortuitement que deux Sociétés concurrentes : la Société « DISTILLERIE GIRARD », SARL de CARPENTRAS, laquelle a d’ailleurs sollicité l’enregistrement de la marque « BONNI » auprès de l’INPI, et la Société PICARD PERE ET FILS, SA, de CHAGNY, Société Mère de la précédente, exportent et commercialisent, notamment au TOGO, une marque de PASTIS contrefaisante « BONNI » ; ces deux entreprises ont choisi comme revendeur et exportateur de leurs produits la Société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE de PARIS ; Cette Société achète ses stocks de PASTIS BONNI pour les revendre au TOGO, notamment aux clients de la Société MARDI ; A la suite de mises en demeure infructueuses adressées aux Sociétés impliquées dans la contrefaçon, afin qu’elles radient et cessent d’utiliser la marque « BONNI », estimant être victime de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, les sociétés B&M et MARDI ont fait assigner les sociétés « D GIRARD », PICARD Père & Fils et F.A.N., par actes des 7 et 8 mars l995, aux fins de les entendre condamnées pour des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, à les indemniser du préjudice subi, à savoir à payer les sommes suivantes :

- 67 492, 20Frs, au titre de la livraison du PASTIS BONNI au 07/12/1994 ;

- 135 273, 40Frs, ou titre de la livraison du PASTIS BONNI du 02/02/1996 . 800.000Frs, à titre de dommages et Intérêts en réparation du préjudice commercial ; outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et le paiement de la somme de 25.000Frs en application de l’article 700 du N.C.P.C, elles sollicitent que soit ordonnée la radiation de la marque BONNI du registre des marques ; La société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE répond à son tour le 26 septembre 1995 en soulevant une exception d’incompétence et de nullité de la saisie-contrefaçon du 13 février 1995 ; sur le fond elle conclut au débouté et sollicite la somme de 35.000Frs au titre des frais irrépétibles ; La société PICARD Père et Fils conclut à sa mise hors de cause le 6 novembre 1995, faisant valoir qu’elle ne fabrique ni ne commercialise le pastis litigieux ; La Société Distillerie GIRARD conclut en réponse le 6 novembre 1995 aux fins de nullité de la saisie-contrefaçon opérée le 8 février 1995 ; sollicite à titre reconventionnel la déchéance de la marque « BONY » et conclut au débouté des demandes principales ; elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de la demande de la société MARDI fondée sur la

contrefaçon ; à titre subsidiaire elle soutient que les faits de concurrence déloyale distincts ne sont pas prouvés ; elles réclame enfin la somme de 30.000Frs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ; Par écritures en réplique, les demanderesses principales réclament en outre la paiement des sommes de :

- 51.298, 80 Francs au titre de la vente par la Distillerie SOCIETE « DISTILLERIE GIRARD » à la société F-A-N- de Pastis BONNI, selon facture du 7 décembre 1994.

- 26.268, 00 Francs au titre de la vente par la Distillerie SOCIETE « DISTILLERIE GIRARD » à la société F-A-N- de Pastis BONNI, selon facture du 9 décembre 1994.

- 135.273, 40 Francs, au titre de la vente par la société F-A-N- aux Etablissements MALAIKA, selon facture du 24 Janvier 1995.

- 51.298, 80 Francs, au titre de la vente par la Distillerie SOCIETE « DISTILLERIE GIRARD » à la société F-A-N- du 16 Janvier 1995 (facturel2.298).

- 50.112, 00 Francs, au titre de la vente par la Distillerie SOCIETE « DISTILLERIE GIRARD » à la société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE du 16 Janvier 1995 (facture 12.299).

- 67.492, 20 Francs, au titre de la vente par la société F-A-N- aux Etablissements LA MASCOTTE, du 6 décembre 1994.

- 800.000 Francs, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice commercial subi de l’atteinte à la notoriété de la marque, à la crédibilité des sociétés MARDI et M- &.B. et de la contrefaçon. Chacune des parties a maintenu ses prétentions et arguments jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.

DECISION Sur l’exception d’incompétence : Attendu que la FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE – inversant l’ordre logique dans lesquelles les exceptions doivent être examinées par le tribunal – soutient que la saisie- contrefaçon effectuée le 13 février 1995 serait nulle et que mettant en cela à néant la demande fondée sur la contrefaçon de marque, ce tribunal ne serait plus compétent pour statuer que sur la seule prétention en concurrence déloyale qui relèverait de la compétence du tribunal de commerce de Paris ; Mais attendu que la demande trouve sa cause juridique dans le fondement tiré de la contrefaçon de marque, que le tribunal de grande instance dispose de par la loi d’une compétence exclusive d’attribution pour trancher un tel litige ; que quel que soit le sort réserve à la saisie-contrefaçon – dont on soulève ici la nullité – ce tribunal demeure saisi de la demande en réparation, fondée sur le droit des marques, dont il doit apprécier le

bien ou le mal fondé au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans qu’un débouté éventuel, dont on voudrait préjuger, puisse atteindre sa compétence d’attribution ; Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception ; Attendu que ce tribunal n’apparaît compétent que des demandes portant sur les seuls faits de contrefaçon et de concurrence déloyale perpétrés en France ; Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 13 février 1995 : Attendu que le procès-verbal de saisie-contrefaçon a été dressé le 13 février 1995, que cette date n’est pas contestée ; Attendu que l’assignation introductive d’instance a été signifiée le 8 mars 1995, qu’ainsi le délai de quinze jours prescrit à cause de nullité de plein droit, sans avoir à justifier d’un quelconque grief, par les dispositions de l’article L716-7 du CPI alinéa 3 ; Attendu que ledit procès-verbal ne peut qu’être déclaré nul ; Sur la recevabilité de la demande de la société MARDI : Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la société MARDI est bénéficiaire d’un contrat de licence d’exploitation accordé par la société M&B à compter du 1^er août 1991 puis reconduit le 1^er février 1994 ; Mais attendu, comme le soutient la SOCIETE « DISTILLERIE GIRARD », que les faits de contrefaçon qui lui sont reprochés à l’instance remontent aux 7 décembre 1994 et 16 janvier 1995, dates des factures de livraisons d’alcool à la société FRANCO AFRICAINE DE NEGOCE ; Qu’à ces dates le contrat de licence – lequel n’a été publié au registre français que le 24 février 1995 – n’était pas opposable aux tiers et donc à la défenderesse ; Qu’en conséquence le société MARDI n’apparaît pas recevable – en sa demande fondées sur la contrefaçon dont elle prétend être victime ; Sur la mise hors de cause de la société PICARD Père et Fils : Attendu qu’il n’est pas démontré que la société PICARD Père et Fils, société mère de la société « DISTILLERIE GIRARD » mais personne morale distincte, ait participé tant à des faits de contrefaçon de marque, en fabriquant ou commercialisant notamment du pastis sous la marque BONNI, qu’à des faits de concurrence déloyale ; Qu’il y a lieu de la déclarer hors de cause ;

Attendu cependant que l’équité ne commande pas, pour des raisons économiques de faire droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; SUR LE FOND : Attendu qu’il sera répondu dans un premier temps aux prétentions reconventionnelles en déchéance formées par les sociétés défenderesses, l’appréciation par le tribunal de ces moyens de défense pouvant mettre en cause – au moins pour partie – les prétentions principales ; Sur la déchéance de la marque BONY : Attendu que la demande reconventionnelle en déchéance a été présentée aux termes d’écritures signifiées le 6 novembre 1995 par la SOCIETE « DISTILLERIE GIRARD », que celle-ci – tirant argument des dispositions de l’article 714-5 du CPI – soutient que la marque « BONY » n’a pas été exploitée pendant une période ininterrompue de cinq années ; Attendu que les sociétés M&B et MARDI répliquent en avançant qu’elle rapportent la preuve de l’exploitation de la marque litigieuse dans la classe de produits visée dans le dépôt ; Sur le régime applicable et la recevabilité : Attendu que s’agissant d’un renouvellement de marque du 26 avril 1992, dont le dépôt remonte au 27 avril 1982 auprès de l’INPI, le problème relatif à la déchéance se pose au regard de deux régimes juridiques différents prévus par deux lois successives :

- d’une part la loi du 31 décembre 1964 qui prévoit en son article 11 qu'« est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande de déchéance » ;

- d’autre part la loi du 4 janvier 1991, qui dispose dans son article 27 (devenu l’article 714-5 du Code de la propriété intellectuelle institué par la loi du 2 juillet 1992) : « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans » ; Attendu que le régime prévu par l’article 714-5 du CPI a produit effets à partir du 28 décembre 1991, date de l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 qui ne comporte pas de dispositions transitoires ; Qu’il sera fait application pour ce qui a trait aux effets des dispositions de la loi du 4 janvier 1991 à une situation née antérieurement à la date de son entrée en vigueur, des principes généraux du Droit français et notamment celui qui est édicté dans l’article 2 du Code civil : « La loi ni dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif » ;

Attendu qu’en l’espèce la marque « BONY » a été renouvelée le 26 avril 1992, que la demande en déchéance a été notifiée par conclusions du 6 novembre 1995, qu’ainsi une partie de la période de non-exploitation invoquée par la société « DISTILLERIE GIRARD » s’est déjà écoulée avant l’entrée en vigueur du nouveau régime de la loi du 4 janvier 1991, que dans le respect du principe de non rétroactivité de la loi nouvelle, ce régime édicté par l’article 714-5 du CPI doit, pour la computation du délai de non- exploitation, prendre en compte la période antérieure ; Attendu que le principe de non rétroactivité, qui a pour corollaire l’effet immédiat de la loi nouvelle, poursuit une double exigence : veiller à ne pas porter atteinte aux droits antérieurement acquis, et à ne pas aggraver la situation du propriétaire de la marque protégée, dans le présent ; Attendu que le régime nouveau modifie les conditions de la déchéance de la marque permettant notamment que celle-ci puisse être acquise à un moment antérieur à la date de la demande de déchéance ; Attendu qu’il convient, dans le respect des principes rappelés ci-dessus, de faire application des dispositions nouvelles en limitant leurs effets aux sanctions édictées sous l’empire de la loi du 31 décembre 1964 : à savoir ne pas faire remonter la déchéance à une date antérieure à la demande ; Attendu que la demande reconventionnelle sera examinée sur ce fondement légal ; Sur la déchéance : Attendu sur le fond de la demande en déchéance, qu’il appartient à la société M&B de rapporter la preuve de ce qu’il a été a fait un usage sérieux de la marque « BONY », pour les produits de la classe 33 visés à l’enregistrement et pendant les cinq années qui ont précédé la demande en déchéance, soit entre le 6 novembre 1990 et le 6 novembre 1995 ; Attendu qu’elle verse aux débats une simple attestation d’un dirigeant de la société SUPREX aux termes de laquelle ladite société aurait vendu des spiritueux et apéritifs sous la marque BONY au cours des années 1985 à 1994 ; que ce seul docu