FAITS ET PROCEDURE La société MACADAM qui exploite au […] un fonds de commerce d’habilleur-chemisier à l’enseigne MACADAM est titulaire de la marque MACADAM, déposée le 18 décembre 1991 et enregistrée sous le n 1 712 485 pour désigner en classe 25 les vêtements y compris les souliers, les bottes et les pantoufles. Après avoir fait procéder le 8 décembre 1992 au siège de la société INOVA FRANCE à LA VERRIE (Vendée) à la saisie contrefaçon de chaussures et de boites portant la dénomination « MACADAM TAM T », elle a, par actes des 15 et 21 janvier 1993, fait assigner en contrefaçon de sa marque MACADAM, INOVA titulaire d’une marque complexe « MACADAM TAM T » déposée en 1989 et enregistrée sous le n 1 624 399 pour protéger « la totalité des produits entrant dans les classes 14, 18 et 25 », ainsi que la société HOLDING STYLNOVA. Elle sollicitait, outre des mesures d’interdiction et de publication, la radiation de la marque MACADAM TAM T et une provision de 2 millions de francs à valoir sur la réparation de son préjudice à déterminer après expertise. INOVA et STYLNOVA ont conclu la nullité de la saisie contrefaçon (autorisée sur le fondement de la loi du 31 décembre 1964 alors que celle-ci avait été abrogée) et au débouté des demandes formées à leur encontre en soutenant notamment que M TAM T, constituant un tout indivisible, ne contrefaisait pas MACADAM. Reconventionnellement, elles ont demandé la déchéance pour non exploitation de la marque MACADAM, et réclamé que leur adversaire soit condamnée à leur payer les sommes de 60.000 et 40.000 F à titre de dommages-intérêts respectivement pour concurrence déloyale et pour procédure abusive. C’est dans ces circonstances qu’est intervenu le jugement entrepris qui a :

- annulé la saisie contrefaçon du 6 janvier 1993,
- rejeté l’exception de déchéance,
- dit qu’en déposant la marque MACADAM TAM T le 19 décembre 1989 pour les tissus, produits textiles, vêtements, chaussures, chapellerie, sans l’autorisation de la société MACADAM la société INOVA avait commis des actes de contrefaçon de la marque MACADAM n 1 712 485,
- annulé le dépôt de la marque MACADAM TAM T en ce qu’elle visait les produits ci- dessus,
- interdit à INOVA et à STYLNOVA de faire usage cette marque,
- condamné INOVA à payer à MACADAM la somme de 50.000 F à titre de dommages- intérêts et celle de 5.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- autorisé MACADAM à faire procéder à trois mesures de publication aux frais des sociétés défenderesses dans la limite d’un coût global de 36.000 F HT. INOVA et STYLNOVA, ayant interjeté appel, poursuivent la réformation intégrale du jugement. Elles font valoir essentiellement qu’elles ont découvert, depuis l’audience du Tribunal, que la marque dont leur adversaire s’était prévalue en indiquant l’avoir déposée le 18 décembre 1991 en renouvellement de dépôts antérieurs de 1981 et 1972, n’avait pas,

en réalité, fait l’objet d’un dépôt en renouvellement valable et devait être considérée comme ayant donné lieu en 1991 à un nouveau dépôt. Elles exposent qu’en conséquence la marque de leur adversaire n’est pas opposable à la marque MACADAM TAM T déposée en 1989 et qu’elle en constituerait même la contrefaçon. Elles prient à ce titre la Cour de prononcer la nullité de cette marque et de leur allouer une indemnité de 450.000 F. Elles réclament en outre que leur adversaire soit condamnée à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes de 350.000 et 250.000 F respectivement pour concurrence déloyale et procédure abusive. MACADAM admet dans ses dernières écritures que le dépôt du 18 novembre 1991 doit être considéré comme un premier dépôt, mais soutient qu’il n’en demeure pas moins que le dépôt de la marque MACADAM TAM T effectué par les appelantes est illicite comme ayant porté atteinte à son nom commercial. Elle prie la Cour de confirmer sur ce fondement le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le dépôt de la marque MACADAM TAM T et en ce qui concerne les mesures d’interdiction et de publication, de condamner ses adversaires à lui payer la somme de 2 millions de francs à titre de dommages intérêts du chef de l’usurpation du nom commercial et de débouter les appelantes de toutes leurs demandes reconventionnelles. Les parties sollicitent chacune l’application à leur profit des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DECISION Considérant qu’il n’est plus contesté que la marque MACADAM, n’ayant pas été renouvelée en temps voulu, doit être réputée avoir fait l’objet d’un premier dépôt en 1991 ; que le jugement ne pourra qu’être réformé en ce qu’il a dit qu’INOVA, en déposant la marque MACADAM TAM T en 1989, avait commis des actes de contrefaçon de la marque MACADAM ; Considérant que, dans ses dernières écritures devant la Cour, MACADAM soutient que « STYLNOVA et INOVA en déposant la marque MACADAM TAM T se sont rendues coupables d’usurpation du nom commercial de la société MACADAM » ; que les appelantes font valoir que cette demande est irrecevable comme nouvelle en appel ; qu’en toute hypothèse, l’intimée qui exploite une seule boutique à PARIS, ne démontre pas l’existence d’un risque de confusion entre son nom commercial et la marque qu’elle incrimine ; qu’elle sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer illicite le dépôt de cette marque, et à voir prononcer sa nullité ainsi que des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication ; Considérant qu’en revanche INOVA est fondée à soutenir que le dépôt en 1991 de la marque MACADAM pour désigner les mêmes produits de la classe 25 constitue la

contrefaçon de sa marque complexe MACADAM TAM T, dont elle reproduit le premier terme, lequel est détachable de l’ensemble, et possède à lui seul la capacité d’exercer la fonction distinctive de la marque dont il constitue en outre l’élément « vedette » ; que par voie de conséquence devra être annulé l’enregistrement de la marque MACADAM n 1.712.485 déposée le 18 décembre 1991 ; Considérant que le préjudice subi de ce chef par INOVA (STYLNOVA ne justifiant d’aucun droit sur la marque MACADAM TAM T) sera équitablement réparé, dans les circonstances particulières à l’espèce et en l’absence de toute démonstration d’un dommage commercial, par l’allocation d’une somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts ; Considérant que les sociétés appelantes versent aux débats une photographie qu’elles ont fait prendre le 7 avril 1993 à l’intérieur de la boutique exploitée par MACADAM à PARIS, photographie où figure, présentée sur une étagère de la boutique, une boite de chaussures M TAM T où les mots « TAM T » ont été masqués ; que la date du cliché est confirmée par une lettre du même jour adressée à INOVA par le gérant de MACADAM dans laquelle celui-ci qualifie d’inadmissibles les circonstances dans lesquelles cette photographie a été prise sans son accord et malgré ses protestations ; qu’INOVA et STYLNOVA prient la Cour de :

- « Dire et juger qu’en exposant dans son magasin une boite de chaussures appartenant aux sociétés INOVA FRANCE et HOLDING STYLNOVA, et en en masquant les mots »TAM T", la SARL MACADAM s’est par un fait distinct de la contrefaçon, livrée à un acte de concurrence déloyale,
- Condamner en conséquence la SARL MACADAM à payer aux sociétés INOVA FRANCE et HOLDING STYLNOVA la somme de 350.000 F au titre de la concurrence déloyale" ; Considérant que l’action en concurrence déloyale que les appelantes ont jugé bon d’exercer ici ne saurait prospérer dès lors qu’elles ne démontrent pas avoir subi un quelconque trouble commercial et en tout cas ne justifient en rien de l’étendue du préjudice dont elles réclament réparation ; Considérant que les appelantes reprochent à leur adversaire de leur avoir dissimulé, ainsi qu’au tribunal, un jugement du 23 juin 1993, qui avait dit que sa marque MACADAM, n’ayant pas été régulièrement renouvelée, devait être considérée comme ayant fait l’objet en 1991 d’un premier dépôt ; qu’elles soutiennent avoir ainsi été victimes d’une véritable escroquerie au jugement et réclament une somme de 250.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Mais considérant que l’intimée fait valoir qu’elle avait interjeté appel du jugement du 23 juin 1993 qui n’était donc pas définitif au moment où le présent litige est venu à l’audience du tribunal ; que même si elle a été déboutée de son appel contre ce jugement et si le pourvoi formé contre cet arrêt a été en définitive rejeté le 18 juin 1996, elle a pu en engageant et poursuivant la présente instance se tromper de bonne foi sur la nature et

l’étendue de ses droits ; qu’il n’y a pas lieu de la condamner aux dommages intérêts pour procédure abusive réclamés par les appelantes ; Considérant que INOVA et STYLNOVA réclament une somme de 150.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l’équité commande que leur soit allouée pour leurs frais irréptibles de première instance et d’appel une indemnité de 30.000 F ; PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et ajoutant : Dit qu’en déposant le 18 décembre 1991 la marque MACADAM, enregistrée sous le n 1 712 485 pour désigner des produits de la classe 25 la société MACADAM a contrefait la marque MACADAM TAM T déposée en 1989 par la société INOVA France ; En conséquence : Annule l’enregistrement de la marque MACADAM ci-dessus mentionnée ; Dit que le présent arrêt sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour transcription au Registre national des marques ; Condamne la société MACADAM à payer à la société INOVA FRANCE la somme de 20.000 F à titre de dommages intérêts ; La condamne en outre à payer aux sociétés INOVA FRANCE et HOLDING STYLNOVA la somme de 30.000 F pour leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société MACADAM aux entiers dépens de première instance et d’appel.