FAITS ET PROCEDURE La société STIEFEL LABORATORIES, ci-après dénommée STIEFEL, expose qu’elle a déposé le 21 octobre 1988 la marque ZEASORB n 1 494 934, renouvelée le 26 août 1998, pour désigner des produits compris dans la classe 5 et notamment les produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâtres et matériel pour pansements. Cette marque est exploitée par la société LABORATOIRES STIEFEL, distributeur exclusif d’une préparation médicale commercialisée sous forme de poudre destinée à soigner les irritations de la peau et prévenir les mycoses. Ayant constaté que la société COLOPLAST avait déposé le 24 juin 1996 la marque COMFEEL SEASORB sous le n 96 631 219 qui vise des produits de la classe 5 à savoir les bandes et pansements à usage médical et chirurgical, les matières à usage médical pour panser les blessures, et que cette marque était utilisée par la société LABORATOIRES COLOPLAST, les sociétés STIEFEL ont assigné ces deux sociétés, après de vains pourparlers, en contrefaçon de marque et en nullité de la marque COMFEEL SEASORB sur le fondement des articles L.713-2, L.713-3, L.711-4, L.714-3 et L.716-1 du Code de la propriété intellectuelle et en payement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts au profit de chacune, des mesures d’interdiction et de publication étant également sollicitées ainsi que la somme de 30 000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Les sociétés COLOPLAST, après avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande formée par la société LABORATOIRES STIEFEL au motif qu’elle ne justifierait pas de sa qualité de licenciée de la société STIEFEL ni de l’existence d’un préjudice propre, sollicitent la déchéance de la marque ZEASORB avec effet au 28 décembre 1996 pour les produits autres que les produits hygiéniques, la demanderesse n’apposant ce signe que sur ces produits et plus particulièrement sur des déodorants. S’agissant de ces derniers, elles en contestent la similarité avec les produits visés dans l’enregistrement de la marque COMFEEL SEASORB, affirmant notamment que les pansements vendus sous cette marque sont délivrés exclusivement sur ordonnance, ainsi que l’existence d’un risque de confusion dès lors que l’adjonction du terme COMFEEL serait suffisante pour dissiper un tel risque. Elles réclament chacune la somme de 40 000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société STIEFEL dénie l’intérêt à agir des défenderesses en déchéance de la marque ZEASORB ainsi que le bien fondé de cette demande en ce qu’elle vise les produits pharmaceutiques, estimant que la poudre servant à combattre la transpiration que les LABORATOIRES STIEFEL commercialisent est un produit dermatologique qui entre dans la catégorie des produits pharmaceutiques. Elle ajoute que la preuve de l’exploitation de la marque ZEASORB résulte de son référencement dans le dictionnaire VIDAL ainsi que de diverses brochures. Elle fait observer que le produit commercialisé sous la marque COMFEEL SEASORB est visé sous la même rubrique du dictionnaire VIDAL que la poudre absorbante ZEASORB, à savoir celle des « Produits de soins, d’hygiène et de santé ». La société LABORATOIRES STIEFEL précise qu’elle agit sur le fondement de la

concurrence déloyale. Les sociétés STIEFEL ont porté à 300 000 francs leurs demandes de dommages-intérêts.

DECISION I – SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR Attendu que les défenderesses soutiennent que la société LABORATOIRES STIEFEL est irrecevable à agir faute par elle de justifier de l’existence d’un contrat de licence publié au registre national des marques et, en tout état de cause, d’un préjudice qui lui est propre. Mais attendu que la société LABORATOIRES STIEFEL qui commercialise en France les produits revêtus de la marque ZEASORB ainsi que cela résulte des documents produits justifie de son intérêt à agir aux côtés du titulaire de la marque sur le fondement de la concurrence déloyale aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle est susceptible de subir du fait de la diffusion de produits sur lesquels est apposée la marque COMFEEL SEASORB ; que la fin de non-recevoir sera, en conséquence, rejetée. II – SUR LA DEMANDE EN DECHEANCE Attendu que la société STIEFEL fonde son action en contrefaçon sur les droits qu’elle détient sur la marque ZEASORB depuis le 21 octobre 1988 et qui a été déposée pour désigner les produits suivants : produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ; produits diététiques pour enfants et malades ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles. Attendu que la défenderesse sollicite la déchéance des droits de la société STIEFEL sur l’ensemble de ces produits, à l’exception des produits hygiéniques, sur le fondement de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne par la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services désignés durant une période ininterrompue de cinq ans. Attendu que la société STIEFEL objecte que la société COLOPLAST n’est recevable à agir en déchéance à son encontre que pour les produits et services visés au dépôt qui font l’objet de son activité ; qu’elle considère que les défenderesses n’ont pour objet ni la fabrication ni la vente de "produits vétérinaires, de substances diététiques, de matières à

plomber les dents et pour empreintes dentaires, de produits pour la destruction des animaux nuisibles, de fongicides ou d’herbicides". Attendu qu’aux termes de l’article L.714-5 précité, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; que la société COLOPLAST est titulaire de la marque COMFEEL SEASORB qui désigne les bandes et pansements à usage médical et chirurgical ainsi que les matières à usage médical pour panser les blessures ; qu’elle a pour activité l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation, la commission, la consignation et la fabrication de tous produits, appareils et systèmes d’assistance médicale ; qu’elle n’est donc pas recevable, au vu de ces produits déposés et de cette activité, à solliciter la déchéance des droits de la société STIEFEL sur sa marque pour les produits vétérinaires, les produits diététiques pour enfants et malades, les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ainsi que les préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, tous étrangers à son activité. Attendu que pour justifier d’un usage sérieux de sa marque pour les produits pharmaceutiques et les désinfectants, la société STIEFEL argue de la commercialisation en pharmacie d’une poudre servant à combattre la transpiration qui serait, d’après elle, un produit hygiénique entrant dans la catégorie des produits pharmaceutiques et ayant des propriétés désinfectantes. Attendu que les produits pharmaceutiques peuvent se définir comme des produits relatifs à la science des remèdes et des médicaments ; qu’ils répondent à un besoin curatif ou préventif de certaines maladies ; que la poudre commercialisée sous la marque ZEASORB ne relève pas de cette catégorie de produits dès lors qu’elle ne vise pas à prévenir ou à traiter une maladie, l’excès de transpiration ne constituant pas une maladie ; que d’ailleurs, il ressort des extraits du dictionnaire VIDAL que la société STIEFEL verse elle-même aux débats que cette poudre absorbante conseillée pour lutter « contre la transpiration des pieds, des mains et des aisselles » est répertoriée au chapitre « hygiène corporelle et cosmétologie » du titre « Produits de soins, d’hygiène et de santé » ; qu’elle n’y figure pas comme un désinfectant ; qu’elle n’a pas pour objet de détruire les germes pathogènes. Attendu que s’agissant des emplâtres et du matériel pour pansements, la société STIEFEL ne fournit aucun document établissant la réalité de l’exploitation de sa marque pour de tels produits. Attendu que faute par la société STIEFEL de démontrer l’usage sérieux de la marque ZEASORB pour les produits pharmaceutiques, les emplâtres, le matériel pour pansements et les désinfectants, la déchéance de ses droits sur cette marque doit être prononcée en ce qu’elle désigne ces produits ;

qu’aucun acte d’exploitation n’étant justifié pour la période allant du 28 décembre 1991, date d’entrée en vigueur de la loi dont est issu l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, au 28 décembre 1996, il y a lieu de prononcer la déchéance à cette date, l’usage de la marque postérieurement au 28 décembre 1996 n’étant pas établi. III – SUR LA CONTREFAÇON Attendu que la société STIEFEL fonde son action sur les articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Attendu que la marque incriminée COMFEEL SEASORB ne présentant pas une identité parfaite avec la marque opposée ZEASORB, il y a lieu d’examiner si les conditions de la contrefaçon par imitation sont remplies. Attendu que l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : (…) b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » Attendu que la marque ZEASORB a été déposée pour désigner les produits sus énoncés ; que la marque COMFEEL SEASORB vise les bandes et pansements à usage médical et chirurgical, les matières à usage médical pour panser les blessures. Attendu qu’il convient de rechercher si les produits figurant dans l’enregistrement de cette marque sont similaires à ceux protégés par la marque ZEASORB avant d’examiner, en cas de similarité avérée, si celle-ci est susceptible d’entraîner un risque de confusion entre les deux signes en présence. 1 – Sur la similarité des produits Attendu que sont similaires les produits qui, en raison de leur nature ou de leur destination, peuvent être attribués par les consommateurs à la même origine. Attendu que les bandes et pansements à usage médical, les matières à usage médical pour panser les blessures sont similaires aux produits pharmaceutiques, aux emplâtres et au matériel pour pansements ainsi qu’aux désinfectants dès lors qu’ils ont en commun de répondre à des besoins particuliers et d’être réservés à des personnes dont l’état de santé requiert des soins ainsi que d’être vendus dans des pharmacies ou dans des lieux de vente réservés à des professionnels de la santé ; qu’en revanche, ces produits ne sont pas similaires aux produits hygiéniques qui ne sont pas destinés à soigner mais à améliorer le bien être corporel ;

qu’ils ne sont pas davantage similaires aux produits diététiques pour enfants et malades destinés à maintenir ou à rétablir un équilibre nutritionnel et qui ne répondent pas aux mêmes besoins ; qu’il en va de même pour les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires qui s’entendent de substances employées exclusivement dans le cadre de soins de stomatologie ou d’orthodontie et qui sont mises en #uvre par des spécialistes auprès desquels ils sont directement commercialisés ; qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les produits visés au dépôt de la marque COMFEEL SEASORB et les produits vétérinaires et les préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles qui sont différents par leur nature et leur destination. 2 – Sur la contrefaçon Attendu que la déchéance des droits de la société STIEFEL sur la marque ZEASORB pour les produits pharmaceutiques, les emplâtres et le matériel pour pansements et les désinfectants prenant effet au 28 décembre 1996, il échet d’examiner si les faits de contrefaçon incriminés sont établis pour la période allant du 24 juin 1996, date du dépôt de la marque COMFEEL SEASORB, au 28 décembre 1996. Attendu que la marque COMFEEL SEASORB se compose de deux termes séparés l’un de l’autre ; que la présence du terme COMFEEL, qui est dépourvu de signification en langue française et n’est pas non plus évocateur dans cette langue des produits visés au dépôt de la marque litigieuse, n’a pas pour effet de fondre le signe SEASORB dans un tout indivisible ; que ces deux termes sont porteurs de la distinctivité de la marque ; que la demanderesse est donc fondée à soutenir que le mot SEASORB est protégeable en lui-même. Attendu que le signe SEASORB ne se distingue de la dénomination ZEASORB que par la substitution de la lettre Z par la lettre S ; que ces deux consonnes ont une sonorité très proche et un graphisme également voisin de sorte que les deux marques opposées présentent une ressemblance tant phonétique que visuelle résultant de l’identité des six autres lettres qui les composent et qui sont déclinées dans le même ordre. Attendu que l’usage de la dénomination SEASORB est de nature à engendrer une confusion dans l’esprit du public n’ayant pas dans le même instant les deux termes sous les yeux et qui peut attribuer aux produits revêtus de la marque incriminée une origine commune à ceux de la demanderesse ; qu’il suit que la contrefaçon par imitation est réalisée pour la période allant du 24 juin au 28 décembre 1996.

IV – SUR LES MESURES REPARATRICES Attendu que la société STIEFEL ayant perdu ses droits sur la marque ZEASORB pour les produits énumérés ci-dessus à la date du 28 décembre 1996, il ne saurait être fait droit aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ni à la demande de nullité de la marque COMFEEL SEASORB. Attendu que l’atteinte aux droits privatifs de la société STIEFEL sur la marque dont elle est titulaire sera justement réparée par l’allocation de la somme de 20 000 francs ; que la société LABORATOIRES STIEFEL qui ne commercialise sous la marque ZEASORB qu’une poudre absorbante contre la transpiration ne verse aux débats aucun document de nature à établir le préjudice qu’elle a subi durant ces six mois du fait de l’utilisation de la marque COMFEEL SEASORB par la société LABORATOIRES COLOPLAST pour la diffusion de pansements à usage médical ; qu’elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages-intérêts. V – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’eu égard à la nature de la décision rendue, il n’apparaît pas nécessaire d’en ordonner l’exécution provisoire. VI – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société STIEFEL la somme de 12 000 francs au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la fin de non-recevoir. Prononce la déchéance des droits de la société STIEFEL LABORATORIES sur la marque ZEASORB n 1 494 934 avec effet au 28 décembre 1996 en ce qu’elle vise les produits pharmaceutiques, les emplâtres, le matériel pour pansements et les désinfectants. Rejette la demande en déchéance pour le surplus des produits visés dans l’enregistrement de la marque ZEASORB. Dit que du 24 juin au 28 décembre 1996, les sociétés COLOPLAST et LABORATOIRES COLOPLAST ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque ZEASORB en ce qu’elle vise les produits pharmaceutiques, les emplâtres, le matériel pour pansements et les désinfectants et ce, au préjudice de la société STIEFEL LABORATORIES.

En conséquence, Condamne in solidum les sociétés COLOPLAST et LABORATOIRES COLOPLAST à verser à la société STIEFEL LABORATOIRES la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ou sa contre-valeur en euros. Déboute la société LABORATOIRES STIEFEL de ses demandes. Dit que le présent jugement sera transmis à l’INPI sur réquisition du greffier pour transcription sur le registre national des marques. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne in solidum les défenderesses à verser à la société STIEFEL LABORATORIES la somme de 12 000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ou sa contre-valeur en euros. Rejette toute autre demande. Condamne les défenderesses aux dépens qui pourront être recouvrés par la SCP SALANS HERTZFELD & HEILBRONN, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.