TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Novembre 2006 3^e chambre 2^e section N’RG: 05/10790

DEMANDERESSE S.A. MARC LAURENT 21 rueBlanqui 93400 ST OUEN représentée par M^e Michèle MERGUI, Cabinet MANDEL MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.275 DEFENDERESSE S.A. ESPRIT DE CORP FRANCE […] représentée par M^e Tania KERN, du Cabinet BAKER et McKENZIE avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.445 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, signataire de la décision Véronique R, Vice-Président Michèle P, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 20 Septembre 2006 tenue en audience publique devant,Claude V juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé publiquement – Contradictoire en premier ressort

Faits et procédure La société MARC LAURENT qui a pour activité, sous l’enseigne CELIO, la fabrication et la commercialisation de vêtements masculins est titulaire des marques suivantes:

— la marque française figurative déposée le 28 août 1996 et enregistrée sous le n" 96 639 734,
- la marque internationale figurative déposée le 15 octobre 1997 et enregistrée sous le n° 670 269,
- la marque française semi-figurative « C » déposée le 15 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 251 368,
- la marque française semi-figurative « CELIO » déposée le 6 septembre 1999 et enregistrée sous le n° 99 818 783,
- la marque internationale semi-figurative « CELIO » déposée le 17 février 2000 et enregistrée sous le n° 731 256, chacune de ces marq ues désignant notamment les vêtements et les chaussures. Elle a constaté que la société ESPRIT DE CORP France, qui développe également son activité dans le domaine du prêt à porter, exploitait sur le site Internet www.esprit.com une étoile à cinq branches identique aux marques figuratives ci- dessus visées. Une mise en demeure de cesser l’usage de ce signe étant restée sans effet, la société MARC LAURENT a fait dresser un constat le 22 juin 2005 montrant que la société ESPRIT DE CORP utilise l’étoile à cinq branches pour identifier son « club » de clients fidélisés auxquels elle propose une carte reproduisant également le signe en cause. Par acte en date du 15 juillet 2005, elle a assigné la société ESPRIT DE CORP en contrefaçon. Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 17 mai 2006, elle demande de dire et juger qu’en reproduisant le signe " * "à l’identique, la société ESPRIT DE CORP a commis des actes de contrefaçon par reproduction des marques française et internationale n° 96 639 734 et 670 269 sur le fond ement de l’article L 713-2 et subsidiairement sur le fondement de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle demande en conséquence de prononcer les mesures d’interdiction et de publication usuelles en pareille matière et de condamner la société ESPRIT DE CORP à lui payer la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre la condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 7 juillet 2006, la société ESPRIT DE CORP oppose l’irrecevabilité de la société MARC LAURENT à agir sur le fondement de la marque internationale n° 670 269 laquelle ne désigne pas la France, demande de prononcer sa mise hors de cause en ce qu’elle n’est ni le titulaire, ni l’exploitant du site internet www.esprit.com, la preuve n’étant pas rapportée de ce que les cartes de membre du club Esprit seraient disponibles en France et de prononcer la nullité de la marque française n° 96639734 faute de caractè re distinctif. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Motifs de la décision Sur l’exception d’irrecevabilité: Attendu que la marque internationale n° 670 269 a é té déposée par la société MARC LAURENT le 18 mars 1997, sous priorité de la marque française n° 96 639 734 dont cette société est également titulaire; que cette seconde marque, qui ne désigne pas l’ensemble des produits et services visés par la marque française, ne désigne pas la France; qu’étant titulaire de ladite marque internationale, la société MARC LAURENT est recevable à agir sur le fondement de celle-ci; que l’argument invoqué relatif au périmètre de la protection, concerne le fond du droit et sera donc examiné ci-après; Sur la demande de mise hors de cause: Attendu que la responsabilité de la société défenderesse dans la commission des actes de contrefaçon reprochés relève également du fond du droit de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause avant tout examen des faits incriminés; Sur la nullité de la marque française n° 96639734: Attendu que cette demande reconventionnelle est fondée sur les dispositions de l’article L 711-1 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que: " La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale…'"; que la défenderesse soutient que l’étoile à cinq branches n’est pas apte à distinguer les produits et services de la société demanderesse par rapport à ceux de ses concurrents sur le marché; qu’il s’agit d’un simple astérisque non stylisé, correspondant à un signe de ponctuation qui n’est pas susceptible d’appropriation et doit demeurer à la libre disposition du public; qu’elle souligne qu’il existe plus de 15 000 marques comportant une étoile ou un astérisque et ajoute que l’usage qu’elle en fait est celui d’un renvoi pour annoncer les points mentionnés au dessous dudit astérisque; Attendu que la société MARC LAURENT oppose les décisions rendues par la Chambre de Recours de l’OHMI ne sont pas pertinentes, la marque en cause étant une marque française et non communautaire; que l’absence d’originalité du signe ne saurait constituer un motif de nullité, le droit conféré par la marque étant un droit d’occupation et non de création et que le signe considéré est parfaitement arbitraire pour désigner des vêtements; Attendu ceci étant posé, que la marque dont la société MARC LAURENT est titulaire n’est pas un astérisque ainsi que prétendu, ce signe de ponctuation se caractérisant par le fait qu’il s’agit d’une étoile à six branches alors que le dessin en cause n’en comporte que cinq, chacune de ces branches étant représentée par un trait épais résultant clairement d’un dessin, au demeurant relativement irrégulier dans le positionnement des angles séparant les branches les unes des autres; qu’il est incontestable que ce signe n’est ni nécessaire, ni usuel pour désigner des vêtements quand bien même il existe un certain nombre de marques enregistrées constituées ou à tout le moins comportant un signe semblable dans ce domaine

d’activité; que la société défenderesse n’étant pas titulaire des marques en cause, n’est pas recevable à les invoquer au soutien d’une demande en nullité Que cette demande sera donc rejetée.

Sur la contrefaçon:

Attendu que la marque internationale ne visant pas la France, il y a lieu, en application du principe de territorialité qui gouverne le droit des marques de débouter la société MARC LAURENT de ses demandes sur ce fondement; Attendu que la demande en contrefaçon de la marque française est fondée tant sur les dispositions de l’article L 713-2 que subsidiairement sur celles de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l’usage incriminé du signe " * « , reproduit à l’identique, porte sur les mentions »e*Club« et » "join for free!" l’ensemble de cette dernière mention figurant dans un bandeau rouge; que s’agissant d’utilisations qui ne constituent pas des usages isolés du signe en cause, lequel se trouve inclus dans des formules indivisibles, il y a lieu de faire application des dispositions du second des textes visés, ce qui suppose, pour que la contrefaçon soit réalisée, que la demanderesse établisse l’existence d’un risque de confusion; Attendu qu’il n’est pas sérieusement discutable que la société ESPRIT DE CORP utilise ce signe pour promouvoir la vente de vêtements au travers de l’instauration d’une carte de fidélité, les possesseurs de cette carte constituant le « e Club » ESPRIT qui permet notamment de bénéficier de bons d’achats ainsi que le précise le règlement; qu’ainsi les produits visés par la marque et par le signe litigieux sont donc bien identiques et à tout le moins similaires par destination; Attendu que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, auditive et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en retenant les éléments distinctifs et dominants; Attendu que dans l’expression «   »join for free!"", le signe, figurant en couleur rouge alors que la marque opposée n’est pas déposée en couleur, ne constitue pas l’élément dominant de l’ensemble ainsi constitué, le consommateur moyen étant amené le cas échéant à retenir le slogan en lui même, sans porter une attention particulière à l’étoile qui le précède; Attendu qu’il en va de même dans la formule "e*Club" dès lors que le signe, place au centre ne se prononce pas et que visuellement, il apparaît assez négligeable dans l’ensemble ainsi constitué ; Attendu que le constat d’huissier montre que la société défenderesse fait la promotion de cette carte sur le site internet www.esprit.com ; que par ailleurs, il ne peut sérieusement être discuté que les formulaires d’adhésion à cette carte sont effectivement distribués en France dans les magasins à l’enseigne ESPRIT;

Qu’ainsi le consommateur normalement attentif et avisé sera-t-il naturellement porté à considérer qu’il adhère au club-client ESPRIT sans le mettre en relation avec la marque de la société MARC LAURENT qui utilise ce signe de façon isolée ou associé à la marque CELIO ou à la lettre C dans la marque C ; Qu’en conséquence, la contrefaçon n’est pas réalisée; Sur les autres demandes : Attendu que la société MARC LAURENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ; qu’il serait inéquitable que la société ESPRIT DE CORP supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile. Par ces motifs Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’irrecevabilité et la demande de mise hors de cause, Déboute la société ESPRIT DE CORP France de sa demande de nullité de la marque française n° 96639734, Déboute la société MARC LAURENT de l’ensemble de ses demandes, Condamne la société MARC LAURENT à payer à la société ESPRIT DE CORP France la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens de l’instance.