M. Jacques A est titulaire de la marque française “ ANTI FLIRT”, déposée le 8 février 1990 sous le numéro 1574599 en classes 3: savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices…, ainsi qu’en classes 16, 18, 20, 24, 25 et 28. Cette marque est exploitée par la société ANTI-FLIRT, fondée par M. Jacques A en 1981, laquelle est spécialisée dans la création et la commercialisation de lingerie féminine. La société américaine BEAUTYBANK est une filiale du groupe ESTEE LAUDER spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques et de parfumerie, notamment sous des marques incluant le terme “FLIRT”, et en particulier les marques communautaires “POWER-FLIRT” et “BIG FLIRT”. La société BEAUTYBANK a sollicité le rachat partiel de la marque pour les produits de la classe 3 par lettres recommandées en dates des 13 décembre et 27 décembre 2006 auprès de la société ANTI-FLIRT qui a refusé. C’est dans ces circonstances que la société BEAUTYBANK a par acte du 13 mars 2007 assigné M. Jacques A devant ce tribunal pour demander la déchéance partielle de la marque “ANTI FLIRT”pour absence d’exploitation pour les produits de la classe 3 pendant au moins 5 ans sur le fondement de l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle. La société ANTI-FLIRT est intervenue volontairement à l’instance dans la mesure où elle exploite la marque “ANTI FLIRT” pour son activité commerciale. Dans ses dernières écritures, la société BEAUTY BANK demande:

- de constater que la marque française ANTI-FLIRT enregistrée sous le n° 1574599 pour les produits de la classe 3 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant 5 ans en France,
- en conséquence, prononcer la déchéance partielle des droits de Monsieur A sur la marque
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en contrefaçon de marques POWER FLIRT et BIG FLIRT
- dire que la société BEAUTY BANK n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque ANTIFLIRT
- dire que la société BEAUTY BANK n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société ANTI-FLIRT et de Monsieur A.

-ordonner l’inscription de la décision sur le RNM de l’INPI
-ordonner l’exécution provisoire

— condamner les défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle prétend que la société ANTI-FLIRT ne commercialise que des articles de prêt-à-porter, et que cette marque n’a jamais été exploitée pour des produits de la classe 3 depuis son dépôt en 1990; Elle considère que la demande reconventionnelle en contrefaçon de la marque ANTIFLIRT par les marques POWER FLIRT et BIG FLIRT est irrecevable car sans lien suffisant avec la demande principale, subsidiairement, elle soutient qu’il n’y a pas contrefaçon. Sur la demande de concurrence déloyale, elle soutient que l’action en déchéance est un droit et ne peut constituer un acte de concurrence déloyale, que les défenderesses ne peuvent lui reprocher des actes qui ne sont qu’éventuels et qu’enfin, elles ne peuvent valablement soutenir que la marque ANTIFLIRT est une marque de renommée. Dans leurs dernières écritures, Monsieur Jacques A et la société ANTI-FLIRT demandent au Tribunal:

- de rejeter les demandes de BEAUTYBANK, à titre reconventionnel:

- de constater que les marques communautaires POWER-FLIRT et BIG FLIRT contrefont la marque ANTI FLIRT,
-ordonner la condamnation de la société BEAUTYBANK au paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts, sauf à parfaire au bénéfice de Monsieur A,
-dire que la société BEAUTYBANK a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société ANTIFLIRT,
-ordonner sa condamnation à lui payer la somme de 500.000 euros de dommages et intérêts,
-la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elles soutiennent que les produits exploités par la société ANTI-FLIRT sous la marque « ANTI FLIRT» qui sont des produits de lingerie sont, pour le consommateur moyen, similaires aux produits désignés en classe 3 Elles prétendent que les marques POWERFLIRT et BIG FLIRT reprennent le même concept d’associer un qualificatif au terme «FLIRT» et désignent des produits identiques à ceux commercialisés sous la marque «ANTI FLIRT », ce qui crée un risque de confusion.

Ces actes de contrefaçon seraient constitués même en cas de déchéance de la marque « ANTI FLIRT » en classe 3 dans la mesure où les produits de classe 3 et les produits de classe 25 seraient des produits similaires. Elles considèrent que l’action en déchéance partielle de la marque ANTI FLIRT intentée par la société BEAUTYBANK constitue un acte de concurrence déloyale, dans la mesure où ANTI FLIRT serait une marque notoire et où cette action aurait été intentée uniquement pour nuire aux intérêts économiques de la société ANTI-FLIRT en exploitant à son tour la marque ANTIFLIRT.

I – sur la déchéance de la marque ANTI FLIRT. L’article L 7 14-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose: “Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.” En l’espèce, il est établi que Monsieur A a déposé la marque ANTI FLIRT le 8 février 1990 notamment pour des produits de la classe 3. Il ressort de l’extrait Kbis de la société ANTIFLIRT que Monsieur A est Président de la société ANTI FLIRT qui a pour activité “la fabrication, la vente en gros, demi-gros et détail, l’importation, l’exportation directement à titre d’intermédiaire de tous articles de prêt-à-porter et articles de confection” et qui exploite la marque ANTIFLIRT. Monsieur A et la société ANTI-FLIRT reconnaissent tant dans un courrier du 6 février 2007 adressé à l’avocat de BEAUTYBANK que dans leurs écritures qu’ils n’ont jamais, depuis son dépôt en 1990, exploité la marque ANTI FLIRT pour les produits de la classe 3 et aucune pièce du dossier n’établit d’exploitation de la marque pour des produits de la classe 3. Ils prétendent cependant qu’ils n’encourent pas la déchéance dans la mesure où les produits de la classe 3 sont similaires à ceux de la classe 25 dans l’esprit de la clientèle. Il convient de s’en tenir aux termes de l’article L 7 14-5 qui sont clairs et exigent un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement sans qu’il soit fait mention de produits similaires, de ce fait, l’exploitation pour des produits similaires ne peut être considérée comme un usage sérieux de la marque pour les produits et services visés.

En décider autrement, ne serait pas conforme à l’esprit du texte qui ne consent de monopole sur une marque qu’à condition qu’il y ait une exploitation de cette marque, et dans la mesure où il s’agit d’une atteinte au principe de libre concurrence, cette exploitation ne peut être entendue que de manière restrictive. Dès lors qu’il est établi et reconnu que les défendeurs n’exploitent pas la marque pour les produits et services de la classe 3, il n’est donc pas nécessaire d’apprécier s’il y a similitude ou non entre les produits ou services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux dont il est prétendu qu’ils n’en ont pas fait l’objet, la similitude étant inopérante au regard de l’action en déchéance de marque en ce qu’elle porte sur ces derniers. En outre, les défendeurs ne peuvent valablement faire valoir qu’ils sont en mesure d’échapper à la déchéance au motif qu’ils avaient le projet d’exploiter la marque pour les produits de la classe 3. D’une part, les pièces produites ne permettent pas d’établir la certitude et le sérieux du projet d’exploitation de la marque ANTIFLIRT par les défendeurs pour des produits de parfumerie et cosmétique. D’autre part et surtout, l’article L 714-5 vise un usage sérieux, donc une exploitation en cours et non un projet, aussi abouti soit-il. En l’espèce, les cinq années ininterrompues d’absence d’usage sont établies et reconnues puisqu’il n’y a jamais eu d’exploitation depuis le dépôt en 1991 soit une période ininterrompue d’absence d’usage sérieux de plus de 17 ans. En conséquence, les défendeurs encourt la déchéance partielle de leur marque pour les produits visés par l’enregistrement mais pas pour laquelle la marque n’est pas exploitée. Dans la mesure où la demanderesse limite sa demande de déchéance aux services et produits de la classe 3, il convient de prononcer la déchéance partielle de la marque pour ces seuls services et produits. II – sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention. L’article 70 du code de procédure civile dispose quant à lui que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la demanderesse a sollicité la déchéance partielle de la marque ANTI FLIRT pour les services et produits de la classe 3.

A titre reconventionnel, les défenderesses ont demandé la condamnation de la demanderesse pour contrefaçon de la marque ANTI FLIRT par l’exploitation de marques POWER FLIRT et BIG FLIRT. Dès lors que les défenderesses sont déchues de tous droits sur la marque ANTI FLIRT pour les services et produits de la classe 3, elles ne peuvent plus reprocher à la demanderesse d’avoir contrefait leur marque pour des produits de cette classe, n’ayant plus d’intérêt à agir. S’agissant des services et produits d’autres classes, il n’y a pas de lien suffisant entre une demande de déchéance partielle de la marque ANTI FLIRT pour des produits de la classe 3 et une action en contrefaçon de la marque ANTIFLIRT par des marques POWER FLIRT et BIG FLIRT pour des services et produits d’autres classes dans la mesure où il n’est fait aucunement mention de ces marques dans la demande principale. La demande reconventionnelle en contrefaçon des défenderesses est donc irrecevable faute de lien suffisant avec la demande principale. III – Sur l’absence de concurrence déloyale: Les défenderesses estiment avoir subi un préjudice du fait de l’action en déchéance partielle de leur marque, considérant que l’action engagée par la société BEAUTYBANK vise non pas à lui permettre de récupérer une marque inexploitée mais à interdire aux défenderesses de l’utiliser. Il convient de rappeler que l’action en déchéance prévue par la loi est un droit et le fait de l’engager afin d’utiliser la marque ainsi déchue n’est pas en soi abusif et ne peut en aucun cas constituer un acte de concurrence déloyale, étant précisé que tout acte de concurrence déloyale suppose que les deux parties soient concurrentes ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’une commercialisant des cosmétiques et l’autre de la lingerie féminine. Au contraire, l’action est ouverte à tous ceux qui pourraient y trouver un avantage. Le monopole de la marque est une exception au principe de libre concurrence qui est tempérée par la déchéance encourue à défaut d’exploitation et par le principe de spécialité. Elle est destinée à protéger le commerce et l’investissement du titulaire de la marque pour les produits qu’il exploite, il est donc logique qu’il perde ce monopole s’il ne justifie pas de cette exploitation. Quant à reprocher à la société BEAUTYBANK des actes de concurrence déloyale par l’utilisation de la marque ANTIFLIRT pour des cosmétiques, les défenderesses ne peuvent reprocher des actes qui n’ont pas encore été commis et qui sont simplement susceptibles d’être commis et à ce titre, il est sans intérêt de déterminer si la marque ANTIFLIRT est une marque de renommée.

IV – sur les préjudices. Les défenderesses ayant été déboutées de leurs demandes en contrefaçon et concurrence déloyale, elles seront également déboutées de leur demande de dommages et intérêts sur ces fondements. V – sur les autres demandes. Il convient de faire droit à la demande d’inscription de la décision sur le Registre National des Marques de l’INPI. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société BEAUTYBANK la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort; Constate que la marque française ANTI-FLIRT enregistrée sous le n° 1574599 pour les produits de la classe 3 n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant 5 ans en France, En conséquence, prononce la déchéance partielle des droits de Monsieur A sur la marque française ANTIFLIRT pour les produits de la classe 3, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en contrefaçon des marques POWER FLIRT et BIG FLIRT Ordonne l’exécution provisoire Condamne les défenderesses à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ordonne l’inscription de la décision sur le Registre National des Marques de l’INPI, une fois la décision devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne les défenderesses aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître U Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.