TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3^e chambre 3^e section N°RG: 08/08755 Assignation du 18 Juin 2008 JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2010 DEMANDERESSES S.A.S. BUNSHA […] 59510 HEM S.A.S. KIABI EUROPE […] 59510 HEM Société de droit Belge KIMARK SCA, anciennement dénommée CHOMARK, Intervenante Volontaire, […] 7500 TOURNAI, BELGIQUE représentées par M^e Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E329 DEFENDERESSE S.A. LA HALLE […] représentée par M^e Julien BLANCHARD, de la SELARL M DE CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 09 Novembre 2009 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS La société BUNSHA a déposé la marque CHUT BEBE DORT … n° 3 474 014 le 11 janvier 2007 notamment dans la classe 25 pour désigner les vêtements. Cette

marque est exploitée par la société KIABI EUROPE qui appartient au même groupe que la société BUNSHA. A la fin de l’année 2007, la société BUNSHA a découvert qua la société LA HALLE vend des tee-shirts comportant dans le dos la mention « CHUUTTT… » et sur le devant la mention « BEBE DORT ». Considérant que ces faits portent atteinte à ses droits sur la marque CHUT BEBE DORT…, elle a mis en demeure la société LA HALLE de cesser de commercialiser les tee-shirts litigieux. Cette mise en demeure étant restée sans effet, les sociétés BUNSHA et KIABI EUROPE ont par acte du 18 Juin 2008 assigné devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS la société LA HALLE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par contrat inscrit au Registre National des Marques le 18 novembre 2008, la société BUNSHA a cédé la marque CHUT BEBE DORT… n° 3 474 014 à la société CHOMARK aujourd’hui KIMARK. Le tribunal a donc rabattu l’ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2009 et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre à la société KIMARK de régulariser des conclusions d’intervention volontaire. Dans leurs dernières conclusions du 2 septembre 2009, les sociétés BUNSHA, KIABI EUROPE et KIMARK anciennement dénommée CHOMARK demandent au tribunal de :

- DIRE ET JUGER que la société LA HALLE a commis des actes de contrefaçon de la marque CHUT BEBE DORT… n° 3 474 014 aux dépens des sociétés BUNSHA et KIMARK.

- DIRE ET JUGER que la société LA HALLE a commis des actes de concurrence déloyale aux dépens de la société KIABI EUROPE.

- DIRE ET JUGER la société LA HALLE irrecevable et mal fondée en sa demande reconventionnelle et l’EN DEBOUTER.

— INTERDIRE à la société la société LA HALLE de faire usage de la phrase « CHUT BEBE DORT…» sous quelque forme que ce soit pour désigner des vêtements sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

- ORDONNER la destruction des tee-shirts litigieux aux frais de la société LA HALLE sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir.

- CONDAMNER la société LA HALLE à payer à chacune des sociétés BUNSHA et KIMARK une somme de 25.000 € chacune à titre de dommages et intérêts.

— CONDAMNER la société LA HALLE à payer à la société KIABI EUROPE une somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.

- ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans cinq supports aux choix des sociétés BUNSHA, KIMARK et KIABI EUROPE et aux frais de la société LA HALLE dans la limite de 50.0006 hors taxes.

- CONDAMNER la société LA HALLE à payer aux sociétés BUNSHA, KIMARK et KIABI EUROPE une indemnité de 15.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER la société LA HALLE aux dépens.

- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que les défenderesses ne peuvent prétendre qu’il n’y a pas contrefaçon au motif qu’elles utilisent la phrase CHUT BEBE DORT… à des fins ornementales et humoristiques dès lors qu’une telle utilisation n’est exclusive de contrefaçon de marque que si elle est exclusivement perçue comme telle. En outre, le fait que la phrase appartienne à la culture populaire est sans importance dès lors que la marque est distinctive pour désigner des vêtements. Par ailleurs, les mentions CHUUTTT… et BEBE DORT, même si elles sont reproduites séparément sur les tee-shirts sont destinées à être perçues ensembles. Enfin, les éléments figuratifs représentés sur les tee-shirts litigieux sont sans importance, la phrase CHUUTTT… BEBE DORT étant le seul élément que le public retiendra. Les mêmes faits constituent des actes de concurrence déloyale à l’égard de la société KIABI qui en fait usage pour commercialiser ses vêtements qu’elle est recevable à faire valoir, des faits distincts n’étant pas nécessaires. En réplique à la demande reconventionnelle de nullité de sa marque, la société demanderesse soutient que sa marque est parfaitement distinctive et remplit sa fonction d’identification d’origine commerciale du produit.

Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2009, la société LA HALLE demande au tribunal de: à titre principal,
- prononcer la nullité de la marque n° 3 474 014 pour défaut de distinctivité en conséquence,
- débouter les sociétés BUNSHA, KIABI EUROPE et KIMARK de leurs demandes à titre subsidiaire,
- dire que la société LA HALLE n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque n° 3 474 014
- dire qu’elle n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale à l’égard de KIABI EUROPE

En conséquence,
- débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes à titre infiniment subsidiaire,
- les débouter de leurs demandes indemnitaires en tout état de cause,
- les condamner in solidum à verser à la société LA HALLE la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner en tous les dépens. Au soutien de ses demandes, elle prétend que la marque CHUT BEBE DORT… serait nulle pour défaut de distinctivité au motif qu’elle ne remplirait pas la fonction essentielle de la marque comme étant celle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services marqués, elle soutient que l’expression CHUT BEBE DORT est un slogan humoristique couramment utilisé à des fins ornementales sur les produits destinés aux nouveaux-nés et ne pourra donc pas être perçu d’emblée par les futurs ou jeunes parents comme une indication de l’origine commerciale du produit. A titre subsidiaire, elle soutient qu’il n’y a pas contrefaçon au motif qu’elle n’a pas fait usage de l’expression CHUUTTT… BEBE DORT à titre de marque, le public concerné percevant le signe exclusivement comme une décoration sans lien avec une marque enregistrée. A titre subsidiaire, elle prétend qu’il n’y a aucun risque de confusion, d’une part, parce que le consommateur ne dispose pas des deux inscriptions CHHUUTTT… et BEBE DORT simultanément sous les yeux la première étant inscrite au dos et la seconde sur la face du tee-shirt, d’autre part parce que la marque des demanderesses est une marque verbale alors que le tee-shirt de la société LA HALLE comporte deux signes litigieux qui sont chacun un ensemble complexe composé de l’élément verbal dans une calligraphie particulière, pour l’un BEBE DORT et pour l’autre CHUUTTT… et d’éléments figuratifs composés pour l’un par un bébé dans un landau représenté sur un coeur et pour l’autre par un bébé accoudé aax deux dernières lettres T du mot CHUUTTT et trois petits coeurs qui forment les points de suspension. Elle fait valoir enfin qu’il ne peut lui être reproché aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de la société KIABI, au motif d’une part que la concurrence déloyale ne peut être retenue que pour des faits distincts de la contrefaçon et d’autre part qu’il n’y a aucun risque de confusion entre les signes tels qu’exploités par les parties, enfin, parce qu’il n’y a aucune volonté de détourner la clientèle de la société KIABI, s’agissant de l’utilisation d’un slogan très couramment utilisé. Elle conclut enfin en faisant valoir que les demandes indemnitaires des demanderesses sont spéculatives et totalement injustifiées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 Juin 20089.

MOTIFS Sur la demande de nullité de la marque CHUT BEBE DORT

La société LA HALLE prétend que la marque CHUT BEBE DORT… de la demanderesse serait nulle pour défaut de distinctivité au motif qu’elle ne remplirait pas la fonction essentielle de la marque comme étant celle de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services marqués. En réplique, la société demanderesse soutient que sa marque est parfaitement distinctive et remplit sa fonction d’identification d’origine commerciale du produit. En vertu de l’article L 711 -1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. La liste de cet article n’est pas exhaustive, il en résulte qu’un groupe de mots, une expression peuvent constituer une marque dès lors que celle-ci remplit la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits ou services marqués en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance. En l’espèce, les produits désignés par l’enregistrement de la marque CHUT BEBE DORT … sont des produits des classes 18, 24 et 25 qui comportent notamment des vêtements, des tissus, des sacs… et non pas exclusivement des articles pour nouveaux-nés ou femmes enceintes. En conséquence, on ne peut limiter le public visé par cette marque aux futurs et jeunes parents pour apprécier la validité de cette marque et il ne peut être contesté que pour le consommateur, cette marque est distinctive pour les vêtements, les tissus ou les sacs en général. En outre, si la marque CHUT BEBE DORT est évocatrice de la petite enfance, elle n’en est pas la désignation exclusive, dès lors qu’elle a un caractère arbitraire, elle a vocation à remplir son rôle de marque y compris à l’égard de futurs ou jeunes parents et ce n’est pas par rapport à la façon dont la société KIABI appose sa marque sur les vêtements ou à l’usage habituellement ornemental qui en est fait que sa validité doit être appréciée mais bien par rapport à l’objet du dépôt. Or, c’est une marque verbale qui a fait l’objet du dépôt et en tant que telle apposée sur des produits, elle est parfaitement apte à remplir sa fonction et à permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits. La marque CHUT BEBE DORT… n° 3 474 014 est donc v alable.

Sur la contrefaçon de marque :

Les demanderesses prétendent que la société LA HALLE en apposant sur ses tee- shirts le signe CHUUTTT… BEBE DORT commet des actes de contrefaçon de sa marque CHUT BEBE DORT… par imitation au sens de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. La société LA HALLE soutient qu’il n’y a pas contrefaçon de marque au motif qu’elle n’a pas fait usage de l’expression CHUUTTT… BEBE DORT à titre de marque, le public concerné percevant le signe exclusivement comme une décoration sans lien avec une marque enregistrée. L’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement". Il est constant que pour retenir la contrefaçon d’une marque, le signe litigieux doit être exploité à titre de marque. En l’espèce, la société LA HALLE commercialise des tee-shirts comportant dans le dos la mention « CHUUTTT… » et sur le devant la mention "BEBE DORT', accompagnés d’éléments figuratifs composés pour l’un par un bébé accoudé aux deux dernières lettres T du mot CHUUTTT et trois petits coeurs qui forment les points de suspension et pour l’autre par un bébé dans un landau représenté sur un coeur, que l’ensemble est reproduit au milieu du tee-shirt en gros caractères. Il apparaît ainsi que l’usage qui est fait de l’expression CHUT BEBE DORT par la société LA HALLE est un usage ornemental et humoristique avec un effet de surprise accentué par le fait que le consommateur n’a pas sous les yeux simultanément l’ensemble de la phrase puisque CHUUTTT… est inscrit au dos du tee-shirt alors que BEBE DORT est inscrite devant. C’est donc bien dans son sens premier, en tant qu’expression populaire que la phrase est utilisée par LA HALLE pour donner à ses tee-shirts une ornementation humoristique en lien avec l’état de grossesse de la femme qui porte le tee-shirt.

En conséquence, le public percevra ces signes comme une ornementation à caractère humoristique et en aucun cas comme référence à une origine commerciale du produit. Il en résulte qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être reproché à la société LA HALLE du fait de l’apposition de ces signes sur des tee.shirts. Les demanderesses seront donc déboutées de leur demande de condamnation de la société LA HALLE pour contrefaçon de marque. Sur la concurrence déloyale La société KIABI qui ne bénéficie pas de droits privatifs sur la marque CHUT BEBE DORT… mais l’exploite pour commercialiser des vêtements est recevable à agir en concurrence déloyale.

Le tribunal a relevé que la société LA HALLE faisait usage de l’expression CHUT BEBE DORT à titre ornemental de telle sorte qu’aucune indication d’origine commerciale ne peut lui être attribuée, en outre et surtout, l’usage fait de cette expression est totalement exclusif d’un risque de confusion avec la marque de la demanderesse. En effet, la marque de la demanderesse est une marque verbale sans aucune fantaisie y compris dans l’orthographe, alors que la société LA HALLE reproduit cette expression avec une orthographe fantaisiste en doublant ou triplant des lettres, en deux parties, l’une sur la face du tee-shirt et l’autre sur le dos, accompagnée d’éléments figuratifs qui mettent en scène la phrase avec humour. En outre, si les sociétés KIABI et LA HALLE sont concurrentes, elles ne sont pas particulièrement spécialisées dans les vêtements pour femmes enceintes qui ne sont que des produits qu’elles commercialisent parmi d’autres. Enfin, si la société KIABI utilise la marque CHUT BEBE DORT… également sur la face de ses tee-shirts, il apparaît que les signes figuratifs sont totalement différents de ceux utilisés par la société LA HALLE. La société KIABI sera donc déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale. Sur les autres demandes Les demanderesses étant déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, elles seront déboutées par voie de conséquence de leur demande de dommages et intérêts, d’interdiction, de destruction et de publication. Les demanderesses succombant dans cette procédure, seront condamnées aux dépens et à verser in solidum la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec la décision rendue, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Déboute la société LA HALLE de sa demande de nullité de la marque CHUT BEBE DORT … n° 3 474 014 pour défaut de distinctivité
- Déboute les sociétés BUNSHA et KEVIARK anciennement dénommée CHOMARK de leurs demandes en contrefaçon de la marque CHUT BEBE DORT … n° 3 474 014 à l’encontre de la société LA HALLE.

- Déboute la société KIABI EUROPE de ses demandes au titre de la concurrence déloyale à l’encontre de la société LA HALLE.;

— Condamne les sociétés BUNSHA, KIABI EUROPE et KMARK anciennement dénommée CHOMARK in solidum à verser les sommes de 10.000 € à la société LA HALLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

- Ordonne l’exécution provisoire.

- Condamne les sociétés BUNSHA, KIABI EUROPE, KMARK anciennement dénommée CHOMARK aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL M de CANDE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL DIX