TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

3^e chambre 4^e section N° RG : 09/11985

JUGEMENT rendu le 07 Juillet 2011

DEMANDERESSES

Société MOULIN ROUGE 97 rue royale 10000 BRUXELLES BELGIQUE

Société BAL DU MOULIN ROUGE […] représentées par M^e Pierre LUBET de la SELARL ALTANA. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R021

DÉFENDERESSE

Société LES EDITIONS ARTISTIQUES DU TERTRE 30 rue dey Saules 75018 PARIS représentée par M^e Emmanuelle HOFFMAN de la SELARL MOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude H. Vice-Présidente Laure C. Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier

DÉBATS A l’audience du 27 Mai 2011 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE La société Moulin Rouge est propriétaire de la marque verbale française « Moulin Rouge » déposée le 3 mai 1973 sous le n° 876 972 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner notamment, en classe 16, « la papeterie, articles de bureau » et, en classe 21, « la verrerie ». La société Bal du Moulin Rouge exploite le cabaret célèbre du même nom dont l’existence remonte à 1889 et son enseigne, le moulin avec ses ailes caractéristiques et sa couleur rouge vif, est l’un des principaux éléments du fonds de commerce dont cette société est propriétaire au même titre que la dénomination et le nom commercial Moulin Rouge.

La société Bal du Moulin Rouge est la licenciée à titre exclusif de la marque Moulin Rouge pour exploiter notamment la verrerie et la papeterie, articles de bureaux en vertu de deux contrats en date respectivement des 1^er septembre 1996 et 29 juin 1992. La marque Moulin Rouge est largement exploitée pour des produits dérivés en France et à l’étranger et elle dispose d’une boutique rue Lepic à Paris 18*me et d’un site internet à l’adresse www.moulinrouge.fr. et un budget de l’ordre de 1. 800.000 € aurait été consacré au développement de la marque en 2009, étant ajouté que la société Bal du Moulin Rouge a conclu des contrats de licence avec des tiers pour la commercialisation des produits revêtus de la marque Moulin Rouge. Les sociétés Moulin Rouge et Bal du Moulin Rouge ont constaté que la société Les Editions Artistiques du Tertre (ci-après Editions du Tertre) commercialisait des articles de souvenirs et des produits dérivés reproduisant la marque verbale Moulin Rouge accompagnée souvent d’un dessin du moulin de couleur rouge, positionnés en bas de gamme, à savoir une trousse d’écolier; un tapis de souris et des dessous de verre, à travers un large réseau de distribution (dont les Galeries Lafayette), étant précisé que ces objets sont également reproduits sur le site internet de cette société à l’adresse www.paris-gifts.com. Après une mise en demeure de cesser toute utilisation de la marque Moulin Rouge du 25 juillet 2008 restée infructueuse et par acte du 23 juillet 2009, elles ont fait assigné la société Editions du Tertre en contrefaçon de ladite marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire et en réparation de leur préjudice. Dans leurs dernières conclusions du 19 mai 2011, les demanderesses font valoir, en réponse aux fins de non-recevoir invoquées en défense, qu’aucune prescription n’est acquise dès lors que les produits commercialisés aujourd’hui par la défenderesse ne sont plus des affiches ou des posters reproduisant l’affiche du peintre Toulouse- Lautrec comme dans le passé et que la contrefaçon est un délit continu dont le point de départ se situe à compter du dernier acte qui a été constaté en l’espèce par huissier de justice le 20 avril 2009. S’agissant de l’action en concurrence déloyale, elle ne serait pas davantage prescrite, le délai de prescription ne courant qu’à compter de la date où les faits incriminés ont cessé.

Par ailleurs, elles soutiennent qu’aucune forclusion par tolérance ne peut leur être opposée puisque la défenderesse ne possède aucune marque seconde qui lui permettrait de revendiquer le bénéfice de cette forclusion. Elles font ensuite valoir que la société Editions du Tertre est irrecevable à agir en déchéance de la marque Moulin Rouge pour des produits ou services non visés dans l’assignation, outre que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et que, de surcroît, elle n’aurait pas pour effet de rendre disponible le signe Moulin Rouge puisqu’il constitue également la dénomination sociale et l’enseigne des demanderesses.

Elles ajoutent, d’une part, que la marque Moulin Rouge n’est pas une marque de barrage que tout acteur économique serait fondé à poursuivre en déchéance pour lever une entrave à son activité commerciale et, d’autre part, que ladite marque fait l’objet d’un usage sérieux à titre de marque non seulement pour les articles de bureau, de papeterie et pour de la verrerie mais également pour un grand nombre de produits tels que des bijoux, des parfums, des chaussures, de la maroquinerie et des boas. Les demanderesses font également valoir que la demande de nullité de la marque Moulin Rouge pour défaut de caractère distinctif est sans fondement puisque la distinctivité s’apprécie au regard des produits ou services désignés dans l’enregistrement et que ladite marque est parfaitement arbitraire pour désigner notamment des articles de papeterie ou de bureau et de la verrerie ainsi qu’en a décidé la Cour d’appel de Paris pour des services d’hôtellerie dans un arrêt du 25 octobre 1989. En ce qui concerne la contrefaçon reprochée à la défenderesse, elles soutiennent qu’en commercialisant des articles de souvenirs sur lesquels est reproduite la marque Moulin Rouge, la société Editions du Tertre a commis des actes de contrefaçon puisque ces articles sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux produits visés dans l’enregistrement de la marque et qu’il existe un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le consommateur. Elles soulignent qu’il s’agit bien en l’espèce d’un usage à titre de marque effectué dans la vie des affaires qui se situe dans un contexte commercial tendant à un avantage économique, que l’utilisation de la dénomination Moulin Rouge sur les produits incriminés n’a aucun caractère nécessaire et que la marque éponyme n’est pas la désignation d’un monument parisien qui ferait partie du domaine public et pourrait donc être utilisée par quiconque dans le cadre de son activité. Les demanderesses font en outre valoir que la défenderesse, en cherchant à tirer profit de la notoriété de la marque Moulin Rouge, a commis des actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme et porté notamment atteinte au nom commercial et à l’enseigne de la société Bal du Moulin Rouge. Dans ce contexte, elles sollicitent, outre des mesures d’interdiction, de communication sous astreinte des documents relatifs à la masse contrefaisante et de publication du jugement à intervenir, la condamnation provisionnelle de la société défenderesse à leur payer les sommes de 10.000 € à chacune au titre de la contrefaçon de marque et de 10.000 € au titre de l’atteinte portée à l’image de la marque et à payer respectivement à la société Moulin Rouge la somme de 15.000 € sur le fondement de la concurrence déloyale et à la société Bal du Moulin Rouge la somme de 30.000 € sur le même fondement, outre celle de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions du 18 mai 2011, la société Editions du Tertre soulève, en premier lieu, la prescription de l’action introduite par les demanderesses, 28 ans après la première commercialisation de ses produits qui reproduisent les principaux monuments de Paris, et notamment le Moulin Rouge.

D’autre part, elle demande la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque Moulin Rouge en l’absence d’un usage sérieux de la marque à titre de marque pour désigner les produits ou les services invoqués puisque la marque ne serait pas exploitée pour commercialiser des articles de bureau et de la verrerie mais seulement pour l’exploitation de spectacles en classe 41. Elle soulève également la forclusion par tolérance en faisant valoir que la société Bal du Moulin Rouge connaît et tolère l’utilisation qu’elle fait de la dénomination Moulin Rouge depuis 1990. Par ailleurs, elle conteste tout acte de contrefaçon de la marque verbale Moulin Rouge en soulignant qu’elle n’utilise la dénomination Moulin Rouge que pour identifier le bâtiment lui-même, que la reproduction du bâtiment, qui est licite, implique celle de son nom dont elle est indissociable et qu’elle ne fait donc pas usage du signe Moulin Rouge à titre de marque pour désigner ses produits, en ajoutant que la référence à la jurisprudence Arsenal n’est pas transposable puisque l’usage de la marque ne sert ici qu’à désigner le bâtiment touristique et le célèbre cabaret dans un souci purement descriptif et informatif, ce qui écarte tout risque de confusion sur l’origine des produits commercialisés par chacune des parties dans l’esprit du consommateur. La société Editions du Tertre fait encore valoir l’absence de caractère distinctif de la marque Moulin Rouge qui serait nécessaire et descriptive du célèbre cabaret dont elle emprunte le nom et elle sollicite, en conséquence, la nullité de ladite marque. Elle conteste en outre tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à défaut de faits distincts de la reproduction de la marque Moulin Rouge et de la démonstration d’un comportement parasitaire dès lors qu’elle se borne à reproduire sur ses articles de souvenirs les sites touristiques de Paris, au nombre desquels figure le Moulin Rouge, et que les demanderesses ne peuvent s’octroyer un monopole sur une partie de l’histoire et du patrimoine parisien. La société Editions du Tertre conteste enfin le préjudice invoqué par les demanderesses et elle réclame, à titre reconventionnel, le versement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS Sur la prescription II est constant que la contrefaçon est un délit continu et que le point de départ de la prescription d’une action en contrefaçon court à compter du dernier acte de contrefaçon constaté. En l’espèce, les actes de contrefaçon incriminés qui fondent l’action des demanderesses ont été constatés par huissier les 13 mars et 20 avril 2009, de telle sorte que le délai de prescription de 3 ans relatif à ces actes de contrefaçon court à compter de cette dernière date.

Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action en contrefaçon sera rejeté. En ce qui concerne l’action en concurrence déloyale, le délai de prescription est de 10 ans, par application de l’article 2270-1 ancien du code civil mais, en vertu des disposition transitoires prévues à l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi s’appliquent, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 10 ans prévue par la loi antérieure. La prescription de 10 ans court à compter du jour où les demanderesses ont connu ou auraient dû connaître les faits de concurrence déloyale leur permettant d’exercer leur action. Force est de constater que la société défenderesse commercialise au moins depuis l’année 1990 des articles de souvenirs et des produits dérivés qui reproduisent des vues et des monuments de Paris et notamment que le Shopping du Moulin Rouge ([…] 75018) lui a commandé des posters, des affiches Toulouse Lautrec et des dessous de verre à cette époque ainsi qu’il résulte d’une facture du 31 juillet 1990 versée aux débats. Quels que soient les liens unissant ou non la boutique précitée aux demanderesses, la société Bal du Moulin Rouge ne pouvait donc ignorer, compte tenu de la proximité géographique de cette enseigne, le fait que la société Editions du Tertre, qui est un intervenant connu et ancien sur le marché des articles souvenirs de Paris, commercialise des produits qui reproduisent notamment le Moulin Rouge sur différents supports. Par conséquent, elle connaissait ou aurait dû connaître les faits sur lesquels repose son action en concurrence déloyale et parasitaire et il convient de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société défenderesse en l’espèce. Sur la forclusion par tolérance II est constant que ce moyen d’irrecevabilité n’est opposable au propriétaire d’une marque première (ou d’un droit antérieur) que par le titulaire d’une marque postérieure déposée de bonne foi dont le titulaire de la marque première a toléré l’usage pendant cinq ans, ce qui n’est pas le cas de la société Editions du Tertre qui n’a déposé postérieurement aucune marque identique ou similaire à la dénomination Moulin Rouge dont elle puisse se réclamer.

II convient, par conséquent, de rejeter cette fin de non-recevoir invoquée par la défenderesse, par application de l’article L. 716-5 dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle. Sur la déchéance de la marque II est acquis, d’une part, que la société défenderesse n’a pas d’intérêt à agir en déchéance de la marque Moulin Rouge pour des produits non visés dans l’assignation ou qui ne rassortissent pas de son secteur d’activité.

D’autre part, elle n’a pas davantage intérêt à agir en l’espèce puisque, à supposer même que son action en déchéance prospère, elle n’aurait pas pour effet de rendre disponible le signe Moulin Rouge qui constitue également la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne des sociétés demanderesses, étant ajouté que ledit signe a par ailleurs été déposé à titre de marque communautaire verbale le 8 juin 2009 sous le n° 008346629, notamment pour les « arti cles de bureau » et la « verrerie » en classes 16 et 21. Dans ces conditions, l’action en déchéance de la marque Moulin Rouge doit être déclarée irrecevable. Sur la demande de nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif La distinctivité d’un signe déposé à titre de marque s’apprécie au regard des produits ou services désignés dans le dépôt. En l’espèce, il est établi que la dénomination Moulin Rouge est arbitraire pour désigner les produits visés dans le dépôt de la marque, et notamment les articles de bureau et la verrerie. Dans ces conditions, la marque Moulin Rouge est valable et demande en nullité sera rejetée. Sur la contrefaçon II est constant que la société Editions du Tertre commercialise des articles de souvenir sur lesquels sont reproduits la dénomination Moulin Rouge, en l’espèce une trousse d’écolier, un tapis de souris et des dessous de verre. Il convient de rappeler que le droit sur la marque est limité par sa fonction et que le titulaire d’une marque n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique ou similaire à sa marque que si ce signe est exploité à titre de marque et affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque. Force est de constater que la société défenderesse n’utilise pas la dénomination Moulin Rouge de manière isolée pour désigner les produits litigieux qu’elle commercialise, mais toujours en combinaison avec l’image du moulin qui abrite le célèbre cabaret ou dans le cadre de la reproduction de l’affiche bien connue de Toulouse Lautrec réalisée pour la publicité de la revue menée par La Goulue.

II en résulte que la dénomination Moulin Rouge n’est reproduite par la défenderesse que dans le but d’identifier le cabaret du même nom qui fait incontestablement partie du patrimoine culturel de Paris. Autrement dit, la dénomination Moulin Rouge est utilisée ici sur des produits souvenirs à des fins purement descriptives comme la désignation nécessaire et indissociable du bâtiment éponyme au même titre d’ailleurs que d’autres vues de Paris qui sont également emblématiques de la ville dans l’esprit du public. Dans ces conditions, l’usage de la dénomination Moulin Rouge par la société Editions du Tertre, non pas pour identifier des produits ou des services, mais

simplement pour désigner un site touristique ou évoquer une affiche célèbre, s’il constitue bien un usage dans la vie des affaires, n’est pas un usage à titre de marque. Cet usage ne peut donc s’analyser comme un acte de contrefaçon et il convient de rejeter la prétention des demanderesses sur ce fondement. Par voie de conséquence, elles seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui n’a plus d’objet en l’espèce. Sur la demande reconventionnelle Compte tenu des éléments du dossier, les demanderesses ont pu se méprendre de bonne foi sur la portée de leurs droits sur la marque Moulin Rouge qu’elles cherchent actuellement à développer sous forme de produits dérivés et elles n’ont commis aucun abus en introduisant la présente procédure. La société Editions du Tertre sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ainsi que de sa demande de publication du jugement. En revanche, l’équité commande de lui accorder la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit recevable l’action des sociétés Moulin Rouge et Bal du Moulin Rouge sur le fondement de la contrefaçon. Déclare leur demande irrecevable comme prescrite sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance. Déclare la société Les Editions Artistiques du Tertre irrecevable en sa demande en déchéance pour défaut d’exploitation de la marque française Moulin Rouge n° 1 311 105.

La déboute de sa demande en nullité de la marque française Moulin Rougen°1311 105. Dit que l’usage de la dénomination Moulin Rouge par la société Les Editions Artistiques du Tertre n’est pas constitutif d’un acte de contrefaçon. Déboute, en conséquence, les sociétés Moulin Rouge et Bal du Moulin Rouge de l’ensemble de leurs demandes.

Déboute la société Les Editions Artistiques du Tertre de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et aux fins de publication du jugement. Condamne in solidurn les sociétés Moulin Rouge et Bal du Moulin Rouge à payer à la société Les Ed itions Artistiques du Tertre la somme de 10.000 E par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens de l’instance. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.