TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 Mai 2011

3^e chambre 2^e section N° RG : 10/08723

DEMANDERESSE Société ENERGETEC Gesellschaft fur Energietechnik mbH Neuwarmbûchener Str. 2 30916 Isernhagen ALLEMAGNE représentée par M^e Abeille COUVRAT DESVERGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0800 et M^e Jean Philippe D, Avocat au Barreau de PARIS de la SELARL DELSART-TESTON

DEFENDERESSES Société 2K DISTRIBUTION, SARL […] 60260 LAMORLAYE représentée par M^e André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207

Société EURO TEPLO, représentée par son directeur M. Milan VESELY […] 344 01 Domazlice Rép TCHEQUE représentée par M^e André BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0207

COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric HALPHEN. Vice-Président Anne CHAPLY, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 25 Mars 2011 tenue en audience publique devant, Eric HALPHEN juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société de droit allemand ENERGETEC Gesellschaft fur Energietchnik GmbH (ci-après société ENERGETEC) est titulaire des deux marques communautaires tridimensionnelles suivantes :

- la marque déposée le 22 mars 2004 et enregistrée le 5 juillet 2005 sous le n°003 763224 pour désigner en classe 11 des fours,
- la marque déposée le 22 mars 2004 et enregistrée le 5 juillet 2005 sous le n°003723822 pour désigner en classe 11 des poêles (appareils de chauffage).

Indiquant avoir découvert l’existence de poêles commercialisés en France sous la dénomination BRUNO par la société 2K DISTRIBUTION et constituant selon elle la contrefaçon de ses marques communautaires, elle a, par acte du 30 mars 2007, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marques. Par conclusions signifiées le 6 juin 2007, la société de droit tchèque EURO TEPLO s.r.o., fabricant des poêles dont le distributeur français est la société 2K DISTRIBUTION, est intervenue volontairement à l’instance. Par jugement du 28 septembre 2007, le Tribunal de céans a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la société ENERGETEC dans l’attente de la décision définitive de l’OHMI quant à la validité de la marque communautaire tridimensionnelle n°003 763224, à la suite de la pr océdure en annulation de cette marque engagée le 21 décembre 2006 par la société 2K DISTRIBUTION, et ordonné la radiation de l’affaire. Par décision du 26 janvier 2010 devenue définitive, la 2^e Chambre des Recours de l’OHMI a annulé la marque communautaire n°003763 224, de sorte que l’instance, à l’initiative des sociétés 2K DISTRIBUTION et EURO TEPLO, a été rétablie. Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 février 2011, la société ENERGETEC demande au Tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’elle renonce à son action en contrefaçon des marques communautaires n°003763224 et n°003723822,
- déclarer ses demandes additionnelles pour concurrence déloyale recevables,
- dire et juger que la société 2K DISTRIBUTION et la société EURO TEPLO commettent des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son encontre,
- faire interdiction à ces deux sociétés de fabriquer, offrir à la vente et commercialiser des poêles qui reproduisent ou imitent les poêles CLASSIC BULLERJAN, et ce sous astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, que le Tribunal se réservera la faculté de liquider,
- condamner in solidum la société 2K DISTRIBUTION et la société EURO TEPLO à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes litigieux,
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais avancés des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion n’excède 5.000 euros HT,
- débouter les sociétés 2K DISTRIBUTION et EURO TEPLO de leurs demandes,
- ordonner l’exécution provisoire,
- condamner in solidum les sociétés 2K DISTRIBUTION et EURO TEPLO à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.

Dans leurs conclusions récapitulatives du 27 janvier 2011, les sociétés 2K DISTRIBUTION et EURO TEPLO entendent voir : à titre principal, - constater que dans ses dernières conclusions la société ENREGETEC renonce à son action en contrefaçon des marques communautaires n°003763224 et n°003723822,

en tout état de cause,
- constater que la 2^e Chambre des Recours a dans sa décision du 26 janvier 2010 annulé la marque communautaire n°00 3763224 par application des dispositions de l’article 7(l)(e)(ii) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire compte tenu du fait que ladite marque est constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
- constater que ladite marque communautaire est quasi-identique à la marque communautaire n°003723822, en ce qu’elle représente également la forme d’un poêle BULLERJAN, et en conséquence, par application des mêmes dispositions, annuler la marque n°003723822, compte tenu du fait qu’elle est constituée par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,
- ordonner l’inscription de l’annulation sur le registre des marques de l’OHMI sur simple présentation d’une copie du jugement à intervenir,
- constater que la marque communautaire n°003 763224 est également quasi- identique à la marque internationale OMPI n°697171 déposée le 7 juillet 1998 par la société ENERGETEC, qui représente également la forme d’un poêle BULLERJAN, et en conséquence annuler la partie française de ladite marque OMPI n°697171, et ce par application des articles L.714-3 et L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle,
- débouter la société ENERGETEC de l’ensemble de son action et de ses demandes en contrefaçon de marques,

toujours à titre principal, sur les nouvelles demandes, - dire et juger que les dernières demandes présentées uniquement au titre de la concurrence déloyale par la société ENERGETEC sont irrecevables dès lors que dans les mêmes conclusions elle a renoncé à son action en contrefaçon des marques communautaires,

en tout état de cause, vu le décret d’Attardé des 2 et 17 mars 1791,
- dire et juger que la société EURO TEPLO n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en fabriquant son poêle BRUNO en appliquant les principes du brevet DARNELL tombé dans le domaine public,
- dire et juger que la société 2K DISTRIBUTION n’a commis aucun acte de concurrence déloyale en commercialisant en France son poêle BRUNO, fabriqué par la société EURO TEPLO en appliquant les principes du brevet DARNELL tombé dans le domaine public,
- débouter de plus fort la société ENERGETEC de son action et de l’ensemble de ses demandes présentées au titre de la concurrence déloyale,

à titre reconventionnel,
- constater que la société ENERGETEC a détourné le droit des marques de son objet, puisqu’en déposant l’image des poêles BULLERJAN elle a ainsi tenté, et réussi pendant plusieurs années, à obtenir un monopole d’exploitation sur le brevet canadien DARELL tombé dans le domaine public,

— constater qu’en mars 2007 la société ENERGETEC a envoyé de véritables lettres de menaces à divers distributeurs des poêles BRUNO,
- dire et juger que la société ENERGETEC s’est livrée à des actes graves et caractérisés de concurrence déloyale en affirmant que les poêles BRUNO fabriqués par la société EURO TEPLO et commercialisés en France par la société 2K DISTRIBUTION étaient des contrefaçons des poêles BULLERJAN et en menaçant de peines pénales les distributeurs de ces deux sociétés,
- condamner la société ENERGETEC à payer 50.000 euros de dommages-intérêts à la société EURO TEPLO et 100.000 euros de dommages-intérêts à la société 2K DISTRIBUTION pour le préjudice moral et financier qu’elles ont subi,
- ordonner la publication judiciaire à intervenir dans cinq journaux, revues ou magazines français aux frais de la société ENERGETEC et à concurrence de 5.000 euros HT par insertion,
- condamner la société ENERGETEC à leur payer la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur conseil,
- ordonner l’exécution provisoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur les demandes principales
- Sur la contrefaçon des marques communautaires n°003763224 et n°003723822 La société ENERGETEC demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle renonce à son action en contrefaçon sur les marques communautaires n°003763224 et n°003723822, à quoi les sociétés défenderesses n e s’opposent pas. Dès lors, il convient de constater que le Tribunal n’est plus saisi des demandes initialement formées à ce titre.

- Sur la concurrence déloyale et parasitaire *sur la recevabilité Ainsi qu’il a été exposé, la société ENERGETEC présente maintenant une demande au titre de la concurrence déloyale. Les sociétés défenderesses estiment cette demande irrecevable. Elles expliquent que, dès lors que l’action de la société demanderesse ne repose plus que sur la concurrence déloyale, le Tribunal de grande instance de PARIS n’est pas compétent rationae materiae pour connaître de cette demande, en vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce, qui attribue cette compétence aux seuls tribunaux de commerce. Cependant, il ressort des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit

d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Ainsi, il est manifeste que le moyen des sociétés défenderesses, qui ne s’inscrit dans aucun des cas prévus par le texte précité, ne peut être considéré comme une fin de non-recevoir. Par ailleurs, l’article 771 du même Code dispose que « le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ». A supposer que le moyen présenté de façon erronée comme étant une fin de non- recevoir s’analyse en réalité comme étant une exception relative à la compétence, cette exception aurait donc dû être présentée devant le Juge de la mise en état, seul compétent pour la trancher, les faits sur lesquels elle s’appuie, à savoir l’abandon des demandes en contrefaçon et la nouvelle demande en concurrence déloyale, contenues dans les écritures de la société demanderesse du 6 octobre 2010, étant antérieurs au dessaisissement de ce juge. La fin de non-recevoir présentée par les sociétés défenderesses doit en conséquence être requalifiée en exception d’incompétence, et celle-ci doit être déclarée irrecevable. *sur les faits de concurrence déloyale et parasitaire La société ENERGETEC expose que les modèles de la marque BRUNO, fabriqués et commercialisés par les sociétés EURO TEPLO et 2K DISTRIBUTION, sont la copie servile des modèles BULLERJAN, n’en étant différents que par des détails mineurs, tel que le sens de la porte, le dessin des grilles, la mention de la marque, mais étant pour le reste semblables, puisqu’on retrouve la même forme du foyer, la même porte avec les mêmes détails de finition (vitres, loquet d’ouverture, attaches de fixation au foyer), et la mention de la marque au même emplacement. Elle ajoute que chacun des modèles est décliné dans des puissances comparables, à un prix inférieur pour les modèles des sociétés défenderesses.

Ainsi, en copiant ses modèles de poêle, les sociétés défenderesses ont cherché selon elle à se placer dans son sillage afin de profiter indûment et sans bourse délier des investissements qu’elle a réalisés pour les faire connaître et leur associer une image de marque, précisant que ses produits bénéficient d’une solide réputation, et que les produits de ses autres concurrents ne reprennent pas la forme caractéristique de ses poêles, montrant ainsi que la mise en œuvre du système de chauffage par convection permet des applications techniques et esthétiques multiples. Cependant, comme le font valoir à bon droit les sociétés EURO TEPLO et 2K DISTRIBUTION sans contester la similarité des poêles en cause, tout commerçant est libre de vendre des produits ou appareils identiques à ceux d’un concurrent dès lors que ceux-ci ne bénéficient pas d’une protection privative, comme

c’est le cas en l’espèce, puisque le brevet DARNELL, dont sont issus les poêles commercialisés de part et d’autre, est tombé dans le domaine public. De plus, pour que l’imitation et la reproduction, même servile, engagent la responsabilité civile de leur auteur, encore faut-il qu’elles soient fautives, cette faute s’appréciant, au regard du risque de confusion ou d’une captation parasitaire, sur l’ensemble des facteurs soumis au débat. Or, dès lors qu’il n’est pas établi que les sociétés défenderesses auraient commercialisé les produits litigieux à un vil prix, et que la société ENERGETEC se montre dans l’incapacité d’appuyer sa démonstration sur un fait justifié et précis autre que la copie servile, elle ne caractérise nullement dans ses écritures le comportement fautif qui peut, seul, être constitutif de la concurrence déloyale ou du parasitisme. En conséquence, toutes les demandes de la société ENERGETEC seront rejetées.

II) Sur les demandes reconventionnelles

— Sur l’annulation des marques

*la marque communautaire n°OO37'63224 Comme le demandent les sociétés défenderesses, il convient de constater que la 2^e Chambre des Recours a dans sa décision du 26 janvier 2010 annulé la marque communautaire n°003763224. *la marque communautaire n°003723822 Les sociétés défenderesses font valoir que la marque communautaire tridimensionnelle n°003723822 est très proche de la marque n°003763224, puisque son signe reproduit lui aussi à l’identique la forme du poêle, objet du brevet DARNELL, et que cette forme est rendue nécessaire par le résultat technique recherché. En conséquence, elles sollicitent l’annulation de cette marque, au regard des dispositions de l’article 7(l)(e)(ii) du Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009. Même si la société ENERGETEC indique dans ses écritures ne « pas s’opposer à la demande d’annulation de la marque communautaire n°0 03723822 en ce qu’effectivement le raisonnement développé par la 2^e Chambre de recours, bien que critiquable dans l’appréciation faite du signe, peut lui être appliqué étant donné qu’elle ne diffère de la marque n°003763224 que par la forme de la cuve », il résulte des dispositions de l’article 70 du Code de procédure civile que la demande reconventionnelle en nullité, formée en réponse à une demande en contrefaçon, est un moyen de défense et s’inscrit donc dans le périmètre des droits de la marque que le demandeur principal entend opposer à la partie défenderesse. Or, cette marque communautaire n°003723822 n’est plus opposée aux so ciétés défenderesses, en raison du retrait des demandes en contrefaçon. En conséquence, il y a lieu déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée à ce titre.

*la marque internationale n°697171 Les sociétés défenderesses demandent encore l’annulation de la partie française de la marque internationale n°697171 déposée le 7 juil let 1998 par la société ENERGETEC, en application des dispositions des articles L.714-3 et L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle. Cependant, ainsi qu’il vient d’être dit, les dispositions de l’article 70 du Code de procédure s’oppose à ce qu’un défendeur sollicite, par voie reconventionnelle, l’annulation d’une marque qui ne lui est pas opposée. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle présentée à ce titre.

- Sur « les actes de concurrence déloyale et de procédure abusive » Les sociétés EURO TEPLO et 2K DISTRIBUTION, sans préciser si les faits qu’ils dénoncent constituent selon elles des actes de concurrence déloyale ou plutôt une procédure abusive, font valoir, selon leurs propres termes :

- en premier lieu, que la société ENERGETEC aurait détourné le droit des marques de son objet en déposant l’image des poêles BULLERJAN pour tenter d’obtenir un monopole d’exploitation sur le brevet canadien DARNELL tombé dans le domaine public,
- en second lieu, que cette société aurait fait preuve de mauvaise foi en soutenant devant l’OHMI que sa marque communautaire était semi- figurative, alors qu’elle soutient dans le présent litige qu’elle est tridimensionnelle,
- en troisième lieu, que la société ENERGETEC ne pouvait se méprendre sur la validité et la portée de ses marques,
- en outre, que le présente procédure aurait un « caractère malicieux », révélant à la fois une fraude manifeste, un abus de procédures inadmissibles, et « d’évidents actes de concurrence déloyale », – enfin, que des lettres de menaces auraient été envoyées par le conseil de la société ENERGETEC à divers distributeurs des poêles en mars 2007. Il convient d’examiner un à un chacun de ces points. S’agissant des « lettres de menace », les sociétés défenderesses produisent deux courriers similaires, envoyés par le conseil de la société ENERGETEC à des revendeurs, dans lesquels il est indiqué que les appareils de marque BRUNO constitueraient la contrefaçon servile « de la marque déposée par ENERGETEC », et attirant l’attention des destinataires sur les risques encourus à commercialiser de tels produits. Par ailleurs, un vendeur de poêles, Monsieur F, atteste de ce que courant 2007 la société ENERGETEC affirmait que la société 2K DISTRIBUTION « avait interdiction de vendre ses produits ». Sur ces points, la société ENERGETEC indique que les propos figurant dans les courriers n’ont rien de démesuré ni de dénigrant, puisqu’à l’époque l’action en contrefaçon avait été engagée concomitamment, et relève que l’attestation de Monsieur F, datée de 2007, n’a été produite qu’en fin de procédure, soit plus de 4 ans après.

Quoi qu’il en soit, les courriers en question qui se bornent à attirer l’attention des revendeurs sur les risques judiciaires encourus en cas de vente des poêles en cause, ne portent aucune menace ni aucun terme dénigrant, l’usage du conditionnel étant à cet égard révélateur du simple caractère informatif des lettres. Par ailleurs, l’attestation de Monsieur F est trop isolée pour pouvoir, par elle seule, démontrer un éventuel comportement dénigrant. S’agissant des conditions dans lesquelles les marques ont été déposées, il convient de rappeler que la société ENERGETEC avait, par un contrat de cession du 28 octobre 1993, acquis les droits de l’inventeur Eric DARNELL sur le système de chauffage à convention exposé dans ses brevets, de sorte que nul « détournement du droit des marques » ne saurait lui être reproché. De même, chacun peut, dans une procédure judiciaire ou devant l’OHMI, développer les arguments de son choix, dès lors qu’il n’y a pas de tentative d’escroquerie à la décision, sans qu’une quelconque « mauvaise foi » puisse lui être opposée. Enfin, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société ENERGETEC, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, les sociétés EURO TEPLO et 2K DISTRIBUTION seront déboutées de leur demande déposée à ce titre.

Toutes les demandes présentées au titre d’une concurrence déloyale ou d’une procédure abusive seront donc rejetées.

- Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société ENERGETEC, partie perdante, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés EURO TEPLO et 2K DISTRIBUTION, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 70Odu Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros.

Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas prononcée.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- CONSTATE n’être plus saisi des demandes de la société ENERGETEC Gesellschaft fur Energietchnik GmbH relatives à la contrefaçon de ses marques communautaires n°003 763224 et n°003723822 ;

— REQUALIFIE la fin de non-recevoir de l’action en concurrence déloyale en exception d’incompétence, et DECLARE irrecevable cette exception ;

- REJETTE toutes les demandes de la société ENERGETEC Gesellschaft fur Energietchnik GmbH ;

- DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles tendant à l’annulation de la marque communautaire n°003723822 et de la marque internationale n°697171 dont est titulaire la société ENERGETEC Gesellschaft fur Energietchnik GmbH ;

- CONDAMNE la société ENERGETEC Gesellschaft fur Energietchnik GmbH à payer aux sociétés EURO TEPLO s.r.o. et 2K DISTRIBUTION la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles ;

— CONDAMNE la société ENERGETEC Gesellschaft fur Energietchnik GmbH aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.