TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2014

3^e chambre 2^e section N°RG: 12/11475

Assignation du 22 Juin 2012

DEMANDERESSE Société GERRY WEBER INTERNATIONAL Aktiengesellschaft, SAS Neulehenstrasse 8 33790 HALLE (ALLEMAGNE) représentée par M^e Martin HAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #11216

DEFENDERESSE GUCCIO GUCCI S.p.a Via Tornabuoni, 73 R 50123 FLORENCE (ITALIE) représentée par Maître Grégoire TRIET de l’Association GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice Président, signataire de la décision Arnaud DESGRANGES. Vice Président François T, Vice Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision

DÉBATS A l’audience du 27 Mars 2014 tenue en audience publique devant Eric H, Arnaud DESGRANGES, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 7S6 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit allemand GERRY WEBER INTERNATIONAL (ci-après la société GERRY WEBER) a pour activité principale la création d’articles de mode tels que des vêtements, chaussures, sacs, bijoux et lunettes, qu’elle commercialise sous cinq marques GERRY WEBER, GERRY WEBER EDITION, G.W, TAIFUN et SAMOON BY GERRY WEBER Elle indique qu’elle est notamment titulaire de la marque communautaire figurative n°6187141 déposée le 31 juillet 2007 aup rès de l’OHMI pour désigner en classe 3 « Parfumerie, cosmétiques, déodorants à usage personnel, savons, shampooings, lotions capillaires, eaux de rasage, produits de protection solaire », en classe 9, " Lunettes de vue, de soleil, montures de lunettes et étuis à lunettes" en classe 14 « Joaillerie, bijouterie, horloges, bracelets de montres » en classe IS "Articles en cuir ou imita/ions du cuir compris dans la classe 18, malles et valises, parapluies et parasols " 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 15 et en classe 25 " Vêtements, chaussures, chapellerie " qui se présente ainsi :

et dont elle précise qu’elle constitue son logo principal et est exploitée pour de nombreux produits visés dans le dépôt. Elle énonce que la société GUCCIO GUCCI qui commercialise dans le monde entier des produits de maroquinerie, de haute couture et de prêt-à- porter, des accessoires de mode, des articles de parfumerie et des montres est notamment titulaire des marques suivantes :

- la marque internationale figurative dite « G » n°432186 déposée le 15 septembre 1977, et régulièrement renouvelée désignant notamment la FRANCE, pour les produits suivants :

- "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices" (classe 3) ;

- "Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) à savoir: anneaux (bijouterie), coffrets à bijoux (en métaux précieux), boucles d’oreilles, broches (bijouterie), bracelets de montres, chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), montres" (classe 14) ;

- "Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : boîtes à chapeaux en cuir, cartables, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs housses pour les vêtements (pour le voyage), serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage" (classe 18) ;

- " Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mai/les et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles " (classe 25).

- la marque internationale figurative « GG » n° 46S535 déposée le 18 mars 1982 et régulièrement renouvelée depuis, désignant notamment la FRANCE et visant des produits dans les classes 1 à 16 et 19 à 42 dont en particulier dans la classe 9 les produits : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, gèodésiques, électriques (y compris la T.S. F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs. " 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 15 Ces deux marques sont constituées du même signe figuratif :

La société GERRY WEBER indique que plusieurs litiges l’opposent à la société GUCCIO GUCC1 devant l’OHMI puisqu’elle; a attaqué en déchéance pour tous les produits désignés la marque communautaire de celle-ci n° 122 05 1 déposée le 1^er avril 1996 sous une forme identique aux deux marques précitées, puis la société GUCCIO GUCCI a engagé à l’encontre de sa marque communautaire figurative n° 6187141 une action en nullité en se fondant notamment sur ces deux marques. Ayant constaté que les produits visés aux enregistrements n’étaient selon elle pas commercialisés par la société GUCCIO GUCCI dans plusieurs pays européens, la société GERRY WEBER a engagé dans ces pays, à savoir en ALLEMAGNE, BENELUX, ITALIE et GRANDE-BRETAGNE, des actions en déchéance de ces marques. C’est dans ce contexte que par acte du 22 juin 2012, la société GERRY WEBER a fait assigner devant le Tribunal de céans, la société GUCCIO GUCCI en déchéance de la partie française de la marque internationale figurative « G » n° 432I86 pour tous les produits vis és dans l’enregistrement et en déchéance partielle de la partie française de la marque internationale figurative n°468535 « GG » pour les produits qu’elle vise en classe 9, pour obtenir outre leur déchéance, sa condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, signifiées le 27 janvier 2014, la société GERRY WEBER, après avoir réfuté les arguments de la défenderesse, demande, au Tribunal de :

- dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande.

- constater que la marque internationale figurative « G » n° 432186 dans sa partie française n’a pas fait l’objet d’une exploitation sérieuse pendant une période ininterrompue de 5 ans pour les produits des classes 3, 14, 18 et 25 visés dans l’enregistrement : 03 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices. 14 : Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières on en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) à savoir: anneaux (bijouterie), coffrets à bijoux (en métaux précieux), boucles d’oreilles, broches (bijouterie), bracelets de montres, chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), montres. 18 : Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir: boîtes à chapeaux en cuir, cartables, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes, mallettes, porte-monnaie’ non en métaux précieux, portefeuilles, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs housses pour les vêlements (pour le voyage), serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage. 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 15 25 : l'éléments de dessus et de dessous lissés, ù mailles et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles. - constater que la marque internationale figurative « GG » n° 468535 dans sa partie française n’a pas fait l’objet d’une exploitation sérieuse pendant une période ininterrompue de 5 ans pour les produits de la classe 9 visés dans l’enregistrement : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs" ; en conséquence,
- prononcer la déchéance de la marque internationale figurative « G » n° 4321S6 dans sa partie française, pour ces produits,
- prononcer la déchéance partielle de la marque internationale n°468535 dans sa partie française, pour les produits suivants en classe 9 "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T. S. F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs",
- juger, s’il estimait par extraordinaire que l’usage de la marque enregistrée « GG » n°009604653 valait usage de la marque international e 432186, insuffisantes les pièces communiquées pour prouver l’usage sérieux de la marque « GG » n°009604653 pour les pr oduits des classes 3, 14, 18 et 25 et prononcer la déchéance de la marque internationale 432186 dans les termes visés ci-dessus, en tout état de cause,
- constater qu’aucune pièce n’est communiquée concernant l’usage de certains produits ; en classe 3, "préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices", en classe 14 : « coffrets à bijoux (en métaux précieux), broches (bijouterie), bracelets de montres et les montres » , en classe 18 : « boîtes à chapeaux en cuir, cartables, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes, mallettes, sacs à dos, sacs de plage, sacs de voyage, sacs housses pour les vêtements (pour le. voyage), serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage », en conséquence,
- prononcer la déchéance partielle de la marque internationale 432186, dans sa partie française, pour ces produits,
-juger, s’il estimait que l’usage de la marque enregistrée « GG » nû9604653 valait usage de la marque internationale 468535, les pièces communiquées insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque « GG » n°9604653 pour des produits de la classe 9 et prononcer la déchéance de la marque internationale 468535 dans sa partie française dans les ternies visés ci- dessus. en tout état de cause,
-constater qu’aucune pièce n’est communiquée concernant l’usage de certains produits de la classe 9 ; "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton: machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 15 appareils extincteurs", en conséquence,
-prononcer la déchéance partielle de la marque internationale 468535, dans sa partie française, pour ces produits de la classe 9, en tout état de cause,
- dire que la déchéance de la marque internationale figurative « G » n° 432186 dans sa partie française ainsi prononcée prendra effet rétroactivement à la date du 2 novembre 1982,
- dire que la déchéance partielle de la marque internationale figurative « GG » n°468535 dans sa partie française ainsi prononcée prendra effet rétroactivement à la date du 2 juillet 1987,
- dire que le jugement à intervenir sera inscrit au Registre National des Marques sur réquisition du Greffier ou à la diligence de l’une des parties,
- dire et juger que les pièces 2.1, 2.2, 2.3,2.4, 2.1.3,2.3.2.1 à 2 3 2 5 3.2,4.2,5.1, 5.3,1 à 5.3.6, 6.1, 6.4, 6.4.1 à 6.4.12, 7.1, 7.5.1, 7,5.2, 7.6, 7.6.1 à 7.6.9 de la défenderesse sont dénuées de force probante et devront être écartées des débats,
- condamner la société GUCC1O GUCC1 à lui régler la somme de 20.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

- condamner la société GUCCIO GUCCI aux entiers dépens, dont les frais de signification et de traduction, dont distraction au profit de M Martin I1AUSER, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. La société GUCCIO GUCCI dans ses dernières conclusions avant la clôture signifiées le 15 janvier 2014 demande en ces termes au Tribunal de:

- dire et juger qu’elle a fait un usage sérieux de la portion française de la marque internationale n° 4321S6 pour les produit s suivants :

-préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices en classe 3,
-métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières out en plaqué (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers); joaillerie, pierres précieuses; horlogerie et autres instruments chronométriques en classe 14,
-cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie en classe 18,
- vêtements de dessus et de dessous lissés, à mailles et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles en classe 25.

- dire et juger qu’elle a fait un usage sérieux de la portion française de la marque internationale n° 468535 pour les produit s suivants en classe 9:

- Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T. S. F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) el d’enseignement ; appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses machines à calculer; appareils extincteurs. en conséquence :

- débouter la société GERRY WEBER de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société GERRY WEBER à lui verser la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- -condamner la société GERRY WEBER au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégoire TRIET, conformément aux 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 6 of 15 dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2014. La défenderesse a postérieurement signifié des conclusions le 19 mars 2014 demandant le rabat de clôture pour un motif grave selon elle, tenant à la décision de l’OHMI rendue le 17 mars 2014 dans une action en déchéance de la société GERRY WEBER contre l’une de ses marques communautaires dont le signe est identique à celles qui sont contestées dans la présente procédure, qu’elle estime nécessaire de verser au débat et de commenter. MOTIFS Sur le rabat de la clôture L’article 784 du Code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. En l’espèce, le délibéré de la décision de l’OHMI qui porte sur une marque qui n’est pas dans la cause et qui surtout ne lie en rien le Tribunal ne constitue pas un motif suffisant pour rabattre l’ordonnance de clôture, alors en outre que la demande en a été faite une semaine avant la date d’audience fixée depuis le 12 décembre 2013 et que la réouverture des débats impliquerait de retarder d’au moins six mois la date d’audience. En conséquence, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture étant rejetée, les conclusions signifiées le 19 mars 2014 seront écartées des débats ainsi que les pièces 8-10 et 8-10 bis communiquées avec elles. Sur les pièces qu’il est demandé d’écarter de débats La société GERRY WEBER demande que certaines des pièces produites par la défenderesse soient écartées des débats au motif qu’elles seraient dénuées de force probante. Cependant la valeur et la force probante des pièces sont appréciées par le Tribunal lors de l’examen des demandes pour en évaluer le bien fondé, de sorte qu’il n’y pas lieu d’écarter des pièces des débats pour ce motif; Sur la déchéance de la marque internationale n°4321 86 eT la déchéance partielle de la marque internationale n°4 68535 L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui est applicable à la partie française des marques internationales, dispose que: "Encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : (…) b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif"; (,..)La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 7 of 15 La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être rapportée pur tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu". La société GERRY WEBER demande que soient prononcée la déchéance de la marque figurative « G » n° 432186 désignant la FRANCE pour la totalité des produits figurant en classe 3,14,1 S et 25 et la déchéance partielle de la marque internationale figurative n°468535 « GG » dési gnant la FRANCE pour la totalité des produits visés en classe 9.

- sur la période de référence La société GERRY WEBER retient comme période de référence, celle comprise entre le 12 juillet 2007 et le 12 juillet 2012 qui correspond aux cinq années précédant la date de signification en ITALIE de son assignation contenant cette demande. Cette délimitation de la période de référence n’est pas contestée par la société GUCCIO GUCCI.

- sur l’intérêt à agir de la société GERRY WEBER La société GERRY WEBER énonce souhaiter vouloir poursuivre son activité en FRANCE, dans le domaine de la création et de la commercialisation d’articles de mode et de « life style » sous sa marque communautaire n° 6187141, notamment pour des produits de la classe 9 similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque GUCCIO GUCCI n° 468535 et pour des produits des classes 3,14,18 et 25 similaires à ceux visés dans l’enregistrement de la marque n°432186, de sorte qu 'elle aurait intérêt à agir en déchéance de ces marques pour éviter qu’elles soient le fondement d’une action en contrefaçon contre la sienne, alors en outre qu’une telle action a été engagée dans d’autres pays. De plus, la société GUCCIO GUCCI dans le cadre de l’action intentée devant l’OHMI en nullité de cette même marque communautaire n°6187141, a fait valoir des droits antérieurs tirés de la partie française de ses marques 468535 et 432186. Les motifs ainsi exposés constituent un intérêt légitime à l’action en déchéance contre ces deux marques, ce qui n’est du reste pas contesté par la défenderesse.

- sur la preuve d’usage des marques contestées constituée par /'usage de la antique communautaire figurative n° 9604653 de la défenderesse Selon la société GERRY WEBER les preuves d’usages opposées par la société GUCCIO GUCCI ne prouveraient pas un usage sérieux des marques dont elle demande la déchéance, car elles reposeraient notamment sur l’usage d’un si«ne :

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 8 of 15 que la société GUCCIO GUCCI aurait déposé comme marque communautaire sous le n°9604653. Or, la société GERRY WEBER fait valoir d’une part que ce signe présente des différences avec les marques contestées tenant à la couleur noire du signe, à la forme des lettres G entrelacées, celles des marques en cause étant plus larges en leur milieu et présentant des proportions différentes qui mettraient en évidence qu’il s’agit de deux « G » entrelacés alors que tel ne serait pas le cas avec le signe invoqué comme preuve d’usage sérieux, et enfin au fait que les segments de chacun des deux « G » qui viennent en retour dans l’intérieur du cercle formé par la lettre ne se touchent pas, il s’ensuivrait selon elle qu’il s’agirait ainsi d’une forme modifiée qui du fait de ses différences, altérerait le caractère distinctif des marques en cause, ne pouvant de ce fait être invoquée pour s’opposer à la déchéance.

Elle soutient d’autre part que l’emploi d’un signe modifié lorsqu’il est lui- même enregistré à titre de marque, ne peut constituer une preuve d’exploitation, chaque marque déposée devant pour éviter la déchéance justifier d’une exploitation propre, puisque le dépôt de marque même sous une forme proche d’une autre marque déposée par le même titulaire, impliquerait que celui-ci veuille exploiter chacun des signes dans la forme déposée. Elle ajoute enfin que l’usage d’une marque déposée sous une forme modifiée des marques attaquées ne pourrait en tout état de cause pallier l’absence totale d’exploitation des marques contestées dans leur forme telle que déposée. Cependant, indépendamment de l’appréciation sur la valeur des preuves d’usage sérieux qui sera examinée plus avant, il apparaît que dans ces preuves, les signes exploités qui effectivement présentent une forme identique à la marque communautaire n° 9604653 de l a société GUCCIO GUCCI, (dont on peut regretter que son certificat n’ait pas été versé au débat) ce que la défenderesse ne conteste pas, sont très proches des marques attaquées, principalement parce qu’ils représentent comme elles et de manière nette deux G inversés en miroir et entrelacés. Les différences pointées par la demanderesse relèvent de l’ordre du détail et ne sont du reste pour ce qui concerne la proportion des lettres, que perceptibles à la suite d’un examen très minutieux. Les segments de retour vers l’intérieur des G qui ne se touchent pas constituent les seuls aspects, avec les variations de couleur, qui sont plus directement perceptibles. La demanderesse voudrait que ces différences minimes des signes modifiées par rapport à la forme initiale des marques soient d’autant plus considérées comme une altération du caractère distinctif des marques contestées que celui ci serait intrinsèquement faible du fait qu’elles représentent deux lettre enchevêtrées ce qui serait d’après elle très commun et du fait de l’existence de nombreuse marques déposées par la société GUCCIO GUCCI contenant un '"G. Cependant l’articulation des deux lettres en miroir leur donne au contraire une forte identité visuelle propre dont il n’est pas établi par la demanderesse qu’elle se retrouve de manière similaire dans d’autres marques que celles en cause. 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 9 of 15 Ainsi, ni la modification apportée au signe tel que déposé tenant à l’adaptation des couleurs aux conditions d’exploitations c’est-à-dire en l’occurrence au type et à la couleur des produits revêtus du signe, ni celle tenant à l’absence d’espace entre les deux hampes de retour des « G », ni encore les autres différences forts minimes relevées n’altèrent le caractère distinctif des marques attaquées, Par ailleurs, il est constant ainsi que cela résulte notamment de l’arrêt Rintisch de la Cour de justice de l’Union Européenne du 25 octobre 2012, que peut constituer une preuve d’usage, l’exploitation du signe sous une forme modifiée quand bien même celle-ci serait elle-même enregistrée à titre de marque, dès lors que la modification de la forme initiale n’en altère pas le caractère distinctif. Enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, rien n’oblige à démontrer pour obtenir le rejet de la demande en déchéance que la marque contestée ait été au moins pour partie employée dans sa forme originelle et non uniquement sous une forme modifiée, la nécessaire adaptation aux conditions d’exploitation pouvant conduire à une adaptation rapide du signe et au délaissement de sa forme telle que déposée. En conséquence, rien n’interdit à la défenderesse de présenter comme preuve d’usage des marques attaquées, des preuves d’exploitation de sa marque communautaire n° 9604653 ou de signes très v oisins, dès lors que comme c’est le cas en l’espèce, les modifications des marques premières n’altèrent pas leur caractère distinctif.

Il convient à ce stade d’examiner la validité des preuves apportées.

— sur les preuves d’usage sérieux La société GUCCIO GUCCI présente comme preuve d’usage sérieux de sa marque :

- des extraits de ses catalogues, et look-books, c’est-à-dire des catalogues édités par type de produits mis à disposition des clients en magasins, automne-hiver et printemps-été pour les saisons comprises entre 2007 et 2011.

- une attestation de Monsieur M directeur du magasin GUCCI situé […] à PARIS 75008 exploitée par la société GUCCI FRANCE filiale de la société GUCCIO GUCCI, indiquant que les looks-books ont été mis à la disposition de la clientèle du magasin et qu’ils présentent la collection mentionnée ;

- des factures de ventes et des tableaux récapitulatifs des ventes en FRANCE par produit,
- une attestation du directeur des marques de la société GUCCIO GUCCI, Monsieur Vanni V qui établit les correspondances entre les références figurant sur les catalogues et les récapitulatifs des ventes et celles mentionnées dans les factures ; La société GERRY WEBER soutient que ces éléments ne seraient pas probants car nombre de pièces, notamment les tableau de concordance, les récapitulatifs des ventes, ne sont pas certifiées conformes par un commissaire aux comptes, et que les catalogues ne constituent pas en eux- mêmes une preuve d’exploitation, qu’enfin les factures portent sur trop peu de points de vente et des quantités trop réduites pour être retenues comme 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 10 of 15 preuves d’usage sérieux de marque par la société GUCCIO GUCCI dont la taille et la renommée impliquent qu’une véritable exploitation porte sur des quantités plus importantes. Toutefois, l’usage sérieux d’un signe doit s’apprécier au regard de l’ensemble des preuves produites, qui peuvent se combiner pour faire la preuve de l’exploitation sérieuse alors que prises séparément elles auraient été insuffisantes. De même, il n’est pas nécessaire d’établir que les quantités vendues soient importantes, le critère principal étant de démontrer que l’usage de signes invoqués pour écarter la déchéance ne soit pas anecdotique ou symbolique et uniquement destiné à empêcher celle-ci. II convient à la lumière de ces considérations générales sur les preuves d’usage sérieux d’examiner celles qui sont rapportées par la défenderesse pour chaque marque et chaque catégorie de produits. A- usage de la marque internationale n°432186 a) produits de la classe 3 pour lesquels la déchéance est réclamée : " Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices" La défenderesse verse au débat ;

- un contrat de licence de marques conclu le 17 décembre 2010 avec la société PROCTER & GAMBLE pour renouveler un précédent contrat de licence conclu le 21 avril 2006, auquel est jointe une annexe comportant un tableau présenté comme recensant les marques objet de la licence par pays dans lequel figure pour la FRANCE la marque internationale n° 432186.

-sept factures de 2011 et 2012 (antérieures au 12 juillet 2012) delà société PROCTER & GAMBLE adressées aux sociétés MAR1ONNAUD, SEPHORA et NOCIBE portant sur divers produits de parfumerie sous forme de vaporisateur et flacons de divers contenances désignés « GUCCI GUILTY »,
- des extraits de catalogues « fall-winter » 2010-2011 et 2011-2012 et « spring-summer » 2011 ainsi que « cruise » 2012, montrant des parfums vendus sous la marque GUCCI GUILTY et revêtus d’un signe identique à la marque communautaire n° 9604653 si ce n’est qu’il s e présente en couleur doré. Ces éléments pris ensemble, même si isolément ils seraient insuffisants à le faire, établissent des usages sérieux de la marque sous une forme modifiée qui ainsi qu’il a été vu n’en altèrent pas le caractère distinctif, mais cela exclusivement pour les produits de « parfumerie ». En effet, dans les factures PROCTER & GAMBLE adressées à de grandes enseignes de distribution de parfums en FRANCE, les articles désignés par les termes « GUILTY GUCCI » avec une indication de contenance tels que « EDT VAPO 50 ml » ou « EDT VAPO 30 ml » trouvent une correspondance, même si les numéros de référence employés ne sont pas les mêmes, dans les extraits de catalogues versés au débat qui montrent des flacons de parfums portant l’inscription « GUCCI GUILTY » et un signe figuratif identique à la marque communautaire n° 9604653 à l’exception de sa couleur dorée qui constitue une différence négligeable lice à l’adaptation au produit .

Ajoutés à l’existence d’un contrat de cession de marques entre la société GUCCIO GUCCI et PROCTER GAMBLE, et à l’attestation du directeur du 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 11 of 15 magasin GUCCI situé […] faisant état de ce que les extraits de catalogues en cause et les « look-books » sur les lesquels sont présentés ces produits étaient à la disposition des clients dans son magasin, ces éléments établissent que la marque figurative a fait l’objet d’un usage sérieux en FRANCE pendant la période de référence et pour des produits de parfumerie. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la présence sur ces produits du signe verbal « GUCCI GUILTY » ne fait pas perdre à la marque figurative sa fonction de marque, deux marques pouvant coexister sur un même produit sans s’annihiler ou devoir être considérées globalement. En revanche, les catalogues ne donnent à voir aucun des autres produits de la classe 3 visés dans l’enregistrement, de sorte que rien ne vient prouver l’usage de la marque contestée pour ces produits. L’existence sur les facturées PROCTER & GAMBLE de produits désignés -'GUICCI GUILTY lait corps« ou »GUICCI GUILTY huiles de massages'" ne suffit pas à démontrer que la marque en cause est pareillement utilisée pour ceux-ci. En conséquence, la déchéance partielle sera prononcée pour l’ensemble des produits de la classe 3 visés dans l’enregistrement de la marque internationale figurative no432l86, à l’exception des produits de parfumerie. b) produits de la classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et objets en ces matières ou en plaque (excepté coutellerie, fourchettes et cuillers) à savoir: anneaux (bijouterie), coffrets à bijoux (en métaux précieux), boucle d’oreilles, broches (bijouterie), bracelets de montres, chaînes (bijouterie), colliers (bijouterie), montres » La société GUCCIO GUCCI soutient que la marque fait l’objet d’un usage sérieux pour des bijoux tels que des bracelets, des pendentifs et des boutons de manchette. Il résulte des extraits des catalogues « fall-winter » 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et « spring-summer » 2009 dont M. M directeur du magasin GUCCI rue Royale à PARIS atteste qu’ils ont été mis à disposition de la clientèle, que ces produits sont revêtus de la marque communautaire 9604653 qui constitue ainsi que cela été dit une forme modifiée de la marque en cause qui n’altère pas sa distinctivité et vaut preuve d’usage de celle-ci. Par ailleurs, la défenderesse verse à titre de preuves d’exploitation trois factures émanant du magasin GUCCI situé […] de 2010 portant sur la vente de quatre articles de bagues identifiés par plusieurs références qui correspondent selon l’attestation de Monsieur Vanni V, responsable de la propriété intellectuelle de la société GUCCIO GUCCI à l’un des modèles de bagues visibles sur les extraits des catalogues précités. Elle verse également au débat une attestation du président de la société GUCCIO GUCCI, Monsieur Paolo Virginie F indiquant que des articles identifiés par leur code et par un photographie tirée des catalogues ont été vendus en FRANCE, et accompagnée d’ un tableau récapitulatif des ventes en FRANCE faisant état de la vente entre 2008 et 2010 de 72 ventes de ce modèle de bague et de 7 articles d’un modèle de bracelet. 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 12 of 15 La société GERRY WEBER soutient que le signe est utilisé à des fins décoratives puisqu’il fait partie de la composition du bijou en formant le pendentif ou le fermoir des boutons de manchette. Toutefois, le fait que le signe soit employé à des fins ornementales n’exclut pas qu’il s’agisse également d’un usage à titre de marque permettant d’identifier l’origine du produit et de le distinguer d’autres origines, ce qui est le cas en l’espèce compte tenu de la forte distinctivité des signes en cause. Par ailleurs, elle soutient que les éléments versés au débat ne sont pas probants d’un usage sérieux de la marque en ce que le tableau des ventes est un document interne non certifié, que l’identification entre les produits figurant sur les catalogues et les produits vendus ne résulte, compte tenu de l’absence de référence commune, que des attestations de salariés de la société GUCCIO GUCCI et n’est pas corroborée par des documents émanant d’une personne extérieure à la société. Elle conteste la force probante des factures produites en relevant que le nom du client n’est pas indiqué et que le ticket de caisse n’est pas joint pas plus que la mention du moyen de paiement. Enfin elle fait valoir que le faible nombre des ventes alléguées ne correspond pas, quoiqu’il en soit, pour une société de l’envergure de la société GUCCIO GUCCI à une exploitation sérieuse de la marque. Toutefois, si l’on peut regretter avec la demanderesse que les preuves rapportées reposent en grande partie sur les attestations des salariés de la société GUCCIO GUCCI, il reste que si l’attestation d’un salarié doit certes être appréciée avec circonspection, elle n’est pas automatiquement dépourvue de toute force probante. Il convient en l’espèce de relever que si la société GUCCIO GUCCI avait voulu se fabriquer artificiellement des preuves d’exploitation, elle n’aurait pas retenu des quantités de ventes si faibles, ni un nombre de produits si réduit. En outre, il y a une cohérence entre l’intitulé des produits mentionnés dans les factures tel que « bague » et le produit figurant sur les catalogues et les relevés de ventes. Par ailleurs, l’absence de ticket de caisse avec la facture, ou l’imprécision du nom du client qui n’est pas indiqué en tant que tel puisque seule figure la catégorie de client à laquelle il appartient, ne suffisent pas faire perdre toute portée à ces documents. Si le nombre des produits concernés vendus est faible, il n’en demeure pas moins que les ventes plusieurs années de suite de produits revêtus de la marque et l’exposition au public via les catalogues et les look-books de divers autres produits également porteurs de la marque, établissent un usage sérieux de celle-ci. En revanche, les preuves ainsi rapportées ne concernent que des bagues, colliers et pendentifs, de sorte que la déchéance des droits sur la marque sera prononcée en ce qui concerne les produits « coffrets à bijoux (en métaux précieux), boucles d’oreilles, broches (bijouterie), bracelets de montres » pour lesquels aucune preuve d’usage n’est rapportée. c) produits de la classe 18 : Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : boites à chapeaux en cuir, cartables, coffrets destinés à contenir des articles de toilettes, mallettes, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, sacs à dos, sucs de plage, sacs de voyage, sacs hausses pour les vêtements (pour le 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 13 of 15 voyage), serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie), trousses de voyage" Les moyens de preuve d’usage de la marque pour cette catégorie de produits sont similaires à ceux invoqués pour les produits de la classe 14, à savoir les catalogues, les tableaux récapitulatifs de vente les attestations de MM. M, V et F, établissent l’usage de la marque pour des sacs à main, des portefeuilles, une housse de téléphone portable une trousse de maquillage et un collier pour chien, ainsi que des factures de ventes de 12 modèles de ces articles. Les arguments opposés en défense par la société GERRY WEBER reposent sur les mêmes objections, et seront écartés pour les mêmes motifs. La demanderesse rapporte ainsi la preuve d’une exploitation sérieuse de la marque pour les produits "Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir :, portefeuilles, sacs de voyage, trousses de voyage ", les différents sacs commercialisés pouvant se définir aussi bien comme des sacs à main que comme des sacs ou trousses de voyages. En revanche, ainsi que le soutient à juste titre la demanderesse, aucune preuve d’exploitation n’est rapportée pour les produits ; " boîtes à chapeaux en cuir, cartables, mallettes, sacs à dos, sacs de plage, sacs housses pour les vêtements (pour le voyage), serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie) « , pour lesquels en conséquence la déchéance sera prononcée. d) produits de la classe 25 : » Vêtements de dessus et de dessous tissés, à mailles et tricotés, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles" La société GUCCIO GUCCI rapporte des preuves d’exploitation de la marque qui est apposée sur des foulards et des chaussures pour hommes et femmes qui sont de même nature que pour les produits des classes 14 et 1S. Dès lors, quand bien même les preuves rapportées concernant d’autres vêtements soit ne permettent pas de voir la marque, soit n’établissent pas que les articles en cause ont été exploités en FRANCE, ou dans la période de référence, il apparaît que la marque a fait l’objet d’usage sérieux à travers l’exploitation de ces produits foulards et chaussures qui valent pour toute les produits visés compte tenu de leur dénomination en termes larges. En conséquence la demande de déchéance de la marque en ce qu’elle vise les produits de la classe 25 sera rejetée. B – usage de la marque internationale figurative n°468535 pour les produits de la classe 9 ."Appareils et instruments .scientifiques, miuticptes, géodésiqttes, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, Je pesage, Je mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs. " 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 14 of 15 La société GUCCIO GUCCI verse au débat un contrat du 22 décembre 200S de licence de marques à la société SAFILO pour la fabrication, la distribution et la promotion de lunettes, des catalogues SAFILO et GUCCI de la période concernée montrant des lunettes revêtues de la marques en cause sous une forme modifiée proche similaire à la marque communautaire nQ96Q4653 et qui n’altérant pas la distinctrvité de la marque contestée, valent comme preuve de son usage, 24 factures de ventes de la société SAFILO entre 2008 et 2012 à des opticiens situés en FRANCE et portant sur des modèles de lunettes vus dans ces catalogues qui portent la marque en cause, un document récapitulant les investissements publicitaires faits en FRANCE par la société GUCCIO GUCCI pour promouvoir les lunettes de sa marque qui s’élèvent à un montant supérieur à 600.000 euros pour les années 2008 à 2010. Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ces pièces établissent amplement qu’il a été fait dans la période de référence un usage sérieux de la marque pour les appareils et instruments optiques. En revanche, aucune preuve d’exploitation n’est rapportée pour les autres produits visés en classe 9 de sorte que la déchéance de la partie française de la marque internationale figurative n°468535 sera prononcée p our les produits de la classe 9 "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F..), photographiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlantes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs. " Contrairement à ce que demande la société GERRY WEBER, il résulte des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que la déchéance ne prend pas effet de manière rétroactive mais intervient à compter de l’expiration de la période de cinq ans d’absence d’exploitation, soit en l’espèce à compter du 12 juillet 2012.

La décision sera transmise à l’INPl pour transcription sur le Registre national des marques. Sur les frais du litige et les conditions d’exécution de Ia décision La société GUCCIO GUCCI, partie perdante, sera condamnée aux dépens don! distraction au profit de Maître Martin HAUSER en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile. En outre elle doit être condamnée à verser à la société GERRY qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision qui n’est pas demandée par la société GERRY WEBER. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greife, par 26/09/2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 15 of 15 jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

- REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

- ECARTE en conséquence des débats les conclusions de la défenderesse signifiées le 19 mars 2014 ainsi que ses pièces 8.10 et S. 10 bis ;

- REJETTE la demande tendant à écarter des débats des pièces produites par la défenderesse ;

- PRONONCE la déchéances des droits de la société GUCCIO GUCCI sur la partie française de la marque internationale figurative n° 432186, à compter du 12 juillet 2012, pour les produits suivants :

— en classe 3 " Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices'
- en classe 14 "coffrets à bijoux (en métaux précieux), boucles d’oreilles, broches (bijouterie), bracelets de montres ",
- en classe 18 " "Cuirs et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes à savoir : boites à chapeaux en cuir, cartables, mallettes, sacs à dos, sacs de plage, sucs housses pour les vêtements (pour le voyage), serviettes d’écoliers, serviettes (maroquinerie) " ;

- PRONONCE la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI sur la partie française de la marque internationale figurative n°468535, à compter du 12 juillet 201 2, pour les produits de la classe 9 : "Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (y compris la T.S.F.), photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils automatiques déclenchés par l’introduction d’une pièce de monnaie ou d’un jeton; machines parlâmes; caisses enregistreuses, machines à calculer; appareils extincteurs. "
- ORDONNE la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre National des Marques, sur réquisition du greffier OU sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la société GUCCIO GUCCI aux dépens dont distraction au profit de Maître Martin HAUSER en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société GUCCIO GUCCI à payer une somme de 6.000 euros à la société GERRY WEBER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 26/09/2014