FAITS ET PROCEDURE La société de droit allemand, LIQUI MOLY GMBH, fabricant en Allemagne d’additifs et lubrifiants pour moteurs et véhicules automobiles, est propriétaire des marques « LM Laboratoire » et LM L M« , enregistrées à l’INPI le 10. 11. 1988 sous le numéro 1497982, visant la classe de produits ou services n°4 (huiles, graisses industrielles et lubrifiants). Selon acte d’huissier délivré le 10. 11. 1999, la société de droit allemand LIQUI MOLY GMBH et la SA LIQUI MOLY FRANCE ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG la SA LABORATOIRE MAZALAIRA, en contrefaçon de marque. Les demanderesses exposent que la SA Laboratoire LM a perdu le droit d’utiliser les sigles LIQUI MOLY et Laboratoire LM, suite à la rupture, fin 1998, des relations commerciales les unissant. Elles font grief à Monsieur M d’avoir déposé par la suite une marque »LM Laboratoire M" et fait produire par un autre fabricant des marchandises identiques. Suivant des conclusions récapitulatives notifiées le 30. 01. 2001, la société de droit allemand LIQUI MOLY GMBH et la SA LIQUI MOLY FRANCE demandent au Tribunal de :

-sur la demande principale :

-constater que la SA LABORATOIRE MAZALAIRA a commis le délit de contrefaçon de marque au préjudice des sociétés GMBH L M et LIQUI MOLY FRANCE ;

-en conséquence, faire interdiction définitive à la défenderesse d’utiliser, soit dans sa raison commerciale, soit à titre de nom commercial, et ce, sur ses papiers commerciaux, ou ses produits, les sigles « LABORATOIRE » et « LM » ;

-juger que cette interdiction sera exécutoire le jour qui suivra la signification de la décision à intervenir ;

-réserver aux demanderesses le droit de conclure ultérieurement sur les dommages- intérêts leur revenant en réparation du préjudice commercial éprouvé ;

-avant dire droit : ordonner une expertise comptable à confier à tel expert comptable qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec pour mission de se faire remettre tous les documents comptables et pièces comptables de la société défenderesse, aux fins de déterminer l’importance du chiffre d’affaire réalisé par la défenderesse au titre de la commercialisation des produits litigieux sous le sigle « LM » ;

-mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la défenderesse, et, le cas échéant, la condamner au paiement du montant qu’il plaira au Magistrat de déterminer au titre de l’avance sur frais d’expertise, et ce, à titre de provision au bénéfice des demanderesses ;

-à titre subsidiaire, donner acte aux demanderesses de ce qu’elles feront l’avance des frais d’expertise ;

-condamner la défenderesse à payer à chacune des deux demanderesses une somme de 45 734, 71 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice commercial

éprouvé par chacune d’elles ;

-déclarer le Jugement avant dire droit et le Jugement au fond à intervenir exécutoire par provision ;

-condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris ceux de la requête en saisie contrefaçon et de la saisie contrefaçon ;

-condamner la défenderesse au paiement de la somme de 25 000 francs (3 811, 23 euros), à chacune des deux demanderesses, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-sur demande reconventionnelle :

-déclarer la société laboratoire MAZALAIRA irrecevable et en tous cas mal fondée en sa demande reconventionnelle, et l’en débouter ;

-condamner la société laboratoire MAZALAIRA aux dépens nés de la demande reconventionnelle et au paiement de la somme de 50 000 francs (7 622, 45 euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par des écritures en réplique, notifiées le 03. 12. 2001, la SA Laboratoire MAZALAIRA sollicite que le Tribunal :

-constate l’inexistence d’actes de contrefaçons, postérieurs au courrier de la société LIQUI MOLY GMBH ;

-constate que la société Laboratoire MAZALAIRA n’utilise plus le sigle « LM » ;

-juge que la raison sociale Laboratoire MAZALAIRA peut être utilisée par Monsieur M ;

-déboute le demandeur de sa demande d’expertise ;

-déboute le demandeur de sa demande de provision pour couvrir les frais d’expertise ;

-constate l’impossibilité de confusion entre les produits de la société Laboratoire MAZALAIRA et de la société LIQUI MOLY ;

-constate le bien fondé de la demande reconventionnelle de la société laboratoire MAZALAIRA ;

-condamne solidairement la société LIQUI MOLY GMBH et la société LIQUI MOLY FRANCE à payer la somme de 4 607 914 francs (702 471, 96 euros) à la société laboratoire MAZALAIRA à titre d’indemnité pour rupture de contrat ;

-condamne la société LIQUI MOLY FRANCE à payer une somme de 1 362 718, 56 francs (207 745, 10 euros) à la société laboratoire MAZALAIRA, majorée des intérêts légaux à compter du 10. 03. 1998 ;

-condamne solidairement la société LIQUI MOLY FRANCE et la société LIQUI MOLY GMBH aux dépens et au paiement de la somme de 50 000 francs (7 622, 45 euros), sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-ordonne l’exécution provisoire. L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la Mise en Etat prononcée le 30. 05. 2002.

DECISION I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Il est constant que : * les produits fabriqués par LIQUI MOLY GMBH sont commercialisés en France par un concessionnaire exclusif pour le territoire national : la SA LIQUI MOLY France, à qui la société de droit allemand a donné l’autorisation d’utiliser et de concéder à ses propres revendeurs exclusifs, la marque dont elle est propriétaire ;

-le 03.05.1991, Monsieur M, ancien salarié de LIQUI MOLY France, licencié fin 1990, a créé une société anonyme ayant pour dénomination « Laboratoire LM » et pour objet social, l’importation, l’exportation et la diffusion de tous produits se rapportant à l’automobile, l’aviation, la navigation maritime et l’industrie mécanique ;

-en septembre 1991, la société allemande LIQUI MOLY GMBH a accordé à la société de Monsieur MAZALAIRA, « Laboratoire LM », le droit de distribuer les produits LIQUI MOLY dans les DOM-TOM ainsi que dans les anciennes colonies françaises d’Afrique, en s’approvisionnant au choix auprès de l’une ou l’autre partie demanderesse ;

-fin 1998, un litige annexe a opposé les parties à la présente procédure, entraînant la rupture de leurs relations ;

-suite à cet événement, Monsieur M a déposé la marque « LM Laboratoire M », afin de poursuivre ses activités. Il ressort des pièces versées aux débats, que :

-par lettre recommandée en date du 11. 06. 1999, la société LIQUI MOLY GMBH a indiqué à Monsieur M qu’il devait immédiatement abandonner l’utilisation de la marque « Laboratoire LM », propriété de la dite société ;

-par lettre recommandée du 01. 09. 1999, en réponse, Monsieur M a confirmé le changement de sa raison sociale ainsi que l’abandon de la marque « Laboratoire LM », sauf à préciser que ce changement ne saurait avoir de répercussion immédiate au niveau de la marchandise déjà fabriquée. Ainsi, l’extrait K Bis en date du 18. 11. 1999, indique comme raison sociale « Laboratoire MAZALAIRA », et comme nom commercial « LM Laboratoire M », ce dernier élément ne figurant plus dans l’extrait K Bis du 24.01.2000. Par ailleurs, par ordonnance en date du 21. 03. 2000, le Juge du fond, statuant en la forme des référés a fait interdiction, à titre provisoire, à la SA Laboratoire MAZALAIRA d’utiliser les sigles « LM Laboratoire » pour l’avenir.

Le défendeur ne s’oppose nullement à la confirmation de cette interdiction provisoire en une interdiction définitive et irrévocable Il est constant et plus contesté que les lettres « LM » sont susceptibles de protection en elles-mêmes, et que leur association aux termes « Laboratoire MAZALAIRA » constituait de ce fait une reproduction partielle de la marque. En revanche, les parties s’opposent encore sur la possibilité d’utiliser le terme « Laboratoire » dans la raison sociale, voire à titre de nom commercial. Si, en principe, le dépôt d’une marque comprenant plusieurs éléments, assure à celle-ci une protection dans son ensemble, il est également de principe que chacun des éléments constituant cette marque peut être protégé isolément, dès lors :

-qu’il est naturellement séparé ou séparable de l’ensemble de la marque, qu’il est protégeable en lui-même ; qu’il présente un caractère essentiel, en ce qu’il exerce une fonction distinctive de la marque. En effet, le droit des marques ne peut conduire à permettre la prohibition de l’emploi de mots du langage courant. Or, si le mot « Laboratoire » est bien séparé de la marque « LM Laboratoire », il ne saurait en revanche être protégeable en lui-même, dans la mesure où il s’agit d’un mot appartenant au langage courant, et parfaitement banal. En conséquence, il sera fait interdiction définitive à la SA laboratoire M d’utiliser, dans sa raison commerciale, voire à titre de nom commercial, les sigles « LM », mais elle pourra librement continuer à faire usage du mot « laboratoire ». Conformément à la demande présentée en ce sens, et bien que la défenderesse n’utilise déjà plus le sigle litigieux, il sera précisé que cette interdiction pendra effet dès le jour qui suivra la signification du présent Jugement. Quant au préjudice commercial allégué, il convient de rappeler que le juge du fond, statuant en la forme des référés, a jugé dans son ordonnance en date du 21. 03. 2000, que l’impact commercial et comptable des actes constitutifs de contrefaçon, sur une période courte, n’était pas caractérisé. En effet, il a été jugé qu’il ne résultait pas de façon évidente que les demanderesses aient utilisé la marque « LM Laboratoire » dans leurs rapports avec le public, et qu’il n’était pas justifié qu’elles aient vendu ou présenté des produits sous cette marque. Au contraire, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats par la défenderesse, que depuis 1993, le terme LM Laboratoire a disparu des supports présentés au public par les sociétés LIQUI MOLY GMBH ou LIQUI MOLY FRANCE, au profit de la seconde marque déposée, à savoir « L M ».

Ainsi, sur les quelques mois où Monsieur M a, par l’intermédiaire de sa société, utilisé la marque « LM Laboratoire M », il n’a pu y avoir aucune confusion avec les marchandises vendues par les demanderesses, du fait de la contrefaçon. Par suite, la demande avant dire droit, tendant à ce qu’une mesure d’expertise comptable soit ordonnée, n’est absolument pas fondée et sera rejetée. De même, les prétentions afférentes à l’allocation de dommages-intérêts en réparation de préjudice commercial seront rejetées, dans la mesure où il n’existe aucun préjudice de cette nature en l’espèce. II – SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : La SA Laboratoire MAZALAIRA sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation solidaire des sociétés LIQUI MOLY GMBH et LIQUI MOLY FRANCE au paiement de dommages-intérêts à titre d’indemnités pour rupture de contrat, et, à l’encontre de la seule société LIQUI MOLY FRANCE, des dommages-intérêts en remboursement de sommes qui auraient été surfacturées à l’époque où ces deux sociétés étaient encore en relation. Toutefois, aux termes de l’article 70 du Nouveau Code de Procédure Civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Or, il est constant que dans le domaine particulier des actions en contrefaçon de marque, les seules demandes reconventionnelles recevables sont celles qui sont présentées sur le même terrain, comme par exemple une demande d’annulation de la marque. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les prétentions formulées par la défenderesse, demanderesse reconventionnelle, portant sur les relations contractuelles entretenues avec les requérantes initiales, II s’ensuit que les demandes reconventionnelles devront être déclarées irrecevables. III – SUR LES AUTRES DEMANDES : Eu égard à la nature et à l’ancienneté de la procédure, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer à l’occasion de la présente instance ; Leurs demandes réciproques, présentées en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, seront donc rejetées. Dès lors qu’il n’est fait droit que dans une faible mesure aux prétentions des sociétés requérantes, où Monsieur M a par ailleurs volontairement et immédiatement fait droit à la

demande d’abandon de la marque contrefaisante, et où les demandes reconventionnelles formulées par la SA laboratoire M sont irrecevables, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié entre les deux sociétés demanderesses d’une part, et la SA Laboratoire MAZALAIRA d’autre part. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Fait interdiction définitive à la SA laboratoire M d’utiliser, dans sa raison commerciale ou à titre de nom commercial, et ce, sur ses papiers commerciaux ou ses produits, le sigle « LM » ; Dit que cette interdiction sera exécutoire dès le jour suivant la signification du présent Jugement ; Déboute la société de droit allemand LIQUI MOLY GMBH et la SA LIQUI MOLY FRANCE du surplus de leurs prétentions ; Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par la SA laboratoire M ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rejette les demandes réciproques présentées en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que les entiers dépens seront supportés par moitié entre la société de droit allemand LIQUI MOLY GMBH et la SA LIQUI MOLY FRANCE d’une part, et la SA laboratoire M d’autre part, et, en tant que de besoin, condamne ces sociétés au paiement des sommes afférentes ; Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires comme étant non fondées ou mal fondées.