TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
3ème section

No RG 20/11165 – 
No Portalis 352J-W-B7E-CTFOQ

No MINUTE :

Assignation du :
04 novembre 2020, 10 juin 2021 et 29 décembre 2021

JUGEMENT
rendu le 11 octobre 2023
DEMANDERESSES

Société MSBH B.V.
[Adresse 13]
[Localité 2] (PAYS-BAS)

Société MSNL B.V.
[Adresse 13]
[Localité 2] (PAYS-BAS)

S.A.R.L. MSFR
[Adresse 8]
[Localité 6]

représentées par Maître Sophie HAVARD DUCLOS de la SELARL HAVARD DUCLOS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J079

DÉFENDEURS

S.A.S.U. HCG FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Maître Cédric DENIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0890
S.A.S. THE OZ
anciennement dénommée THE OTHER STORE
[Adresse 1]
[Localité 11]

représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0248

S.A.R.L. REN MODE
[Adresse 4]
[Localité 9]

défaillante

S.E.L.A.R.L. [N] MJ, en la personne de Maître [C] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL REN MODE
[Adresse 7]
[Localité 12]

défaillante

Maître [K] [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL REN MODE
[Adresse 3]
[Localité 12]

défaillant
____________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Linda BOUDOUR, juge
Arthur COURILLON-HAVY, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 13 avril 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 11 octobre 2023.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

____________________________

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. La société à responsabilité limitée (ci-après SARL) MSFR, immatriculée le 12 avril 2017 au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Beauvais sous l’enseigne « MS Mode », a pour activité l’achat et la vente de vêtements de prêt-à-porter et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants, ainsi que toutes activités connexes et complémentaires. Elle est titulaire du nom de domaine <msmode.fr>, enregistré le 30 novembre 2006.

2. La société MSBH B.V., est une société de droit néerlandais immatriculée le 2 septembre 2016. Elle est titulaire de :
- la marque semi-figurative internationale no1081030, enregistrée le 12 mai 2011 :
- la marque semi-figurative de l’Union européenne no017545732, déposée le 1er décembre 2017 :
toutes deux enregistrées en classes 14, 18, 25 et 35 pour désigner notamment des vêtements, chaussures et chapellerie.

3. La société de droit néerlandais MSNL B.V., immatriculée le 8 avril 2016, a pour activité la vente en magasin de vêtements et articles de mode, vêtements pour femmes, grossiste de vêtements, magasins de sous-vêtements, fondations, etc. Elle dit exploiter le nom de domaine <msmode.fr> appartenant à la société MSFR, où elle propose à la vente des articles de prêt à porter et accessoires de mode féminins.

4. Les sociétés MSFR, MSBH B.V. et MSNL B.V. seront désignées, ensemble, comme les sociétés du groupe MS Mode.

5. La SARL Ren Mode, immatriculée le 31 octobre 2002 au RCS de Paris, a pour activité la vente en gros, demi-gros et détail, de tous articles de prêt-à-porter, accessoires et articles de cuir. Elle est titulaire du nom de domaine <marie-sixtine.com>, réservé le 15 septembre 2009. La société Ren Mode a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugements du 14 décembre 2020 et du 1er juin 2021 du tribunal de commerce de Bobigny.

6. La société par actions simplifiée (SAS) The Oz, immatriculée le 15 octobre 2008 au RCS de Paris, dit s’être vue confier la création et l’exploitation du site internet <www.marie-sixtine.com> par la société Ren Mode.

7. La SAS HCG France, immatriculée le 19 mars 2021 au RCS de Paris, a pour activité l’import et l’exportation de textile et la vente de prêt à porter et d’accessoires de mode en toute matière et en tout genre. La SAS HCG France a repris l’activité de la société Ren Mode, après que le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté à son profit le plan de cession de cette société, par jugement du 27 avril 2021.

8. La SELARLU [N] M. J. a été désignée ès qualités de mandataire judiciaire puis de liquidateur de la société Ren Mode, par jugements du tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2020 et du 1er juin 2021.

9. Maître [K] [S] a été désigné et maintenu ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Ren Mode, par jugements du tribunal de commerce de Bobigny du 14 décembre 2020 et du 1er juin 2021.

10. Par jugement du 23 janvier 2017 du tribunal de commerce de Lille, la SARL MSFR a été autorisée à reprendre la société MS Mode France, présentée comme exploitant depuis janvier 2011, des magasins de vêtements sous le nom commercial « MS Mode ». La SARL MSFR dit exploiter aujourd’hui 66 boutiques en France sous le nom commercial « MS Mode ».

11. Les sociétés du groupe MS Mode exposent que la société MSBH B.V. a découvert en 2019 l’usage, par la SARL Ren Mode, pour désigner des vêtements et accessoires de mode sur internet et en magasin du signe :

12. Par lettre de son conseil du 18 juillet 2019, la société MSBH B.V. l’a mise en demeure de cesser cet usage et de s’engager de ne plus jamais l’utiliser. Considérant que la réponse de la SARL Ren Mode n’était pas satisfaisante, les sociétés du groupe MS Mode ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 19 décembre 2019 portant sur l’exploitation de ce signe litigieux sur le site internet <www.marie-sixtine.com>. Par lettre de leur conseil du 10 janvier 2020, les société du groupe MS Mode ont de nouveau mis en demeure la SARL Ren Mode de cesser tout usage du signe « MS » en lien avec son activité de vente de prêt-à-porter et d’accessoires de mode féminins, quels que soient la forme ou le support utilisés, dans l’ensemble de l’Union européenne, puis une lettre de relance le 30 janvier 2020, par l’intermédiaire de leur conseil.

13. Dans ce contexte, par actes d’huissier du 4 novembre 2020, les sociétés du groupe MS Mode ont fait assigner devant ce tribunal la SARL Ren Mode et la SAS The Oz en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.

14. Du fait du jugement du 1er juin 2021 du tribunal de commerce de Bobigny plaçant en liquidation judiciaire la SARL Ren Mode et après avoir déclaré leurs créances à son encontre, les sociétés du groupe MS Mode ont fait assigner en intervention forcée, par actes d’huissier du 10 juin 2021, l’administrateur judiciaire de la société Ren Mode, Maître [K] [S] et son mandataire judicaire puis liquidateur, la SELARLU [N] M. J. Le 8 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure à la présente instance.

15. De même, suite au jugement du 27 avril 2021 du tribunal de commerce de Bobigny arrêtant le plan de cession de la SARL Ren Mode au profit de la SAS HCG France, les sociétés du groupe MS Mode ont mis en demeure cette dernière, par lettre de leur conseil du 9 septembre 2021, de cesser l’exploitation du signe « MS ».

16. Par courriel officiel de son conseil du 21 septembre 2021, la SAS HCG France a refusé de faire droit aux demandes des sociétés du groupe MS Mode, au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion entre leurs marques et le signe litigieux.

17. Les sociétés du groupe MS Mode ont alors fait assigner la SAS HCG France en intervention forcée, par acte d’huissier du 29 décembre 2021. Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure à la présente instance le 20 janvier 2022.

18. L’instruction a été close par ordonnance du 15 septembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2023 pour être plaidée.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

19. Dans leurs dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 22 juin 2022, les sociétés du groupe MS Mode ont demandé au tribunal :
- d’ordonner la dépose de l’ensemble des enseignes litigieuses reproduisant le signe « MS » des boutiques gérées directement ou indirectement par les sociétés Ren Mode et HCG France et la suppression du signe litigieux « MS » de l’ensemble des documents, papiers commerciaux, supports publicitaires et site internet aux frais exclusifs des sociétés Ren Mode et The Oz et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- d’interdire aux sociétés Ren Mode, HCG France et The Oz de faire usage, directement ou indirectement, du signe « MS », seul ou accompagné d’éléments figuratif ou verbal, tels que « Marie-Sixtine », dans le domaine du prêt à porter et des accessoires de mode, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et notamment à titre d’enseigne, de nom commercial et de marque en raison de l’atteinte portée aux droits antérieurs des sociétés MSBH B.V., MSNL B.V. et MSFR , sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- de se réserver la liquidation des astreintes précitées ;
- de condamner in solidum la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires – la société SELARLU [N] MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS de Bobigny sous le no821325941, prise en la personne de Maître [C] [N], dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 12] et Maître [K] [S], sis [Adresse 3] à [Localité 12] – et les sociétés HCG France et The Oz à payer à la société MSBH B.V. 30 000 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon des marques Internationale no1081030 et de l’Union européenne no017545732 commis à son encontre ;
- de condamner in solidum la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires et les sociétés HCG France et The Oz à payer à chacune des sociétés MSNL B.V. et MSFR la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice propre résultant des actes de contrefaçon des marques Internationale no1081030 et de l’Union européenne no017545732 ;
- de condamner in solidum la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires et les sociétés HCG France et The Oz à payer à chacune des sociétés MSNL B.V et MSFR la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’elles subissent en raison des actes de concurrence déloyale commis à leur encontre ;
- d’ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou magazines, français ou étrangers, au choix des sociétés MSBH B.V., MSNL B.V. et MSFR, aux frais in solidum de la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires et des sociétés HCG France et The Oz, sans que le coût de chaque insertion n’excède 5000 euros hors taxe, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
- d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans son intégralité, sur la partie supérieure de la page d’accueil du site Internet <www.marie-sixtine.com>, dans des conditions de lisibilité maximum et, en toute hypothèse, au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, dans un encadré, en-dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « Communiqué Judiciaire » inscrit en noir sur fond blanc, pendant une durée d’un mois, aux frais éventuels de la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires et des sociétés HCG France et The Oz, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de condamner in solidum la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires et les sociétés HCG France et The Oz à payer à chacune des sociétés MSBH B.V., MSNL B.V. et MSFR 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner in solidum la société Ren Mode, prise en la personne de ses mandataires et administrateurs judiciaires et les sociétés HCG France et The Oz aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Havard Duclos, en ce compris les frais de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2019 s’élevant à 309,20 euros, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

20. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la SAS HCG France a demandé au tribunal de :
- débouter les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR de l’ensemble de leurs demandes concernant les actes de contrefaçon ;
- débouter les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR de leurs demandes concernant les actes de concurrence déloyale ;
- débouter les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR de l’ensemble de ses demandes complémentaires ;
- condamner les sociétés MSBH B.V, MSNL B.V et MSFR à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.

21. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SAS The Oz a demandé au tribunal de :
à titre principal, débouter les sociétés du groupe MS Mode de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- juger que tout préjudice subi par toute société du groupe MS Mode en raison de l’utilisation du signe litigieux sur le site internet <www.marie-sixtine.com> par son intermédiaire sera solidairement garanti par la SARL Ren Mode et la SAS HCG ;
- juger que la SELARL [N] MJ, prise en la personne de Maître [C] [N], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ren Mode, devra la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de l’action engagée contre elle par les sociétés du groupe MS Mode ;
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Ren Mode toute créance correspondante à la garantie due par la SARL Ren Mode du fait de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du fait de l’action engagée contre elle par les sociétés du groupe MS Mode ;
En toute hypothèse,
- condamner les sociétés du groupe MS Mode à lui payer 4000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de la procédure.

MOTIVATION

I – Sur l’opposabilité de la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no017545732

Moyens des parties

22. La SAS The Oz fait valoir que la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 qui lui est opposée a été déposée le 1er décembre 2017, tandis que le signe « MS Marie-Sixtine » critiqué par la demanderesse est utilisé depuis le 6 janvier 2017 sur le site <marie-sixtine.com> qu’elle exploite. Elle en déduit que cette marque ne saurait lui être valablement opposée.

23. Les sociétés du groupe MS Mode opposent que la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 n’est que la version en noir et blanc de la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 enregistrée le 12 mai 2011 de sorte que la SAS The Oz ne dispose, selon elle, d’aucun droit acquis antérieur valable, outre que l’usage du signe « MS » était alors isolé.

24. La SAS HCG France n’a pas conclu à ce titre.

Réponse du tribunal

25. L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne prévoit que "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…)"

26. La date à laquelle une marque peut être opposée à un autre signe utilisé dans la vie des affaires est celle de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (en ce sens CJUE, 29 mars 2011, Anheuser-Busch c. Budejovický Budvar, C-96/09 §166).

27. Dans le cas présent, il n’est pas contesté que la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 a été déposée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 1er décembre 2017 par la société MSBH B.V. (pièces des demanderesses no3-1).

28. Au soutien de leur moyen d’inopposabilité de cette marque, la SAS The Oz produit une impression d’écran du site internet <marie-sixtine.com> au 6 janvier 2017 montrant la présence du signe litigieux « MS » en en-tête des produits proposés à la vente (leur pièce no4).

29. Il en résulte suffisamment que la défenderesse a fait usage dans la vie des affaires de ce signe antérieurement à la date de dépôt de la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 et la circonstance que cette marque soit la déclinaison en noir et blanc de la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 dont il n’est pas contesté qu’elle a été enregistrée le 12 mai 2011, est sans incidence sur son opposabilité.

30. En effet, en premier lieu, les sociétés du groupe MS Mode ne peuvent valablement revendiquer aucun droit antérieur au 1er décembre 2017 sur le fondement de la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432, dès lors qu’aucune priorité ne peut être invoquée en cette matière.

31. En second lieu, la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 se distingue de la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 par sa couleur.

32. En conséquence, la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 est inopposable à la SAS The Oz.

II – Sur la contrefaçon de marques

Moyens des parties

33. Les sociétés du groupe MS Mode soutiennent que le signe « MS » utilisé par les défenderesses constitue une contrefaçon de ses marques semi-figuratives internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 et de l’Union européenne « MS Mode » no01745432. Elle précise que le signe litigieux est utilisé à titre de marque, étant apposé sur la façade de ses boutiques ou sur le site internet <marie-sixtine.com> qui propose des ventes en ligne, pour des produits d’habillement ou de mode identiques à ceux visés dans l’enregistrement de ses marques et présente une similarité visuelle et phonétique compte tenu du caractère dominant de l’élément « MS », créant un risque de confusion pour le consommateur moyen de vêtements et accessoires de mode à un prix accessible.

34. La SAS The Oz objecte que le signe qu’elle utilise sur le site internet qu’elle exploite présente une impression d’ensemble différente de la marque internationale qui lui est opposée compte tenu de leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, excluant tout risque de confusion pour le consommateur.

35. La SAS HCG France estime que le signe « MS » qu’elle utilise ne peut être identifié comme représentant les initiales MS qu’en référence aux initiales de la marque « Marie-Sixtine » et ne l’étant comme tel que par la clientèle de cette dernière marque, outre que l’impression d’ensemble de ce signe ne peut pas entraîner de risque de confusion avec les marques opposées chez un consommateur moyen.

Réponse du tribunal

36. L’article 189 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que : « tout enregistrement international désignant l’Union produit, à compter de la date d’enregistrement visée à l’article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d’extension postérieure à l’Union prévue à l’article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu’une demande de marque de l’Union européenne ».

37. L’article 9 du même règlement européen prévoit que "1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (…)"

38. Interprétant les dispositions similaires du précédent règlement, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a dit pour droit que l’existence d’un risque de confusion, lequel comprend un risque d’association dans l’esprit du public concerné, s’apprécie de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, mais également de l’identité et de la similarité des produits et services couverts, un faible degré de similitude entre les marques opposées pouvant être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts et inversement (CJCE, Sabel BV c. Puma, 11 novembre 1997, C-251/95).

39. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (CJCE, Bimbo c OHMI, 8 mai 2014, C-591/12, points 21-23, 33 et 34).

40. Au cas présent, il n’est pas contesté par les sociétés défenderesses et il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que les premières commercialisent dans leurs magasins et sur le site internet <marie-sixtine.com>, ainsi qu’elles promeuvent sur le réseau social Instagram, des vêtements et accessoires féminins de mode porteurs du signe « MS » (pièces MS Mode no7-3, 7-5, 7-6 et 8-1).

41. Les produits vendus par les défenderesses, vêtements féminins, maroquinerie et accessoires (pièce MS Mode no7-3 page 14), sont identiques aux produits, notamment en classe 14 articles de joaillerie, bijouterie, horlogerie, en classe 18 sacs et sacs à dos, portefeuilles, en classe 25 vêtements, chaussures, chapellerie, en classe 35, services de vente au détail et d’intermédiaire commerciaux pour les produits précédents, visés à l’enregistrement des marques semi-figuratives internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 et de l’Union européenne « MS Mode » no01745432.

42. En l’absence d’identité entre le signe critiqué et les marques opposées, le public pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé acheteur de vêtements et d’accessoires féminins de mode de grande consommation. Son degré d’attention est moyen, voire faible.

43. Le signe « MS » critiqué est composé de deux lettres, le « M » en capitale, le « s » en minuscule, en caractères de même taille, noir sur fond blanc, maigres et simples, dont le « s » minuscule forme la dernière branche du « M » pour imbriquer les deux lettres. Sur le site internet et sur le réseau social Instagram, le signe critiqué est souligné par le signe « Marie-Sixtine » en capitales de caractères plus petits et de même aspect, mais il est également utilisé seul sur certaines étiquettes ou sur les enseignes des boutiques (pièce MS Mode no8-1).

44. La marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 est composée des deux même lettres « M » et « S » en minuscules grasses, bleues sur fond blanc, dans des caractères imitant l’écriture manuelle, soulignées par le terme« mode » en capitales de caractères plus petits et rectilignes. La marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 reprend le même signe en noir sur fond blanc.

45. Sur les plans visuel et auditif, le signe critiqué comporte les deux mêmes lettres que les marques opposées, utilisées seules ou placées en position dominante par rapport au signe « Marie-Sixtine » compte tenu de la différence de taille des caractères, ces deux mêmes lettres étant également dominantes dans les marques opposées en raison de la taille plus petite du terme « mode », de son positionnement sous le premier signe et de son caractère purement descriptif pour les produits concernés. Le caractère dominant des deux lettres « M » et « S » se retrouve sur le plan auditif compte tenu de leur placement en position d’attaque du signe critiqué et des marques opposées. Le signe « MS » critiqué est, donc, similaire aux marques opposées sur ces plans.

46. Sur le plan conceptuel seule l’association du signe « MS » au signe « Marie-Sixtine » permet de comprendre qu’il en forme les initiales, l’association de ces deux lettres ne renvoyant, autrement, à aucun sens ou signifié.

47. Il résulte de l’ensemble un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent entre le signe « MS », pris seul, et les marques semi-figuratives internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 et de l’Union européenne « MS Mode » no01745432.

48. La SARL Ren Mode et la SAS HCG France ont, en conséquence, commis une contrefaçon des marques précitées, la SAS The Oz n’engageant sa responsabilité à l’égard des demanderesses qu’en contrefaçon de la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030, la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 lui étant inopposable.

III – Sur la concurrence déloyale

Moyens de sparties

49. Les sociétés du groupe MS Mode considèrent que l’usage du signe « MS » par les défenderesses à titre d’enseigne et de nom commercial sur internet et les réseaux sociaux, porte atteinte à leur droits, distincts de ceux des marques invoquées, tirés de l’exploitation du signe « MS Mode » fait partie de leur fonds de commerce étant utilisé à titre d’enseigne, nom commercial et sur leur site <msmode.fr>. Elles exposent que la SARL Ren Mode connaissait pertinemment le risque de confusion existant entre ce signe litigieux et leurs marques invoquées en raison de l’opposition qu’elles ont formée avec succès en 2014 à l’encontre d’un dépôt de marque contenant le même signe.

50. La SAS The Oz conteste que les faits allégués par les demanderesses au titre de la concurrence déloyale soient distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon et fait valoir, subsidiairement, qu’à les supposer distincts, son usage du signe « MS Marie-Sixtine » ne présente aucun risque de confusion avec les signes commerciaux utilisés par les demanderesses.

51. La SAS HCG France soutient que les demanderesses se contentent d’invoquer les mêmes faits que ceux à l’appui de leur demande en contrefaçon.

Réponse du tribunal

52. Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

53. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

54. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, no16-23.694).

55. La concurrence déloyale exige la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 16 déc. 2008, no07-17.092).

56. En matière de concurrence déloyale, le principe d’un préjudice, fût-il simplement moral, s’infère nécessairement de la faute établie (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, no17-31.614).

57. En l’occurrence, les sociétés du groupe MS Mode versent aux débats :
- un jugement du 23 janvier 2017 du tribunal de commerce de Lille établissant la cession de 44 fonds de commerce de la SARL MS Mode France à la SARL MSFR, concrétisée par des contrats de cession de fonds de commerce entre les parties (pièces no1-4 et 1-7)
- quinze photographies de janvier 2011, dont l’authenticité n’est pas contestée, montrant le signe « MS Mode » utilisé à titre d’enseigne pour quinze boutiques distinctes (pièce 4)
- des extraits du site internet <msmode.fr> établissant que la SARL MSFR, puis la société MSNL B.V., ont exploité et exploite ce site, à tout le moins depuis le 3 février 2013, pour des ventes en ligne de vêtements féminins (pièces no1-8 et 5-1 à 5-3).

58. Les sociétés demanderesses démontrent, par ces pièces, qu’elles utilisent le signe « MS Mode » à titre d’enseigne, de nom commercial et de nom de domaine sur internet, lesquels ne sont pas protégés par des droits privatifs.

59. Les pièces analysées antérieurement au titre de la contrefaçon font, également, ressortir que les sociétés The Oz, Ren Mode et HCG France, en utilisant le signe « MS » litigieux à titre d’enseigne, de nom commercial et de signe de promotion sur le réseau social Instagram, cette utilisation étant de nature à créer un risque de confusion pour le public entre ces dernières et les sociétés du groupe MS Mode, ont commis des faits distincts de concurrence déloyale au préjudice des demanderesses, seules la vente et la promotion de vêtements et accessoires féminins étant retenues au titre de la contrefaçon.

60. Les sociétés défenderesses ont, en conséquence, engagé leur responsabilité au titre de la concurrence déloyale.

IV – Sur les mesures réparatrices

Moyens des parties

61. Les sociétés du groupe MS Mode demandent l’indemnisation individualisée des faits de contrefaçon et ceux, distincts, de concurrence déloyale, ainsi que des mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication, compte tenu des investissements conséquents de marketing et de communication qu’elles opèrent, de la banalisation de leurs marques, de la perte de clientèle et de l’atteinte à leur image que ces faits entraînent.

62. La SAS The Oz conclut que les demandes en réparation ne reposent sur aucun élément d’évaluation sérieux et objectif.

63. La SAS HCG France avance que toute condamnation indemnitaire la conduirait à se placer en état de cessation de paiement compte tenu des efforts financiers qu’elle a consentis lors de la reprise de la SARL Ren Mode, incluant la sauvegarde des emplois, à une période ponctuée de fermeture administrative en raison de l’épidémie de Covid19.

Réponse du tribunal

64. En application de l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1o Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2o Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3o Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée".

65. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

66. Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit.

67. Par ailleurs, l’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle précité, par l’emploi de l’adverbe « distinctement », commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.

68. Au soutien de leurs demandes, outre les pièces précédemment analysées, les sociétés du groupe MS Mode produisent :
- un jugement du 23 janvier 2017 du tribunal de commerce de Lille fixant à 1 150 000 euros le montant de la cession des actifs issus de la reprise des fonds de commerce de la SARL MS Mode (pièce no1-4)
- un contrat en anglais du 21 avril 2015 entre la SARL Blabla Communication et la société néerlandaise MS Mode B.V. portant sur une campagne de publicité de presse et relations publiques, "press & public relations« , d’un montant de 8000 euros pour trois mois, »for a 3 months mission" (pièce no1-6)
- une attestation en anglais du 26 octobre 2020 des directeurs de la société MSBH B.V. mentionnant que le montant des investissements de promotion des vêtements et accessoires de MS Mode s’est élevé à 283 000 euros en 2019 en France, « the marketing investments spent in 2019 for the promotion of MS Mode clothes and accessories on the French territory amount to EUR 283.000,- » et le chiffres d’affaires s’est élevé à environ 45 millions d’euros, « the turnover related to sale in France of products bearing the mark »MS Mode« is approx. 45 million (…) » (pièce no10-1)
- des relevés d’achats de promotion sur le moteur de recherche Google de 222 710 euros entre le 10 mars 2017 et le 8 mars 2020, sans que la totalité puisse être imputée au moteur de recherche en français, et sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de 119 107 euros entre le 1er janvier 2017 et le 9 mars 2020 en France (pièces no10-2 et 10-3).

69. S’agissant du préjudice résultant de la contrefaçon, en l’absence d’autres éléments, ces pièces ne ne permettent pas à elles seules d’établir un préjudice économique subi par la société MSBH B.V., titulaire des marques invoquées, non plus qu’un éventuel bénéfice réalisé par les contrefacteurs.

70. Le préjudice moral subi en lien avec les faits de contrefaçon de la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030, résultant de l’avilissement de ses marques, sera réparé par l’allocation de 5000 euros d’indemnité que les sociétés The Oz et HCG France seront condamnées à payer in solidum à la société MSBH B.V.

71. Le préjudice moral subi en lien avec les faits de contrefaçon de la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432, résultant de l’avilissement de ses marques, sera réparé par l’allocation de 5000 euros d’indemnité que la SAS HCG France sera condamnée à payer à la société MSBH B.V.

72. Les sociétés MSFR et MSNL B.V., titulaire et exploitante du nom de domaine <msmode.fr> et exploitant les boutiques à l’enseigne MS Mode, ont, par ailleurs, subi un préjudice moral en lien avec les actes de concurrence déloyale, portant atteinte à leur image, qui sera réparé par l’allocation de 5000 euros d’indemnité à chacune d’elle que les sociétés The Oz et HCG France seront condamnées à payer in solidum.

73. La SARL Ren Mode ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er juin 2021 (pièce MS Mode no11-4) et les sociétés du groupe MS Mode ayant déclaré leur créance auprès du mandataire liquidateur par courrier du 22 février 2021 (leur pièce no11-2), ces sommes seront fixées au passif de la procédure.

74. Les sociétés MSFR et MSNL B.V. n’étant pas titulaires des marques invoquées et ne démontrant pas en être licenciées, seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts résultant de la contrefaçon de ces marques.

75. La contrefaçon des marques semi-figuratives internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 et de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 dont la société MSBH B.V. est titulaire et les actes de concurrence déloyale justifient également l’interdiction aux défenderesses de poursuivre l’usage du signe « MS » litigieux de quelque manière que ce soit, sous astreinte dans les termes du dispositif.

76. Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures ordonnées, les demandes de publication de la décision seront rejetées. Les demandes de dépose des enseignes et de suppression du signe « MS » litigieux seront, également, écartées, étant superflues compte tenu de l’interdiction prononcée.

V – Sur l’appel en garantie

Moyens des parties

77. La SAS The Oz formule une demande de garantie à l’encontre des sociétés Ren Mode et HCG France dans l’hypothèse de sa condamnation, s’appuyant sur la lettre d’intention du 5 juillet 2017 entre elle et la SARL Ren Mode et celle du 20 juillet 2021 entre elle et la SAS HCG France, relatives à l’exploitation commerciale du site internet <marie-sixtine.com>.

78. La SAS HCG France et les sociétés du groupe MS Mode n’ont pas conclut à ce titre.

Réponse du tribunal

79. Les articles 1103 et 1104 du code civil posent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

80. La SAS The Oz verse aux débats une lettre d’intention signées par un représentant de la SAS HCG France le 20 juillet 2021 mentionnant que « HCG France garantit The Oz de toute condamnation ou amende relative aux marques et produits du site (notamment contrefaçon et concurrence déloyale) (…) » (sa pièce no5).

81. La SAS HCG France ne conteste pas la garantie qu’elle doit, laquelle sera, en conséquence, prononcée dans les termes du dispositif.

82. À l’inverse, à défaut de toute pièce établissant l’existence d’une garantie similaire de la SARL Ren Mode, la SAS The Oz sera déboutée de sa demande à ce titre.

VI – Dispositions finales

VI.1 – S’agissant des dépens

83. Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent, notamment, les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.

84. En application de cette disposition les frais d’un expert ou d’un officier public ou ministériel non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens (en ce sens Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 janvier 2017, no16-10.123).

85. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».

86. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 699 du même code, « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».

87. En l’espèce, les SAS The Oz et HCG France, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat des sociétés du groupe MS Mode.

88. Ces dépens seront, également, fixés au passif de la procédure de la SARL Ren Mode.

89. La demande des sociétés du groupe MS Mode tendant à inclure les frais de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2019 dans les dépens sera rejetée, cet acte n’ayant pas été judiciairement autorisé.

VI.2 – S’agissant des frais non compris dans les dépens

90. L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».

91. Les SAS The Oz et HCG France, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer 4000 euros à chacune des sociétés du groupe MS Mode à ce titre.

92. Cette même somme sera, également, inscrite au passif de la procédure de la SARL Ren Mode pour chacune des sociétés du groupe MS Mode à ce titre.

93. Les demandes à ce titre des SAS The Oz et HCG France seront rejetées.

VI.3 – S’agissant de l’exécution provisoire

94. En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

95. En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, n’a pas à être écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Condamne in solidum la SAS The Oz et la SAS HCG France à payer 5000 euros à la société MSBH B.V. à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 ;

Condamne la SAS HCG France à payer 5000 euros à la société MSBH B.V. à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de la marque semi-figurative de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 ;

Fixe à 10 000 euros la créance de dommages et intérêts de la société MSBH B.V. en réparation de la contrefaçon, au passif de la liquidation de la SARL Ren Mode ;

Condamne in solidum la SAS The Oz et la SAS HCG France à payer 5000 euros à la SARL MSFR et 5000 à la société MSNL B.V. à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale;

Fixe à 5000 euros la créance de la SARL MSFR et à 5000 la créance de la société MSNL B.V. en réparation des actes de concurrence déloyale au passif de la SARL Ren Mode ;

Ordonne l’inscription définitive des créances des sociétés MSBH B.V., MSFR et MSNL B.V. au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ren Mode ;

Interdit à la SARL Ren Mode, la SAS The Oz et la SAS HCG France d’utiliser, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 500 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, l’astreinte courant pendant cent quatre-vingt jours, le signe :

Déboute les sociétés MSBH B.V., MSFR et MSNL B.V. de leurs demandes de publication, de dépose des enseignes et de suppression du signe « MS »;

Déboute la SARL MSFR et la société MSNL B.V. de leur demande en dommages et intérêts résultant de la contrefaçon des marques semi-figuratives internationale désignant l’Union européenne « MS Mode » no1081030 et de l’Union européenne « MS Mode » no01745432 ;

Condamne in solidum la SAS The Oz et la SAS HCG France aux dépens ;

Fixe les dépens au passif de la procédure de la SARL Ren Mode ;

Condamne la SAS HCG France à garantir la SAS The Oz des condamnations prononcées contre elle ;

Déboute la SAS The Oz de sa demande de garantie contre la SARL Ren Mode ;

Déboute les sociétés MSFR, MSBH B.V. et MSNL B.V. de leur demande tendant à inclure les frais de constat d’huissier de justice du 19 décembre 2019 dans les dépens ;

Condamne in solidum la SAS The Oz et la SAS HCG France à payer 4000 euros à chacune des sociétés MSFR, MSBH B.V et MSNL B.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS The Oz et la SAS HCG France de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à 4000 euros la créance de chacune des sociétés MSFR, MSBH B.V et MSNL B.V. en application de l’article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL Ren Mode.

Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2023

La greffière Le président