COUR D’APPEL DE PAPEETE Audience du 15 mars 2012N° 136

Chambre Civile RG 450/CIV/08

Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de Papeete, assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;

En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :

Entre :

La Sa Brasserie de Tahiti, société anonyme, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 306, dont le siège social est sis BP 597- 98713 Papeete, représentée par son Directeur général, M. Hubert V ;

Appelante principale par requête en date du 10 septembre 2008, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 11 septembre 2008, sous le numéro de rôle 08/00450, ensuite d’un jugement n° 431 rendu p ar le Tribunal Civil de première instance de Papeete le 21 juillet 2008 ;

Intimée incidente ;

Représentée par M^e Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;

d’une part ;

Et :

Monsieur Jean-Marc L dit John, de nationalité française, commerçant inscrit au registre du commerce sous le n° 1358-A,

Intimé au principal et appelant incident ;

Représenté par M^e Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Papeete ;

d’autre part ;

La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 2 février 2012, devant M. SELMES, président de chambre, M^me T et M. MOYER, conseillers, assistés de M^me SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ARRET,

I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :

1- Exposé succinct du litige :

Le litige oppose M. Jean-Marc L à la société Brasserie de Tahiti à propos de l’utilisation du terme TABU.

M. Jean Marc L exploite la marque «TABU» qu’il a déposée auprès de I’Institut National de la Propriété Intellectuelle Ie 2 mai 1988 sous la marque «TABU AUSTRALIA». Il produit sous cette marque toute une gamme d’articles vestimentaires et de sport.

La société Brasserie de Tahiti exploite quant à elle la marque « TABU the Tiki Lager B». Elle produit sous cette marque une bière.

Elle a déposé sa marque le 9 juillet 2002.

2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :

Par requête et acte d’huissier enregistrés au greffe Ie 4 octobre 2005, M. Jean-Marc L a assigné la société Brasserie de Tahiti devant le Tribunal de première instance de Papeete.

Il a demandé au tribunal de :

- interdire à la Brasserie d’utiliser le terme TABU dans le cadre de la commercialisation de ses produits ;

— ordonner la radiation du registre de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle des marques enregistrées par la Brasserie de Tahiti et comportant le terme TABU ;

— condamner la Brasserie de Tahiti à lui payer une somme de 20.000.000 FCP, à titre de dommages et intérêts ;

— autoriser la publication du jugement à intervenir dans deux quotidiens de son choix aux frais de la défenderesse, et dans la limite de 100.000 FCP par insertion ;

— condamner la Brasserie de Tahiti à verser une somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles,

outre la condamnation aux entiers dépens.

La SA Brasserie de Tahiti s’est opposée à ces demandes. Elle a conclu au débouté des demandes et à la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 440.000 FCP au titre des frais irrépétibles. Elle a demandé au tribunal de prononcer la nullité du dépôt et de l’enregistrement de M. L n°05 3 339 484 du 26 janvier 2005 portant sur la marque TABU et n° 05 3339485 du 26 j anvier 2005 portant sur la marque TABU ONE, avec exécution provisoire de la décision à intervenir sur la nullité du dépôt. Elle a indiqué que I’INPI avait délivré le 16 novembre 2006 à M. L

une déclaration d’irrecevabilité de renouvellement et a sollicité une somme de 500.000 FCP pour procédure abusive ;

Par décision en date du 21 juillet 2008, le Tribunal de première instance de Papeete a notamment, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :

- rejeté toutes les demandes de M. Jean-Marc L ;

- rejeté toutes les demandes de la SA Brasserie de Tahiti ;

- ordonné la publication de la présente décision au registre national des marques ;

- débouté pour le surplus,
- condamné M. L aux dépens.

3- Exposé succinct de la présente procédure :

Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2008, la société Brasserie de Tahiti a interjeté appel de cette décision.

M. Jean-Marc L était représenté à l’instance. La procédure a été clôturée le 2 décembre 2011.

4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :

A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de la société Brasserie de Tahiti :

Elle demande à la Cour de :

«Déclarer l’appel recevable,

Infirmer partiellement le jugement N°05/0727 rendu le 21 juillet 2008 par le Tribunal civil de première instance de Papeete en ce qu’il a débouté la SA Brasserie de Tahiti de toutes ses demandes ;

Le confirmer dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant,

Vu le dépôt de la Brasserie de Tahiti n° 02 3 173 9 89 du 09 juillet 2002 classe 25, 32 et 33 ;

Vu le dépôt de la Brasserie de Tahiti n° 02 3 195 6 76 du 20 novembre 2002 classe 25, 32 et 33 ;

Vu que l’exploitation des marques «Tabu» et «Tabu One» par M. L n’a commencé qu’en 2004 ou 2005 ;

Prononcer la nullité du dépôt et de l’enregistrement de M. L n°05 3 339 484 du 26 janvier 2005 portant sur la marque TABU ;

Prononcer la nullité du dépôt et de l’enregistrement de M. L n° 05 3 339 485 du 26 janvier 2005 portant sur la marque TABU ONE ;

Constater que l’INPI a délivré le 16.11.2006 à M. L une déclaration d’irrecevabilité de renouvellement et a précisé que la situation n’était pas régularisable ;

Condamner M. L à payer à la SA Brasserie de Tahiti la somme de 500.000 XPF pour procédure et maintien abusif de l’action en première instance ;

Condamner M. L à payer à la SA Brasserie de Tahiti la somme de 550.000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

Condamner M. L aux dépens d’appel.»

Au soutien de son appel, elle reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et elle précise :

— qu’elle avait sollicité du tribunal la protection de sa marque «TABU The Tiki Lager Beer» en classe 25, 32 et 33 et demandé la nullité des dépôts effectués en 2005 par M. L ; que c’est à tort que le Tribunal a estimé qu’il n’ existait pas de risque de confusion entre les marques de ces deux entreprises qui n’exercent pas dans Ie même secteur d’activité et qu’ainsi la similitude des signes est compensée par l’absence de similarité des produits diffusés de sorte que le risque de confusion doit être écarté ; qu’en effet, le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article L.713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle puisqu’il résulte du principe de spécialité posé par cet article que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés ; que le signe «TABU» a été antérieurement approprié comme marque, notamment en classe 32, par les deux dépôts suivants :

. dépôt de la marque nominale «TABU THE TIKI LAGER BEER», n°02 3 173 989 le 9 juillet 2002 ;

. dépôt de la marque semi-figurative «TABU THE TIKI LAGER BEER avec le logo du Tiki», n°02 3 195676» le 20 novembre 2002.

— que M. L ne pouvait pas déposer les signes «TABU» et «TABU ONE» en janvier 2005 en classe 32 pour le produit bière puisque la marque était indisponible à l’enregistrement et alors que M. L, est spécialisé dans le secteur textile.

En réponse à M. L, elle ajoute que celui-ci ne répond pas de manière pertinente au moyen selon lequel la marque «TABU AUTRALIA» (semi figurative) n°1 594308 n’a fait l’objet d’aucun renouvellement entre son dépôt en date du 5 mai 1988 et la déclaration le 26 janvier 2005, alors que sa validité arrivait à terme le 5 mai 1998 et donc que l’INPI lui a adressé une déclaration d’irrecevabilité de renouvellement et il ne conteste pas ces pièces démontrant le maintien abusif de son action.

Elle reprend les moyens précédemment invoqués à savoir :

- l’absence de renouvellement par M. L de la marque semi-figurative «TABU AUSTRALIA» ;

— les conséquences de la marque «res nullius» ;

- les différences entre la marque «TABU The Tiki Lager Beer» et le signe «TABU AUSTRALIA» ;

— le principe de spécialité des marques ;

— le signe«TABU» n’est pas une marque notoire ;

— la déclaration d’irrecevabilité du renouvellement de la marque «TABU» délivrée par l’INPI à l’encontre de M. L.

B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de M. Jean-Marc L :

Il demande à la Cour de :

«Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la Brasserie de Tahiti,

Recevoir M. Jean-Marc L en son appel incident,

Le dire bien fondé,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de la Brasserie de Tahiti,

Vu le code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 1382 du Code civil,

Interdire à la Brasserie de Tahiti d’utiliser le terme TABU dans le cadre de la commercialisation de ses produits,

Ordonner la radiation du registre de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle des marques enregistrées par la Brasserie de Tahiti et comportant le terme TABU,

Condamner la Brasserie de Tahiti à payer à titre de dommages et intérêts à M. L la somme de 20.000.000 FCFP,

Autoriser M. L à faire publier l’arrêt à intervenir dans deux quotidiens de son choix aux frais de la Brasserie de Tahiti et dans la limite de 100.000 FCFP par insertion.

Condamner la Brasserie de Tahiti à payer la somme de 880.000 FCFP à M. L par application de l’article 407 du code de procédure civile local,

Condamner la Brasserie de Tahiti aux entiers dépens de première instance et d’appel.»

Au soutien de ses demandes, il reprend les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et il précise :

- que la Brasserie de Tahiti a mis sur le marché local une nouvelle bière sous le nom de «TABU» dont la commercialisation est assortie de la diffusion d’une multitude d’articles de promotion notamment vestimentaires portant la même dénomination ; qu’elle a d’ailleurs fait procéder à l’enregistrement des marques «TABU» et «TABU, the Tiki lager beer», auprès de I’INPI, dans les classes de produits 25, 32 et 33 concernant les vins et spiritueux mais également les vêtements ; que ces enregistrements ont été effectués en fraude de ses droits et justifient leur radiation, la commercialisation par la Brasserie de Tahiti d’une bière sous cette marque, assortie de la diffusion de supports publicitaires en tous genres et notamment vestimentaires, portant atteinte à la valeur de la marque des vêtement qu’il commercialise et qu’elle déprécie ;

— que c’est à tort que la juridiction de première instance a cru pouvoir déduire que sa notoriété ne serait attachée qu’à sa nouvelle présentation et serait donc postérieure à l’enregistrement effectué par la Brasserie de Tahiti et que ces circonstances ne permettraient pas de faire droit à ses demandes ; qu’en effet, a notoriété de la marque TABU s’est progressivement construite depuis sa création dans les années 1980 et elle était déjà bien assise lors du dépôt par la Brasserie de Tahiti de la marque litigieuse ;

— que le droit sur la marque est conservé en dépit de son évolution dès l’instant que la modification du graphisme n’altère pas le caractère distinctif de la marque ; que dès lors, la modification est sans aucune incidence sur les droits qu’il possède sur sa marque TABU qui est le terme distinctif et phare de la marque ; que c’est donc à tort que le juge de première instance a retenu que l’évolution du graphisme de la marque, depuis le début de son exploitation, la privait de son antériorité par rapport à celle de la Brasserie de Tahiti ;

— qu’il est bien fondé à poursuivre la Brasserie de Tahiti en concurrence déloyale ; qu’en effet, la copie servile de la marque TABU apposée par la Brasserie de Tahiti, non seulement sur les bouteilles de bière qu’elle commercialise mais encore sur le grand nombre de supports publicitaires qu’elle utilise (panneaux, sous verre, tee shirts etc.) est propre à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle et cette confusion est d’autant plus aisée que la Brasserie de Tahiti a récemment adjoint à ses activités de brasserie et d’exportation de boissons celle de la vente d’articles vestimentaires et accessoires en tous genres, pour contourné l’interdiction faite en Polynésie française de réaliser des publicités de boissons alcooliques en créant la marque de surfwear «Hinano», déposée seulement depuis 1998 à I’INPI, ce qui donne aux parties un secteur d’activité commun.

En réponse à la Brasserie de Tahiti, il ajoute :

- que les développements de la Brasserie de Tahiti relatifs à la validité du renouvellement de l’enregistrement de la marque «TABU» sont dépourvus de tout intérêt concernant l’issue du litige dès lors que ses demandes repose sur l’usurpation de la marque, la concurrence déloyale et le parasitisme auxquels la Brasserie de Tahiti se livre et dont le fondement ne repose précisément pas sur son enregistrement auprès de I’INPI ;

— que la fraude est constituée lorsque le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de l’exploitation antérieure du signe dans la même spécialité ou ne pouvait les ignorer et a donc réalisé le dépôt en sachant que celui-ci porterait atteinte aux intérêts de tiers et la Brasserie de Tahiti avait pleinement connaissance de l’exploitation de la marque TABU et elle a sciemment méconnu ses intérêts en déposant les marques litigieuses notamment dans les mêmes classes de produits que ceux qu’il commercialise ;

— que la marque qu’il a développée a pour vocation de symboliser une vie saine et sportive et cette image est manifestement récupérée et ternie par les campagnes publicitaires de la Brasserie de Tahiti axées pour leur part au monde de l’alcool, du sexe et des noctambules ;

II- EXPOSE DE LA MOTIVATION :

1- A propos de la recevabilité de l’appel :

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; en outre, l’appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie française. L’appel est donc recevable.

2- A propos des moyens invoqués devant le premier juge en ce qui concerne les demandes de M. L :

a- A propos de l’absence de renouvellement :

La Brasserie de Tahiti fait valoir que M. L ne répond pas de manière pertinente au moyen selon lequel la marque «TABU AUTRALIA» (semi figurative) n°1 594308 n’a fait l’objet d’aucun renouvellement entre son dépôt en date du 5 mai 1988 et la déclaration le 26 janvier 2005, alors que sa validité arrivait à terme le 5 mai 1998.

M. L rétorque que les développements de la Brasserie de Tahiti relatifs à la validité du renouvellement de l’enregistrement de la marque «TABU» sont dépourvus de tout intérêt concernant l’issue du litige dès lors que ses demandes reposent sur l’usurpation de la marque, la concurrence déloyale et le parasitisme auxquels la Brasserie de Tahiti se livre et dont le fondement ne repose précisément pas sur son enregistrement auprès de I’INPI.

Le premier juge avait rappelé que M. L a produit un certificat d’enregistrement n°1594308 pour un dépôt en date du 2 mai 1988 à Pap eete de la marque TABU AUSTRALIA (semi-figurative) sous le numéro 276, portant sur des classes de produits : 14, 25, 28 correspondant à des shorts, casquettes, maillots de bain, chemises de corps, chemises robes, ensemble jupes et pantalons femmes, planche de surf, planches à roulettes, ceintures, bijoux fantaisie ; qu’il était précisé que la date légale d’enregistrement est celle à laquelle la demande a été déposée ; le dépôt produit ses effets pendant 10 ans à compter de cette date ; que toutefois, le dépôt en renouvellement tardif a une durée de validité de 10 ans à compter du jour de l’expiration du dépôt précédent ; que toutefois, la marque TABU AUSTRALIA (semi-figurative) n°1 594 308 n’a fait l’objet d’au cun renouvellement entre son dépôt et la déclaration présentée le 26 janvier 2005, alors que la validité arrivait à terme le

5 mai 1998 ; que cette déclaration n’a pas respecté les délais impartis, soit au plus tard le 2 mai 1998 ; que par courrier du 16 novembre 2006, I’INPI a informé M. L que, suite à la déclaration de renouvellement qui a été publiée alors qu’elle aurait dû être déclarée irrecevable, un erratum serait publié annulant la publication du renouvellement parue au B.O.P.I n° 05/49 Vol. II du 9 décembre 2005.

Il a en conséquence jugé à bon droit, qu’en application de l’article R 712-24 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de renouvellement avait été déclarée irrecevable, et qu’en conséquence, M. L ne saurait invoquer les dispositions des articles L 711-4 et L 713-5 du même code à l’appui de ses prétentions ; qu’en effet, la Brasserie de Tahiti avait déposé sa marque ''TABU The Tiki Lager B", nominale, le 9 juillet 2002 et, semi-figurative, le 20 novembre 2002, alors que la marque de M. L n’était plus couverte par la protection alléguée et qu’à défaut de renouvellement de la marque dans les délais prescrits, le droit de la marque est perdu quand bien même celle-ci continuerait à être exploitée ; que la marque ''TABU AUSTRALIA" est devenue «res nullius» à compter du 2 mai 1998 et a donc pu faire l’objet d’une appropriation par les tiers.

Il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.

b- A propos de la marque notoirement connue :

Aux termes de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle rendue applicable par le décret n° 75-762 du 6 août 1975 :

« Les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. II en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d’une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci.

1.2) Un délai minimum de cinq années à compter de la date de l’enregistrement devra être accordé pour réclamer la radiation d’une telle marque. Les pays de l’Union ont la faculté de prévoir un délai dans lequel l’interdiction d’usage devra être réclamée.

3) II ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation ou l’interdiction d’usage des marques enregistrées ou utilisées de mauvaise foi.»

M. L se prévalait de ces dispositions pour demander la protection attachée à sa marque.

C’est toutefois à bon droit et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que :

«Une marque notoire est une marque connue d’une large fraction du public, le consommateur faisant immédiatement la relation avec le produit couvert par la marque ; le consommateur doit faire le lien entre cette marque et un produit ou un service ;

Le demandeur a déposé la marque « TABU AUSTRALIA » en 1988 mais le graphisme et le style d’écriture sont très différents des dépôts effectués en 2005 sous la marque « Tabu » et ''Tabuone'' qui ne sont plus d’ailleurs semi-figuratives ; la marque déposée en 1988 était représentée par une tête de style masque africain arborant un os traversant les narines ; cette représentation figurative est sans lien avec la culture polynésienne qui ignore ce type d’indigène ; la référence à l’Australie peut évoquer une représentation mentale de l’aborigène ; il est à noter l’abandon ultérieur de cette figure tribale voire cannibale ;

M. L a procédé à un dépôt de marque le 26 janvier 2005 « TABU » portant sur les classes 9, 14, 18, 25, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et « TABU ONE » portant sur les classes 9, 12, 14, 18, 21, 25, 28, 32, 35, 38, 39, 41, 43 ;

Si ces deux marques « TABU et TABUONE » sont connues dans le milieu sportif du surf et ont pu acquérir une dimension internationale, ainsi qu’en témoignent le contrat de sponsorisation établi en 2004 avec V DAVID, surfer professionnel, et la diffusion de la marque dans les hypermarchés de Polynésie et dans les magasins de détail de Nouvelle-Calédonie, il n’en va pas de même de la marque « Tabu AUSTRALIA », qui seule a été déposée antérieurement à la marque de la Brasserie de Tahiti ;

L’usage de sa marque par M. L a été modifié entre 1998 et 2005 de telle sorte qu’elle n’a pu acquérir le statut de marque notoirement connue tant en Polynésie française qu’en France, pays de l’enregistrement ; la modification de la marque a altéré le caractère distinctif essentiel de la marque qui ne pouvait être identifié par e public puisque le visage africain facilement reconnaissable a été abandonné, ainsi que le nom AUSTRALIA ;

II résulte d’un constat d’huissier que les produits distribués par M. L font référence aux deux marques déposées en 2005, après la marque de la Brasserie de Tahiti déposée elle le 20 novembre 2002, de telle sorte que le demandeur ne peut utilement se prévaloir de la protection due par acquisition d’une notoriété ;

En conséquence, M. L ne rapporte pas la preuve de la notoriété acquise par sa marque « TABU AUSTRALIA » et il ne peut s’en prévaloir pour les deux autres marques « TABU » et « TABUONE » car il ne démontre pas leur utilisation dans cette version déposée, avant 2002 ; les factures produites portent sur la période 2004 ; à cette même période un film a été réalisé lors d’une compétition de surf ; l’exploitation de ces deux marques antérieurement à 2004 n’est donc pas rapportée.'

Il y a également lieu de confirmer la décision déférée de ce chef.

3- A propos des moyens nouveaux invoqués par M. L :

M. L expose désormais que ses demandes repose sur l’usurpation de la marque, la concurrence déloyale et le parasitisme auxquels la Brasserie de Tahiti se livre et dont le fondement ne repose précisément pas sur son enregistrement auprès de I’INPI et que la fraude est constituée lorsque le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de l’exploitation antérieure du signe dans la même spécialité ou ne pouvait les ignorer et a donc réalisé le dépôt en sachant que celui-ci porterait atteinte aux intérêts de tiers.

Il a déjà été répondu en ce qui concerne l’absence de similitude entre la marque TABU AUSTRALIA déposée en 1988 et la marque «TABU The Tiki Lager Beer» déposée en 2002 que ce soit au niveau du graphisme ou du produit. M. L n’établit donc pas la réalité d’une concurrence déloyale qui résulterait d’une copie servile de la marque TABU apposée par la Brasserie de Tahiti, non seulement sur les bouteilles de bière qu’elle commercialise mais encore sur les supports publicitaires qu’elle utilise et qui serait propre à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle.

Par ailleurs, s’il peut y avoir confusion entre les vêtements diffusés par la Brasserie de Tahiti et ceux diffusés par M. L, ce ne pourrait être qu’à propos des vêtements portant la marque déposée en 2005 par M. L et elle ne serait pas du fait de la Brasserie de Tahiti.

M. L devra donc être débouté de ce chef de prétention.

Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. L de l’ensemble de ses demandes.

4- A propos des demandes de la Brasserie de Tahiti :

La société Brasserie de Tahiti invoquait la protection de sa marque «TABU The Tiki Lager Beer" en classe 25, 32 et 33 et sollicitait la nullité des dépôts effectués en 2005 par M. L ; elle reprochait notamment d’avoir classé le 18 mars 2005 les marques de M. L dans la catégorie des bières.

Le premier juge a rejeté les demandes de la Brasserie de Tahiti aux motifs suivants : 'En application de l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle : « L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. » ; aux termes de ['article L 714-3 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4. » ; le titulaire de l’antériorité peut obtenir l’annulation de l’enregistrement ;

Au titre du principe de la spécialité, un tiers est autorisé à déposer valablement une marque pour des produits non identiques ou non similaires ; le signe enregistré comme marque ne sera approprié par son titulaire que dans la mesure ou il lui sera utile pour les besoins de son commerce ; pour identifier les produits et services désignés dans sa demande d’enregistrement ; la protection accordée à la marque est de garantir le consommateur de tout risque de confusion entraînant pour le public la croyance que tous les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ; tel est le cas lorsqu’il existe une similitude entre les signes ;

II convient, dès lors, d’apprécier la construction des signes déposés par M. L pour comparer avec la marque enregistrée ; Or, la marque de la Brasserie de Tahiti est constituée d’une composition semi-figurative, l’inscription TABU, en caractères larges et droits, imprimés sur une ligne verticale du bas vers le haut et dont la dernière lettre U est rouge, est surmontée d’un Tiki marquisien debout ; sur la longueur de ce logo, en parallèle, apparaît l’inscription complémentaire en caractères plus petits« The Tiki lager beer » ;

Les marques déposées par M. L sont constitues du seul nom Tabu ou Tabuone imprimés en caractères inclinés de type « crash » ;

Ces signes sont très différents et ne permettent pas de les confondre par un public non averti ; L’appellation Tabu est un nom commun usuel dans la langue polynésienne ; par ailleurs, la Brasserie de Tahiti a, certes, développé des objets divers portant ce logo, sans toutefois l’imprimer sur des vêtements ; sa marque est assimilée dans Ie public a une bière qu’elle commercialise ;

Les marques déposées par M. L, lui permettent de commercialiser des vêtements et des objets en lien avec la pratique du surf, ces produits ne permettent aucune contusion possible dans Ie public averti du sport ;

En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion entre les marques de ces deux entreprises qui n’exercent pas dans le même secteur d’activité ; ainsi, la similitude limitée des signes est compensée par l’absence de similarité des produits diffusés; le risque de contusion doit donc être écarté.'

L’argumentation du premier juge est tout à fait pertinente sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de la BRASSERIE DE TAHITI à propos du dépôt des signes «TABU» et «TABU ONE» en janvier en classe 32 pour le produit bière puisque la marque était indisponible à l’enregistrement et alors que M. L, est spécialisé dans le secteur textile et qu’il affirme par ailleurs que la marque qu’il a développée a pour vocation de symboliser une vie saine et sportive et que cette image est manifestement incompatible avec une publicité pour une marque de bière.

Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée de ce chef.

5- A propos de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Le droit d’agir en justice peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsqu’il revêt un caractère abusif et dilatoire. L’allocation de dommages et intérêts suppose l’existence d’une faute et d’un préjudice.

En l’espèce, il n’est pas établi que M. L a, par une présentation de moyens manifestement infondés, commis une faute constitutive d’une action abusive.

Il convient en conséquence de débouter de la société Brasserie de Tahiti de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive.

6- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :

Chacune des parties succombant partiellement dans ses demandes en cause d’appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.

7- A propos de la transcription de la présente décision :

Le Registre national des marques est tenu par l’Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent pour chaque marque : 1°) L’identification du demandeur et les références du dépôt, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l’existence ou la portée ;

2°) Les actes modifiant la propriété de la marque o u la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété, l’assignation correspondante ;

3°) Les changements de nom, de forme juridique ou d 'adresse ainsi que les rectifications d’erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n’est portée au registre tant que le dépôt n’est pas publié dans les conditions prévues à l’article R. 712-8.

Les indications mentionnées au 1° de l’article R. 7 14-2 sont inscrites à l’initiative de l’Institut national de la propriété industrielle ou, s’il s’agit d’une décision judiciaire, sur réquisition du greffier ou sur requête de l’une des parties.

Seules les décisions judiciaires définitives peuvent être inscrites au registre national des marques.

Il convient d’ordonner la transcription de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;

Déclare l’appel recevable ;

Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de la Brasserie de Tahiti à propos du dépôt des signes «TABU» et «TABU ONE» en janvier en classe 32 pour le produit bière ;

Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Vu le dépôt de la Brasserie de Tahiti n° 02 3 173 9 89 du 9 juillet 2002 classe 25, 32 et 33 ;

Vu le dépôt de la Brasserie de Tahiti n° 02 3 195 6 76 du 20 novembre 2002 classe 25, 32 et 33 ;

Prononce la nullité du dépôt et de l’enregistrement de M. L n°05 3 339 484 du 26 janvier 2005 portant sur la marque TABU en classe 32 ;

Prononce la nullité du dépôt et de l’enregistrement de M. L n°05 3 339 485 du 26 janvier 2005 portant sur la marque TABU ONE en classe 32 ;

Ordonne la transmission de la présente décision à l’INPI à la charge de la Brasserie de Tahiti aux fins de faire procéder aux inscriptions nécessaires au Registre National des Marques, conformément aux dispositions des articles R 714-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

Y ajoutant,

Déboute la société «Brasserie de Tahiti» de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Prononcé à Papeete, le 15 mars 2012.