FAITS ET PROCEDURE I – APPELS DU JUGEMENT DU 9 NOVEMBRE 1993 (RG 94-3551) La procédure de première instance La société ICI PLC avait fait pratiquer les 18 et 19 novembre 1991, dans les locaux de PHYTERON et d’un détaillant, VAL D’OISE AGRICOLE, des saisies contrefaçon qui avaient établi que plusieurs milliers de litres d’un insecticide KARATE 5EC avaient été importés et commercialisés en FRANCE par PHYTERON qui les avaient acquis pour une part au MAROC, et pour l’essentiel auprès de la société allemande CHEMBICO laquelle s’était elle-même fournie sur le marché turc. Par acte du 3 décembre 1991, ICI PLC avait fait assigner PHYTERON et CHEMBICO en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de PARIS. Invoquant ses brevets et marques suivants :

- brevet français 78.01831 déposé le 23 janvier 1978 sous le titre « Nouveaux dérivés de cyclopropane, leur procédé de préparation et leur application comme insecticides », publié le 29 décembre 1978,
- brevet européen 0.106.469 demandé le 31 août 1983 et publié le 14 janvier 1987 sous le titre « Produit insecticide et sa préparation »,
- marque « KARATE » déposée le 22 mars 1982, enregistrée sous le N 1.199.223 et renouvelée le 11 février 1992 pour désigner des insecticides, fongicides et herbicides,
- marque « ICI » déposée le 17 avril 1986 enregistrée sous le N 1.367.298 pour désigner notamment des préparations insecticides, herbicides et fongicides,
- marque semi-figurative « ICI » déposée le 23 octobre 1987, enregistrée sous le N 1.431.858 pour désigner notamment des produits pour la destruction des animaux nuisibles, des fongicides et des herbicides, elle soutenait que PHYTERON et CHEMBICO avaient contrefait les revendications 1 à 4, 6 et 7, 10 à 13, 21, 22, 24 et 25 du brevet français, ainsi que 4 à 6 du brevet européen, et également contrefait et fait un usage illicite des trois marques susvisées. Outre les mesures habituelles d’interdiction sous astreinte et de publication, elle réclamait une provision à valoir sur ses dommages intérêts dans l’attente des résultats d’une expertise par ailleurs sollicitée. ICI PROTECTION DE L’AGRICULTURE était par la suite intervenue à l’instance reprochant à PHYTERON d’avoir commis à son préjudice des actes de concurrence déloyale en faisant apparaître sur l’étiquette en français apposée sur le produit litigieux la mention d’une « Autorisation de vente N 85 005 564 » dont elle seule aurait été bénéficiaire. Elle réclamait une somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts, PHYTERON avait conclu au débouté en soutenant que :

- les demandes en contrefaçon de brevets et de marques formées par la Société ICI PLC étaient mal fondées, les droits de cette dernière sur les brevets et les marques étant épuisés, parce que les ventes effectuées par la société britannique ICI PLC à sa filiale ICI-TURKEY et la Société marocaine NABAT CHOUIA auraient constitué une première

mise dans le commerce dans la CEE,
- il y avait lieu, en tout cas, de renvoyer la cause à l’interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes, sous la forme de diverses questions préjudicielles formulées dans ses écritures,
- ICI PLC ne rapportait pas la preuve que le produit saisi mettait bien en oeuvre les revendications de ses deux brevets,
- l’action en concurrence déloyale d’ICI PROTECTION DE L’AGRICULTURE était mal fondée, le numéro d’homologation étant attaché au produit et n’appartenant pas au détenteur de la marque. CHEMBICO, se fondant également sur l’épuisement des droits des brevets et des marques d’ICI PLC, et faisant valoir qu’elle n’avait ni modifié ni altéré les étiquettes d’origine apposées par ICI PLC sur le produit, avait conclu au rejet des demandes en contrefaçon. Elle avait reconventionnellement sollicité l’allocation d’une somme de 500.000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Le jugement du 9 novembre 1993 C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal, écartant l’argumentation des défenderesses sur l’épuisement des droits, a :

- dit n’y avoir lieu de renvoyer la cause à l’interprétation de la Cour de Justice des Communautés Européennes,
- jugé que les droits de propriété industrielle d’ICI PLC étaient opposables à PHYTERON et CHEMBICO,
- dit que celles-ci avaient commis des actes de contrefaçon des marques d’ICI PLC et les a condamnées de ce chef au paiement d’une somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts,
- interdit à ces sociétés, sous astreinte, de faire usage en France des marques contrefaites, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, et ordonné trois mesures de publication à leurs frais dans la limite d’un coût de 15.000 F,
- ordonné, avant dire droit sur la contrefaçon des brevets, une mesure d’expertise confiée au Professeur R ayant mission, notamment, de déterminer si la composition du produit KARATE saisi constituait la mise en oeuvre des revendications des brevets d’ICI PLC,
- ordonné l’exécution provisoire du chef de l’expertise et des mesures d’interdiction,
- débouté CHEMBICO de sa demande reconventionnelle,
- condamné les défenderesses au paiement de la somme de 30.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure devant la cour PHYTERON et CHEMBICO ont l’une et l’autre interjeté appel du jugement du 9 novembre 1993. Poursuivant la réformation de ce jugement en toutes ses dispositions leur faisant grief, les deux appelantes ont repris leur argumentation de première instance concernant l’épuisement communautaire des droits de propriété industrielle d’ICI PLC, PHYTERON

réclamant à nouveau que soient soumises à la Cour de justice des communautés européennes les questions préjudicielles qu’elle avait déjà suggérées au tribunal, CHEMBICO développant pour sa part une argumentation supplémentaire nouvelle en invoquant l’épuisement « international » et en faisant valoir qu’ICI PLC ne justifierait d’aucun préjudice au titre de la contrefaçon de brevets qu’elle allègue, alors qu’elle n’aurait manqué aucune vente ayant elle-même commercialisé en Turquie les produits litigieux. Les deux appelantes ont conclu à la réformation du jugement sur la contrefaçon des marques en soutenant qu’elles n’avaient ni modifié ni altéré les étiquettes d’origine apposées par ICI et elles ont demandé à être déchargées de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, PHYTERON faisant valoir notamment que la mesure d’interdiction d’usage des marques ordonnée par les premiers juges était excessive par sa portée générale. CHEMBICO a réitéré sa demande en paiement d’une somme de 500.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et réclamé que dix publications du jugement soient ordonnées aux frais d’ICI PLC. De même que PHYTERON, elle a sollicité une indemnité de 50.000 F pour ses frais irrépétibles. ICI PLC et ICI PROTECTION DE L’AGRICULTURE, celle-ci indiquant avoir pris la nouvelle dénomination de SOPRA, ont conclu à la confirmation du jugement, ICI PLC sollicitant en outre que soient ordonnées dix publications aux frais in solidum de ses adversaires dans la limite d’un coût de 15.000 F par insertion et réclamant que les appelantes soient condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 100.000 F pour ses frais irrépétibles. Par conclusions du 29 juin 1995, ZENECA LIMITED est intervenue à l’instance aux cotés des intimées exposant que les brevets invoqués lui avaient été transférés par acte inscrit au RNB le 20 janvier 1995 de même que la marque KARATE. Indiquant reprendre à son compte l’argumentation développée par ICI PLC, elle a demandé que chacune des appelantes soit condamnée à lui payer au titre des actes de contrefaçon du brevet français 78 01 831 et de la marque KARATE postérieurs au 20 janvier 1995 des dommages intérêts à fixer à dire d’expert et dans l’immédiat une provision de 1 million de francs. PHYTERON INTERNATIONAL ayant été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de ROMORANTIN du 14 mars 1997, ICI PLC, ZENECA et SOPRA, qui justifient avoir déclaré leurs créances, ont fait assigner en intervention forcée M^e L es qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l’exécution du plan de cession, en demandant la fixation de leur créance contre la société et la condamnation de M^e L es qualités aux dépens de première instance et d’appel. M^e L ès qualités, qui est intervenu à la procédure, demande par conclusions du 17 février 1998 que lui soit adjugé le bénéfice des précédentes écritures de PHYTERON.

II – APPELS DU JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 1996 (RG 96-84486) La procédure de première instance L’expert commis par le jugement du 9 novembre 1993, le professeur R, a déposé un pré- rapport dans lequel, tout en sollicitant des instructions du tribunal sur l’opportunité de poursuivre davantage ses opérations, il indiquait estimer d’ores et déjà que les produits saisis constituaient la mise en oeuvre des revendications opposées du brevet français 78.01831. Au cours de la procédure d’expertise, ICI PLC avait en effet renoncé à invoquer son brevet européen et certaines revendications de son brevet français, en exposant qu’elle entendait de la sorte éviter que ne soient entreprises des investigations complémentaires réclamées, de manière purement dilatoire selon elle, par PHYTERON. Par ailleurs, par acte du 22 décembre 1994, PHYTERON avait assigné ICI PLC en nullité de ses deux brevets, français et européen, pour défaut de nouveauté ou, à tout le moins, d’activité inventive. Cette instance avait été jointe à celle ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 1993. Par ordonnance en date du 25 janvier 1995, le juge de la mise en état avait pris acte du retrait des revendications susvisées des brevets français et européen d’ICI PLC, rectifié une erreur matérielle concernant l’omission de la revendication 12 du brevet 78.01831, et invité les parties à conclure au fond sur la base du pré-rapport du professeur R. Par conclusions en date du 20 mars 1995, la Société ZENECA LIMITED, invoquant sa qualité de cessionnaire du brevet français 78.01831, était intervenue dans l’instance aux côtés des Sociétés ICI PLC et SOPRA. Dans ses écritures ultérieures, la Société PHYTERON avait
- renoncé à demander la nullité du brevet européen 106.469 et des revendications du brevet français 78.01831 que ses adversaires avaient elles-mêmes renoncé à invoquer,
- demandé en outre un complément d’expertise, estimant que le pré-rapport du professeur R n’aurait pas démontré que les produits saisis étaient conformes aux revendications du brevet français en cause,
- soulevé l’irrecevabilité de l’intervention de SOPRA et ZENECA. Le jugement du 4 septembre 1996 Par le jugement en date du 4 septembre 1996, le tribunal a :

- déclaré recevables les interventions des Sociétés SOPRA et ZENECA,
- constaté la renonciation de ICI PLC à invoquer les revendications 21 et 22 du brevet français 78 01831 et le brevet européen 106 469 ainsi que la renonciation de PHYTERON à demander la nullité de ce dernier titre,
- rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par PHYTERON,
- déclaré valables et contrefaites par PHYTERON et CHEMBICO, les revendications 1,

2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 24 et 25 du brevet français 78 01831,
- prononcé des mesures d’interdiction sous astreinte à l’encontre de PHYTERON et CHEMBICO et autorisé la publication à leurs frais in solidum du jugement dans trois journaux du choix d’ICI PLC pour un montant global ne dépassant pas 60000 F,
- condamné in solidum PHYTERON et CHEMBICO à payer une provision de 300.000 F à ZENECA et ordonné une mesure d’expertise comptable pour évaluer le préjudice subi par les Sociétés ICI PLC et ZENECA,
- débouté PHYTERON et CHEMBICO de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonné l’exécution provisoire des mesures d’interdiction et d’expertise,
- condamné in solidurn PHYTERON et CHEMBICO à payer une indemnité de 100.000 F pour ses frais irrépétibles à ZENECA, et alloué une indemnité du même montant à ICI PLC à la charge de PHYTERON. La procédure devant la cour Par déclarations en dates respectivement du 1^er octobre 1996 et 13 décembre 1996, PHYTERON et CHEMBICO ont fait appel du jugement du 4 septembre 1996. Aux termes de conclusions communes signifiées le 30 janvier 1997, PHYTERON et CHEMBICO, poursuivant la réformation du jugement, ont demandé à la Cour :

- de constater que le brevet 78 011831 est expiré depuis le 24 janvier 1997 et en conséquence de réformer le jugement sur les mesures d’interdiction,
- de prononcer la nullité des revendications du brevet 78.01851,
- de débouter en conséquence ICI PLC et SOPRA de toutes leurs demandes,
- subsidiairement, de dire que le consentement d’ICI à la revente de ses produits à l’intérieur de la CEE les autorisait à les distribuer,
- de leur donner acte de ce qu’elles invoquent en application de l’article 4 des accords ADPIC la clause de la nation la plus favorisée,
- à titre infiniment subsidiaire, de nommer un nouvel expert chargé d’achever la mission qui avait été confiée au professeur R,
- de dire qu’en toute hypothèse ICI ne démontre pas que les flacons incriminés correspondent au produit couvert par les revendications de son brevet,
- de condamner ICI PLC à payer à chacune d’elles une somme de 1.500.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, et de condamner chacune de leurs adversaires à payer à chacune d’elles une indemnité de 100.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. ICI PLC, ZENECA et SOPRA, ayant appelé en cause M^e L ès qualités après que PHYTERON ait été mise en redressement judiciaire, ont conclu à la confirmation du jugement notamment en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du brevet 78 011831 et dit que leurs adversaires avaient contrefait celui-ci, elles ont demandé qu’il soit constaté que si le brevet 78.01831 expirait le 23 janvier 1998 elles entendaient invoquer notamment à l’appui de leurs demandes d’interdiction et de publication la prolongation de protection résultant du Certificat complémentaire de protection demandé par elles le 29 septembre 1997 sous le n 97. COO 123.

Elles prient la cour :

- de porter : * de 500 à 1000 F par infraction constatée l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction prononcée par les premiers juges * de 300.000 à 500.000 F le montant de la provision que PHYTERON et CHEMBICO ont été condamnées à payer, in solidum, à ZENECA à valoir sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon,
- de dire toutefois qu’en ce qui concerne la Société PHYTERON, les sommes ci-dessus feront seulement l’objet d’une fixation de créance,
- de les autoriser à faire publier le dispositif de l’arrêt à intervenir dans quatre journaux ou revues de leur choix aux frais in solidum de PHYTERON et CHEMBICO sans que ceux- ci puissent excéder la somme globale de 100.000 F,
- de confirmer la mesure d’expertise comptable confiée par le tribunal à M. R, à la suite du désistement de M. G,
- de condamner in solidum PHYTERON et CHEMBICO à payer à chacune d’elles la somme complémentaire de 250.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. CHEMBICO a conclu de nouveau pour réclamer l’annulation du CCP 97 COO 123, qui, notamment, selon elle ne serait pas fondé sur une AMM en vigueur, et solliciter qu’il soit dit que l’expertise de M. R ne lui est pas opposable à défaut pour ICI d’avoir obtenu l’exequatur de la procédure en Allemagne. M^e L ès qualités étant intervenu à l’instance a demandé que lui soit adjugées les précédentes écritures prises au nom de PHYTERON, et fait valoir qu’eu égard à la procédure collective intéressant son administrée les demandes d’augmentation de provision formée par les intimées étaient irrecevables. Les intimées ont conclu en dernier lieu, exposant que le CCP n 97 C 00123 avait été régulièrement délivré, et que la demande de CHEMBICO tendant à ce que lui soit déclarée inopposable l’expertise de M. R devait être rejetée, la mesure en cause n’appelant pas d’exequatur puisqu’elle ne nécessitait aucune exécution sur le territoire allemand.

DECISION Considérant que les appels enrôlés sous les n RG 93-35551 et 96-84486 sont dirigés contre des jugements successivement rendus dans la même affaire, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre les procédures afin de statuer par un seul et même arrêt ; SUR L’EPUISEMENT DES DROITS ET LES AUTRES EXCEPTIONS

Considérant que les appelants reprennent devant la cour leur argumentation repoussée par les premiers juges tendant à voir dire que les droits de leurs adversaires sur le brevet et les marques qui leur sont opposés se trouveraient épuisés et demandent à nouveau que des questions préjudicielles soient soumises à la CJCE ; Considérant qu’ils soutiennent :

- que les produits incriminés sont des produits authentiques fabriqués par ICI PLC au Royaume Uni et qui y auraient été mis sur le marché, parce que c’est dans ce pays que s’est opéré le transfert de propriété entre ICI PLC, d’une part, et sa filiale turque ICI TURKEY, ou la société marocaine NABAT CHOURIA, d’autre part, de sorte que devrait s’appliquer le principe de droit communautaire suivant lequel les droits conférés par un brevet ou une marque ne permettent pas à leur titulaire de les opposer pour des produits dont la mise dans le commerce dans la CEE a été faite par lui ou avec son consentement,
- que même à admettre que les produits en cause aient été mis dans le commerce, non pas au Royaume Uni, mais en Turquie ou au Maroc, les accords de libre échange conclus avec ces pays devraient conduire à faire également application du principe de l’épuisement communautaire,
- que ICI PLC et sa filiale turque (laquelle, selon eux, ne serait pas un tiers par rapport à celle-ci) auraient tacitement consenti à l’introduction en Allemagne du produit incriminé, en s’abstenant d’interdire aux intermédiaires turcs de réexporter le produit,
- que les différences importantes de prix pratiqués par ICI PLC pour le KARATE, tant entre les divers pays de l’Union Européenne, qu’entre ces pays et les Etats tiers justifieraient au regard des articles 30 et 36 du Traité les importations parallèles,
- qu’ICI aurait tiré profit des opérations incriminées et ne pourrait en demander réparation ; Considérant qu’en outre, pour la première fois devant la cour :

- CHEMBICO fait valoir qu’il conviendrait d’appliquer en toute hypothèse « la théorie de l’épuisement international » et de retenir que les droits de propriété industrielle de ses adversaires ont été épuisés par la première mise en circulation du produit quel que soit le lieu où celle-ci a pu être effectuée ;

- les deux appelants demandent, sur la contrefaçon de brevet, qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils « invoquent en application de l’article 4 des accords TRIPS, la clause de la nation la plus favorisée et notamment le traitement par les juridictions allemandes qui ne considèrent pas les faits litigieux comme constitutifs d’actes de contrefaçon de brevet » ; Mais considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé n’y avoir lieu de soumettre à la CJCE les questions préjudicielles proposées par PHYTERON et rejeté l’argumentation tirée de l’épuisement des droits ; que « la mise dans le commerce » devant s’entendre d’une mise effective sur le marché à la disposition de la clientèle, les produits litigieux, en espèce, ont été mis en circulation, non pas sur le marché britannique, mais au Maroc et en Turquie ; que rien ne permet, pour les quantités importées en Allemagne par CHEMBICO, de retenir un quelconque consentement d’ICI PLC ou ICI TURKEY, CHEMBICO s’étant approvisionnée auprès d’un tiers, et l’absence de clause restrictive d’exportation dans les ventes faites en Turquie n’emportant nullement consentement tacite à l’introduction en Allemagne ;

Considérant que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a estimé que les accords douaniers conclus entre la CEE et le Maroc ou la Turquie, quoique supprimant des restrictions aux échanges, ne tendent pas à la constitution d’un marché unique de nature à justifier une atteinte aux droits de propriété industrielle, et que les divergences des prix pratiqués par ICI PLC en France et en Allemagne, ou entre ces pays et des Etats tiers ne contreviennent pas aux articles 30 et 36 du Traité de Rome, qu’en outre la circonstance qu’ICI PLC ait elle-même vendu les produits ensuite réintroduits par des tiers dans la communauté ne fait en rien obstacle à ce qu’elle demande réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée à ses droits de propriété industrielle ; Considérant que la théorie de l’épuisement international invoquée devant la cour par CHEMBICO ne trouve aucun appui dans les règles de droit communautaire ou national en vigueur et ne saurait prospérer ; Considérant enfin que l’argumentation tirée de l’article 4 des accords ADPIC développée devant la cour par les appelants est dénuée de pertinence, alors que ces accords (dont a été expressément exclue la question de l’épuisement des droits) sont postérieurs aux faits litigieux et que le traitement de la nation la plus favorisée visé à l’article 4 n’est pas en cause dans le présent litige où il n’est pas allégué de discrimination entre des ressortissants de pays différents étant en outre observé en fait que contrairement à ce que prétendent les intéressés l’importation des produits KARATE par CHEMBICO a été sanctionnée au regard du droit des brevets par le Landgericht de Munich aux termes d’un jugement, versé aux débats, du 23 juillet 1992 ; SUR LES MARQUES Considérant que les différentes marques invoquées dans la présente instance ont été renouvelées depuis l’assignation ; que la marque KARATE a été cédée par ICI PLC à ZENECA aux termes d’un acte inscrit au RNM le 20 janvier 1995, prévoyant que la société cédante conserve le droit de continuer l’action et de percevoir des dommages intérêts à l’égard de tout acte de contrefaçon antérieur à la cession ; Considérant qu’il est établi que les produits revêtus des marques invoquées ont été importés sur le territoire français par CHEMBICO et PHYTERON sans le consentement de ICI PLC ; que PHYTERON a en outre, sans l’autorisation de cette société, apposé sur les flacons litigieux une étiquette en français comportant la mention « importé par PHYTERON » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés PHYTERON et CHEMBICO ont commis des actes de contrefaçon des marques ICI n 1.367.298 et 1.431.458 ainsi que de la marque KARATE n 1.199.223 ; SUR LE BREVET Considérant qu’il n’est pas contesté que les flacons de KARATE 5EC appréhendés à l’occasion de la saisie contrefaçon portent la mention qu’ils contiennent 50g/l de lambda cyhalothrine sous forme émulsionnable ; qu’ICI a fait valoir devant les premiers juges que ce produit, ayant la formule chimique(-cyano-3-phénoxybenzyl-3-(2-chloro-3, 3, 3-

trifluoprop-1-enyl)-2, 2-diméthylcycloprane carboxylate, et constitué du mélange dans des proportions identiques des isomères Z(1R, 3R)S et Z(1S, 3S)R de cet ester, était couvert sous sa forme la plus générale par le brevet français 78.01831, le brevet européen 106.469 couvrant un procédé d’obtention de la paire d’isomères constituant la lambda cyhalothrine ainsi que ce produit lui-même sous forme d’une matière cristalline ; Considérant que PHYTERON et CHEMBICO ayant contesté la contrefaçon aux motifs, d’une part, qu’ICI ne démontrait pas l’identité entre la composition précise du produit KARATE et les revendications des brevets, et, d’autre part, que les deux brevets auraient été antinomiques, le produit litigieux ne pouvant être, selon elle, qu’un composé conforme, soit au brevet français, soit au brevet européen, le tribunal, dans son premier jugement, avait ordonné une expertise confiée au Professeur R, ayant mission d’analyser la composition du produit KARATE contenu dans les flacons saisis, de dire si cette composition constituait la mise en oeuvre des revendications invoquées des deux brevets, et dans l’affirmative de fournir tous éléments de nature à permettre de se prononcer sur la contrefaçon reprochée ; Considérant qu’en cours d’expertise, ICI PLC a renoncé à invoquer son brevet européen et plusieurs revendications de son brevet français ; que, par ailleurs, PHYTERON indiquant avoir appris qu’un contentieux avait opposé ROUSSEL UCLAF et ICI, à l’issue duquel cette dernière avait accepté de verser des redevances à ROUSSEL UCLAF pour la lambda cyhalothrine fabriquée par elle, a assigné en 1994 ICI PLC en nullité de ses brevets en invoquant les antériorités qu’auraient constitués selon elle divers brevets détenus par ROUSSEL UCLAF et par NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION dont ROUSSEL UCLAF est licenciée ; Le brevet français 78.01831 Considérant que, selon sa description, ce brevet couvre une famille de nouveaux composés chimiques ayant de très bonnes propriétés insecticides parce qu’ils ne se dégradent pas à la lumière solaire dans leur application à l’agriculture (voir p. 1, 1. 1 à p. 2, 1. 3). Qu’il est indiqué que les composés nouveaux faisant l’objet de l’invention sont des esters dérivés du cyclopropane répondant à la formule : où R1 et R2 représentent chacun des groupes halogénealkyle ayant 1 ou 2 atomes de carbone, ou bien l’un des symboles R 1 et R 2 est un groupe halogénealkyle de ce type et l’autre est un atome d’halogène ou un groupe méthyle et R est un groupe phénoxybenzyloxy éventuellement substitué en position ( par un groupe cyano ou éthynyle (page 1, lignes 16-24 et revendication 1) ; Considérant qu’il est encore exposé dans la description (page 2, lignes 4 à 18) que selon un aspect particulier de l’invention, ces composés répondent à une formule plus particulière, correspondant à la revendication 3 ; que dans cette formule :

— l’un des substituants RI et R2 est un groupe de formule : W-(CF2) m- dans laquelle W est un atome d’hydrogène, de fluor ou de chlore et m est égal à 1 ou 2,
- l’autre des deux substituants R 1 et R 2 est un atome de fluor, de chlore ou de brome ou un groupe de formule : où chacun des symboles X, Y et Z représentent, indépendamment, un atome d’hydrogène, de fluor ou de chlore,
- et R3 représente un atome d’hydrogène ou le groupe cyano ou éthynyle ; Considérant que le brevet expose (page 3, lignes 23 à 34) que chacun des composés décrits peut exister sous diverses formes géométriques et sous forme d’un certain nombre d’isomères c’est à dire de composés de formules moléculaires chimiques identiques mais qui diffèrent par la disposition spatiale des atomes à l’intérieur des molécules. Qu’il est expliqué pages 3, ligne 23, et 4, lignes 1 à 19, que lorsque R1 et R2 ne sont pas identiques le composé peut exister sous forme de deux isomères, que lorsque R1 et R2 sont identiques et R3 un atome d’hydrogène, il existe quatre isomères possibles découlant de la substitution du noyau de cycloprane, que si R3 n’est pas de l’hydrogène, il existe huit isomères possibles, que si R1 est un atome d’hydrogène mais que R1 et R2 sont différents il existe encore huit isomères possibles, qu’enfin, si R1 n’est pas de l’hydrogène, et que R1 et R2 ne sont pas identiques, le composé peut se présenter sous 16 formes isomériques possibles ; Considérant que la description mentionne (page 4, lignes 21 et 22) que les composés conformes à l’invention sont obtenus sous forme de mélanges racémiques d’isomères (+) ou (-) ; qu’elle comporte un tableau 1 (pages 5 à 9) énumérant 61 exemples de composés qui font l’objet des revendications 1 à 13 ; Considérant que le brevet 78.01831 comporte 27 revendications ; Que les revendications 1 à 13 définissent la famille de composés nouveaux parmi lesquelles les revendications 1 à 7 couvrent les composés définis par leur composition chimique, indépendamment de leur forme isomérique et les revendications 8 à 13 couvrent diverses configurations isomériques de ces composés, des mélanges racémiques d’isomères ainsi que des isomères individuels ; Que les revendications 14 à 20 (non invoquées) couvrent des procédés de préparation des composés selon l’invention ; Que les revendications 21 à 23 et 25 à 27 concernent des compositions insecticides utilisant comme ingrédient actif les nouveaux composés de l’invention ; Que la revendication 24 a pour objet un procédé de lutte contre les insectes et des acariens parasites mettant en oeuvre les composés ou les compositions selon l’invention ;

Considérant que seules sont invoquées par les intimés les revendications de composés 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11 et 12 ainsi que les revendications 24 et 25 ; Sur la demande en nullité du brevet Considérant que les appelants réitèrent en appel l’argumentation qu’avait fait valoir PHYTERON devant le tribunal pour soutenir que les revendications du brevet 78.01831 seraient nulles pour défaut de nouveauté ou à tout le moins d’activité inventive au regard des antériorités constituées par :

- le brevet NATIONAL RESEARCH DEVELOPMENT CORPORATION 73.18983 ainsi que son certificat d’addition 74.28098,
- les brevets ROUSSEL-UCLAF 76.12093, 76.12094, 77.17014 et les certificats d’addition 77.06099, 77.20608 ; Mais considérant que le brevet NRDC 73.18983 et son certificat d’addition 74.28098 divulguent des esters dérivés du cyclopropane à activité insecticide, dont l’hydrogène de l’atome de carbone en position 3 a été substitué par un groupe vinyle lui-même substitué en position 2 par exemple par des groupes halogéno ou des groupes alkyle ; que le substituant en position 2 du groupe vinyle n’est jamais, dans les brevets NRDC, le groupe halogénoalkyle qui caractérise les esters dérivés du cyclopropane couverts par le brevet français 78.01831 ; que la famille de composés couverts par ce brevet n’est donc pas comprise dans celle des composés divulgués par les brevets NRDC ; Considérant que les brevets ROUSSEL UCLAF 76.12093 (Procédé de transformation d’un ester d’acide chiral d’alcool secondaire (-cyané optiquement actif en ester d’acide chiral d’alcool secondaire (-cyané racémique) et 76.12094 (Procédé de transformation d’un ester d’acide chiral d’alcool secondaire (-cyané optiquement actif de structure (R) en ester d’acide chiral d’alcool secondaire (-cyané de structure (S)) sont des brevets de procédés dont les intimées soutiennent sans être démentis que la mise en oeuvre n’est illustrée que pour les seuls acides chiraux décrits dans les brevets NRDC précédemment mentionnés ; qu’il en est de même pour le certificat d’addition 77.06099 au brevet 76.12094 dont la description mentionne qu’il « illustre par de nouveaux exemples le procédé décrit dans le brevet principal » ; que le brevet de produit 77.17014 déposé par division de la demande 76.12094, et son certificat d’addition 77.20608, l’un et l’autre intitulés « Esters d’acide cycloprane carboxylique à chaîne dihalovynilique » suscitent encore les mêmes observations, non contestées, des intimées qui relèvent qu’ils divulguent (comme les brevets NRDC) des composés dont ceux du brevet invoqué se distinguent par la présence en position 3 du cycloprane d’un groupe vinyle lui-même substitué en position 2 par un groupe halogénalkyle ; Considérant qu’il s’ensuit que les premiers juges ont retenu avec raison que ces antériorités ne détruisaient pas la nouveauté du brevet 78.01831 ; Considérant que, contestant l’activité inventive, les appelants exposent qu’entre les composés couverts par les revendications du brevet 78.01831 et ceux divulgués par les antériorités RNDC et ROUSSEL UCLAF "la différence sur le plan chimique est minime,

l’hagonénalkyle renfermant bien un halogène", et qu’en outre les centres d’isomérie et l’activité insecticide seraient semblables ; Mais considérant que les intimées font valoir exactement que le fait que des documents antérieurs divulguent un composé chimique voisin ne suffit pas à démontrer l’absence de brevetabilité pour défaut d’activité inventive de composés nouveaux comportant un radical chimique différent ; que le tribunal a justement rappelé qu’il appartenait à PHYTERON, contestant la validité d’un titre auquel provision est due, de rapporter la preuve qu’il était évident pour l’homme du métier de substituer à l’halogène un groupe halogénoalkyle, conduisant à des composés dont le brevet 78.01831 met en relief les propriétés insecticides nettement supérieures à celles des autres esters dérivés du cyclopropane connus, que les appelants n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’à la date de priorité l’homme du métier était en mesure de parvenir à l’invention revendiquée par de simples opérations d’exécution ; que cette preuve que le tribunal n’a pas estimé avoir été faite devant lui, ne l’est pas davantage devant la cour, les appelants s’étant bornés à reprendre à cet égard leurs écritures de première instance ; Considérant qu’il sera ajouté que les licences dont font état les appelants, prises auprès de ROUSSEL UCLAF par ICI (qui soutient qu’elles ne se rapportent qu’au seul procédé d’obtention de la lambda cyhalothrine) ne démontrent pas que le brevet invoqué aurait été antériorisé ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des revendications opposées du brevet 78.01831 ; Sur la contrefaçon Considérant que le jugement ayant repoussé leur demande d’expertise complémentaire, et adopté les conclusions de l’expert en ce que celui-ci a estimé que les produits saisis composés de lambda cyalotrine contrefaisaient le brevet 78.01831, les appelants poursuivent sa réformation de ces chefs ; qu’ils prétendent que l’expertise n’établit pas la composition du produit contenu dans les flacons saisis, et que contrairement à ce qu’a estimé le tribunal suivant l’avis de l’expert, la portée du brevet 78.01831 ne s’étendrait pas à la lambda cyhalotrine ; Considérant que contestant le caractère probant du rapport du professeur R, les appelants soutiennent qu’aucune analyse chimique n’aurait été effectuée sur les constituants du KARATE saisi, ni sur les formes isomériques, qu’ils invoquent une consultation du professeur B qui a estimé que pour établir l’identité des produits saisis devaient être entreprises des analyses complémentaires, une étude en spectrométrie de masse des deux composés élués en phase gazeuse pour définir leur nature chimique, et une analyse des produits en chromatographie chirale pour définir leur composition isomérique ; Mais considérant qu’il convient de rappeler que l’expertise n’ayant pas porté en l’espèce sur un produit fabriqué par un concurrent du breveté, mais sur un produit élaboré par ICI elle-même et dont la composition était discutée, l’expert a procédé à une comparaison des lots de KARATE saisis avec un échantillon du composé actif de cet insecticide fourni par le breveté cet échantillon communiqué à PHYTERON et CHEMBICO n’ayant suscité

aucune contestation de leur part ; que l’analyse à laquelle s’est livrée le professeur R démontre sans ambiguité que l’échantillon fourni par ICI était bien de la lambda cyhalotrine ; que les chromatographies en phase gazeuse réalisées par l’expert l’ont conduit à retenir que la nature de l’ingrédient des insecticides saisis correspondait précisément à celle de l’étalon fourni par ICI ; Considérant que l’expert a en effet conclu que « l’identité du temps de rétention de l’étalon lambda cyhalothrine et de celui du composant majoritaire du KARATE 5 EC (tels que déterminés par chromatographie en phase gazeuse) constitue, pensons-nous, une démonstration suffisamment probante de la nature du principe actif du KARATE 5 EC. Nous avons montré par ailleurs, que la teneur en principe actif (5, 15% poids/volume) est bien conforme à la composition indiquée par ICI sur les flacons de KARATE 5EC (5% poids/volume) et reprise dans la littérature internationale consacrée au sujet. Enfin, nous avons montré que l’étalon de lambda cyhalotrine était très sensiblement le mélange 50 : 50 des deux isomères 1R(S et 1S(R qui constitue l’essence même de cet insecticide. La présence d’une impureté (à une teneur de 0, 39% poids/volume), dont tout laisse à penser qu’elle est le mélange des enantiomères 1R(R et 1S(S, vient confirmer que le procédé utilisé par ICI pour synthétiser le principe actif du KARATE 5EC est celui protégé par les brevets de ICI. L’isolement du principe actif du KARATE 5 EC, réclamé par le conseil de PHYTERON, ne nous paraît pas fondé dans la mesure où on ne voit pas en quoi il pourrait modifier les conclusions précédentes. » ; Considérant que les appelants (et le consultant auquel ils ont fait appel) n’établissent pas que le produit contenu dans les flacons de KARATE 5EC saisis ne serait pas de lambda cyhalothrine et n’indiquent nullement de quel autre composé il pourrait s’agir ; que, dans ces conditions, les analyses complémentaires qu’ils réclament n’apparaissent pas de nature à contredire les résultats précis et concordants des analyses comparatives par chromatographie en phase gazeuse effectuées par l’expert qui ont conduit celui-ci à conclure que les produits incriminés contenaient, dans la proportion indiquée, la lamdda cyhalothrine ayant la composition mentionnée sur les étiquettes des flacons saisis ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a repoussé la demande d’expertise complémentaire ; Considérant que l’expert a confronté les revendications opposées du brevet 78.01831 aux caractères du composé constituant la lambda cyhalotrine ; Considérant qu’il résulte du tableau comparatif qu’il a dressé (pages 66 à 77 de son rapport) que la lambda cyhalotrine est conforme :

- à la formule générale de la revendication 1 du brevet français 78 01831 dans laquelle R1 est un groupe trifluorométhyle contenant un atome de carbone et trois atomes de fluor, R2 est un atome de chlore et R un groupe phénoxybenzyloxy dont l’atome de carbone en position ( est substitué par un radical cyano,
- à la définition de la revendication 2 de ce même brevet français, dans laquelle R est un groupe (-cyano-3-phénoxy-benzyle,
- à celle de la revendication 3 dans laquelle R 1 est un groupe trifluorométhyle, répondant bien à la formule W(CF2)m, – où W est un atome de fluor et m égal à 1, R 2 est un atome

de chlore, et R 3 est un groupe cyano,
- à la définition de la revendication 6, dans laquelle R 1 est un groupe trifluorométhyle- CF3 (répondant bien à la formule WCF où W est un atome de fluor) et répond donc à la formule W(CF2)m où W est un atome de fluor, R 2 est un atome de chlore et R est un groupe cyano,
- et à la définition de la revendication 7, dans laquelle R 1 est un groupe trifluorométhyle et R2 est un atome de chlore ; Considérant que l’expert relève encore que :

- les deux atomes d’hydrogène du noyau de cyclopropane sont du même coté du plan et sont donc bien en position cis, conformément à la revendication 10,
- l’isomère 1 R(S de la lambda-cyhalothrine a la configuration (1R, 3R) des composés faisant l’objet de la revendication 11,
- le même isomère 1 R(S de la lambda-cyhalothrine a comme substituant R 3 un groupe cyano rattaché à un atome de carbone ayant la configuration S, comme les composés faisant l’objet de la revendication 12 ; Considérant, enfin, qu’alors que les revendications 24 et 25 protègent les applications insecticides et acaricides, en particulier à l’agriculture (revendication 25), de composés conformes à l’une des revendications 3 à 8, les propriétés insecticides et acaricides de la lambda-cyhalothrine sont reconnues internationalement, comme le note le Professeur R dans son pré-rapport, et l’examen des étiquettes des flacons et des documents saisis démontrant que le KARATE 5EC importé et commercialisé par les appelants est utilisé comme insecticide et acaricide dans l’agriculture ; Considérant que le tribunal ayant retenu suivant l’avis de l’expert que les produits incriminés contenant de la lambda cyhalothrine contrefaisaient les revendications opposées du brevet français 78.01831, les appelants critiquent cette appréciation en faisant valoir essentiellement :

- que la portée du brevet français 78.01831 ne saurait s’étendre à la lambda cyhalothrine qu’il ne décrirait pas et qui ferait l’objet d’un autre titre, le brevet EP 106.469 qu’ICI a renoncé à invoquer en cours d’expertise,
- que les caractéristiques techniques qui définissent la lambda cyhalothrine, notamment l’identification de la paire d’isomères qui la constituent, ne sont énoncées que dans le brevet européen ci-dessus mentionné ; Mais considérant que le brevet européen 106.469 qui revendique un procédé permettant de séparer les deux isomères de la cyhalothrine dont le mélange à parts égales compose la lambda cyhalothrine également revendiquée constitue un perfectionnement des enseignements du brevet 78-01831 qui décrivait les propriétés de la famille de composés à laquelle celle-ci appartient ; que dans la mesure où elle répond aux caractéristiques techniques couvertes par les revendications de ce brevet 78.01831, la lambda cyhalotrine dont la formule chimique est celle du produit n 5 identifié aux pages 25 et 44 du brevet, qui indique en outre que chacun des composés conformes à l’invention est un mélange racémique d’isomères (+) et (-)- tombe dans le domaine de la protection conférée par celui-ci ;

Considérant qu’il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit qu’en important, en offrant à la vente et en vendant sur le territoire français le produit dénommé KARATE 5EC reproduisant, comme il a été vu ci-dessus, les revendications 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 24 et 25 du brevet français 78 01831, les sociétés CHEMBICO et PHYTERON ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet ; LE CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE DE PROTECTION Considérant que ZENECA a déposé le 29 septembre 1997 une demande de CCP n 97 C OO123 rattachée au brevet 78.01831 venu à expiration le 23 janvier 1998 ; que le CCP a été délivré le même jour ; qu’elle invoque ce CCP devant la cour, exposant que la prolongation de protection qu’il confère justifie le maintien des mesures de publication et d’interdiction ; Considérant que CHEMBICO réclame l’annulation du CCP, d’une part, en soutenant que la demande aurait été déposée tardivement, après l’expiration de la première AMM demandée dans l’un des pays de la communauté, en l’espèce en BELGIQUE le 8 novembre 1985, et, d’autre part, en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de ce que l’AMM du KARATE VERT du 9 juillet 1996 constitue le renouvellement de l’AMM provisoire du 9 mai 1986 ; Mais considérant que cette demande ne saurait prospérer, ZENECA faisant valoir exactement que le fait que la première demande d’AMM effectuée en Belgique le 6 novembre 1985 est venue à expiration avant le dépôt de la demande de CCP ne rendait pas cette demande irrecevable, la première demande d’AMM dans l’un des pays de la communauté n’étant à prendre en considération (considérant 19 du règlement n 1610/96) que pour le calcul des délais pendant lesquels le CCP peut produire ses effets, et que le surplus de l’argumentation de CHEMBICO est dénué de pertinence, le CCP, délivré en application des dispositions transitoires du règlement ci-dessus mentionné, répondant aux conditions d’obtention prévues à l’article 3 du règlement ; SUR LES MESURES REPARATRICES Considérant que le jugement sera confirmé du chef des dommages intérêts alloués au titre des contrefaçons de marques, étant simplement précisé qu’à la condamnation prononcée à l’encontre de PHYTERON sera substituée une fixation de créance ; que les mesures d’interdiction sous astreinte prononcées du même chef seront confirmées ; Considérant, sur la contrefaçon de brevet, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise sur le préjudice ; que l’évocation n’étant pas sollicitée sur le préjudice, la cour n’est pas saisie de l’expertise diligentée par Monsieur R ; que la demande de CHEMBICO tendant à ce que cette expertise lui soit déclarée inopposable est actuellement sans objet ; Considérant que la société ZENECA, qui avait seule réclamé en première instance une provision à valoir sur son préjudice résultant de la contrefaçon de brevet et qui avait

obtenu à ce titre une somme de 300.000 F, prie la cour de porter à un million de francs le montant de cette provision ; que les appelants s’opposent toutefois à cette demande et font valoir que ZENECA, qui n’a acquis le brevet invoqué qu’en 1995 ne justifie d’aucun préjudice ; que ZENECA n’a pas répliqué à ces observations et n’a pas démontré en l’état que des actes de contrefaçon auraient été perpétrés après qu’elle ait acquis le brevet ; que dans ces circonstances, il convient de réformer le jugement du chef de la provision ci- dessus mentionnée ; Considérant que la prolongation de la protection conférée par le brevet, résultant de la délivrance du certificat complémentaire de protection précédemment mentionné, justifie le maintien des mesures d’interdiction ainsi que des mesures de publication qui devront tenir compte du présent arrêt ; Considérant que SOPRA (anciennement ICI PROTECTION DE L’AGRICULTURE) a constitué avoué devant la cour mais ne critique pas le jugement du 9 novembre 1993 qui l’a déboutée de sa demande en concurrence déloyale ; que ledit jugement sera confirmé de ce chef ; Considérant que leurs recours étant pour l’essentiel rejetés, les appelants seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles ; Considérant que les deux jugements entrepris seront confirmés du chef des sommes allouées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile à ICI PLC et ZENECA, étant toutefois précisé qu’aux condamnations prononcées de ce chef à l’encontre de PHYTERON seront substituées des fixations de créances ; qu’eu égard à la complexité particulière des procédures, mais aussi à l’ensemble des autres circonstances particulières à la cause, l’équité commande d’allouer pour leurs frais irrépétibles à ICI PLC et ZENECA une indemnité complémentaire globale de 200.000 F qui incombera in solidum à CHEMBICO et à M^e L ès qualités ; PAR CES MOTIFS : Joint les procédures respectivement enrôlées sous les n RG 94-3551 et 96-84486 ; Confirme les jugements entrepris sauf en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société PHYTERON INTERNATIONAL, la provision de 300.000 F allouée à la société ZENECA LIMITED par le jugement du 4 septembre 1996 et l’étendue des mesures d’interdiction ordonnées par le jugement du 9 novembre 1993 ; Réformant de ces chefs, statuant à nouveau et ajoutant : Dit qu’aux condamnations prononcées à l’encontre de la société PHYTERON INTERNATIONAL seront substituées des fixations de créance ; Limite aux actes de contrefaçon et d’usage illicite des marques invoquées, les mesures d’interdiction sous astreinte prononcées par le jugement du 9 novembre 1993 ;

Dit que les publications ordonnées par les premiers juges devront tenir compte du présent arrêt ; Condamne in solidum la société CHEMBICO-CHEMISH BIOLOGISCHE PREPARATE HANDELS GMBH et M^e L es qualités à payer aux sociétés ICI PLC et ZENECA LIMITED une indemnité complémentaire globale de 200.000 F pour leurs frais irrépétibles d’appel ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la société CHEMBICO-CHEMISH BIOLOGISCHE PREPARATE HANDELS GMBH et M^e L ès qualités aux dépens d’appel ; Admet M^e M au bénéfice des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.