COUR D’APPEL DE PARIS

4^e chambre, section A ARRET DU 24 FEVRIER 1999

Numéro d’inscription au répertoire général : 1998/07271 Pas de jonction Décision dont appel : décision rendue par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE Décision : REJET REQUERANTE SOCIETE ATOS dont le siège est Immeuble de France 3 place de la Pyramide .92800 PUTEAUX représentée par Monsieur Bernard BOURIGEAUD président du directoire domicilié en cette qualité audit siège. représentée par M^e Michel-Paul ESCANDE avocat E 317 MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE – I.N.P.I […] DE SAINT PETERSBOURG 758OO PARIS CEDEX O8. représenté par Titiane SALLERON DEFENDERESSE A L’OPPOSITION NON COMPARANTE SOCIETE ATOOS SOFTWARE GMBH 4 Wamslerstrasse MÜNCHEN D 8182Q A ALLEMAGNE dont le siège est prise en la personne de ses représentants légaux.

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Madame DUVERNIER Conseiller : Madame MANDEL Conseiller : Monsieur LACHACINSKI

GREFFIER : lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Eliane D MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par M. COUTURIER Avocat Général lequel a été entendu le dernier en ses observations orales, DEBATS : A l’audience publique du 12 JANVIER 1999 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par Madame DUVERNIER Président laquelle a signé la minute avec E.DOYEN greffier. La société de droit allemand ATOSS SOFTWARE GmbH est titulaire de l’enregistrement international du signe verbal 'ATOSS ADVANCED TRANSACTION ORIENTATED SYSTEM SOLUTIONS" numéro 672.901, en date du 10 février 1997, désignant la France et destiné à distinguer dans les classes de produits ou services 9 et 42 : « Supports de données de toutes sortes lisibles mécaniquement. Elaboration et organisation de concepts de logiciels, recherche et développement dans le domaine de l’utilisation et de systèmes de logiciels ». Cet enregistrement a été publié à la Gazette OMPI des Marques internationales n° 10/1997, reçue à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 8 juillet 1997. Le 30 septembre 1997, la SA ATOS a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement en invoquant ses droits sur une marque verbale ATOS, enregistrée sous le numéro 1.649.914 dans les classes 9, 16 et 42. Cette opposition a été notifiée à l’OMPI le 7 octobre 1997 sous le n° 97.2411. Par décision du 6 mars 1998, le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relevant que « ni à la date où l’opposition a été formée, ni dans le délai de deux mois présent par la loi pour faire opposition, la cession (de la marque n° 1.649.914) n’était opposable à la société ATOSS SOFTWARE GmbH », a déclaré l’opposition numéro 97.2411 irrecevable. Le 2 avril 1998, la société ATOS a formé un recours contre cette décision. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 1999, au cours de laquelle la contestante, l’Institut National de la Propriété Industrielle et le Ministère Public ont présenté leurs observations. SUR CE,

Considérant que la marque verbale ATOS a été déposée le 23 mars 1981 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 591.713, par la SA SLIGOS PLS et enregistrée sous le numéro 1.168.701. Que ce dépôt a été renouvelé par cette société le 14 mars 1991 sous le numéro 273.834 et enregistré sous le numéro 1.649.914.

Considérant que par acte sous seing privé du 29 mai 1997, la société SLIGOS, la SA MARBEN et la SA AXIME sont convenues d’une fusion au moyen de l’absorption des deux premières par la troisième aux fins de constituer un groupe unique destiné à devenir « l’un des principaux acteurs européens capable de répondre dans les meilleurs conditions à l’ensemble des besoins de ses clients en matière de services informatiques, à une échelle internationale ». Considérant que l’acte susvisé stipulait que :

- la fusion prendrait effet à compter du 1^er janvier 1997 (section I – paragraphe 5)
- la société SLIGOS apportait à la société AXIME la propriété de l’ensemble de ses biens, droits, obligations, actifs et passifs sans exception ni réserve (section II),
- la société AXIME aurait la propriété et la jouissance des droits et biens apportés par la société SLIGOS, à compter du jour où la fusion serait devenue définitive (section VI – paragraphe 2) et ferait son affaire personnelle des déclarations et formalités nécessaires auprès de toutes administrations pour faire mettre à son nom les biens apportés et remplirait, d’une manière générale toutes formalités nécessaires en vue de rendre opposable aux tiers, la transmission des biens et droits à elle apportés (section VHI). Considérant qu’à l’issue des opérations de fusion, la société AXIME a adopté la dénomination sociale ATOS et le 30 septembre 1997, a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle deux demandes d’inscription au Registre National des Marques à l’effet de voir publier :

- le transfert de propriété de la marque ATOS,
- le changement de dénomination sociale du titulaire de ladite marque. Considérant que ces modifications ont été transcrites le 6 octobre 1997 soit postérieurement à l’opposition formée le 30 septembre 1997.

Considérant que la société ATOS fait grief à la décision déférée d’avoir retenu que l’inscription de transmission de propriété étant intervenue après l’expiration du délai de deux mois fixé par la loi pour former opposition, lequel expirait le 1^er octobre 1997 la cession susvisée n’était pas opposable à la société ATOSS SOFTWARE.

Qu’elle soutient à titre principal que l’inscription du traité de fusion au Registre National des Marques n’était pas requise en l’espèce, subsidiairement qu’une telle inscription doit produire ses effets à compter de la date de dépôt de sa demande, et, en tout état de cause que sa qualité de propriétaire de la marque ATOS était opposable à la société ATOSS SOFTWARE dès la mise en demeure adressée à celle-ci par la société SLIGOS. . Sur le caractère facultatif de l’inscription du transfert au Registre National des Marques Considérant que la société ATOS se fondant sur les termes de l’article 372.1 de la loi du 24 juillet 1966, modifiée par la loi du 5 janvier 1988, selon lesquels la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine (actif et passif) aux sociétés bénéficiaires, allègue que "le principe de l’universalité de la transmission du patrimoine de la société SLIGOS à la société AXIME/ATOS l’emporte sur les règles spéciales du droit des marques et devrait donc l’emporter plus particulièrement, sur les règles de publicité prévues par l’article L.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle". Qu’elle en déduit qu’il n’était pas nécessaire que le transfert de la marque ATOS fût inscrit au Registre National des Marques pour lui permettre de former valablement opposition à rencontre de la marque ATOSS. Mais considérant que le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle lui oppose exactement les dispositions de l’article L.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle aux termes desquelles « toutes transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques ». . Sur la date d’effet de l’inscription Considérant que la société ATOS conteste le tait que l’Institut National de la Propriété Industrielle pour déclarer son opposition irrecevable, ait pris en compte la date d’inscription de celle-ci et non celle du dépôt, au motif qu’est ainsi créée « une situation d’insécurité juridique gravement préjudiciable pour tout cessionnaire qui serait obligé défaire valoir ses droits de marque contre la date de demande d’inscription et la date d’inscription au Registre National des Marques » et ce, alors que « l’inscription ne modifie en rien la situation du tiers, auquel le titre est opposable, quelque soit l’identité de son propriétaire ». Mais considérant que l’article L.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle, en précisant expressément que « toute transmission… des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au Registre National des Marques », ne donne effet à l’égard des tiers à la transmission qu’à compter de sa publication.

Qu’au surplus, la société contestante saurait d’autant moins soutenir que l’inscription ne modifie en rien la situation du tiers que, ainsi que le rappelle pertinemment l’Institut National de la Propriété Industrielle :

- l’article R.714.7 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’en cas de non- conformité d’une demande d’inscription, il est fiait application de la procédure prévue à l’article R.712.11.1 ° du Code de la Propriété Intellectuelle et oblige de ce fait l’Institut National de la Propriété Industrielle à un examen de ladite demande,
- l’article R.714.8 du Code de la Propriété Intellectuelle précise que toute inscription portée au Registre National des Marques fait l’objet d’une mention au BOPI et permet aux tiers de prendre connaissance d’un acte dont la demande a été acceptée.

. Sur les effets de la mise en demeure Considérant que la société ATOS al ègue que la société ATOSS SOFTWARE avait pris connaissance de la fusion-absorption par une mise en demeure de la société SLIGOS et se réfère aux dispositions de l’article L.716.2 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d’une marque d’une copie certifiée conforme de la demande d’enregistrement pourront être constatés et poursuivis. Qu’elles font valoir que la société ATOSS SOFTWARE était informée "tant de la titularité de la société SLIGOS SA sur la marque ATOS. que de la volonté de cette dernière de faire opposition à l’enregistrement de sa marque internationale partout où elle pouvait le faire et, notamment en France, ainsi que de la fusion ayant donné naissance au groupe ATOS", et qu’une telle connaissance résultait tant de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la société ATOSS SOFTWARE à la société SLIGOS, le 25 août 1997, que de la lettre de mise en demeure adressée par la société SLIGOS à la société ATOSS SOFTWARE, le 9 septembre suivant. Qu’il convient cependant de lui opposer que :

- les dispositions de l’article L.716.2 du Code de la Propriété Intellectuelle s’attachent au cas précis de l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque ,
- la lettre adressée à la société ATOS par la société ATOSS SOFTWARE le 25 août 1997, révèle seulement que la seconde connaissait la modification de la raison sociale de la première,
- la lettre datée du 10 septembre 1997 de la société SLIGOS à la société ATOSS SOFTWARE ne fait pas davantage mention d’une quelconque fusion- absorption, mais uniquement de l’intention de la société SLIGOS de faire opposition à l’enregistrement de la marque internationale « ATOSS ».

Qu’enfin et surtout, la société ATOS ne saurait ignorer que l’inscription d’un acte modifiant la titularité des droits sur une marque au Registre National des

Marques est une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé, notamment par la connaissance qu’un tiers pourrait avoir de l’acte en cause. Qu’il en résulte que le recours exercé à rencontre de la décision déférée doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Rejette le recours en annulation exercé par la société ATOS contre la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 mars 1998, Dit que le présent arrêt sera notifié à la diligence du greffier par lettre recommandée avec avis de réception tant à la société ATOS qu’à la société ATOSS SOFTWARE et au DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE.