COUR D’APPEL DE PARIS

4^e chambre, section B

ARRET DU 14 MARS 2003 (10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2001/11769

Décision dont appel : Jugement rendu le 13/02/2001 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 3^e Ch. RG n° : 1999/16832 Date ordonnance de clôture : 5 Février 2003 Nature de la décision : contradictoire Décision : confirmation partielle

APPELANTS Monsieur LOUFRANI F représenté par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, assisté de Maître Michèle D, Toque D296, Avocat au Barreau de PARIS,

STE THE SMBLEY LICENSING CORPORATION LTD société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 21 Bruton S WLX 8DJ LONDON (ROYAUME UNI) représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, assistée de Maître Michèle D, Toque D296, Avocat au Barreau de PARIS,

INTIMEES SA PIER I EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège […] 75116 Paris, représentée par Maitre TEYTAUD., avoué, assistée de Maître Michèle L, Toque R165, Avocat au Barreau de PARIS,

STE PMS INTERNATIONAL GROUP PLC société de droit britannique prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège International House

Cricketers Way, Basildon, Essex SS13 1 ST, ROYAUME UNI représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoué, assistée de Maître Alain H, Toque P77, Avocat au Barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : Les Conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été retenue, en application de l’article 786 du NCPC, par Madame S Magistrat chargé du rapport qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré : Présidente : Madame PEZARD Conseillers: Madame S Madame R

DEBATS A l’audience publique du 5 février 2003

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame MALTERRE-PAYARD

ARRET Prononcé publiquement, par Madame PEZARD, Présidente, laquelle a signé la minute avec Madame MALTERRE-PAYARD, greffier.

La cour statue sur l’appel interjeté par Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION, Ltd, d’un jugement rendu, le 13 février 2002, par le tribunal de grande instance de Paris, 3^e chambre, 3^e section, dans un litige l’opposant aux sociétés PIER I EUROPE et PMS INTERNATIONAL GROUP PLC.

Franklin L est propriétaire de la marque figurative reproduite ci-dessous :

enregistrée sous le numéro 1 695 775, déposée pour la première fois en 1971 et régulièrement renouvelée depuis, les 26 mars 1982, 27 septembre 1991 et 25 septembre 2001, pour désigner notamment en classe 28 "les jeux et jouets ;

articles de gymnastique et de sport" et pour laquelle il a consenti une licence exclusive d’exploitation à la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd.

Estimant que la société PIER IMPORT EUROPE, dite ci-après PIER I, commercialisait des balles et ballons fournis par la société PMS INTERNATIONAL GROUP PLC, dite ci-après PMS, reproduisant sa marque, Franklin L a fait dresser un procès-verbal de constat et pratiquer une saisie-contrefaçon et, par acte d’huissier du 21 septembre 1999, il a, avec la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION, Ltd fait assigner les sociétés PIER IMPORT et PMS en contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu’aux fins de mesures d’interdiction, de confiscation et de publication. Ils demandaient en outre une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice à fixer après expertise.

Les sociétés PIER IMPORT et PMS ont notamment soulevé la nullité de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon et conclu à la déchéance de la marque, selon elles, non exploitée pour les jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport. Par jugement rendu le 13 février 2001, le tribunal de grande instance de Paris a :

- annulé l’ordonnance du 7 septembre 1999 et les deux procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon dressés le 9 septembre suivant,
- débouté Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION de toutes leurs demandes,
- prononcé la déchéance des droits de Franklin L sur la marque n°1 695 775 dont il est propriétaire, en ce qu’elle vise les produits suivants dans la classe 28 : "jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport", à compter du 28 décembre 1996 ;

- dit que sa décision, devenue définitive, sera transmise par le greffier à l’I.N.P.I, sur réquisition de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre National des Marques,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION à verser à chacune des sociétés défenderesses PMS INTERNATIONAL GROUP PLC et PIER I EUROPE la somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— condamné in solidum Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION aux dépens de première instance.

Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2001.

Par leurs dernières écritures signifiées le 20 janvier 2003, ils concluent en ces termes :

« RECEVOIR Monsieur F L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd en leur appel les y déclarer bien fondés, REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 13 février 2001, STATUANT A NOUVEAU FAIRE droit à l’intégralité des demandes de Monsieur F L et de la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd, ce faisant. Vu les articles L 7111 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil, CONSTATER que Monsieur F L est titulaire de la marque figurative n°1.695.775 du 27 septembre 1991 et remontant à 1971, CONSTATER que les sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque précitées au sens des articles L 716-1, L 713-2 et L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, CONSTATER que les sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNA TIONAL se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l’égard de la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd au sens de l’article 1382. ORDONNER une expertise afin de déterminer, au vu de la comptabilité des sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL le nombre d’exemplaires de produits contrefaisants fabriqués et vendus, le chiffre d’affaires ainsi réalisé et la marge bénéficiaire de cette exploitation. CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL à payer à Monsieur L une somme de 38.112 euros à titre de provision pour actes de contrefaçon sur le préjudice subi du fait de l’atteinte portée à ses droits sur la marque 1.695.775. CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL à verser à la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION une somme provisionnelle de 76.225 euros pour actes de concurrence déloyale, sur le préjudice résultant pour elle de cette commercialisation illicite et du risque réel et très important de confusion qui s’y rattache. FAIRE DEFENSE aux sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL et ce, sous astreinte d’une somme de 152 euros par infraction constatée, de fabriquer, détenir ou commercialiser sans autorisation de Monsieur L ou de la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd, des produits revêtus du signe contrefaisant et ce, à quel titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. ORDONNER la confiscation sous contrôle de l’huissier au choix des appelants, et aux frais des sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL, de l’ensemble des produits détenus par elles en stock et revêtus de la marque contrefaisante dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir. ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois

journaux ou périodiques au choix des appelants, aux frais exclusifs de la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd dans la limite de 2.28 euros par insertion, à titre de dommages et intérêts complémentaires. CONDAMNER conjointement et solidairement les sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL à verser à Monsieur F L et à la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION la somme de 7.622 euros à chacun au titre de l’article 700 du NCPC. CONDAMNER les sociétés PIER IMPORT et PMS INTERNATIONAL aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront la totalité des frais d’acte de constat et de saisie (…)»

La société PMS INTERNATIONAL GROUP PLC, par conclusions signifiées le 30 janvier 2003, demande à la cour de : « Vu l’article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle
- A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulles les procédures de saisies contrefaçon et de constat, ainsi que la procédure qui lui est subséquente;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance de Monsieur L sur la marque n° 1 695 775 pour » les je ux, jouets et articles de gymnastique et de sport » à compter du 28 décembre 1998;
- A titre subsidiaire, déclarer l’action de la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION irrecevable ;
- A titre encore plus subsidiaire, constater l’absence de toute contrefaçon et de tout acte de concurrence déloyale ; -A titre infiniment subsidiaire, débouter les demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions.
- Condamner M. L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATIONLtd in solidum, à verser à la société PMS INTERNATIONAL GROUP Pic, la somme de 30.000 E à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et conduite avec légèreté;
- Condamner les appelants in solidum à payer à la société PMS INTERNATIONAL Group Pic, la somme de 15.000 Eau titre des dispositions de l’article 700 du N.C.P.C. et les condamner aux dépens (…) »

La société PIER IMPORT EUROPE, par des écritures en date du 27 janvier 2003 conclut en ces termes : « IL EST DEMANDE A LA COUR DE : Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
- déclaré nulle l’ordonnance autorisant la saisie contrefaçon et le constat, ainsi que l’ensemble de la procédure de saisie contrefaçon et de constat,
- déclaré Monsieur L déchu de ses droits sur la marque n°1 695 775 pour les jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport à compter du 28 décembre 1996,

— débouté Monsieur L et la Société THE SMILEY LICENSING CORPORATION de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamné Monsieur L et la Société THE SMILEY LICENSING CORPORATION au titre de l’article 700 du NCPC et des dépens,

L’infirmer pour le surplus et faisant droit à l’appel incident
- condamner Monsieur L et la Société THE SMILEY LICENSING CORPORATION à verser à la Société PIER IMPORT EUROPE la somme de 35.000 E pour procédure abusive et cette de 15.000 E en application des dispositions de l’article 700 du NCPC,
- les condamner aux dépens (…) »

CECI EXPOSE. LA COUR

Sur la validité de l’ordonnance du 7 septembre 1999, du procès-verbal de constat et de la saisie-contrefaçon du 9 septembre 1999

Considérant que le tribunal a jugé qu’en l’absence d’indication permettant l’identification du magistrat qui a signé l’ordonnance autorisant les opérations de constat et de saisie-contrefaçon cette ordonnance ainsi que les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon du 9 septembre 1999 devaient être annulés ;

Considérant que Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION, Ltd font valoir que l’article 716-7 du Code de la propriété intellectuelle ne dispose pas que l’absence du nom du magistrat soit une cause de nullité de l’ordonnance et que cette absence de mention ne fait aucunement grief, et ce d’autant plus qu’il ressort de la comparaison des signatures, que le magistrat qui a rendu l’ordonnance est celui là même qui a signé le jugement ;

Considérant que les décisions de justice doivent, à peine de nullité, contenir la mention du nom du magistrat qui les a rendues, que l’absence d’une telle mention constitue un vice de fond qui n’est pas susceptible d’être réparé ; qu’il convient, en conséquence, de constater la nullité de l’ordonnance rendue le 7 septembre 1999 ;

Considérant que le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 9 septembre 1999, en vertu de cette ordonnance, doit être également annulé ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu’il convient, en revanche, de constater que le procès-verbal de constat établi le même jour ne l’a pas été au vu de l’ordonnance du 7 septembre 1999 et que Gérard A, huissier de justice associé, a agi en vertu du mandat à lui donné par Franklin L pour constater divers faits à partir de la voie publique ; que le procès-verbal ainsi établi est valable ;

Que le jugement sera réformé sur ce point ;

Sur la demande de déchéance de la marque n° 1 695 7 75, en ce qu’elle désigne en classe 28 "les jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport"

Considérant que Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION, Ltd font valoir que contrairement à ce qui a été jugé la marque n°1 695 775 est exploitée de façon réelle et sérieu se dans toutes les classes couvertes par l’enregistrement et notamment en classe 28 pour « les jeux et jouets » ; qu’ils se prévalent particulièrement de l’exploitation faite par la société COMMONWEALTH TOY mais également de diverses autres exploitations, en relevant que la modification infime qui a été opérée du fait du « relifting » du dessin selon le courant du moment ne dénature nullement les caractéristiques de la marque et que l’usage de cette marque sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif ;

Considérant que les sociétés PIER IMPORT et PMS font valoir que le seul usage démontré par Franklin L est celui d’une marque voisine, non-invoquée dans le présent litige ;

Considérant, ceci exposé, qu’il ressort des pièces produites qu’outre la marque n°1 695 775 invoquée dans le présent litige Franklin L est titulaire d’une marque n°97 668 059 désignant également en classe 2 8 « les jeux, jouets articles de gymnastique et de sport », ci-dessous reproduite :

Considérant que la seule signature d’un contrat de licence ne constitue ni un usage de la marque ni même un commencement de l’usage de la marque ;

Considérant que, quelles que soient les marques mentionnées dans les contrats de licence ou sous-licence consentis aux sociétés JEMINI, BLUE MAGIC, BERCHET, MONNERET, BUSH et EL EURO LIZENZEN, VHNIBOL, REGAIN GALORE, RESINE SINTETISCHE ADAMOLL AGIPA, FOTO EDIZIONI, il ressort des pièces produites que la seule marque exploitée en vertu de ces contrats est la marque n°97 668 059 ;

Considérant que l’exploitation d’une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière ;

Considérant, par ailleurs, que si l’exploitation résultant de la licence accordée, le 23 mai 1990 à la société COMMONWEALTH TOY & NOVELTY Co, Inc. pour divers pays, dont la France, est celle de la marque n°1 695 775, il ne ressort d’aucune des pièces produites que cette marque a été effectivement exploitée sur le territoire français, étant observé que les seules redevances dont il est justifié sont relatives aux Etats-Unis, à l’Australie, à la Norvège, à l’Italie ou à l’Europe en général, sans autre précision ;

Considérant qu’en l’absence de toute preuve d’un usage sérieux en France de la marque n° 1 695 775, pour désigner en classe 28 "les jeux et jouets ; articles de gymnastique et de sport" il convient de prononcer la déchéance de cette marque à compter du 28 décembre 1996 ;

Que Franklin L sera en conséquence débouté de sa demande en contrefaçon de ladite marque, les faits dont il se prévaut n’ayant été constatés que le 9 septembre 1999, postérieurement à la date de la déchéance ;

Considérant qu’aucun fait de contrefaçon n’ayant été retenu à rencontre des sociétés intimées, la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION Ltd, qui se prévaut de ce que les agissements contrefaisants imputés à ces dernières constitueraient à son égard des actes de concurrence déloyale, sera également déboutée de sa demande, étant, en outre, observé qu’elle ne se prévaut pas d’une autre exploitation que celle de la marque de Franklin L et que notamment, eue ne prétend pas commercialiser des jeux, des jouets ou des articles de gymnastique et de sport ;

Sur les demandes reconventionnelles

Considérant que les sociétés PIER IMPORT et PMS demandent le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elles du fait des procédures irrégulières et abusives diligentées par les appelants ;

Considérant, cependant, qu’elles n’établissent pas que l’action a été introduite et l’appel a été interjeté avec une volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol ; qu’il n’est pas davantage démontré que la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon résulte d’une volonté de fraude ; que les intimées seront déboutées de ce chef de demande ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le jugement sera réformé sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a annulé le procès-verbal de constat en date du 9 septembre 1999 et condamné in solidum Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION à verser à chacune des sociétés PMS INTERNATIONAL GROUP PLC et PIER I EUROPE la somme de 10 000 Francs sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Réformant sur ces points et statuant à nouveau, Rejette la demande d’annulation du procès-verbal de constat en date du 9 septembre 1999 ;

Dit n’y avoir lieu de taire droit aux demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Franklin L et la société THE SMILEY LICENSING CORPORATION, Ltd aux entiers dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.