FAITS ET PROCEDURE La société BRASSERIE FISCHER (ci-après FISCHER) est titulaire de la marque semi- figurative « DESPERADOS » déposée le 14 août 1996 et enregistrée sous le n° 96 638703 pour désigner les produits et services des classes 32, 33 et 42 de la classification internationale. Cette société commercialise sous-cette appellation une bière aromatisée à la tequila qui connaît un grand succès auprès des consommateurs. Par acte du 14 janvier 2002, la société BRASSERIE FISCHER assigne la société INFOGRAMES EUROPE (ci-après INFOGRAMES) aux fins de voir :

- annuler la marque « DESPERADOS » n° 00 3 013 619, qui a été déposée en fraude de ses droits, porte atteinte à la renommée de sa propre marque et est contraire à des dispositions d’ordre public sur la publicité des boissons alcoolisées ;

- déclarer fautive l’exploitation de la marque DESPERADOS dans une calligraphie proche de la sienne ;

- dire que la société INFOGRAMES EUROPE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon et d’atteinte à la marque « DESPERADOS » en enregistrant et en faisant usage des noms de domaine « desperados-game.com », « desperados-game.net » pour exploiter un site internet ;

- dire que par ces mêmes actes, la société défenderesse a engagé sa responsabilité civile à son encontre,
- interdire l’usages du signe « DESPERADOS » sous astreinte ;

- procéder à l’annulation de l’enregistrement des noms de domaine contrefaisants ;

- condamner la société INFOGRAMES EUROPE à lui payer la somme de 20.000 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. La société INFOGRAMES EUROPE expose que :

- elle a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de produits informatiques notamment de jeux vidéos ;

- elle a procédé le 6 mars 2000 au dépôt de la marque « DESPERADOS » pour désigner différents produits et services des classes 9, 28 et 41 de la classification internationale car elle souhaitait commercialiser sous cette appellation un jeu vidéo ;

— l’opposition que la société FISCHER a formulé à l’encontre du dépôt de cette marque a. été rejetée par une décision du Directeur de l’INPI en date du 15 décembre 2000, décision dont il n’a pas été relevé appel. Aussi, la société INFOGRAMES soutient que :

-le seul fait d’avoir eu connaissance de l’existence d’une marque antérieure dans le cadre de relations d’affaires ne suffit pas à caractériser la fraude notamment lorsque le dépôt a été fait dans des classes différentes de celles visées à l’enregistrement de la marque antérieure ; l’intention malicieuse, condition nécessaire à l’existence de la fraude alléguée n’est pas en l’espèce établie ; par ailleurs, la preuve de l’accès à une information privilégiée sur la marque en cause n’est pas rapportée ;

-le terme de « desperados » figure dans le dictionnaire et n’est pas la création de la société FISCHER ; elle a choisi ce terme par référence au monde du western sans penser à la marque déposée par cette dernière ; d’ailleurs « DESPERADOS » est le titre d’un film de western très connu ;

-l’enregistrement frauduleux des noms de domaine n’est pas démontré pour les mêmes motifs que précédemment et ce, notamment dès lors qu’ils contiennent le terme game ;

-la notoriété de la marque « DESPERADOS » n’est pas établie par les pièces produites dont le contenu est très contestable ; il n’est pas justifié qu’une partie significative des consommateurs de bière connaissent la bière portant cette marque ;

- en tout état de cause, la société FISCHER ne prouve pas le caractère injustifié de l’exploitation de la marque « DESPERADOS » pour désigner des jeux vidéo ni le préjudice qui en résulterait pour elle ;

-contrairement aux affirmations de la société FISCHER, les jeux vidéos ne sont pas exclusivement réservés aux mineurs ; en l’espèce « DESPERADOS » est un jeu vidéo s’adressant plus particulièrement aux jeunes adultes s’agissant d’un jeu de stratégie ; l’article L 3323-5 du Code de la Santé Publique est inapplicable en l’espèce car aucune allusion à la boisson ni à son fabricant n’est contenue dans le jeu en cause. Aussi, la société INFOGRAMES conclut au débouté des demandes et à allocation d’une somme de 10.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société FISCHER réplique dans ses dernières écritures du 7 juin 2002 aux moyens de défense et maintient ses prétentions contenues dans son acte introductif d’instance.

DECISION I – SUR LES DROITS DES PARTIES : La société BRASSERIE FISCHER justifie être propriétaire d’une marque (logo) « DESPERADOS » déposée le 14 août 1996 et enregistrée sous le n° 96/638 703 pour désigner différents produits des classes 32, 33 et 42 de la classification internationale et notamment « les bières ». La société BRASSERIE exploite cette marque depuis 1995 pour désigner une bière aromatisée au tequila dont la clientèle est constituée principalement déjeunes adultes (18/24 ans). La société INFOGRAMES justifie être propriétaire d’une marque dénominative DESPERADOS déposée le 6 mars 2000 et enregistrée sous le numéro 00 3 013 619 pour désigner différents produits et services des classes 9, 38 et 41 et notamment « les jeux video ». La société INFOGRAMES exploite cette marque pour désigner un jeu video de « stratégie tactique en plein western » destiné au plus de 12 ans. La société INFOGRAMES justifie avoir réservé et exploiter les noms de domaine « desperados-game.net » et « desperados-game.com » pour un site internet dédié au jeu vidéo « desperados ». II – SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DE MARQUE DESPERADOS N° 00 3 013 619 ET DES NOMS DE DOMAINE PRÉCITÉS : 1 – au titre d’un dépôt frauduleux : Il est constant que le dépôt d’une marque effectué sous une apparence régulière mais dans la seule intention de nuire ou s’approprier indûment le bénéfice d’une opération légitimement entreprise ou d’y faire obstacle en lui opposant la propriété de la marque frauduleusement obtenue est frauduleux au sens de l’article L 712-6 du Code de la Propriété Intellectuelle Il ressort de la revue de presse produite par la demanderesse qu’en 1999, la bière « DESPERADOS » se classait déjà en 3^e place du marché des spécialités de bière et faisait l’objet d’un fort investissement publicitaire (plus de 38MF en 1998 et plus de 63 MF en 1999). Il importe peu dès lors que des relations d’affaires par l’intermédiaire d’une agence de communication se soient instituées entre les parties en 1999, la marque et son succès étant déjà à cette époque dans le domaine public. La question est de savoir si la société INFOGRAMES en choisissant en mars 2001 la marque DESPERADOS pour désigner son jeu vidéo à chercher à profiter indûment des investissements ainsi réalisés et à se placer dans le sillage du produit de la société FISCHER, les clientèles concernées étant en grande partie les mêmes (adolescents et jeunes adultes) étant précisé que le dépôt d’une marque de notoriété pour désigner des produits autres que ceux visés à l’enregistrement de celle-ci n’est pas en soit suffisant

pour établir le caractère frauduleux du dépôt, celui-ci supposant la preuve d’une intention malicieuse. A cet égard, le tribunal relève que :

-le terme « desperado » est dans le dictionnaire (cf Petit Larousse illustré) et est défini comme suit : « personne qui vit en marge des lois et qui est prête à s’engager dans les entreprises violentes et desespérées » ;

-l’histoire du jeu vidéo repose sur « une bande de desperados » (sic dans le texte de présentation) qui dévalisent les trains d’une compagnie de chemins de fer dans une petite ville du Sud-Ouest des Etats-Unis et aux trousses de laquelle se lance un chasseur de prime du nom de John C ;

-rien dans le jeu n’évoque la célèbre boisson « desperados » qui d’ailleurs est connue de sa clientèle sous le diminutif « despé » qui n’est pas non plus reproduit,
-la similitude alléguée des calligraphies de la marque de bière et de celle figurant sur le jeu-video ne repose que sur l’identité des polices de caractères employées et non sur les éléments caractéristiques de la marque première (lettres noires sur fond blanc entourées par une ligne continue noire) ;

-les produits visés dans les deux marques relèvent de classes différentes, et ceux de la marque seconde autres que les jeux vidéos sont des produits dits « dérivés » qui accompagnent habituellement le succès d’un jeu vidéo (édition de livres, revues, films, divertissements…) ;

-les noms de domaine déposés et exploités sont sans ambiguïté sur le contenu du site auquel ils donnent accès puisqu’est adjoint au terme « desperados » le terme « game » connu de tous les internautes comme signifiant « jeu » en langue anglaise. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que le dépôt frauduleux de la marque seconde ainsi que la réservation frauduleuse des noms de domaines ne sont pas établis faute de preuve de l’intention malicieuse de la société INFOGRAMES. 2 – au titre d’une atteinte à la renommée de la marque DESPERADOS : L’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’un renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ; que les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Le tribunal constate que le législateur par le texte précité a voulu instituer un régime de protection des marques réputées et largement connues des consommateurs contre l’exploitation d’un signe identique pour désigner des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux figurant à leur enregistrement. Ce régime de protection s’applique dès lors que le titulaire de la marque de renommée, marque enregistrée ou de la marque notoire, marque non enregistrée, apporte la preuve du préjudice qu’il subi en raison de l’exploitation en cause ou du caractère injustifié de celle- ci, ces deux éléments étant alternatifs et non cumulatifs. Il est constant par ailleurs qu’au regard des dispositions de l’article 5-2 de la Directive européenne d’harmonisation n° 89/104 du 21 décembre 1998 en application de laquelle a été pris l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle précité que la marque de renommée est celle connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle ; que pour apprécier cela, le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause à savoir : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de cet usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (cf arrêt de la CJCE du 14 septembre 1999 General Motor Corporation c/Yplon). Il ressort :

-de la revue de presse que lancée en 1995, que la bière DESPERADOS faisait l’objet dès 1996 d’une « envolée spectaculaire » la situant au 6^e rang des bières de spécialités, qu’elle avait conquis 8, 7% de part de marché dès fin 1998, puis depuis 1999 qu’elle se situe au troisième rang de ces mêmes produits ; qu’en 2002, elle faisait partie au niveau international des « bières incontournables », en France ses ventes atteignant 11% du marché en volume et 14% en chiffre d’affaires ;

-du sondage de la Sources Etudes Omnibus sollicitée par les Brasseries Henecken en décembre 2000, que la Bière DESPERADOS était connue de 61% des « buveurs de bière » avec une notoriété spontanée de 11% et de 91% des jeunes de 18 à 24 ans ;

-du bilan 2001 établi par la société ACNielsen que la bière DESPERADOS était passée au deuxième rang des bières de spécialités dans le marché des « hyper et supermarchés »,
-du tableau des investissements de publicité et de développement de la marque DESPERADOS que le volume de ceux-ci avait progressé de 7, 5 MF en 1995 à près de 67 MF en 2000. Le tribunal considère que l’addition de tous ces éléments de fait établit que la marque « DESPERADOS » pour désigner une bière était connue en 2000 par une part significative du public concerné et jouissait donc d’une renommée au sens du texte précité sans que toutefois cette notoriété, compte-tenu de la nature du produit visé (une boisson alcoolisée) n’exerce un pouvoir attractif plus large.

En revanche, le tribunal ne peut suivre la société FISCHER dans son raisonnement qui consiste à dire que dès lors que la marque seconde est la reproduction de sa marque de renommée, la preuve de 'exploitation injustifiée nécessaire à l’application de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle est apportée. Une telle argumentation reviendrait à donner un monopole de protection aux marques de renommée pour l’ensemble des produits et services de la classification internationale ce qui n’est pas le sens du texte en cause. Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, le choix du nom du jeu vidéo DESPERADOS s’appuie sur l’histoire des personnages de ce jeu. A ce sujet, le tribunal relève qu’outre le fait que le terme « desperado » est un nom commun figurant au dictionnaire, un film très connu dans les années 1970 portant ce titre a popularisé l’association de cette appellation et de l’univers du western. D’ailleurs, la société FISCHER a elle-même choisi ce nom en référence à cet univers qui correspondait à la nature de sa bière à base de tequila. Ce choix ne saurait pour autant la faire bénéficier d’un monopole sur l’ensemble des produits relevant de cet univers particulier du western. Par ailleurs, compte-tenu de la législation restrictive en matière de publicité des boissons alcoolisées existant depuis de nombreuses années, la société FISCHER ne peut prétendre que ses investissements publicitaires sont détournés au profit de la société INFOGRAMES ; la clientèle consommatrice de bière sait intuitivement qu’une marque de boisson alcoolisée ne peut être exploitée pour un autre produit que dans des conditions extrêmement restreintes et en conséquence ne risque pas d’associer la bière en cause et le jeu video, la seule association commune étant la référence au western. D’ailleurs la demanderesse n’apporte aucun début de preuve établissant que les variations de vente du jeu vidéo en cause sont liées à celles de ses propres investissements publicitaires dans la bière « DESPERADOS » et qu’il y aurait ainsi un détournement des dépenses publicitaires au profit de la marque seconde. La seule similitude dans l’exploitation des deux marques en cause est la police de caractère utilisée sans qu’aucun des autres éléments caractéristiques de la marque première ne soit reproduites. Aussi, cette seule reprise est insuffisante pour établir la volonté de parasitisme de la société INFOGRAMES, celle-ci justifiant que cette police est communément utilisée dans les publicités utilisant le terme « DESPERADOS » car elle aussi est évocatrice de l’univers du Western. Enfin, le tribunal relève que la société INFOGRAMES diffuse son produit dans d’autres pays européens et que la France est l’un de ceux où les ventes sont les plus faibles. Dès lors, prétendre que INFOGRAMES aurait voulu s’approprier la renommée de la bière DESPERADOS dans ce contexte est commercialement incohérent, les enjeux économiques de la défenderesse étant d’abord situés en Allemagne où il n’est pas démontré que la bière DESPERDOS jouit d’une même renommée. Ainsi s’il y a lieu de considérer que si la marque DESPERADOS pour désigner une bière est une marque de renommée, sa reproduction pour désigner un jeu video dans les conditions actuelles ne constitue par une exploitation injustifiée de celle-ci.

3 – au titre du dépôt contraire à l’ordre public : Si l’article L 3323-5 du Code de la Santé Publique interdit la diffusion aux mineurs d’objets quelconques nommant une boisson alcoolique ou portant la marque ou le nom du fabricant d’une telle boisson, le tribunal relève que le jeu video dont s’agit n’est pas spécifiquement destiné aux mineurs et que par ailleurs ce texte n’aurait vocation à s’appliquer que s’il pouvait y avoir dans l’esprit du public en cause, un risque de confusion sur l’origine de la dénomination. Or ainsi qu’il a été expliqué ci-avant, compte-tenu de son contenu, la dénomination « DESPERADOS » ne saurait être interprétée comme faisant référence à la bière en cause mais uniquement aux personnages (« la bande de desperados ») du jeu litigieux et ce d’autant que celui-ci ne comporte aucune allusion à une quelconque boisson. Cela est également démontré sur les boîtes de céréales versées par la demanderesse aux débats et sur lesquelles est annoncée la possiblité pour l’acquéreur de se procurer un CD-ROM « DESPERADOS » : figurent sur le disque DESPERADOS le dessin de deux personnages évocateurs du western ainsi que la mention « Wanted Dead or Life », toutes mentions excluant la confusion avec la bière en cause. Pour ce même motif d’absence de confusion et d’association entre les deux marques en cause, la diffusion de ce jeu ne saurait être considérée comme une publicité indirecte pour une boisson alcoolique, publicité prohibée, par l’article L 3323-3 du Code de la Santé Publique. De même compte-tenu de l’adjonction du terme « game » dans les noms de domaine, l’exploitation de ceux-ci ne peuvent tomber sous le coup des articles du Code de la Santé publique précités. Dans ces conditions, le dépôt et l’exploitation de la marque seconde, ainsi que l’exploitation des noms de domaine n’apparaissent pas contraires à l’ordre public.. III – SUR LE CARACTÈRE ABUSIF DE L’EXPLOITATION DE LA MARQUE SECONDE DESPERADOS : La société FISCHER reprenant au titre de cette demande des griefs précédemment évoqués au titre du dépôt frauduleux, de l’atteinte à la marque renommée et du dépôt contraire à l’ordre public et ces griefs n’ayant pas été reconnus fondés tant en fait qu’en droit, il y a lieu de rejeter ce chef de demande qui ne reposent pas sur des griefs distincts. L’ensemble des demandes de la société FISCHER ayant été rejeté, l’équité commande d’allouer à la société INFOGRAMES la somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute la société FISCHER de ses demandes et la condamne à payer à la société INFOGRAMES la somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.