COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 28 JANVIER 2011 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 028, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/16438.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2009 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 3^e Section RG n° 08/03001.

APPELANTE : SA d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie – SAF BTP VIE prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège 7 rue du Regard 75006 PARIS, représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour, assistée de MaG Séverine GUYOT plaidant pour le cabinet @ MARK, avocat au barreau de PARIS, toque J 150. INTIMÉE : SA UNION NOTARIALE FINANCIERE DE CREDIT prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

-prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

-signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Le 08 mars 2002, la société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics Vie (ci-après SAF BTP Vie) a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), sous le n° 02 3152596, la marque 'CONFIANCE’ pour désigner les produits et services des classes 16 et 36 suivants : assurances, consultations, informations en matière d’assurances, retraite, prévoyance, contrats d’assurance-vie, finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne. Le 21 septembre 2005, la société anonyme Union Notariale Financière de Crédit (ci-après UNOFI) a déposé à l’INPI, sous le n° 05 3 382424, la marque UNOFI-

CONFIANCE pour désigner, notamment, les produits et services de la classe 36 soit : affaires financières, affaires monétaires, services de financement, analyse financière, constitution ou investissement de capitaux, consultation en matière financière, estimations financières (assurances, banques, immobilier), placement de fonds. La SAF BTP Vie a formé opposition à l’enregistrement de cette marque ; par décision rendue le 04 juillet 2006, le directeur général de l’INPI a rejeté cette opposition et, par arrêt rendu le 26 janvier 2007, la présente cour d’appel a rejeté le recours formé par l’opposante. Par acte du 21 février 2008, la SAF BTP Vie a assigné l’UNOFI en contrefaçon de sa marque 'Confiance’ et en nullité de la marque 'Unofi-Confiance'.

Par jugement rendu le 20 mai 2009, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire :

-déclaré recevable l’action en contrefaçon introduite par la SAF BTP Vie,
-prononcé la nullité de la marque 'Confiance’ n° 02 3152596 pour les produits et services suivants : finances, affaires financières, bancaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertise fiscale, épargne,
-dit que sa décision, devenue définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au 'registre national des brevets’ par la greffière du tribunal préalablement requise par la partie la plus diligente,
-condamné la SAF BTP Vie à payer à l’UNOFI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la demanderesse aux dépens.

La société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans du Bâtiment et des Travaux Publics VIE (SAF BTP Vie) appelante, par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2010, demande à la cour, au visa des articles L 711-4, L 713-3 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle :

-d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque 'Confiance’ pour désigner les services suivants : finances, affaires financières, bancaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertise fiscale, épargne et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la contrefaçon en la condamnant à payer à l’UNOFI la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de statuer à nouveau et de prononcer la nullité de la marque n° '03 3822424 enregistrée par l’UNOFI, de constater que cette dernière a commis des actes de contrefaçon de sa marque 'Confiance', de lui interdire d’utiliser le terme 'Confiance’ à titre de marque sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner l’intimée à lui verser une

somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de sa marque, de débouter l’UNOFI de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de l’intimée dans la limite de 5.000 euros HT par insertion, de condamner l’UNOFI à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et, enfin, à supporter les entiers dépens. La société anonyme Union Notariale Financière de Crédit (UNOFI), par dernières conclusions signifiées le 27 octobre 2010, demande à la cour au visa des articles L 711-2 b), L 711-4 et 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant :

— de condamner la SAF BTP Vie à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-de relever l’absence de risque de confusion entre les marques 'Confiance’ et 'Unofi Confiance’ et, à ce titre, l’impossibilité d’une quelconque contrefaçon prétendument commise par elle au préjudice de la SAF BTP Vie,
-de condamner la SAF BTP Vie à lui verser une somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. SUR CE, Sur la validité de la marque 'Confiance’ : Considérant que l’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir considéré qu’il convenait d’annuler la marque confiance pour défaut de distinctivité au motif qu''il n’y a pas de placement financier sans confiance, le terme 'monnaie fiduciaire’ venant d’ailleurs étymologiquement du terme latin 'fides’ qui signifie 'confiance’ et, sans évoquer les autres services visés à l’enregistrement, d’avoir, par ce seul motif, prononcé la nullité de la marque pour l’ensemble de ces services ; Qu’elle se prévaut principalement d’un arrêt rendu le 11 décembre 2009 par la présente chambre de la cour d’appel, devenu définitif, qui a reconnu la validité de sa marque ; Qu’elle estime, subsidiairement, que le terme 'confiance’ ne peut être considéré comme une caractéristique essentielle et objective des services visés à l’enregistrement, eu égard à leurs définitions respectives ; que ce terme n’informe pas directement et immédiatement le consommateur de l’une des caractéristiques de ces services, qu’il ne permet pas aux clients potentiels d’identifier avec précision les services concrets susceptibles d’être fournis et, a fortiori, une ou plusieurs de leurs caractéristiques et qu’il n’existe aucun lien étroit entre, d’une part, le sens du mot confiance (à savoir : le sentiment de sécurité d’une personne qui se fie à quelqu’un, à quelque chose) et, d’autre part, les services en cause, le sentiment de sécurité étant relatif et dépendant de chaque individu ou entité ;

Qu’elle fait, très subsidiairement, valoir que le terme 'confiance', compte tenu de son usage régulier et continu depuis 1985, a acquis un caractère distinctif incontestable ; Qu’en réplique l’UNOFI soutient qu’en application de l’article L 711-2, b) du code de la propriété intellectuelle, la marque 'confiance’ doit être annulée pour défaut de distinctivité ; Que ce terme à lui seul banal et générique, appliqué aux services en cause, ne fait, selon elle, que désigner une de leurs caractéristiques principales, que la souscription d’un produit d’épargne par un consommateur suppose nécessairement qu’il ait le sentiment d’investir dans un placement dans lequel il a confiance – laquelle confiance est un élément central de la finance -, qu’en tentant de privatiser ce vocable , la société SAF BTP Vie prétend interdire aux tiers de décrire librement une des caractéristiques de leurs produits et que ce terme 'confiance’ est effectivement employé par plus de 130 entreprises ; Qu’elle ajoute que l’arrêt dont fait état l’appelante ne peut lui être opposé en raison de la distinction entre les produits d’assurance visés par cet arrêt et les activités financières dont l’origine et la signification-même sont étroitement liées au concept de confiance ; Qu’enfin, compte tenu de la très faible notoriété de la marque 'confiance’ et du fait que le terme n’est jamais été utilisé pour désigner les seuls produits ou services proposés par la SAF BTP Vie, il est exclu que le signe 'confiance’ ait pu acquérir un caractère distinctif par l’usage ; Considérant, ceci exposé, qu’aux termes de l’article L 711-2, b) du code de la propriété intellectuelle 'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (…) b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service et, notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service’ ; Que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe devant s’effectuer par référence aux produits ou services désignés par la marque, c’est à juste titre que l’intimée oppose au moyen tiré par l’appelante de la chose jugée par la présente cour le 11 décembre 2009 dans un litige l’opposant à une société tierce, le fait qu’elle n’était pas saisie de la question de la nullité de la marque 'confiance’ pour les finances, affaires financières, bancaires, monétaires, immobilières, constitutions et placements de fonds, expertises fiscales, épargne ;

Qu’en toute hypothèse, il appartient à la cour de se déterminer d’après les circonstances particulières de chaque espèce et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; Qu’un terme est considéré comme descriptif lorsqu’il permet au public concerné d’établir un rapport immédiat et concret avec les produits et services visés à l’enregistrement et de percevoir ainsi, sans autre réflexion, une description de leurs caractéristiques objectives ou prétendues ;

Qu’au cas particulier, et selon les définitions usuelles qu’en donne le dictionnaire de la langue française (Édition Hachette, 1991), les finances sont définies comme l’ensemble des activités propres aux mouvements de l’argent, les affaires bancaires comme celles qui se rapportent à la banque, les affaires monétaires comme celles qui sont relatives aux monnaies, les affaires immobilières comme celles qui concernent un immeuble, les constitutions et placements de fonds comme le fait, l’action de constituer et placer des capitaux, les expertises fiscales comme les opérations pour lesquelles l’expert agit en matière fiscale et l’épargne comme la fraction d’un revenu qui n’est pas affectée à une utilisation immédiate ; Que si le terme 'confiance’ évoque la sécurité, la foi en l’avenir ou encore la croyance en la loyauté du prestataire des services désignés, il n’en demeure pas moins que ce vocable ne correspond pas à la terminologie employée habituellement par le public, à l’époque du dépôt, pour les désigner ou désigner leur caractéristique essentielle et qu’il ne permet pas à ce public d’identifier immédiatement et avec précision le service concret susceptible d’être fourni et, a fortiori, l’une de ses caractéristiques; Qu’il s’ensuit que ce vocable 'confiance’ relève de l’évocation et non de la désignation, au sens de l’article L 711-2, b) sus-repris, pour désigner les services visés à l’enregistrement de la marque 'confiance’ n° 02 3152596 et que celle-ci n’encourt pas la nullité ; Que le jugement sera, par conséquent, infirmé de ce chef ;

Sur les actes de contrefaçon : Considérant que la SAF BTP Vie dont l’action en contrefaçon a été considérée comme sans objet par le tribunal du fait de l’annulation de la marque, fonde sa demande à ce titre sur les dispositions de l’article L 7 13-3 du code de la propriété intellectuelle ; Qu’elle se prévaut d’une identité des produits et services en cause et d’un risque de confusion que n’écarte pas la présence, au sein de la marque déposée par l’intimée, de sa dénomination sociale et qui résulte des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des deux marques en présence tenant au fait qu’elles ne diffèrent que par l’adjonction des cinq lettres composant le mot UNOFI et que toutes deux sont enregistrées en lettres majuscules noires sans partie figurative ; Qu’en réplique, la société UNOFI fait valoir que l’identité des produits et des services n’est que prétendue, à l’instar du risque de confusion du fait de l’absence de distinctivité du signe 'confiance', de l’absence de similitude sonore et phonétique et de l’absence de notoriété de la marque 'confiance’ ; Considérant, ceci exposé, que l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit 'sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public (a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement (b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement’ ;

Considérant que pour affirmer que les produits et services qu’elle propose ne sont pas similaires à ceux visés dans le dépôt de la marque 'confiance', l’intimée expose que sa vocation est de mettre à la disposition des notaires de France des ressources humaines et technologiques leur permettant d’exercer avec authenticité leur activité de conseil en gestion de patrimoine et que le réseau de promotion des contrats qu’elle propose est limité à l’activité de gestion de patrimoine développée au sein des études notariales, ajoutant que 142 marques par elle recensées pourraient être jugées contrefaisantes dès lors qu’elles visent des produits et services de la classe 36 et utilisent le terme 'confiance’ ; Mais considérant que la marque 'Unofi-Confiance’ a été enregistrée pour des services et produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque 'Confiance’ a été enregistrée ; Qu’à juste titre, l’appelante soutient que le contexte dans lequel s’inscrit l’activité de gestion patrimoniale proposée par la société UNOFI importe peu dans la mesure où, en raison de leur nature et de leur fonction, les produits et services offerts par cette dernière sont susceptibles d’être rattachés par la clientèle à une même origine ; Considérant, par ailleurs, que pour être constitutive d’une contrefaçon des droits de son titulaire, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée supposent, en application du texte sus-évoqué, qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public ; Que le risque de confusion doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants qui les composent ; Que le terme 'confiance’ que les signes ont en commun, sans être descriptif, est tout au plus évocateur d’une des qualités que présentent, aux yeux du consommateur, les produits et services désignés ; que cet élément présente ainsi un même degré de distinctivité intrinsèque dans la marque première que dans le signe contesté ; Que si, comme le soutient l’intimée, l’ajout du sigle UNOFI en attaque de la marque seconde confère à cette dernière une architecture et un rythme différents, il n’en demeure pas moins qu’un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise (susceptible d’être identifiée, comme au cas particulier, par un sigle) titulaire de la marque seconde et, d’autre part, de la marque précédemment enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome ;

Qu’au cas particulier, le consommateur moyennement attentif sera enclin à percevoir le signe composé comme une déclinaison de la marque 'confiance’ et à croire que les produits ou services en cause ont une origine commune ou proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement ;

Qu’il s’ensuit que la contrefaçon par imitation au sens de l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle est caractérisée et que le jugement qui a rejeté l’action en contrefaçon doit être infirmé de ce chef ;

Sur la nullité de la marque n° 05 382424 enregistré e par la société UNOFI : Considérant que l’appelante poursuit l’annulation de cette marque au visa des dispositions des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquels 'ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et, notamment : (a) à une marque antérieure enregistrée (…)' et 'est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4" ; Que l’intimée ne peut valablement s’opposer à cette demande en se prévalant de l’absence de risque de confusion alors qu’il résulte de ce qui précède que le dépôt de la marque porte atteinte aux droits antérieurs de la SAF BTP Vie, en sorte que, titulaire de la marque contrefaite, elle est fondée à demander l’annulation de la marque contrefaisante ; Qu’il sera, par conséquent, ajouté au jugement qui doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande ;

Sur les mesures réparatrices : Considérant que pour solliciter la somme de 20.000 euros venant réparer le préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, la société SAF BTP Vie fait valoir que la marque 'Confiance’ et ses déclinaisons sont exploitées massivement depuis plus de 20 ans sur le marché de l’assurance et des produits financiers, que, notamment, elle a consacré une somme de 662.000 euros au développement de sa marque en 2008 et 2009, que 115.763 contrats portant la marque 'confiance’ étaient en cours au 31 mars 2010 et que la marque 'Unofi-Confiance’ est exploitée de façon constante depuis 2007 ; Que doit, toutefois, être relevé que l’appelante ne démontre ni même ne prétend qu’elle ait subi une perte de marché sur la vente des produits et services visés à l’enregistrement du fait des actes de contrefaçon litigieux ; Qu’il lui sera, dans ces conditions, alloué une somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi ; Considérant qu’il y a lieu, en outre, d’ordonner toutes mesures d’interdiction et de publication d’usage selon les modalités fixées au dispositif ci-après ;

Sur les demandes accessoires : Considérant qu’eu égard à ce qui précède, la demande indemnitaire reconventionnellement formée par l’intimée du fait d’une procédure jugée abusive ne saurait être accueillie ; Que par ce motif se substituant à ceux des premiers juges le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé de ce chef ;

Que l’équité commande d’allouer à la société SAF BTP Vie une somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société UNOFI supportera les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au rejet de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau en y ajoutant: Rejette la demande de nullité de la marque 'Confiance’ enregistrée sous le n° 02 3152596 ; Dit qu’en déposant la marque 'Unofi Confiance’ n° 0 5 3382424 et en offrant à la vente des produits et services similaires ou identiques sous la marque 'Unofi-Confiance', la société anonyme Union Notariale Financière de Crédit a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'Confiance’ n° 02 3152596 dont est titulaire la société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie (SAF BTPVie) ; Prononce, en conséquence, la nullité de la marque 'Unofi Confiance’ n° 05 3382424 déposée par la société anonyme Union Notariale Financière de Crédit en application des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et dit que cette décision sera notifiée à l’INPI par les soins du greffe, préalablement requis par la partie la plus diligente, pour inscription au Registre national des marques ; Condamne la société UNOFI à payer à la société SAF BTP Vie, à titre de dommages-intérêts, la somme de 4.000 euros venant réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon ; Fait interdiction à la société UNOFI d’utiliser le terme 'confiance’ dans la dénomination des produits et services qui étaient visés à l’enregistrement, quel qu’en soit le support, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée dans les huit jours suivant la signification du présent arrêt ; Ordonne la publication du dispositif du présent arrêt dans deux journaux ou revues au choix de la SAF BTP Vie et aux frais avancés de la société UNOFI sans que le coût ne puisse excéder 3.000 euros par insertion ; Condamne la société UNOFI à verser à la société SAF BTP Vie la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société UNOFI de ce dernier chef de prétentions ; Condamne la société UNOFI aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.