COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 18 FEVRIER 2011

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 052, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/16207.

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Mars 2010 – Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS – RG n° 09-396 1/JG.

DECLARANTE AU RECOURS : Société de droit allemand MYPHOTOBOOK GMBH, ayant son siège social Oranienstrasse 183 10999 BERLIN (ALLEMAGNE), ayant élu domicile en étude de la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, […] 75009 PARIS, représentée par la SCP BASKAL CHALUT-NATAL, avoués à la Cour, assistée de Maître Tristan M substituant Maître Martine K RICARD de l JP K & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque R 156.

EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] 75008 PARIS, représenté par Madame Caroline LE PELTIER, Chargée de mission.

APPELÉE EN CAUSE : S.A.S PHOTOBOX prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège 37 – […] 78500 SARTROUVILLE, Non comparante ni représentée. (Appelée en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avis de réception signé le 30 novembre 2010)

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 13 janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseiller, Madame NEROT, conseiller. qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Madame G, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : Réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

Vu la demande d’enregistrement n° 09 3 670 483 de l a société MYPHOTOBOOK Gmbh (société de droit allemand) en date du 11 août 2009 portant sur la dénomination MYPHOTOBOOK, destinée à distinguer des services de reliure, relevant de la classe 40, suite à une demande de transformation de la marque internationale n° 868 304 du 1 er juillet 2005, Vu l’opposition faite par la société PHOTOBOX, qui se prévaut de la marque verbale antérieure 'PHOTOBOOK’ déposée le 15 juin 2004, enregistrée sous le n° 04 3 297 671 pour désigner notamment les produit s et services suivants : 'articles de papeterie ; revues (périodiques), albums, almanachs, cahiers, calendriers, carnets, catalogues, produits de l’imprimerie ; livres, manuels, albums photos ; développement de pellicules photographiques, impression en offset, impression lithographique, imprimerie, photogravure, tirage de photographie, traitement des films cinématographiques, impression de dessins', Vu la décision du 24 avril 2010 par laquelle le Directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d’enregistrement, Vu le recours formé le 9 juillet 2010 par la société MYPHOTOBOOK Gmbh à l’encontre de cette décision, Vu son mémoire en date du 6 août 2010 par lequel elle demande à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Nanterre concernant la demande en déchéance des droits de la société PHOTOBOX sur la marque PHOTOBOOK n° 04 3 297 671, à titre su bsidiaire, de dire que les éléments produits au cours de la procédure d’opposition par la société PHOTOBOX n’étaient pas propres à établir que la déchéance de ses droits n’était pas encourue, à titre infiniment subsidiaire, de dire qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque et la demande d’enregistrement, en conséquence, d’annuler la décision de l’INPI, et de condamner la société PHOTOBOX à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Vu les observations du Directeur général de l’INPI qui conclut au rejet du recours,

Vu la convocation de la société PHOTOBOX qui n’était pas présente à l’audience,

Vu les observations orales du Ministère Public,

SUR CE. LA COUR :

Sur le sursis à statuer : Considérant que la société requérante demande à la cour de surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal de grande instance de Nanterre saisi par acte du 30 juillet 2010 d’une action en déchéance des droits de la société PHOTOBOX sur la marque PHOTOBOOK, une décision prononçant la déchéance des droits de la société PHOTOBOX ayant une incidence sur la présente procédure, puisque la marque ne pourrait plus lui être opposée ; Considérant qu’il résulte des éléments de procédure que la société MYPHOTOBOOK a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 30 juillet 2010 alors que la décision contestée a été notifiée le 24 avril 2010 ; Considérant que la cour qui statue sur le recours étant tenue d’apprécier les faits à la date où la décision est prise, la procédure introduite postérieurement à la décision contestée par la société requérante est sans incidence sur le présent litige, ce d’autant qu’en application des dispositions de l’article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, la procédure d’opposition aurait pu être suspendue si l’action en déchéance avait été engagée durant la procédure d’opposition et qu’aucun élément en l’espèce ne justifie le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; que cette demande sera rejetée ;

Sur l’appréciation par l’INPI du caractère pertinent des documents produits pour démontrer l’exploitation de la marque opposée : Considérant que se référant aux dispositions de l’article R 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, la société MYPHOTOBOOK a demandé le 21 janvier 2010 la production par l’opposant de documents de nature à établir que la marque qui lui était opposée était exploitée durant la période de cinq ans antérieure à la demande ; qu’elle soutient que l’INPI n’a certes pas pour rôle d’examiner la portée exacte des pièces produites mais doit à tout le moins vérifier la pertinence manifeste des pièces et notamment vérifier si elles présentent un caractère certain quant à leur date ; que, sur ce point, les documents produits par la société PHOTOBOX consistant dans les pages du site internet de PHOTOWAYS.COM comportent de manière manuscrite les dates des 20 mai 2005, 31 mai 2005, 1^er juillet 2005 et 20 décembre 2005 ce qui ne permet pas de leur donner une date certaine; qu’en outre, plusieurs documents portent mention du nom d’une personne physique sans qu’il ait été justifié par l’opposant que l’usage de la marque avait été fait avec son autorisation ; Considérant que l’article R 712-18 du Code de la propriété intellectuelle dispose que 'la procédure d’opposition est clôturée lorsque l’opposant n’a fourni dans le délai imparti aucune pièce propre à établir que la déchéance de ses droits n’est pas encourue’ ; qu’il ressort de ce texte que les documents produits doivent au moins établir l’existence d’une apparence d’exploitation sans que l’INPI, dont ce n’est pas la mission, ait à se pencher sur la pertinence de ces documents quant au caractère sérieux et non équivoque de l’exploitation, qui ressort de l’appréciation du juge du fond ;

Considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, les documents internet relatifs au site 'PHOTOWAY.COM’ (ancien dénomination sociale de PHOTOBOX), outre les mentions manuscrites non pertinentes, sont constitués d’un listing comportant les dates en cause accompagnés de photocopies des pages du sites sur lesquelles sont mentionnées les dates de 2004-2005 ; qu’en outre, d’autres extraits de 2006 portant l’expression PHOTOBOOK sont au nom de Monsieur Michel de G dont il n’est pas contesté qu’il était le dirigeant de la société PHOTOWAYS ; que l’autorisation d’exploiter une marque donnée à un tiers pouvant être tacite, il ne saurait être reproché à l’INPI de ne pas avoir exigé la preuve d’une autorisation ; Considérant qu’au regard des pièces ainsi mises aux débats au cours de la procédure d’opposition, l’INPI a continué la procédure d’opposition, estimant que ces documents étaient suffisants pour établir que la marque 'PHOTOBOOK’ avait une apparence d’exploitation durant la période de cinq ans concernée ;

Sur le bien fondé de la demande d’annulation : Considérant que la requérante conteste la décision sur la comparaison des produits et services ainsi que sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes ; qu’elle fait valoir que :

— la demande d’enregistrement vise en classe 40 le service 'reliure’ et non pas comme l’a dit le Directeur général de l’INPI, le produit 'reliure',
- les services visés par la marque antérieure dans la classe 40 ne peuvent être considérés comme similaires au service 'reliure’ de la demande d’enregistrement, défini par le dictionnaire Larousse comme l’ensemble des 'opérations qui donnent à un ouvrage sa forme définitive et par lesquelles on l’habille d’une couverture rigide ou souple pour le protéger et le parer', ce qui n’intervient à aucun moment dans le développement des pellicules photographiques, dans l’impression en offset, dans l’impression lithographique, dans l’imprimerie, dans la photogravure, dans le tirage de photographie, dans le traitement des films cinématographiques, et dans l’impression de dessins', ces différents services étant tous relatifs à la mise en oeuvre d’un procédé brut d’impression sur un support et non à la finalisation d’un 'produit’ comme l’est la reliure,
- la similarité pouvant exister entre les produits visés par la marque antérieure de la classe 16 et le service reliure est compensée par l’absence de similitude entre les signes,
- la marque PHOTOBOOK est faiblement distinctive pour les produits et services visés dans le dépôt, de nombreuses sociétés utilisant le terme PHOTOBOOK pour désigner des produits et services identiques à ceux visés dans l’enregistrement de la marque antérieure,
- l’adjonction du terme MY est donc déterminante d’un point de vue visuel, l’élément MY disposé en attaque donnant une physionomie différente au signe MYPHOTOBOOK d’un point de vue auditif, phonétique et conceptuel en raison des rythmes et prononciations distincts de la marque antérieure, et du fait que les

éléments MY et PHOTOBOOK sont joints au sein d’un seul mot, ce qui empêche le consommateur de percevoir la présence d’un adjectif possessif s’appliquant au terme PHOTOBOOK ; Considérant cela exposé qu’il est constant que le signe incriminé a été déposé pour protéger des services de reliure et non des produits de reliure ; que néanmoins, contrairement à ce que soutient la requérante, de tels services sont similaires aux articles de papeterie, revues, albums … et produits d’imprimerie visés à la classe 16, ces produits pouvant faire l’objet de reliure ; qu’il existe donc une similarité entre le service de reliure de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure ; que la similarité existe également entre le service de reliure et les services ci-dessus mentionnés de la classe 40 ; qu’en effet, si les services de la marque antérieure portent sur des services relatifs à des procédés d’impression sur un support, ils n’excluent pas l’utilisation de services de reliure qui sont dès lors complémentaires de ces services et peuvent en conséquence être associés et perçus par le consommateur comme ayant une origine commune ou provenant d’entreprises ayant un lien économique ; Considérant qu’en ce qui concerne la comparaison des signes, celui critiqué n’étant pas identique à la marque opposée, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion au terme d’une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents de l’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant qu’en l’espèce, bien que le terme 'PHOTOBOOK’ en ce qu’il est évocateur d’un produit compris par le consommateur français comme un album photo soit faiblement distinctif, il reste néanmoins arbitraire pour désigner les produits et services visés ; Considérant que les deux dénominations sont visuellement et phonétiquement très proches, qu’en effet, la marque première est entièrement reprise dans la seconde qui est seulement précédée de la syllabe MY, ce qui ne modifie pas de manière sensible la présentation de ces dénominations présentées toutes deux dans des caractères d’imprimerie bâtons ; Que conceptuellement, l’adjonction de MY compris du consommateur français comme signifiant 'mon’ ne suffit pas à modifier le caractère distinctif de la marque PHOTOBOOK ; qu’elle renforce au contraire cette expression par le renvoi à l’adjectif possessif, de sorte que MYPHOTOBOOK est compris comme 'mon photobook’ ;

Que dès lors dans la demande d’enregistrement contestée, PHOTOBOOK, malgré son caractère faiblement distinctif, conserve un caractère dominant ; Qu’en conséquence, du fait de la similarité existant entre les produits et services et de l’élément dominant de la marque première qui subsiste dans le signe contesté, le consommateur sera conduit par une perception d’ensemble à les confondre ou à les associer en leur attribuant une origine commune ; Qu’il résulte de ces éléments que le Directeur général de l’INPI a, à bon droit, retenu que le signe contesté est susceptible de créer, dans l’esprit du public, un risque de

confusion avec la marque première de sorte que le recours formé à l’encontre de sa décision doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la société MYPHOTOBOOK ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Considérant que compte tenu de la nature du recours, il n’y a pas lieu de condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de sursis à statuer,

Rejette le recours de la société MYPHOTOBOOK Gmbh,

Rejette toute autre demande, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe.