COUR D’APPEL DE NÎMES ARRET DU 03 FEVRIER 2011

DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

R.G : 08/05631

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 03 novembre 2008

APPELANTE : SARL CONFISERIE FRUIDORAIX, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social, […] PA LES VALLADES 13510 EGUILLES représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de M^e Mathieu J, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,

INTIMES : SARL MILLE ET UNE FACONS, prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social, Route Nationale 572 d’Arles 30800 ST GILLES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de M^e Jean-François T V, avocat au barreau de NIMES

Monsieur Jacqueline D représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de M^e Mathieu J, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,

Monsieur Michel M représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assisté de M^e Jean-François T V, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Novembre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

M^me Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et M^me Jany MAESTRE, lors du prononcé de la décision

DEBATS :

à l’audience publique du 29 Novembre 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2011

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;

ARRET :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 03 Février 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

DONNEES DU LITIGE

Jacqueline D, dont il n’est pas contesté qu’elle était alors gérante de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX (siège social : 13'510 Eguilles) fabricant et commercialisant notamment des calissons, des nougats, des sucettes, des pâtes d’amande et des chocolats,

a déposé le 23 septembre 1999, pour des produits de confiserie de classe 30, la marque nominale « Les petits péchés de Provence » auprès de l’INPI qui l’a enregistrée le 3 mars 2000 sous le numéro 99 8145 02.

Le 8 septembre 2003, Michel M, gérant de la SARL MILLE ET UNE FACONS (siège social : 30'800 Saint-Gilles) a déposé à l’INPI la marque de fabrique en couleur semi- figurative et complexe « Péchés de Provence » pour les produits suivants :

' gelées, confitures, compotes en classe 29,

' confiseries, miel, chocolats en classe 30,

' boisson fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire de boissons en classe 32.

Cette marque a été enregistrée le 20 février 2004 sous le numéro 32 45403.

En décembre 2004 (pièce 5 produite par les intimés et non critiquée par l’autre partie), une donation-partage de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a été effectuée et Sylvie P née Bernard ainsi que Gilles PARENT (fille et gendre de Jacqueline D) ont été désignés en qualité de gérants.

Par courrier du 19 mai 2005, le conseil de Jacqueline D a mis la SARL MILLE ET UNE FACONS en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de la marque «

Les petits péchés » (sic) pour désigner des produits de confiserie, l’usage de cette dénomination constituant selon lui, une contrefaçon de la marque « Les petits péchés de Provence ».

Par acte non daté mais inscrit le 3 août 2005 au RNM / INPI, Jacqueline D a cédé à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX la marque « Les petits péchés de Provence » pour le prix d’un euro.

Par assignation des 7 et 10 novembre 2005 complétée par conclusions postérieures, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX, indiquant qu’elle commercialise des nougats et des calissons sous la marque « Les petits péchés de Provence» dont elle est cessionnaire, a demandé au Tribunal de Grande Instance de Nîmes, au visa des articles L. 713 ' 1 et 3, L. 714- 3 et L. 711 – 4 du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1108 du Code civil, de :

— constater la validité de la cession de la marque 'LES PETITS PECHES DE PROVENCE’ entre Madame D et elle-même,

— constater sa qualité pour agir en qualité de cessionnaire de la marque,

— constater la validité de la marque 'LES PETITS PECHES DE PROVENCE’ en raison de sa distinctivité et de son exploitation continue et sérieuse ;

— en conséquence,

— dire que la SOCIETE MILLE ET UNE FACONS a commis des faits de contrefaçon par le dépôt et l’exploitation de la marque 'PECHES DE PROVENCE’ ;

— prononcer la nullité de la marque 'PECHES DE PROVENCE’ ;

— interdire en conséquence à la SOCIETE MILLE ET UNE FACONS de faire usage de la dénomination 'PECHES DE PROVENCE’ pour tous les produits de confiserie, et plus généralement tous produits de classe 30 et produits similaires, sous astreinte de 1.000 Euros par infraction constatée ;

— condamner in solidum Monsieur M et la SOCIETE MILLE ET UNE FACONS au paiement de la somme de 15.000 Euros pour contrefaçon ;

— condamner in solidum Monsieur M et la SOCIETE MILLE ET UNE FACONS au paiement de la somme de 10.000 Euros pour concurrence déloyale ;

— condamner in solidum Monsieur M et la SOCIETE MILLE ET UNE FACONS au paiement de la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

— condamner solidairement Monsieur M et la SOCIETE MILLE ET UNE FACONS aux entiers dépens.

Les défendeurs ont demandé au Tribunal, au visa des articles 1108 1131, 1591 du Code civil, L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, de :

— prononcer la nullité pour absence de cause de la cession de la marque 'LES PETITS PECHES DE PROVENCE’ par Madame D à la SOCIETE FRUIDORAIX,

— en conséquence,

— constater l’absence de qualité à agir de la SOCIETE FRUIDORAIX et l’irrecevabilité de ses demandes,

— à titre principal,

— constater que la SOCIETE FRUIDORAIX ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’une contrefaçon de la marque 'LES PETITS PECHES DE PROVENCE',

— constater que la SOCIETE FRUIDORAIX ne rapporte ni la preuve des éléments constitutifs d’une concurrence déloyale, ni la preuve d’un préjudice,

— en conséquence,

— débouter la SOCIETE FRUIDORAIX de toutes ses demandes,

— à titre reconventionnel,

— dire que la SOCIETE FRUIDORAIX encourt la déchéance sur la marque 'LES PETITS PECHES DE PROVENCE’ pour les produits de confiserie ayant fait l’objet de l’enregistrement et tous produits similaires, faute d’un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement soit le 3 mars 2000,

— en conséquence,

— prononcer la déchéance de la marque 'LES PETITS PECHES DE PROVENCE',

— à titre subsidiaire,

— dans l’hypothèse où le tribunal admettrait l’existence d’une contrefaçon,

— faire application du principe de spécialité,

— en conséquence,

— cantonner l’interdiction d’usage et la nullité de la marque 'LES PECHES DE PROVENCE’ aux seuls produits de confiserie à l’exclusion des autres produits.

Par jugement en date du 3 novembre 2008, le Tribunal de Grande instance de Nîmes :

' a constaté la nullité de la cession (par Jacqueline D ) de la marque « Les petits péchés de Provence » à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX,

' a débouté les parties de toutes leurs demandes,

' a condamné la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX aux dépens.

La demanderesse a interjeté appel de cette décision par acte du 18 décembre 2008 (procédure numéro 08 /5631).

Jacqueline D est intervenue volontairement en cause d’appel, d’abord pour préciser les conditions dans lesquelles a été signé l’acte de cession de la marque « Les petits péchés de Provence » puis, pour agir en contrefaçon à l’encontre de la SARL MILLE ET UNE FACONS au cas où l’acte de cession de marque serait déclaré nul.

Par acte du 30 janvier 2009 (numéro de rôle devant le Tribunal de Grande Instance d’Avignon : 09 / 721), la SARL MILLE ET UNE FACONS et Michel M ont assigné Jacqueline D devant le Tribunal de Grande instance d’Avignon aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l’article L. 714 '5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de la marque « Les petits péchés de Provence » pour les produits de confiserie ayant fait l’objet de l’enregistrement et tous produits similaires, faute d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la date de son enregistrement, soit le 3 mars 2000.

Saisi par la défenderesse d’un incident de litispendance avec la présente procédure, le Juge de la Mise en Etat a, par ordonnance en date du 16 novembre 2009, renvoyé l’affaire pour compétence devant la Cour de céans.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat sous le numéro 08 / 5631.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 25 octobre 2010, auxquels il est fait expressément référence,

la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D, intervenant volontairement à l'instance, demandent à la Cour, au visa des articles 126 du code de procédure civile, L. 713 – 2 et 3, L. 714 -5 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du Code civil :

1° en ce qui concerne la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX

À titre principal ' de lui donner acte de la cession de la marque « Les petits péchés de Provence » à son profit 'en sa qualité d’ancien licencié exclusif 'à charge pour elle « de supporter les frais de renouvellement ainsi que de défense de la marque et lui permettre tout dépôt complémentaire reprenant la marque initiale pour sa parfaite exploitation »,

' de dire que le contrat de cession de cette marque à son profit est valable et opposable aux tiers en l’état de sa publication au RNM,

' de la déclarer recevable dans son action,

' de dire que la SARL MILLE ET UNE FACONS et Michel M se sont rendus coupables de contrefaçon de sa marque « Les petits péchés de Provence » présentant des ressemblances avec la marque « Péchés de Provence » utilisée par la SARL MILLE ET UNE FACONS pour commercialiser des produits identiques (calissons),

' de les condamner solidairement à paiement de la somme de 15'000 € pour contrefaçon,

' d’interdire à la SARL MILLE ET UNE FACONS l’exploitation de la marque seconde sous astreinte de 500par jour à compter de la signification du jugement,

' d’ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, la destruction de la masse contrefaisante aux frais de la SARL MILLE ET UNE FACONS ou le remplacement du conditionnement des calissons à charge d’en fournir la preuve sur sa demande,

' d’ordonner la diffusion du dispositif de la décision à intervenir par une publication dans deux quotidiens nationaux, régionaux ou locaux de son choix et aux frais de la SARL MILLE ET UNE FACONS, sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3000 €,

À titre subsidiaire,

' de dire que la marque (seconde) « Péchés de Provence » de la SARL MILLE ET UNE FACONS est la contrefaçon de sa propre marque « Les petits péchés de Provence » en l’état d’un risque de confusion caractérisée par la ressemblance des signes en conflit et l’identité des produits,

' de condamner in solidum la SARL MILLE ET UNE FACONS et Michel M à paiement de la somme de 15'000 € pour contrefaçon,

' d’ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, la destruction de la masse contrefaisante aux frais de la SARL MILLE ET UNE FACONS ou le remplacement du conditionnement des calissons à charge d’en fournir la preuve sur demande,

' d’ordonner la diffusion du dispositif de la décision à intervenir par une publication dans deux quotidiens nationaux, régionaux ou locaux de son choix et aux frais de la SARL MILLE ET UNE FACONS, sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3000 €,

En tout état de cause,

' de dire que la SARL MILLE ET UNE FACONS s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en bénéficiant des investissements de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX,

' de condamner solidairement la SARL MILLE ET UNE FACONS et Michel M à paiement de la somme de 10'000 €pour concurrence déloyale à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX,

' de les condamner à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3500 € à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et la même somme à Jacqueline D ainsi que les entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S. C. P. d’avoués Fontaine -Macaluso Jullien.

2° en ce qui concerne Jacqueline D et à titre subsi diaire, à supposer que le contrat de cession soit déclaré nul,

' de lui donner acte de ce qu’elle entend, en qualité de propriétaire de la marque « Les petits péchés de Provence », faire réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon,

' de dire que Michel M et la SARL MILLE ET UNE FACONS se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon en l’état de la similitude des produits en cause et à tout le moins de leur ressemblance au regard du risque de confusion,

' de les condamner in solidum à lui payer la somme de 7'500 € pour contrefaçon,

' de les condamner in solidum à lui payer la somme de 15'000 € pour contrefaçon sur le fondement de l’article L. 716 ' 4 du code de la propriété intellectuelle en sa qualité de licencié exclusif,

' d’ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, la destruction de la masse contrefaisante aux frais de la SARL MILLE ET UNE FACONS ou le remplacement du conditionnement des calissons à charge d’en fournir la preuve sur sa demande,

' d’ordonner la diffusion du dispositif de la décision à intervenir par une publication dans deux quotidiens nationaux, régionaux ou locaux de son choix et aux frais de la SARL MILLE ET UNE FACONS, sans toutefois que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3000 €.

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 4 novembre 2010, auxquels il est fait expressément référence,

la SARL MILLE ET UNE FACONS et Michel M demandent à la Cour, au visa des articles L. 716 ' 5 et L. 713 ' 1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1108, 1131 et 1591 du Code civil,

À titre principal

' de déclarer Jacqueline D irrecevable en ses demandes comme nouvelles devant la Cour et atteintes par la forclusion,

' de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité, pour absence de cause, de la cession par Jacqueline D à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX de la marque « Les petits péchés de Provence,

en conséquence

' de constater l’absence de droit de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX sur ladite marque,

' de constater l’absence de qualité à agir de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX,

' de déclarer ses demandes irrecevables,

A titre subsidiaire

' de constater que la preuve des éléments de contrefaçon de la marque « Les petits péchés de Provence » n’est pas rapportée,

' de dire que les termes repris de la marque « Les petits péchés de Provence » prétendument contrefaite se fondent dans un nouvel ensemble et forment avec lui un tout indivisible excluant le risque de confusion et de contrefaçon,

' d’accueillir l’exception de nullité de la marque « Les petits péchés de Provence »,

' de constater que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ne rapporte la preuve des éléments constitutifs d’une concurrence déloyale, ni la preuve d’un préjudice,

en conséquence,

' de débouter la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D de leurs demandes,

À titre reconventionnel

' de dire que le titulaire de la marque « Les petits péchés de Provence » encourt la déchéance pour les produits de confiserie ayant fait l’objet de l’enregistrement et tous produits similaires, faute d’un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la date de l’enregistrement, soit le 3 mars 2000,

en conséquence

' de prononcer la déchéance de la marque « Les petits péchés de Provence »,

' de débouter la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D de leurs demandes,

À titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour admettrait l’existence d’une contrefaçon,

pas fait l’objet d’un ' de constater qu’après son dépôt auprès de l’INPI, la marque « Les petits péchés de Provence » » n’a renouvellement,

dans le domaine public, ' de dire à compter du 23 septembre 2009, la marque « Les petits péchés de Provence » est tombée

en conséquence

' de débouter la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D de leurs demandes ayant pour objet de lui interdire l’exploitation de la marque « Péchés de Provence » et d’obtenir la destruction de la masse prétendument contrefaisante des calissons ou leur remplacement,

À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour admettrait l’existence d’une contrefaçon,

' de faire application du principe de spécialité,

en conséquence ' de cantonner l’interdiction de l’usage de la marque « Péchés de Provence » aux seuls calissons à l’exclusion des autres produits,

En tout état de cause,

' de débouter la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D de toutes leurs demandes,

' de les condamner à paiement de la somme de 4500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou.

En l’accord des parties et avant ouverture des débats, l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2010 a été révoquée par le Magistrat de la Mise en Etat et la procédure a été à nouveau couturée.

Le 8 décembre 2010, la Cour a adressé aux parties une demande de note en delibéré rédigée en ces termes :

« Au cours de son délibéré la Cour a constaté que :

' l’examen de la pièce numéro 5 du bordereau de pièces communiquées par la SARL MILLE ET UNE FACONS révèle que les gérants de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX seraient Madame P Sylvie née BERNARD et M. PARENT Gilles,

' sur l’acte de cession de la marque « les petits péchés de Provence » par Jacqueline D à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX, non daté et publié à l’INPI le 3 août : 2005, figurent en bas de page

+ sous la mention dactylographiée 'Le cédant Jacqueline D' une signature parfaitement identifiable : BERNARD

+ sous la mention dactylographiée 'Le cessionnaire CONFISERIE FRUIDORAIX la gérante : Sylvie PARENT', une signature susceptible d’être celle de Gilles PARENT.

L’article 714 – 1 du code de la propriété intellectuelle précisant que le transfert de propriété d’une marque est constaté par écrit à peine de nullité, il apparaît nécessaire d’inviter les parties à s’expliquer sur la validité du transfert de la propriété de la marque « les petits péchés de Provence », laquelle conditionne la recevabilité de l’action introduite par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX.

Pour ce faire, conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, les parties déposeront avant le 20 décembre 2010 une note en délibéré portant exclusivement sur ce problème. »

La SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D ont répondu le 17 décembre 2010.

La SARL MILLE ET UNE FACONS n’a pas donné suite à la demande de la Cour.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la procédure en appel

Attendu qu’au vu des pièces produites, il ne ressort aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office ; que par ailleurs, les parties ne formulent aucune observation sur ce point ;

Attendu que Jacqueline D est intervenue volontairement devant la Cour, d’abord pour déclarer que la vente de la marque « Les petits péchés de Provence » » a été effective, ensuite pour adopter l’argumentation de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX sur la matérialité de la contrefaçon, la validité de la marque « Les petits péchés de Provence » et son exploitation ; que la SARL MILLE ET UNE FACONS ne soulève pas l’irrecevabilité de cette intervention volontaire ;

que celle-ci doit être déclarée recevable dans la mesure où, en qualité de propriétaire originaire de la marque « Les petits péchés de Provence » dont la cession est contestée, l’intervenante, qui n’était ni partie, ni représentée en première instance, justifie d’un intérêt se rattachant par un lien suffisant à l’action en contrefaçon de marque introduite par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ;

Attendu que la demande de note en délibéré trouve son origine dans le fait que l’identité complète de Jacqueline D ne figure pas en tête de ses écritures ;

que toutefois, en l’état des explications et justificatifs fournis (photocopie de pièces d’identité) en cours de délibéré par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D (née Bernard), il n’est pas désormais contestable que l’acte de cession litigieux a été signé, sous son nom de jeune fille par Jacqueline B épouse D, d’une part, par sa fille Sylvie B épouse Parent, ès qualités de gérante de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX, d’autre part ;

Sur les faits constants à l’origine du litige

Attendu que le 23 septembre 1999, Jacqueline D née en 1929, dont il n’est pas contesté qu’elle était alors gérante de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX, a déposé la marque nominale « Les petits péchés de Provence » pour des produits de confiserie de classe 30 ;

que le 10 décembre 1999, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a acquitté une facture de l’agence de conseil en communication, Dir’com, portant la référence « petits péchés de Provence » correspondant à des honoraires de recherche de noms, recherches visuelles de la marque et maquettes, déclinaison étiquettes ;

que la marque « Les petits péchés de Provence » a été enregistrée le 3 mars 2000 au nom de Jacqueline D née Bernard ;

que de 2000 à 2004, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a livré M. C, grossiste en confiserie (cf factures) ;

que celui-ci a établi deux attestations afin d’établir que la confiserie/ les produits fournis pendant cette période portaient la marque « Les petits péchés de Provence » mais que,

d’une part, ces déclarations sommaires sont contredites par les factures de FRUIDORAIX (sur lesquelles les produits sont mentionnés sans marque) et ne sont pas confortées par des pièces comptables, des bons de commande ou des bons de livraison que l’appelante aurait pu produire,

d’autre part, M. C fait état de confiserie /produits sans aucune distinction quant à la nature de ceux-ci alors que, dans son assignation, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX expose qu’elle a commercialisé / commercialise uniquement des nougats et calissons sous la marque « Les petits péchés de Provence » ;

de Provence» ; que le 1^er septembre 2003, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a établi un tarif «Les petits péchés

que le 8 septembre 2003, Michel M, gérant de la SARL MILLE ET UNE FACONS (siège social : 30'800 Saint-Gilles) a déposé à l’INPI la marque de fabrique en couleur semi-figurative et complexe « Péchés de Provence » pour les produits suivants :

' gelées, confitures, compotes en classe 29,

' confiseries, miel, chocolats en classe 30,

' boisson fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire de boissons en classe 32,

et que cette marque a été enregistrée le 20 février 2004 sous le numéro 32 45403 ;

que le 31 juillet 2004, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a reçu une facture ,Dir’com intitulée 'étiquettes nougats petits péchés de Provence ' et que le 31 octobre 2004 elle a été destinataire

d’une facture Dir’com concernant ' document petits péchés de Provence’ relative à des prestations de conception, rédaction, prise de vue, réalisation technique, édition d’un document de présentation de gamme ;

Que pendant cette même année 2004, elle a proposé divers articles sous la marque « Les petits péchés de Provence » au supermarché Casino sud-ouest ;

Qu’elle justifie également avoir assuré des livraisons de produits (sans marque) au profit d’Auchan et de Leclerc ;

Que sur le site Internet de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX en 2005 et 2006, la marque « Les petits péchés de Provence » ne figure pas et certains produits sont commercialisés avec le logo et la mention 'Arlésienne’ ;

Qu’il convient d’observer que le papier à en-tête de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ne fait pas mention de la marque « Les petits péchés de Provence » et qu’aucune date ne figure sur les imprimés/plaquettes de présentation des produits sur lesquels figure la marque « Les petits péchés de Provence » ;

Attendu que de l’ensemble de ces éléments il ressort que courant 1999, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a engagé des frais d’actes préparatoires de la marque « Les petits péchés de Provence » qu’elle a commencé à utiliser à partir du 1^er septembre 2003 ;

Sur la demande de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX

Attendu à titre préliminaire que Jacqueline D demande qu’il soit donné acte de ce que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a exploité la marque « Les petits péchés de Provence », d’abord en qualité de licenciée, puis en qualité de propriétaire à compter de la signature de l’acte de cession ;

Mais attendu qu’outre le fait qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de donner acte, il convient d’observer qu’aucune licence d’exploitation de la marque « Les petits péchés de Provence » n’a été concédée par la susnommée au profit de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ;

1° sur l’action en contrefaçon

Attendu qu’au soutien de son action en contrefaçon, la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX fait valoir qu’elle est devenue propriétaire de la marque « Les petits péchés de Provence » selon acte de cession inscrit à son nom au RNM/INPI le 3 août 2005 et signé, selon les parties signataires, en 2005, avant l’introduction de la présente procédure ;

Que, pour justifier le défaut de prix de cession (un euro), la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX fait valoir que le contrat s’intègre dans l’opération économique suivante :

' Jacqueline D née Bernard était gérante de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX lorsqu’elle a déposé, en son nom personnel, la marque « Les petits péchés de Provence » » à l’INPI,

' la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a sérieusement exploité ladite marque depuis 2000 pour la vente de nougats, depuis 2002 pour la vente de calissons sans verser de redevance à Jacqueline D née Bernard mais en contrepartie, elle a financé des investissements coûteux sur cette marque,

' Jacqueline D née Bernard ne pouvant pas financer les frais de conseil et de procédure pour agir en défense de la marque « Les petits péchés de Provence » à l’encontre de la SARL MILLE ET UNE FACONS , la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a procédé à son acquisition à charge pour elle de supporter les risques, frais et gains de la procédure ;

que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX considère que cet acte de cession, parfaitement valable et régulièrement enregistré, lui donne qualité et intérêt à agir pour obtenir réparation du préjudice qui lui a été causé par la SARL MILLE ET UNE FACONS ;

Attendu que la SARL MILLE ET UNE FACONS conclut à la nullité absolue de cette cession de la marque « Les petits péchés de Provence » » et qu’elle en déduit que la demande de la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;

Mais attendu que la cession de la marque « Les petits péchés de Provence » a été effectuée à un prix dérisoire ou symbolique, ce qui constitue une absence de prix, la seule explication fournie (la prise en charge des frais de la présente procédure par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ) n’étant ni cohérente (Jacqueline D née Bernard est toutefois intervenue en cause d’appel pour formuler des demandes au cas où l’acte litigieux serait annulé ), ni régulière (les frais incombant à son ex-gérante ont été pris en charge par la société) et ne pouvant être considérée comme une opération économique constituant un ensemble contractuel indivisible susceptible de servir de palliatif à cette absence de cause ;

qu’au surplus, d’une part, cette prétendue cession doit être replacée dans le cadre de l’exploitation de la marque « Les petits péchés de Provence » devenue effective fin 2003 /2004, c’est-à-dire quasiment au moment où la marque « Péchés de Provence » a été déposée, d’autre part, l’acte de cession n’a pas été publié à la recette des impôts ;

Attendu que de ces éléments il résulte que la cession par Jacqueline D née Bernard à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX de la marque «Les petits péchés de Provence» est nulle et qu’en conséquence la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX n’a pas qualité pour agir de sorte que son action en contrefaçon fondée sur une marque sur laquelle elle n’a aucun droit est irrecevable ;

qu’en conséquence, le moyen subsidiaire fondé sur le défaut de renouvellement de la marque à la date du 23 décembre 2009 et l’application du principe de spécialité ne sera pas examinée ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté la nullité de la cession par Jacqueline D née Bernard de la marque « Les petits péchés de Provence» à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ;

2° sur l’action en concurrence déloyale

Attendu que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX reproche à la SARL MILLE ET UNE FACONS d’avoir utilisé les investissements qu’elle avait réalisés pour sa marque en adoptant un signe quasi servile pour des produits identiques à ceux qu’elle commercialise ;

qu’elle réclame une indemnité de 10'000 euros en réparation de cette concurrence parasitaire ;

Attendu que la SARL MILLE ET UNE FACONS conclut au débouté de cette demande ;

Mais attendu qu’il résulte de l’exposé des faits constants que lorsqu’elle a déposé sa marque le 8 septembre 2003, la SARL MILLE ET UNE FACONS n’a pas pu chercher à imiter servilement la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ou à s’inscrire dans son sillage ou encore à usurper sa notoriété puisque celle-ci a commencé à utiliser la marque « Les petits péchés de Provence » à compter du 1^er septembre 2003 ;

que si, de même que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX, la SARL MILLE ET UNE FACONS commercialise des nougats et de calissons, en revanche, la comparaison des produits vendus par les parties montre que sous sa marque « Péchés de Provence », la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX propose également de nombreux autres articles alimentaires et que l’ensemble de ceux-ci sont présentés d’une manière beaucoup plus sophistiquée privilégiant visuellement l’emballage à la marchandise ;

que par ailleurs, le signe utilisé par la SARL MILLE ET UNE FACONS , à savoir une écriture semi-figurative et sans couleur, est différent du signe nominal avec carrés de couleur utilisé par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et repris dans 'l’arlésienne’ ;

Attendu par ailleurs que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ne justifie pas d’efforts techniques ou investissements intellectuels ;

qu’elle ne justifie pas davantage d’un appauvrissement résultant de l’activité commerciale de la SARL MILLE ET UNE FACONS ;

Attendu en conséquence que la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX sera déboutée de sa demande en paiement par la SARL MILLE ET UNE FACONS de sommes au titre d’une concurrence parasitaire ;

Sur la demande subsidiaire de Jacqueline D

Attendu que Jacqueline D née Bernard, qui, compte tenu de l’économie de cette décision, est propriétaire de la marque « Les petits péchés de Provence », est

intervenue volontairement devant la Cour pour obtenir la réparation du préjudice résultant uniquement de la contrefaçon de ladite marque par la SARL MILLE ET UNE FACONS ;

Attendu que la SARL MILLE ET UNE FACONS a soulevé l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est formulée pour la première fois devant la Cour et qu’elle est atteinte par la forclusion ;

Mais attendu tout d’abord que Jacqueline D née Bernard ne soumet pas un nouveau litige à la Cour puisque l’action en contrefaçon introduite par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX a été déclarée irrecevable en première instance ;

qu’en conséquence, le moyen d’irrecevabilité soulevé par la SARL MILLE ET UNE FACONS sera écarté ;

Attendu par ailleurs qu’en application de l’article L. 716 '5 du code de la propriété intellectuelle, « est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » ;

que le grief de dépôt de mauvaise foi n’est pas formulé à l’encontre de la SARL MILLE ET UNE FACONS ;

qu’en revanche, force est de constater que Jacqueline D née Bernard a toléré pendant plus de cinq ans l’usage de la marque « Péchés de Provence » enregistrée le 20 février 2004 par l’INPI puisque son action en contrefaçon a été introduite à l’encontre de la SARL MILLE ET UNE FACONS selon conclusions du 26 octobre 2010, soit au-delà d’un délai de cinq ans à compter dudit enregistrement ;

Attendu en conséquence que l’action en contrefaçon introduite par Jacqueline D née Bernard est irrecevable comme forclose ;

Sur la demande reconventionnelle de la SARL MILLE ET UNE FACONS en déchéance de la marque « Les petits péchés de Provence » »

Attendu que la SARL MILLE ET UNE FACONS sollicite, en application de l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle, la déchéance de la marque « Les petits péchés de Provence » » pour défaut d’usage sérieux, pour les produits visés dans l’enregistrement, pendant une durée ininterrompue de 5 ans à compter de son enregistrement par l’INPI en date du 3 mars 2000 ;

Attendu que Jacqueline D née Bernard répond que cette marque a été sérieusement exploitée dès l’origine par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX ainsi qu’il résulte :

' de l’ensemble des factures prouvant que depuis 2000 la marque est utilisée pour la vente de nougats, depuis 2002 pour la vente de calissons,

' des extraits de compte correspondant,

' de plaquettes publicitaires,

' de l’attestation de M. C,

' des justificatifs du référencement de la marque par les grandes enseignes Auchan, Casino ;

Mais attendu que la déchéance nécessite notamment un défaut d’exploitation réelle et sérieuse par le titulaire ou un tiers même gratuitement autorisé pour les objets visés dans l’acte de dépôt ;

qu’il n’est pas nécessaire que l’exploitation revête une grande importance mais qu’elle doit être réelle et sérieuse, ce qui n’implique pas nécessairement que les actes d’exploitation se soient poursuivis pendant tout le délai de cinq ans ;

qu’en l’espèce, il résulte de l’exposé des faits constants que si, hormis les frais d’actes préparatoires, aucun acte d’exploitation de la marque « Les petits péchés de Provence » n’est fourni entre le 3 mars 2000 et septembre 2003, en revanche, il est justifié de son usage par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX à compter du 1^er septembre 2003 et plus particulièrement à partir de l’année 2004 ;

que cette exploitation a été nécessairement autorisée par sa gérante alors propriétaire de la marque ;

qu’elle doit être considérée comme réelle et sérieuse en l’état des actes posés pendant l’année 2004 ;

Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en déchéance de la marque « Les petits péchés de Provence » ;

Sur les entiers dépens et frais irrépétibles

Attendu que les entiers dépens seront supportés par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D née Bernard qui succombent mais qu’il ne s’avère pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL MILLE ET UNE FACONS ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

' déclare l’appel recevable,

' déclare l’intervention volontaire de Jacqueline D née Bernard recevable,

' confirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté la nullité de la cession par Jacqueline D née Bernard à la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX de la marque « Les petits péchés de Provence » et rejeté la demande de la SARL MILLE ET UNE FACONS en déchéance de ladite marque,

Y ajoutant

' déclare l’action en contrefaçon introduite par la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX irrecevable pour défaut de qualité à agir,

' déboute la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX de sa demande en paiement par la SARL MILLE ET UNE FACONS d’une indemnité pour concurrence parasitaire,

' déclare l’action en contrefaçon introduite par Jacqueline D née Bernard irrecevable comme forclose,

' rejette le surplus des demandes,

' condamne la SARL CONFISERIE FRUIDORAIX et Jacqueline D née Bernard aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou.

Arrêt signé par M. Filhouse, Président, et par M^me Maestre, greffier, présente lors du prononcé