COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 JUILLET 2013

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 180, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15747.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3^e Chambre 4^e Section – RG n° 11/06245.

APPELANTE : SA ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] BP 3261 – LOMÉ (TOGO), représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND – V, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Maître Stefan N du Cabinet HUGHES HUBBARD & REED LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J013.

INTIMÉ : Monsieur Nizar F demeurant […] 93400 SAINT OUEN, représenté par Maître Jean-Bernard POURRE de la SELARL REVEL BASUYAUX P, avocat au barreau de PARIS, toque : D1825.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, devant Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.

ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société togolaise Ecobank Transnational Incorporated SA [ci-après : 'Ecobank'] qui se présente comme étant à la tête d’un réseau offrant des services bancaires dans 31 pays africains, se trouvant en relations commerciales avec des établissements de crédit européens depuis 1999, représentée en France à travers sa filiale, la société EBI SA, dont l’activité a débuté le 1^er août 2008, se prévaut, notamment :

— de l’usage de son nom commercial 'Ecobank',

- de l’enregistrement du nom de domaine <www ecobank.com> depuis le 12 janvier 1998 et de l’exploitation du site du même nom en langues française et anglaise,

— de la titularité de la marque communautaire semi-figurative’Ecobank-La Banque Panafricaine', n° 008 217 416, déposée le 05 mars 2009 pour désigner les produits et services en classe 36 qui a fait l’objet d’une opposition par Monsieur Nizar F, le 27 novembre 2009, laquelle a été rejetée par l’OHMI le 29 septembre 2010 sans que ce dernier n’exerce un recours, la marque étant désormais enregistrée,

— de la demande d’enregistrement de la marque communautaire 'Ecobank – The Panafrican Bank', n° 008 372 849, déposée le 18 juin 2009 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 36 qui a fait l’objet d’une opposition de Monsieur Nizar F sur la base de sa marque française 'ecobank.fr', l’OHMI ayant, par décision du 14 février 2012, suspendu la procédure d’opposition dans l’attente de la solution donnée au présent litige.

Monsieur Nizar F qui exploitait depuis le 04 juillet 2007 un site internet dédié à la finance et, en particulier, au rachat de crédit sous le nom de domaine <www rachatducredit.com> en en monétisant le trafic par la conclusion d’un contrat dit 'pay-per-click’ a, quant à lui :

— fait enregistrer le nom de domaine <www ecobank.fr> le 17 octobre 2008, lequel redirige l’internaute vers le site précité,

— déposé le 26 mai 2009 la marque française 'Ecobank.fr', n° 3 652 815, désignant notamment en classes 36 et 38 les services suivants :

'affaires financières ; affaires monétaires ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; services de financement ; analyses financières ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurance, banques, immobilier) ; placement de fonds',

— déposé une demande d’enregistrement de la marque française 'Le meilleur crédit qui vous respecte : ecobank et rachatducrédit.com', n° 3 727 438, le 02 avril 2010 à laquelle la société Ekobank s’est opposée, le Directeur de l’INPI accueillant partiellement l’opposition pour les services bancaires et financiers en classe 36 de sorte que cette marque a été enregistrée le 02 septembre 2011 pour les services de télécommunication en classe 38.

Après mises en demeure de Monsieur Nizar F de cesser d’utiliser le terme 'Ecobank’ et de transférer ses marques et nom de domaine, la société Ecobank l’a, par acte du 05 avril 2011, assigné devant la juridiction de fond en revendication des marques précitées sur le fondement de la fraude et, subsidiairement, en nullité des marques litigieuses, en concurrence déloyale et parasitaire et en annulation du nom de domaine <www ecobank.fr>.

Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire, débouté la société Ecobank de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à verser à Monsieur F la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 22 mars 2013, la société anonyme togolaise Ecobank Transnational Incorporated, appelante, demande en substance à la cour, au visa des articles L 711-4 (c), L 714-3 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil et de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011, d’infirmer le jugement et, en considérant que les deux marques précitées, objets de dépôts par Monsieur F, de même que le nom de domaine qu’il a enregistré portent atteinte à ses droits antérieurs sur le nom commercial 'Ecobank’ et sur son nom de domaine <www ecobank.com> et :

— d’annuler ces deux marques, avec transcription au Registre des marques, et d’ordonner la radiation dudit nom de domaine,

— d’ordonner les mesures d’interdiction, sous astreinte, et de publication (par voie de presse et sur internet) d’usage,

— de condamner Monsieur F à lui verser une somme indemnitaire de 200.000 euros en réparation du préjudice résultant des actes d’usurpation de nom commercial, de nom de domaine et de la dévalorisation de son image,

— de dire que les condamnations porteront sur tous les faits commis jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,

— de condamner Monsieur F à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens comprenant les frais relatifs aux opérations de constat.

Par dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2013, Monsieur Nizar F, sous les mêmes visas outre celui de l’article L 712-6 du code de la propriété intellectuelle, prie pour l’essentiel la cour :

— sous divers constats tenant au fait que la société EBI n’utilise ni partiellement ni dans son intégralité la dénomination 'ecobank', que la marque 'ecobank’ était inconnue sur le territoire français avant 2009, que l’appelante est de mauvaise foi, que la marque 'Ecobank’ est utilisée dans d’autres pays par d’autres titulaires de droits, qu’il est lui-même titulaire de la marque 'ecobank.fr', que le site <ecobank.fr> est un site d’information, que la société appelante est un établissement bancaire et qu’elle n’a pas la même activité que lui, que la marque 'Ecobank La Banque Panafricaine’ n’est pas une marque d’une particulière renommée, qu’il a lui-même régulièrement déposé le nom de domaine et les marques précitées, que l’OHMI, par sa décision du 15 janvier 2011, a rejeté le dépôt de la marque 'Ecobank The Panafrican Bank’ pour les services de télécommunication, que l’INPI a rejeté l’opposition de l’appelante au dépôt de sa marque 'Le meilleur crédit qui vous respecte : Ecobank et rachatducredit.com’ pour les classes et services autres que financiers,

— à titre principal, de débouter la société Ecobank de l’ensemble de ses demandes,

— à titre subsidiaire, de l’autoriser à conserver le bénéfice de l’enregistrement de ses marques pour les produits et services de la classe 38,

— en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

SUR CE,

Sur la demande de nullité de la marque française 'Ecobank.fr', n° 3 652 815 déposée en classes 36 et 38 par Monsieur F le 26 mai 2009 :

Considérant que se prévalant du bénéfice des dispositions combinées des articles L 711-4 (c) et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle selon lesquels :

' Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et, notamment : (..) c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public'

et :

'Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L 711-1 à L 711-4"

ainsi que de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris, à laquelle le Togo a adhéré en 1967, aux termes duquel :

'le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l’Union sans obligation de dépôt ou d’enregistrement, qu’il fasse ou non partie d’une marque de fabrique ou de commerce',

la société Ecobank soutient que la marque 'Ecobank.fr’ doit être annulée du fait que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal en énonçant qu’elle n’en rapportait pas la preuve, elle peut se prévaloir de deux antériorités constituées par des signes distinctifs autres qu’une marque ;

Qu’elle fait d’abord valoir qu’elle utilise son nom commercial 'Ecobank’ dans ses rapports avec ses correspondants et interlocuteurs en France depuis1999 et entend le démontrer en justifiant de la mention de son nom dans les correspondances qu’elle entretient avec des organismes bancaires français, de ses communiqués de presse relatifs à des opérations en Europe ; qu’elle tire de l’appréciation globale des signes en cause et des services qu’ils couvrent ou auxquels ils renvoient l’existence d’un risque de confusion, lequel est au demeurant avéré comme le prouve un constat sur internet qu’elle a fait effectuer le 02 septembre 2010 ;

Qu’elle fait ensuite valoir que la liste des signes permettant de demander la nullité d’une marque postérieure prévue à l’article L 711-4 précité n’est pas exhaustive et oppose l’enregistrement du nom de domaine <www ecobank.com> auquel elle a procédé en 1998, lequel correspond à son nom commercial, et à l’exploitation effective, constante et ininterrompue du site hébergé sous ce nom de domaine, site sur lequel figure ce nom, depuis cette date ;

Considérant que Monsieur F réplique que si l’appelante utilise sans doute la dénomination 'Ecobank’ en Afrique depuis 1998, il n’est pas établi qu’elle ait été connue sur l’ensemble du territoire français et que l’outil Google Trends auquel elle a eu recours ne permet pas de le démontrer ; qu’elle ne justifie pas d’une activité en France où elle n’est pas reconnue comme un établissement financier et que sa filiale française, qui n’a pas déposé la marque 'Ecobank’ ni n’utilise ce terme comme signe distinctif, ne justifie pas d’une activité sous la dénomination 'Ecobank'; qu’en outre, elle n’est pas la seule à avoir pour dénomination 'Ecobank’ et qu’elle n’a pas formé opposition lors de l’enregistrement de sa marque ;

Qu’il ajoute qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’absence de clientèle en France ou d’une situation de concurrence, la société appelante étant un établissement bancaire alors que le site <rachatducredit.com> est un site d’information en ligne sur les produits financiers ;

Qu’il conteste, par ailleurs, l’antériorité du nom de domaine invoquée en faisant valoir que la preuve n’en est pas rapportée, pas plus que le fait que l’appelante exploitait une activité commerciale en France, nonobstant la rédaction de pages en français ;

Considérant, ceci rappelé, qu’il résulte des dispositions sus-reprises que pour qu’un signe distinctif visé de manière non limitative par l’article L 711-4 constitue une antériorité opposable à la validité d’une marque enregistrée, il convient de démontrer qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public susceptible d’affecter la fonction essentielle de la marque et que, par conséquent, les signes opposés, similaires ou identiques, servent à désigner des produits ou services identiques ou similaires ;

Qu’en l’espèce, l’appelante n’est pas contestée lorsqu’elle soutient que la marque enregistrée 'ecobank.fr’ et les deux antériorités qu’elle oppose – à savoir : le nom commercial 'ecobank’ et le nom de domaine <ecobank.com> – présentent des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles ;

Que si Monsieur F conteste en revanche la similarité ou l’identité des services auxquels les signes opposés renvoient pour affirmer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre eux, c’est de manière inopérante dans la mesure où, pour apprécier la disponibilité du signe contesté, il convient de se placer à la date de son dépôt et de rechercher si les produits et services couverts par la marque – et non point, comme entend le voir juger Monsieur F, l’activité effectivement exercée sur le site <rachatducredit.com> qu’il exploite – sont identiques ou similaires à ceux auxquels renvoient les signes présentés comme des antériorités ; qu’à cet égard, les services en classes 36 et 38 précités, se rapportant tous au secteur bancaire et financier, sont similaires ou identiques à ceux qui sont exploités par la société appelante sous son nom commercial et son nom de domaine ;

Que la condition tenant à l’existence d’un risque de confusion est donc satisfaite ;

Considérant que l’article L 711-4 précité pose une seconde exigence tenant à la nécessité que le signe soit 'connu sur l’ensemble du territoire national’ et qu’il appartient à la demanderesse à l’action d’en faire la démonstration ;

Qu’en ce qui concerne son nom commercial, elle produit, certes, des correspondances ponctuelles échangées avec des établissements bancaires français, dans lesquelles apparaissent son nom commercial et qui sont antérieures au dépôt de la marque dont elle poursuit la nullité outre un document issu de l’outil 'Google Tendances’ tendant à prouver que des internautes français ont fait des recherches sur internet dès avant 2008 à partir du terme 'Ecobank’ ; que, certes, également, elle oppose à l’intimé le fait que le texte n’exige pas que le signe fasse l’objet d’une inscription et ait un rayonnement national ;

Qu’il n’en demeure pas moins qu’elle n’établit pas la nécessaire connaissance, lors du dépôt de la marque contestée, sur l’ensemble du territoire national au sens de ce texte dans la mesure où le document issu des recherches Google n’atteste que de consultations dans trois zones géographiques limitées, qui plus est sans certitude quant à leur identité ;

Qu’en outre, rien ne permet d’établir qu’elle était connue comme exerçant une activité bancaire et financière sur l’ensemble du territoire national, l’intimé relevant justement que l’examen détaillé des documents bancaires produits révèle seulement que la plupart de ces courriers sont des ordres de virement et de paiement auprès d’établissements bancaires dans lesquels l’appelante dispose elle-même de comptes, que les correspondances avec la Citybank s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de gestion, de surcroît dénoncé, et qu’ils ne prouvent pas une connaissance du nom commercial 'Ecobank’ comme renvoyant aux activités bancaires et financières de l’appelante ; qu’il n’est pas justifié non plus d’une communication sur ces activités destinées au public français ;

Que le compte-rendu du 3^e colloque Afrique SA du 05 avril 2008 qui s’est tenu au Sénat et que produit Monsieur F vient, quant à lui, conforter ses affirmations selon lesquelles la banque appelante n’exerçait pas ses activités en France, étant, au surplus, relevé que même si l’article L 711-4 précité n’exige pas, d’une manière générale, que la société qui oppose l’antériorité de son nom commercial justifie d’une inscription particulière, il y a lieu de prendre en considération la situation particulière des établissements bancaires soumis, selon les articles L 511-9 et suivants du code monétaire et financier, à des formalités d’agrément ;

Qu’enfin, ainsi qu’énoncé par le tribunal, l’appelante ne peut utilement invoquer la constitution d’une société filiale en France, la société EBI SA, dont l’activité a commencé le 1^er août 2008 mais dont ni la dénomination sociale ni le nom commercial ne comprennent le signe 'Ecobank’ ;

Qu’en ce qui concerne, en second lieu, le site hébergé sous le nom de domaine <www ecobank.com> enregistré depuis 1998, il convient de considérer qu’en raison de sa nature, ce signe distinctif a vocation à être utilisé sur tout le territoire national, dès lors qu’il y est accessible, et que pour répondre aux finalités des dispositions de l’article L 711-4, la démonstration doit être faite de l’exploitation sur

ce site de services visant le public français et, par conséquent, perçus comme des services constituant l’objet de l’activité effective de la personne morale sur le territoire national ;

Qu’à cet égard, quand bien même la société appelante produit-elle des pages d’archivage extraites de la bibliothèque numérique de sites internet qu’elle s’est procurées auprès de la société américaine Internet Archive qui attestent de l’apparition de pages, sur son site web, pour les années 2003, 2006, 2007 et 2008, et, par conséquent, de l’exploitation du site désigné par le nom de domaine <www ecobank.com> aux dates d’archivage de ces pages, elle ne rapporte pas la preuve que ses activités sur ce site, fût-il accessible en France et objet de consultations aux dates indiquées, aient visé la clientèle française entendue comme le grand public compte tenu de la nature des services en cause ;

Qu’il en résulte qu’aucun des deux signes d’usage invoqués n’est apte à antérioriser le dépôt de la marque 'ecobank.fr’ et que le jugement qui a débouté la société Ecobank de sa demande de nullité de cette marque doit être confirmé ;

Sur la demande de nullité de la marque française 'le meilleur crédit qui vous respecte : ecobank et rachatducredit.com ', n° 3 727 438 déposée par Monsieur F le 02 avril 2010 dans les classes 36 et 38 :

Considérant que l’appelante estime que de manière, à son sens, surprenante le tribunal a rejeté sa demande à ce titre en considérant qu’elle était devenue sans objet dès lors qu’à la suite de la décision du Directeur de l’INPI du 27 juin 2011, accueillant partiellement l’opposition à l’enregistrement de la marque formée par la société Ecobank, elle n’a, en définitive, été enregistrée par Monsieur F que pour les services de télécommunications en classe 38, 'ce qui exclut désormais tout risque de confusion’ ;

Qu’elle fait valoir qu’il n’est pas contesté que le terme 'ecobank’ est le seul élément distinctif de cette marque et que le risque de confusion demeure puisqu’une marque couvrant des services de télécommunications associant le terme 'ecobank’ aux termes 'rachat du crédit’ et 'meilleur crédit’ crée un risque de confusion avec ses noms, commercial et de domaine, sur un site proposant des services bancaires et financiers, l’exploitation du site web étant du domaine de la communication ;

Mais considérant qu’outre le fait qu’il n’est justifié, ni même allégué, d’un recours contre cette décision rendue par le Directeur de l’INPI, la demande ne saurait prospérer du fait que, comme il a été dit précédemment, les deux signes d’usage invoqués ne peuvent être considérés comme des antériorités opposables à une marque comportant le terme 'ecobank’ ;

Que, par motifs substitués, la décision doit être confirmée en ses dispositions sur ce chef de demande;

Sur la demande de radiation du nom de domaine <www ecobank.fr> réservé le 17 octobre 2008 par Monsieur F :

Considérant que la société appelante invoque les dispositions de l’article R 20-40-45 du code des postes et télécommunications applicable au jour de la réservation de ce nom de domaine aux termes duquel :

'Un nom identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi'

et cite, en outre, des dispositions de la loi du 22 mars 2011 et de son décret d’application du 1^er août 2011 en faisant valoir que le nom 'ecobank’ est utilisé dans le nom de domaine <www ecobank.fr> dont la racine lui est strictement identique ;

Qu’elle soutient que ce nom est identique au nom 'ecobank’ sur lequel elle a des droits de propriété intellectuelle antérieurs en tant que nom commercial 'Ecobank’ et nom de domaine <www ecobank.com> (page 23 de ses conclusions) et que Monsieur F est défaillant dans sa démonstration d’un intérêt légitime et de sa bonne foi dans le choix et l’utilisation du nom 'ecobank’ pour un site hébergé sous le nom de domaine <www rachatducredit.com> puisque la seule utilisation qu’il fait du nom de domaine <www ecobank.fr>, apparaissant en première page d’une recherche

Google, est un lien qui renvoie directement sur le site web <www rachatducredit.com> qui est le seul site qu’il exploite effectivement et qui déploie son activité dans le domaine bancaire, même si Monsieur F s’en défend ;

Que, critiquant la motivation des premiers juges, elle soutient également (page 10 de ses conclusions) que l’utilisation du nom de domaine <www ecobank.fr> comme simple lien de redirection ne constitue pas une exploitation effective et qu’il n’antériorise donc pas sa marque déposée 'Ecobank – La Banque Panafricaine’ ; qu’il est, en outre, antériorisé par le nom de domaine <www ecobank.com> ;

Considérant, ceci étant rappelé, que les dispositions de l’article R 20-40-45 précité, applicable aux faits de l’espèce et non les dispositions postérieures sans effet rétroactif, postulent que le demandeur à la réservation d’un nom de domaine choisisse un nom qui ne puisse être 'confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales';

Que tel n’est pas le cas des signes d’usage invoqués par la société appelante (nom commercial et nom de domaine) qui ne sont pas des noms sur lesquels est conféré un droit de propriété intellectuelle et qui ne bénéficient pas de la protection accordée aux droits privatifs, étant seulement susceptibles d’être protégés a posteriori sur le fondement de la responsabilité civile ;

Que la société appelante, qui ne peut valablement soutenir que le site <ecobank.fr> n’est pas exploité dès lors qu’il apparaît qu’il n’existe qu’en seul site ecobank.fr accessible par deux URL différentes (<www rachatducredit.com> et <www ecobank.fr>) correspondant aux deux signes constitutifs des marques de Monsieur F et qu’il est établi qu’il a reçu près de 9 millions de visiteurs depuis 2008, n’est donc pas fondée à opposer ses noms, commercial et de domaine, pour obtenir la radiation du nom de domaine réservé et exploité par Monsieur F ; qu’elle ne peut, davantage, se prévaloir des droits de propriété intellectuelle qu’elle tient de l’enregistrement de la marque 'Ecobank – La Banque Panafricaine’ déposée le 05 mars 2009, soit postérieurement à la réservation et à l’exploitation du site <www ecobank.fr> ;

Qu’il convient, en conséquence, de débouter l’appelante de sa demande de radiation du nom de domaine <www ecobank.fr> ;

Qu’il résulte de l’ensemble des éléments qui précède que ne peuvent prospérer les demandes subséquentes de la société Ecobank tenant à des mesures d’inscription, d’interdiction et de publication, de même que sa demande indemnitaire, chiffrée à 200.000 euros, destinée à sanctionner des actes d’usurpation de nom commercial, de nom de domaine ou encore de dévalorisation de son image qui ne sont pas établis ;

Sur les demandes accessoires :

Considérant que l’équité conduit à allouer à Monsieur F la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, la société appelante qui succombe supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Condamne la société togolaise Ecobank Transnational Incorporated SA à verser à Monsieur Nizar F la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.