COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 1ER JUILLET 2014

Pôle 5 – Chambre 1 (n°14/157 , 6 pages) Numéro d’inscription au réper toire général : 13/21541

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Août 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle de Courbevoie – RG n° OPP 13 -0896/CBO

DÉCLARANTE AU RECOURS SA QUICK RESTAURANTS société anonyme de droit belge Prise en la personne de ses représentants légaux […], boîte 11 B1050 Bruxelles/BELGIQUE Représentée par M^e Guillaume MARCHAIS de la SELURL MARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280 Représentée par M^e Philippe MARTINI-BERTHON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0280

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR L L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE […] – CS50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représentée par Caroline LE PELTIER, chargée de mission.

APPELÉES EN CAUSE SAS FROMAGERIES F. PAUL R Prise en la personne de ses représentants légaux La Chapelle 89360 FLOGNY LA CHAPELLE

SA BONGRAIN Prise en la personne de ses représentants légaux […] 78220 VIROFLAY Représentée et assistée de M^e Valérie G de la SELURL Valérie G, avocat au barreau de PARIS, toque : J110

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

MINISTÈRE PUBLIC : auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur H WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET : •Par défaut •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision du 19 août 2013, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a partiellement reconnu justifiée l’opposition formée le 20 février 2013 par la société FROMAGERIES F.PAUL RENARD à l’enregistrement de la marque n° 1 139 256 déposée par la société de droit belge QUICK RESTAURANTS (ci-après dite QUICK) le 2 octobre 2012,

Vu le recours formé le 8 novembre 2013 par la société QUICK,

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 9 décembre 2013,

Vu la convocation adressée le 11 décembre 2013 à la société FROMAGERIES F.PAUL RENARD par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, retournée avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse',

Vu le mémoire en réponse du 29 avril 2014 de la société BONGRAIN, titulaire de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, appelée en cause par la cour le 24 février 2014,

Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 30 Janvier 2014,

Vu le mémoire en réplique du 30 avril 2014 de la société QUICK,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Considérant que la société QUICK est titulaire de la marque internationale :

déposée en couleurs le 2 octobre 2012, désignant la France, et enregistrée sous le numéro 1139256 pour désigner notamment en classe 29 les produits suivants :

<< lait et autres produits laitiers y compris boissons lactées et milk-shakes ; graisses comestibles; aliments, mets et plats préparés compris dans cette classe, en particulier articles de fast-food>> ;

Que la société FROMAGERIES F.PAUL RENARD a formé opposition le 20 février 2013 à cet enregistrement invoquant la marque verbale française renouvelée << SUPREME>> n° 1668817, enregistrée en classe 29 pour les <<Fromages>>, dont la propriété totale a été transmise à la société BONGRAIN le 11 mars 2013 (transmission n° 596272 publiée au BOPI 2013-15) ;

Considérant que le directeur de l’INPI ayant reconnu justifiée l’opposition en ce qu’elle porte sur les produits précités, la société QUICK a formé recours à l’encontre de cette décision, qui a, entre autres, retenu que :

— la société opposante avait seule qualité pour agir à la date de l’opposition,

— il n’y avait pas lieu de prononcer la clôture de la procédure à raison de la cession de la marque invoquée à la société BONGRAIN,

— le titulaire de la marque antérieure avait <<satisfait à l’obligation qui lui est faite par l’article R 712-17 du code de la propriété intellectuelle>>,

— les produits de l’enregistrement contesté étaient identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée,

— le signe complexe contesté <<SUPRÊME CLASSIQ>> constituait une imitation de la marque antérieure <<SUPREME>> dont il pouvait apparaître comme une déclinaison,

— il existait globalement un risque de confusion sur l’origine des marques en cause pour le public concerné ;

Sur la recevabilité de l’opposition

Considérant que la société QUICK soutient que l’inscription du transfert de propriété au profit de la société FROMAGERIES F.PAUL RENARD serait irrégulière et non opposable aux tiers faute d’avoir été inscrite au registre national des marques ;

Mais considérant qu’il ressort des pièces produites qu’antérieurement à l’acte d’opposition, cette inscription a été régularisée au registre national des marques le 2 avril 2008 sous le n° 478 948, et rendue opposable aux tiers par une publication du 5 septembre 2008 sous le n° 2008-36 ; que l’acte d’ opposition mentionne exactement les références de cette inscription au registre national des marques, et la copie de la publication a également été produite à l’appui de l’opposition justifiant de la qualité à agir de la société opposante ;

Considérant que le simple fait que le tampon d’inscription au registre national des marques, sur le formulaire fourni par l’opposante ait porté la mention 'REGISTRE NATIONAL DES BREVETS’ ne saurait suffire à entacher d’irrégularité son opposition alors que manifestement il s’agissait d’une simple erreur matérielle, ce tampon étant apposé sur des formulaires pré imprimés concernant incontestablement les marques, tout comme les indications apposées par le déposant, et l’inscription apparaissant bien avoir été faite au profit de la société FROMAGERIES F.PAUL RENARD dans le registre national des marques et non

dans celui des brevets ; qu’elle a, au demeurant, été publiée comme telle au BOPI 08/36 VOL II (comme la déclaration de renouvellement du 2 février 2011 publiée au BOPI 11/12 VOL II) et était ainsi opposable à la société QUICK ;

Considérant qu’il s’infère de l’ensemble de ces éléments que la société opposante avait bien qualité à agir lors de son opposition, et que le recours en annulation de la décision du directeur de l’INPI ne saurait en conséquence prospérer de ce chef ;

Sur la perte de qualité pour agir de l’opposante

Considérant que la société QUICK soutient encore que la procédure d’opposition aurait dû être clôturée ensuite de la cession de la marque au profit de la société BONGRAIN du 21 décembre 2013 inscrite le 11 mars 2013 (n°596272), et que l’absence de substitution aurait entaché d’irrégularité la décision du directeur de l’INPI faute de respecter le principe du contradictoire ;

Mais considérant qu’en réalité seule la société BONGRAIN pourrait se prévaloir d’un éventuel non respect de ce principe ; que cette société indique clairement que ses droits n’ont nullement été méconnus et qu’elle a bien été substituée, dans le cadre de la procédure d’opposition ensuite de la publication de la cession le 12 avril 2013 (BOPI n°2013/15), à la société FROMAGERIES F.PAUL R ENARD, qui appartenait au même groupe (BONGRAIN) qu’elle, le mandataire constitué par l’opposante initiale ayant continué à la représenter aux lieu et place de cette dernière ;

Que le projet de décision du directeur de l’INPI fait d’ailleurs état de cette transmission de propriété et, postérieurement à la publication de cette nouvelle transmission de propriété, le mandataire initialement constitué a fourni des pièces concernant le groupe Bongrain donnant bien l’apparence de poursuivre la procédure d’opposition au profit du cessionnaire ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce moyen d’annulation de la décision contestée ;

Sur l’article R 712-17 du Code de la propriété intellectuelle

Considérant que la société QUICK reproche à cette décision d’avoir admis que l’opposante aurait fait la preuve de l’usage sérieux de sa marque antérieure par les factures produites alors que les montants de ces ventes sont masqués, qu’il ne serait pas possible de vérifier si la marque est utilisée pour des fromages, qu’elle serait combinée avec d’autres termes, que les quantités vendues seraient infimes au regard d’autres produits alors qu’il s’agit de produits de consommation courante, qu’enfin les factures émises par des tiers ne devraient pas être prises en compte ;

Mais considérant que les dispositions du Code de la propriété intellectuelle imposent seulement à l’opposant de fournir des documents propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation n’est pas encourue ; que, certes, les documents produits doivent établir l’exploitation de la marque antérieure, au cours des 5 années précédant la demande de preuve d’usage, mais il n’appartient pas au directeur de l’INPI de se prononcer sur son ampleur ni sur la valeur d’une utilisation, revendiquée par le propriétaire de la marque antérieure, qui ne serait pas

exclusivement limitée aux produits visés au dépôt, ou qui serait réalisée sous une forme modifiée du signe, ou qui aurait été réalisé par des tiers, seul le juge de la déchéance pouvant apprécier la portée d’une telle exploitation ;

Considérant qu’en l’espèce, dans les délais prescrits, ont été notamment fournis nombre de factures de la société opposante, outre des factures à en tête de diverses fromageries ainsi que d’une société BONGRAIN EXPORT, avec les quantités vendues comportant une date pertinente (période comprise entre le 10 mai 2008 et le 10 mai 2013 date de la demande de preuves d’usage) montrant que des produits 'SUPREME’ ont incontestablement été vendus en France sous cette marque, ainsi qu’un catalogue de septembre 2012 du groupe BONGRAIN présentant notamment un fromage 'SUPRÊME', dont la fiche technique est par ailleurs produite, confortant la réalité de cet usage ; que ces documents sont de nature à suffisamment établir, dans le cadre de la procédure d’opposition, que la déchéance n’était pas encourue et l’annulation de la décision litigieuse ne saurait donc être encourue à ce titre ;

Sur la comparaison des produits

Considérant que le recours porte à la fois sur la comparaison des produits et sur la comparaison de signes en cause ; que s’agissant de celle des produits, la société QUICK prétend que les produits couverts par sa marque en classe 29 ne seraient pas identiques ni même similaires aux produits désignés par la marque opposée, faisant valoir que leur mode de consommation serait différent, qu’ils seraient fabriqués par des industries distinctes et ne seraient pas commercialisés dans les mêmes rayons ;

Mais considérant que si le fromage nécessite une préparation, il est obtenu grâce à la fermentation ou la coagulation du lait, ingrédient nécessaire et donc en lien étroit et obligatoire avec les fromages ; que le << lait>> de la marque contestée et les <<Fromages>> de la marque antérieure sont ainsi des produits complémentaires par leur nature ;

Que les <<Fromages>> relèvent également de la catégorie générale des produits laitiers, compte tenu de leur composition, et sont commercialisés dans les mêmes points de vente ou des points de vente proches, que les <<autres produits laitiers y compris boissons lactées et milk-shakes>> de la marque contestée, même si les boissons et milk-shakes sont généralement liquides, et sont donc similaires par leur nature ;

Que, de même, les <<les aliments, mets et plats préparés>> dans la classe 29 <<en particulier articles de fast food>> comprennent du fromage, les <<Fromages>> en étant un composant, y compris pour les articles de fast food de cette classe de produits ; qu’il s’agit donc bien de produits similaires ou complémentaires de ceux désignés dans la marque antérieure ;

Qu’enfin, si les <<graisses comestibles>> sont généralement employées comme ingrédients, elles incluent des produits laitiers tels la crème ou le beurre, susceptibles d’être consommés comme les <<Fromages>> de la marque antérieure et d’être proposés à la vente dans les mêmes circuits de distribution ou rayons ;

Considérant qu’il en résulte qu’un consommateur d’attention moyenne peut être amené à associer les produits en cause similaires ou complémentaires, par leur nature ou leur usage, avec les produits de la marque opposée ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Considérant que la société QUICK soutient que l’enregistrement contesté serait suffisamment éloigné de la marque antérieure pour ne pas générer de risque de confusion ;

Mais considérant que, visuellement, la distinction tenant au fait que le signe contesté est réalisé dans un graphisme particulier, composé de deux termes, le second terme 'CLASSIQ’ n’étant pas correctement orthographié et le premier terme 'SUPRÊME’ quoiqu’ écrit en majuscules comportant un accent circonflexe, est occultée par l’impression dominante de reprise du mot 'SUPRÊME’ en attaque, sous une forme demeurant proche du signe 'SUPREME’ opposé ;

Considérant que, phonétiquement, la similitude tenant à la reprise de ce mot de trois syllabes en terme d’attaque est également prépondérante, nonobstant l’ajout d’un terme second court ne comptant que deux syllabes, dont la prononciation plus fermée s’oppose à la large sonorité ouverte, caractéristique dominante, du terme premier ;

Considérant qu’intellectuellement, le terme 'CLASSIQ’ sera spontanément compris comme le mot 'CLASSIQUE’ et immédiatement perçu comme une qualification du terme premier 'SUPRÊME’ ; que ce premier terme, arbitraire pour des fromages qui renvoie à la notion de supériorité ou de qualité supérieure, conserve tout son pouvoir attractif pour les produits en cause et le consommateur français percevra le terme second comme accessoire, nonobstant son orthographe de fantaisie, car il renvoie conceptuellement à l’idée d’un produit traditionnel ou habituel (ce qui n’exclut nullement une qualité supérieure dans l’esprit du public) ; que le consommateur d’attention moyenne sera ainsi incité à croire que le signe complexe contesté, qui demeure proche dans sa composition tant visuelle que phonétique de la marque nominale simple 'SUPREME', ne constitue qu’une déclinaison de cette marque antérieure ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, globalement, le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure par la reprise d’éléments au plan visuel, phonétique et conceptuel, et ce, pour des produits complémentaires ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement opposé, ce qui est de nature à créer un risque

de confusion dans l’esprit du public concerné, d’attention moyenne, qui sera amené à croire que les produits en cause ont une origine commune ou proviennent d’entreprises économiquement liées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le recours formé par la société QUICK RESTAURANTS à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 19 août 2013 (OPP 13-0896 / CBO) ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception.