COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 JUIN 2014

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 14/151, 7 pages) Numéro d’inscription au réper toire général : 13/24716

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2013 -Juge de la mise en état de Paris – RG n° 13/05326

APPELANTS Monsieur Gilbert L Représenté et assisté de M^e Brad S de l’AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

SA CHIMITEX […] 06480 Saint-Laurent du Var Représenté et assisté de M^e Brad S de l’AARPI YS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0794

INTIMÉES SAS DIVERSEY FRANCE SERVICES […] 94120 FONTENAY SOUS BOIS Représentée par M^e Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté de M^e Marc S, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

SAS DIVERSEY FRANCE […] 94120 FONTENAY SOUS BOIS Représentée par M^e Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté de M^e Marc S, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

SAS DIVERSEY FRANCE PRODUCTION Grange Morin – ZI Nord 69400 ARNAS Représentée par M^e Vincent RIBAUT de la SCP SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assisté de M^e Marc S, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 12 mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas

opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET : •contradictoire •par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’ordonnance rendue contradictoirement le 12 décembre 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris.

Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2013 par M. G L et la SA CHIMITEX.

Vu la fixation de l’affaire à l’audience du lundi 12 mai 2014 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M. G L et de la SA CHIMITEX, signifiées le 14 février 2014.

Vu les dernières conclusions de la SAS DIVERSEY FRANCE SERVICES, de la SAS D (FRANCE) et de la SAS DIVERSEY FRANCE PRODUCTION (ci-après les sociétés DIVERSEY), signifiées le 14 avril 2014.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l’ordonnance déférée et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que M. G L est titulaire, selon contrat de cession du 11 mars 2011, inscrit le 08 juin 2011 au Registre national des marques, de quatre marques françaises verbales et semi-figuratives 'TEEPOL' (ci-après les marques 'TEEPOL') déposées entre 1986 et 1990 et régulièrement renouvelées, visant notamment les produits détergents et de nettoyage ;

Que M. G L a accordé une licence tacite à la SA CHIMITEX, dont il était le président, l’autorisant à apposer les marques 'TEEPOL' sur ses produits et à en faire un usage commercial ;

Que les sociétés DIVERSEY sont des filiales du groupe DIVERSEY ; que la SAS DIVERSEY FRANCE SERVICES a pour activité la fourniture de services pour les sociétés du groupe (marketing, finance, comptabilité, service juridique, etc) ; que la SAS DIVERSEY FRANCE PRODUCTION a pour activité la fabrication, le commerce, l’importation, l’exportation de tous produits, matières et biens concernant notamment les produits d’entretien, appareils ménagers, produits de désinfection et d’hygiène, etc ; que la SAS D (FRANCE) a pour activité la commercialisation de ces produits sur le territoire français ;

Qu’ayant constaté au mois de mai 2011 la vente, dans un magasin Metro, d’un produit de nettoyage portant la marque 'TEEPOL', fabriqué et commercialisé par les sociétés DIVERSEY, M. Gilbert L et la SA CHIMITEX ont adressé le 27 mai 2011 à ces sociétés une mise en demeure puis ont fait établir le 02 septembre 2012 un constat d’huissier avant de les faire assigner le 09 avril 2013 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire ;

Que par conclusions d’incident du 18 octobre 2013 les sociétés DIVERSEY ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions anglaises en application de la clause attributive de compétence stipulée aux contrats de licence des 19 juillet 1994 et 22 mars 1995 dont elles se déclarent bénéficiaires en vertu d’une chaîne des droits ;

Que par conclusions d’incident du 21 octobre 2013 M. G L et la SA CHIMITEX ont demandé le rejet de l’exception d’incompétence et reconventionnellement ont demandé qu’il soit ordonné sous astreinte aux sociétés DIVERSEY de leur communiquer un état comptable des ventes de produits fabriqués sous le nom 'TEEPOL' et un état certifié des stocks de produits portant cette dénomination ainsi que le versement de provisions ;

Considérant que par l’ordonnance entreprise le juge de la mise en état :

•s’est déclaré incompétent au profit des juridictions anglaises en application de l’article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000,

•a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

•a dit que les demandes de M. G L et de la SA CHIMITEX sont sans objet,

•a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

•a condamné M. G L et la SA CHIMITEX aux dépens ;

I : SUR LA CHAÎNE DES DROITS DES CONTRATS DE LICENCE :

Considérant qu’à titre principal M. G L et la SA CHIMITEX soutiennent que les sociétés DIVERSEY ne démontrent pas être valablement cessionnaires des contrats de licence de 1994 et 1995 dans la mesure où il n’est pas justifié d’une chaîne des droits ;

Qu’ils font valoir que les licences signées respectivement le 29 juillet 1994 et les 22 mars/03 avril 1995 portant sur la marque 'TEEPOL' stipulent une interdiction de cession des droits ;

Qu’elles ajoutent que ces licences n’ont pu être cédées postérieurement à ces dates à la SA OTARÈS FRANCE dans la mesure où cette société avait fait l’objet d’une fusion absorption le 11 septembre 1992 et n’avait donc plus d’existence juridique ;

Considérant que les sociétés DIVERSEY répliquent que les contrats de licence ont été signés avec effet rétroactif au 01 janvier 1992, permettant ainsi de régulariser formellement l’exploitation de fait des marques en cause par la SA OTARÈS FRANCE depuis le 01 juillet 1988, avec l’autorisation des sociétés SHELL, alors titulaires de ces marques ;

Qu’elles ajoutent que la SA OTARÈS FRANCE est devenue filiale du groupe néerlandais UNIVER et était détenue à 99,98 % par la société UNILEVER France avant de faire l’objet d’une fusion-absorption au sein de la SA LEVER, également détenue à 99,98 % par la société UNILEVER France ;

Qu’elles affirment qu’il existe une chaîne continue de droits par l’apport de la branche d’activité de la SA LEVER à la SA DIVERSEYLEVER de sa branche d’activité relative à la fabrication et la vente de détergents industriels ainsi que de produits et machines de lavage destinés aux industriels et collectivités, puis par l’acquisition de l’activité de la SA DIVERSEYLEVER par le groupe JOHNSON du fait de la fusion de cette société avec la SAS JOHNSON W P qui a modifié sa dénomination sociale le 15 février 2010 en SAS D (FRANCE) ;

Qu’elles en concluent que les licences, toujours en vigueur à ce jour, ont régulièrement été transmises à la SAS D (FRANCE) ; que ces licences contiennent une clause attributive de juridiction aux tribunaux anglais conforme à l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 et stipulent que toute di fficulté liée notamment à leur interprétation relève du droit anglais ;

Considérant ceci exposé, qu’il ressort des pièces versées aux débats que la SA SHELL CHIMIE SOCIÉTÉ, titulaire initiale des marques 'TEEPOL' a consenti à la société de droit néerlandais UNILEVER NV par actes des 19/29 juillet 1994 et 22 mars/03 avril 1995 (dont il est produit une traduction non critiquée en langue française) une licence non exclusive, gratuite et perpétuelle l’autorisant à utiliser et à afficher les marques 'TEEPOL' dans le cadre d’une activité 'Produits Industriels et Institutionnels' définis comme portant sur des 'produits de nettoyage, de maintenance et d’hygiène – équipement et installation de nettoyage et de maintenance – système de nettoyage et de maintenance – désinfectants – équipement de protection individuelle – textiles' ;

Considérant que l’article 9 (a) de chacun des deux contrats stipule qu’ils sont réputés être rétroactivement entrés en vigueur le 01 janvier 1992 ; que l’article 10 (b) stipule que le cessionnaire 'ne sera pas autorisé à céder à un tiers ses droits et obligations découlant du présent Contrat, sauf à ses sociétés affiliées et en rapport avec la cession de son activité liée aux Marques respectives à un tiers' ;

Considérant par ailleurs que l’article 12 stipule que l’interprétation des contrats et de la relation en découlant entre les parties sera faite 'exclusivement' en fonction du droit anglais et que 'tout litige qu’il soit fondé sur un contrat, une négligence, un délit ou autrement, sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux anglais' ;

Considérant qu’il convient de rechercher si les sociétés DIVERSEY sont devenues les cessionnaires de ces contrats de licence en vertu d’une chaîne ininterrompue de droits et si elles peuvent ainsi se prévaloir de la clause attributive de compétence qui y est stipulée ;

Considérant que la SA OTARÈS France, créée le 09 mai 1989, faisait déjà usage en France de la marque 'TEEPOL' sans opposition de la part de la SA SHELL ; que cette société, rachetée le 04 novembre 1989 par la société UNILEVER NV et détenue à 99,98 % par la SA UNILEVER France, était bien à la date du 01 janvier 1992 affiliée à la société UNILEVER NV ainsi que le confirment les directeurs juridiques de cette société dans une attestation, traduite en français, en date du 07 avril 2014 ;

Considérant dès lors que du fait de l’entrée en vigueur rétroactive des contrats de licence à la date du 01 janvier 1992, la SA OTARÈS France qui, à cette date, avait une existence légale et était affiliée à la société UNILEVER NV, a pu formellement bénéficier de la licence d’utilisation des marques 'TEEPOL' ;

Considérant que le 11 septembre 1992 la SA OTARÈS France a fusionné et a été absorbée par la SA LEVER ; que par cette opération la SA OTARÈS France a transmis l’universalité de son patrimoine à la SA LEVER, dont la licence d’utilisation des marques 'TEEPOL' ;

Considérant que par acte du 29 septembre 1997, adopté le 28 novembre 1997 par l’assemblée générale de la SA D LEVER, la SA LEVER a fait apport à la SA DIVERSEYLEVER, filiale du groupe UNILEVER, de sa branche d’activité relative à la fabrication et la vente de détergents industriels et de produits et machines de lavage destinés aux industriels et collectivités.

Considérant que le 02 décembre 2002 la SA DIVERSEYLEVER a fait l’objet d’une opération de fusion absorption par la SAS JOHNSON W P, laquelle société a, à cette occasion, modifié sa dénomination sociale en SAS JOHNSONDIVERSEY (FRANCE) ;

Considérant enfin que le 15 février 2010 la SAS JOHNSONDIVERSEY (FRANCE) a à nouveau modifié sa dénomination sociale en SAS D (FRANCE) ; qu’il s’ensuit qu’est rapportée la preuve d’une chaîne ininterrompue de droits autorisant les sociétés DIVERSEY, assignées en contrefaçon des marques 'TEEPOL' dans la

présente instance, de se prévaloir de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats de cession de licence de 1994 et 1995 ;

II : SUR L’OPPOSABILITÉ DE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE À M. G L :

Considérant que M. G L rappelle que toutes les parties sont françaises et domiciliées en France, que les marques en cause sont françaises et que les préjudices sont subis sur le territoire français ;

Qu’il affirme n’avoir jamais eu connaissance de la clause attributive de compétence contenue dans les contrats de cession de licence de 1994 et 1995 et que cette clause ne pouvait donc pas recevoir application en vertu des dispositions de l’article 23 du règlement Bruxelles I dans la mesure où il n’a pas consenti effectivement à cette clause d’attribution de compétence conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ;

Considérant que les sociétés DIVERSEY répliquent que M. G L a acquis les marques 'TEEPOL' en pleine connaissance de cause de l’existence des contrats de licence antérieurs dès lors que la licence est un accessoire aux marques dont il a acquis la propriété ;

Considérant ceci exposé, que l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 remplaçant l’article 23 du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui avait lui-même remplacé l’article 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, dispose que 'si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties' ;

Considérant que M. G L invoque l’arrêt Refcomp SpA rendu le 07 février 2013 par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a dit pour droit que 'l’article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article' ;

Considérant que cette jurisprudence s’applique expressément 'dans le contexte d’une action en responsabilité engagée par le sous-acquéreur d’une marchandise contre le fabricant de celle-ci, [où] il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-

acquéreur et le fabricant' (paragraphe 32 de l’arrêt) et que 'dès lors que le sous- acquéreur et le fabricant doivent être considérés, aux fins de l’application du règlement, comme n’étant pas unis par un lien contractuel, il y a lieu d’en déduire qu’ils ne peuvent être considérés comme étant 'convenus’ au sens de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur' (paragraphe 33 de l’arrêt) ;

Considérant qu’en l’espèce la propriété des marques 'TEEPOL' a été cédée par la société SHELL à la SNC SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE France par acte du 16 décembre 1999 ; qu’il était rappelé à l’acte que la société SHELL avait concédé une licence sur ces marques à la société UNILEVER NV ;

Considérant que par un acte distinct des mêmes jours la société SHELL cédait à la SNC SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE France tous ses droits et obligations issus du contrat de licence de marque ; que cette dernière s’engageait à exécuter ce contrat comme si elle y avait été partie en lieu et place de la société SHELL avec effet au 16 décembre 1999 ;

Considérant que le contrat de cession de ces marques signé le 11 mars 2011 entre la SNC SARA LEE HOUSEHOLD AND BODY CARE France et M. G L stipule que ce dernier est subrogé dans les droits de la cédante sur ces marques ; que l’article 3 précise que le cessionnaire est informé de l’existence d’une 'licence perpétuelle et gratuite (…) pour une utilisation des marques pour tout produit d’entretien et de nettoyage dans le circuit professionnel et institutionnel' et que ce contrat de licence 'est transféré au Cessionnaire lequel fera son affaire personnelle de tout événement, contestation, réclamation quels qu’ils soient en relation avec cette licence' ;

Considérant qu’il apparaît ainsi, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, que les contrats de licence ne concernent qu’un seul et unique rapport contractuel qui a été transmis à M. G L et que celui-ci et les sociétés DIVERSEY sont ainsi unis par un lien contractuel dans le contexte de la présente action ; que dès lors les parties doivent être considérées comme étant 'convenues' au sens de l’article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen e t du Conseil du 12 décembre 2012, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre la société SHELL et la société UNILEVER NV ;

Considérant que la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises est donc bien opposable à M. G L et que de ce fait l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a retenu l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions anglaises et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

III : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que du fait de l’incompétence des juridictions françaises, les demandes de production de pièces et de provision présentées par M. G L et la SA CHIMITEX deviennent sans objet ; que l’ordonnance entreprise sera donc également confirmée en ce qu’elle a déclaré, pour ce motif, ces demandes sans objet ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer aux sociétés DIVERSEY la somme globale de 5.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle n’a pas alloué de sommes au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que M. G L et la SA CHIMITEX seront pour leur part, déboutés de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que M. G L et la SA CHIMITEX, parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel, l’ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu’elle a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;

Condamne in solidum M. G L et la SA CHIMITEX à payer à la SAS DIVERSEY FRANCE SERVICES, à la SAS D (FRANCE) et à la SAS DIVERSEY FRANCE PRODUCTION la somme globale de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;

Déboute M. G L et la SA CHIMITEX de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. G L et la SA CHIMITEX aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.