COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014

Pôle 5 – Chambre 1

(n° 14/233, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04752 Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Novembre 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP13-0564

DÉCLARANTE AU RECOURS Société THUN SPA Société de droit italien prise en la personne de ses représentants légaux Via Galvani, 29, 39100 Bolzano ITALIE Élisant domicile chez M^e Julien FRENEAUX, SELAS BARDEHLE PAGENBERG […] 75009 PARIS Représentée par M^e Julien FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P390 Assistée de M^e Viviane A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390 EN PRÉSENCE DE : Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par M^me Caroline LEPELTIER, Chargée de mission, en vertu d’un pouvoir général en date du 15 juin 2014.

APPELÉE EN CAUSE : SARL MLV CRÉATION prise en la personne de son gérant […] 75008 PARIS Représentée et assistée de M^e Emmanuel B de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Anne-Marie GABER, Conseillère M^me Nathalie AUROY, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

MINISTÈRE PUBLIC : auquel le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur Hugues WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. •signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu la décision du 8 novembre 2013, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n°13-0564 formée le 30 janvier 2013 par la société de droit italien THUN SPA (ci-après dite THUN) à l’enregistrement de la marque déposée par la société MLV CREATION (ci-après dite MLV) le 7 novembre 2012,

Vu le recours formé le 10 février 2014 par la société THUN,

Vu le mémoire contenant l’exposé des moyens du recours déposé au greffe par la société requérante le 7 mars 2014,

Vu les observations écrites du directeur de l’INPI déposées le 27 mai 2014,

Vu le mémoire récapitulatif au soutien du recours déposé par la société THUN, requérante, les 16 juin et 17 octobre 2014,

Vu les conclusions de la société MLV, appelée en cause, déposées le 14 octobre 2014,

Le ministère public entendu en ses observations orales,

SUR CE,

Considérant que la société THUN est titulaire de la marque communautaire figurative ainsi représentée consistant, selon sa description, <<EN LE MOT 'THUN’ ECRIT EN CARACTERES MAJUSCULES DE FANTAISIE ET EN LE MOT 'DONNA’ EN CARACTERES ITALIQUES, LE TOUT A L’INTERIEUR D’UN

CARRE>> déposée, en rouge 'PANTONE N. 1925" et blanc, le 27 septembre 2012, et enregistrée sous le numéro 011222213, pour désigner, notamment, en classes 18, 20, 24 et 25, les produits suivants : <<Bourses, Sacs à main, Sacoches, Malles et sacs de voyage, Sacs à poignées, Sacs à dos; Portefeuilles, porte-documents; Porte-monnaie, Porte-téléphones portables, Trousses, Agendas, Pochette; TOUS LES PRODUITS PRECITES EN CUIR ET EN SIMILICUIR; Parapluies; Sacs et sacs à main en tissu et en toile. Meubles. Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Tissus de décoration, accessoires en tissu pour la table et la maison. Vêtements, chaussures, chapellerie ; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir; Automobilistes (Habillement pour -); Cyclistes (Habillement pour -); Vêtements de gymnastique; Robes; Peignoirs; Bain (Peignoirs de -); Antidérapants pour chaussures; Habits; Bandanas [foulards]; Bavoirs non en papier; Bonnets; Bérets; Sous-vêtements; Sous-vêtements sudorifuges; Blouses; Boas [tours de cou]; Body justaucorps]; Bretelles; Crampons de chaussures de football; Corsets; Galoches; Calottes; Chaussures; Chaussures de sport; Bas; Bas sudorifuges; Chaussons; Chaussettes; Culottes; Chemisettes; Chemises; Vareuses; Camisoles; Chapeaux; Hauts-de-forme; Chapeaux en papier [habillement]; Manteaux; Capuchons [vêtements]; Carcasses de chapeaux; Chancelières non chauffées électriquement; Ceintures [habillement]; Ceintures porte- monnaie [habillement]; Collants; Cols; Faux-cols; Cache-corset; Chapellerie; Cache-col; Couvre-oreilles [habille ment]; Layettes; Corselets; Costumes; Plage (Costumes de -); Costumes de mascarade; Cravates; Lavallières; Bain (Bonnets de -); Bonnets de douche; Bandeaux pour la tête [habillement]; Pochettes [habillement]; Foulards; Ferrures de chaussures; Doublures confectionnées [parties de vêtements]; Gabardines [vêtements]; Guêtres; Vestes; Vestes de pêcheurs; Jarretières; Jupes; Robes-chasubles; Tabliers [vêtements]; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habillement]; Mitons; Gants de ski; Trépointes de chaussures; Imperméables; Confectionnés (Vêtements
-); Vêtements en papier; Tricots [vêtements]; Jerseys [vêtements]; Jambières; Leggins [pantalons]; Livrées; Maillots; Bonneterie; Bain (Costumes de -); Chandails ; Manchons [habillement]; Manipules [liturgie]; Pè/erines ; Mantilles; Masques pour dormir; Jupes-shorts; Mitres [habillement]; Caleçons; Caleçons de bain; Gilets; Culottes pour bébés; Pantalons; Parkas; Pelisses; Fourrures [vêtements]; Empiècements de chemises; Chasubles; Pyjamas; Manchettes [habillement]; Ponchos; Pull-avers; Bouts de chaussures; Jarretelles; Fixe-chaussettes; Soutiens-gorge; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Sandales; Bain (Sandales de -); Saris; Sarongs; Souliers; Espadrilles; Bain (Souliers de -); Gymnastique (Souliers de-); Chaussures de plage; Chaussures de football; sport (Souliers de -); Chaussures de ski; Châles; Écharpes; Slips; Brodequins; Guimpes [vêtements]; Paletots; Dessus (Vêtements de-); Dessous-de-bras; Sous-pieds; Jupons; Combinaisons

[sous-vêtements]; Plastrons de chemises; Bottines; Bottes; Étoles [fourrures]; Semelles; Semelles intérieures; Talons ; Poches de vêtements; Tee-shirts; Toges; Empeignes; Tiges de bottes; Turbans; Combinaisons de ski nautique; Combinaisons [vêtements]; Uniformes; Voilettes; Visières [chapellerie]; Sabots [chaussures] >> ;

Considérant que la société MLV a demandé l’enregistrement de la marque 'THEN PARIS', selon dépôt n° 12 3 959 105 du 7 novembre 2012, en classes 18, 24 et 25, pour les produits suivants :

« Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte- monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; Tissus; couvertures de lit ; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de maison; linge de table non en papier; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements>> ;

Considérant que le directeur de l’INPI ayant rejeté, le 8 novembre 2013, son opposition à l’enregistrement de cette marque en ce qui concerne les produits susvisés, la société THUN a formé recours à l’encontre de cette décision, qui a retenu que certains de ces produits n’étaient pas similaires ou complémentaires et que le signe contesté ne constituait pas l’imitation de la marque antérieure invoquée ;

Considérant que le recours porte sur la comparaison des produits, la société THUN estimant qu’ils sont tous identiques ou similaires, ainsi que sur la comparaison des signes ;

Sur la comparaison des produits

Considérant que les << Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux» de la demande d’enregistrement, appréciés tels quels, constituent des produits bruts destinés à être transformés et travaillés et ne peuvent être rattachés fonctionnellement par le consommateur à la même origine que des produits finis, très divers, confectionnés dans ces matières et directement utilisables ; qu’il s’en infère que les produits précités de la demande d’enregistrement ne sauraient présenter un lien de complémentarité suffisant pour être tenus pour similaires aux «Bourses, Sacs à main, Sacoches, Malles et sacs de voyage, Sacs à poignées, Sacs à dos; Portefeuilles, porte-documents; Porte-monnaie, Porte-téléphones portables, Trousses, Agendas, Pochette; TOUS LES PRODUITS PRECITES EN CUIR ET EN SIMILICUIR ; Meubles.

Vêtements, chaussures, chapellerie ; Vêtements en imitations du cuir; Vêtements en cuir>> de la marque antérieure ;

Considérant que, de même, les <<cannes>> de la demande d’enregistrement présentent des nature, destination ou utilisation différentes des <<parapluies>> de la marque antérieure ; qu’en effet si ces derniers peuvent être être commercialisés dans les mêmes magasins ou entreprises, et être utilisés pour la marche par temps sec, lorsqu’ils adoptent une forme proche de celle d’une canne, ils ne sauraient servir de canne par temps de pluie sauf à les priver de leur fonction première de protection de la pluie ; qu’une canne, qui répond à besoin spécifique propre (l’aide à la marche), ne saurait assurer les mêmes fonctions qu’un parapluie, et les points de similarité entre ces produits sont insuffisants pour générer entre eux un risque de confusion ;

Considérant, enfin, que les <<fouets et sellerie; colliers ou habits pour animaux>> de la demande d’enregistrement, qui concernent des instruments, équipements constitués d’une selle et d’un harnais pour chevaux, ainsi que des accessoires définis (colliers ou habits) pour animaux, sont distincts des <<Vêtements et Chaussures de sport, Bourses, Sacoches >> de la marque antérieure, qui constituent des articles d’habillement pour des personnes et des contenants destinés à recevoir des affaires afin de les transporter, s’agissant de sacs ou articles de maroquinerie à vocation utilitaire ; qu’il sera observé que si des sacoches peuvent équiper notamment un cheval elles sont généralement transportées par une personne et peuvent équiper des moyens de transport sans rapport avec les animaux ; que le lien de complémentarité avec la sellerie est ainsi trop ténu pour qu’il soit admis qu’il s’agit de produits similaires alors que les droits du titulaire d’une marque doivent être interprétés strictement ;

Considérant que le consommateur d’attention moyenne ne saurait ainsi être tenté de confondre les produits dont la décision statuant sur l’opposition n’a pas admis l’identité ni la similarité ou la complémentarité ;

Sur la comparaison des signes

Considérant que la marque contestée n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; qu’il n’est pas contesté que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Que la société THUN reproche à la décision critiquée d’avoir rejeté tout risque de confusion malgré, selon elle, des similitudes importantes entres les éléments dominants 'THEN’ et 'THUN’ et un caractère faiblement distinctif des éléments seconds 'PARIS’ et 'Donna’ ;

Considérant que, certes, ces derniers termes sont évocateurs, le terme 'Donna’ l’étant même pour le public français ;

Mais considérant que visuellement, la similitude tient à la reprise d’un élément verbal composé de deux mots et à la présence en attaque dans la demande d’enregistrement 'THEN PARIS’ d’un terme 'THEN', composé de 4 lettres avec trois consonnes identiques placées dans le même ordre que le terme d’attaque de quatre lettres 'THUN’ de la marque antérieure 'THUN Donna’ , seule la troisième lettre, qui constitue l’unique voyelle différant (le 'E’ substituant le 'U’ de la marque antérieure) ; que, cependant, cette impression de proximité est au plan visuel amplement occultée par la présentation graphique particulière du signe antérieur dans son ensemble, qui retient l’attention et est totalement inexistante dans le signe de la demande d’enregistrement ; qu’en effet ce dernier est constitué de deux termes banalement représentés sur la même ligne en capitales d’imprimerie noires alors que l’élément verbal de la marque antérieure, composé de deux termes en lettres blanches est placé dans la moitié inférieure d’un grand carré à fond rouge qui attire immédiatement l’œil, tout comme le contraste de couleurs et la représentation du terme 'THUN’ écrit en grandes lettres d’imprimerie souligné par une ligne dans laquelle s’insère l’initiale du terme second 'Donna’ de taille moindre, situé en- dessous de cette ligne, apparaissant apposé de manière manuscrite en italique et décalé sur la droite à la manière d’une signature, le tout constituant visuellement un ensemble qui ne saurait être dissocié ;

Considérant que, phonétiquement, les sonorités d’attaque sont totalement différentes, à raison de la substitution de la lettre 'E’ à la lettre 'U', la demande d’enregistrement 'THEN’ pouvant se prononcer, à l’anglaise 'zèn’ (le public connaissant généralement la prononciation du 'th’ anglais), ou 'ten', tandis que le mot’ THUN’ de la marque antérieure se prononcera alors 'zun', ou 'tun', voire 'tune’ ou 'toune’ si le consommateur comprend qu’il s’agit d’une marque italienne à raison de l’adjonction du mot second 'Donna’ ; que la différence de prononciation est accentuée par le fait que les sonorités des termes seconds ' PA RI’ (ou PA RIS') et 'DO NA', quoique chacun scandé en deux syllabes, sont totalement distincts, ce qui n’incite pas à associer globalement les signes en cause au plan sonore ;

Considérant qu’intellectuellement, à supposer que le consommateur français ne puisse spontanément comprendre le signe de la demande d’enregistrement comme signifiant 'ALORS PARIS ', ce qui renvoie à une évocation totalement absente de la marque antérieure, il percevra

le terme d’attaque 'THEN', à l’instar du mot de pure fantaisie 'THUN', comme dénué de sens, mais néanmoins distinct de ce dernier dès lors qu’il ne se lit ni ne se prononce pas de la même manière ; que, conceptuellement, il retiendra que le signe de la demande d’enregistrement 'THEN PARIS’ associe le nom d’une capitale connue 'PARIS', alors qu’il percevra facilement que la marque antérieure 'THUN Donna’ renvoie au terme 'Donna’ signifiant 'femme’ ou évoquant un nom paraissant qualifier le terme premier, étant ajouté qu’il n’est nullement démontré que le signe 'THUN’ soit réputé en France et que le consommateur puisse ainsi être incité à croire qu’il peut se décliner ;

Considérant, en définitive, que le signe contesté 'THEN PARIS’ ne saurait constituer l’imitation de la marque antérieure 'THUN Donna’ et, même si la majorité des produits désignés sont identiques ou similaires, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux signes dans l’esprit du public, étant rappelé que leurs conditions effectives d’utilisation sont indifférentes dans le cadre de la présente procédure ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours de la société THUN à l’encontre de la décision du directeur de l’INPI, qui a estimé que le signe contesté pouvait être adopté comme marque, sans porter atteinte à ses droits antérieurs sur la marque complexe 'THUN Donna', ne peut qu’être rejeté ;

PAR CES MOTTFS. LA COUR

Rejette le recours formé par la société THUN SPA à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 8 novembre 2013 sur l’opposition 13-0564 ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.