COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015

Pôle 5 – Chambre 1

(n°171/2015, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09469 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 11/11457

APPELANTE SA L’OREAL Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 632 012 100 Agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège […] 75008 PARIS Représentée par M^e Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de M^e Michel-Paul E de la SELARL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, toque : R266

INTIMÉE SAS BEIERSDORF S.A.S Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 552 088 973 Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit ayant son siège social […] 75013 PARIS Représentée par M^e Marie-aimée DE DAMPIERRE du PUK HOGAN L (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033 Assistée de M^e Olivia B, du PUK HOGAN L (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l’appel interjeté le 29 avril 2014 par la société L’OREAL, Vu les dernières conclusions numérotées 4 transmises le 5 mai 2015 par la société L’OREAL, Vu les dernières conclusions numérotées 3 transmises le 12 mai 2015 par la société BEIERSDORF, intimée et appelante incidente, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2015,

MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; Considérant qu’il suffit de rappeler que la société LABORATOIRE GARNIER ET CIE, filiale du groupe L’OREAL, était spécialisée dans l’élaboration et la commercialisation de produits de beauté, principalement dans les secteurs du capillaire, du soin et de l’hygiène du corps et de la coloration. Elle était titulaire notamment de la marque française verbale « INVISIBLE » n° 1 368 549 déposée le 26 décembre 1951 et renouvelée le 6 juin 2006 pour désigner "les couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons. Produits capillaires, lotions capillaires et de toilette, shampooings ; laques pour cheveux, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique ; brillantines, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux produits de rinçage pour cheveux, colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures. Huiles essentielles, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, dentifrices, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, vernis à ongles, fards, poudres cosmétiques et notamment pour la

chevelure, rouges à lèvres, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, produits pour l’épilation. Produits pharmaceutiques, vétérinaires, chimiques et cosmétiques pour l’hygiène, désinfectants ; désodorisants, déodorants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles, insecticides, parasiticides et spécialement tous produits destinés à l’entretien, aux soins et à l’embellissement de la chevelure et du cuir chevelu, de la barbe et de la moustache, des cils et sourcils, de la peau et des ongles » ; Que suite à la réunion de toutes les parts composant le capital social de la société LABORATOIRE GARNIER ET CIE entre les mains de la seule société L’OREAL, sa dissolution a été décidée à compter du 28 novembre 2011 conformément aux dispositions de l’article 1844-5 du code civil ; que cette transmission universelle du patrimoine au profit de la société L’OREAL a été inscrite au registre du commerce et des sociétés le 9 janvier 2012 et au registre national des marques le 26 septembre 2012 ; Que l’exploitation de la marque « INVISIBLE » est aujourd’hui assurée par une filiale de la société L’OREAL, la société LASCAD, pour promouvoir et commercialiser des déodorants de la gamme NARTA, marque ombrelle lui appartenant ; Considérant que la société BEIERSDORF est la filiale française du groupe allemand BEIERSDORF, spécialisé dans le domaine de la cosmétique, de la dermo-cosmétique et des premiers soins et qui exploite notamment la marque « NTVEA », sous laquelle sont commercialisés, des produits de soins et notamment, depuis 1991, des déodorants et des anti-transpirants ; Considérant que, ayant eu connaissance de la mise sur le marché français par la société BEIERSDORF de déodorants reproduisant le vocable « INVISIBLE » sur leur conditionnement, la société LABORATOIRE GARNIER ET CIE l’a mise en demeure de cesser tout usage de ladite marque, par courrier en date du 28 mars 2011 ; que le 4 avril 2011, la société BEIERSDORF a contesté le bien-fondé de cette réclamation et, arguant de l’absence de risque de confusion, a poursuivi la commercialisation des déodorants litigieux, ce qui a été établi par constat d’huissier le 2 mai 2011 dans un magasin Monoprix situé […] 1er ; que, par suite, la société LABORATOIRE GARNIER ET CIE a, par exploit d’huissier en date du 7 juillet 2011, assigné la société BEIERSDORF devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de sa marque « INVISIBLE » ;

Considérant que le jugement déféré a, entre autres dispositions :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société L’OREAL,
- déclaré la société BEIERSDORF irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité et en déchéance de la marque

« INVISIBLE » n° 1 368 549 au regard des produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, shampoings ;laques pour cheveux, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique ; brillantines, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, fards, poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure, rouges à lèvres et produits pour l’épilation,
- débouté la société BEIERSDORF de sa demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque « INVISIBLE » n° 1 368 549 pour les autres produits et services qu’elle désigne et plus particulièrement les déodorants,
- prononcé la déchéance de la marque verbale française « INVISIBLE » n° 1 368 549 pour les savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, à compter du 27 décembre 1956,
- débouté la société BEIERSDORF de sa demande en déchéance de la marque « INIVISIBLE » n° 1 368 549 en ce qu’elle désigne les déodorants,
- débouté la société L’OREAL de ses demande en contrefaçon de sa marque verbale française « INVISIBLE » n° l 368 549,
- condamné la société L’OREAL aux dépens de l’instance et à payer à la société BEIERSDORF la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision ; Sur la recevabilité de l’action de la société L’OREAL Considérant qu’il y a lieu de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société L’OREAL ; qu’il doit donc être confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en nullité de la marque « INVISIBLE » Sur la recevabilité de la demande Considérant qu’au visa de l’article 70 du code de procédure civile, qui dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant,

le tribunal a jugé que la société BEIERSDORF était recevable à agir en nullité pour défaut de distinctivité de la marque « INVISIBLE » n° 1 368 549 de la société L’OREAL à l’égard des déodorants et des produits suivants : savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, au motif que ces produits relevaient de la cosmétique et des produits de soin et étaient en cela similaires, ne serait-ce que par complémentarité, aux déodorants ;

Que le tribunal a jugé, en revanche, la demande reconventionnelle en nullité irrecevable en ce qu’elle portait sur les produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, shampoings ; laques pour cheveux, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique ; brillantines, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, fards, poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure, rouges à lèvres et produits pour l’épilation ; Considérant que, critiquant le jugement, la société BEIERSDORF soutient qu’elle est recevable à agir en nullité de la marque « INVISIBLE » aussi bien pour les déodorants et les produits jugés similaires par le tribunal (savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté) que pour les autres produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, shampoings ; laques pour cheveux, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique ; brillantines, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, fards, poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure, rouges à lèvres et produits pour l’épilation ; que la

société BEIERSDORF expose que tous ces produits sont, en effet, des produits de soin et de beauté et relèvent du domaine économique dans lequel elle intervient et de marchés sur lesquels elle est en situation de concurrence avec la société L’OREAL ; Que la société L’OREAL défend que la société BEIERSDORF est sans intérêt à agir pour les produits visés au dépôt, autres que les déodorants, et plus spécialement en ce qui concerne les : couleurs, vernis, laques, matières tinctoriales. Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures, dentifrices, huiles essentielles, produits pour l’épilation, dont elle ne justifie, ni qu’ils relèvent de ses activités, ni qu’elle a l’intention d’employer la marque INVISIBLE pour de tels produits ; Considérant que l’extrait Kbis de la société BEIERSDORF indique qu’elle a pour activité « la fabrication, la préparation et la vente dans tous circuits de tous produits cosmétiques, dermo-cosmétiques, de parfumerie, de savonnerie, orthopédiques, de produits liés au bien-être, à l’hygiène et à la protection sous toutes formules et toutes présentations appropriées à ces usages » ; que la société BEIERSDORF justifie en produisant des extraits de sites Internet, qu’elle commercialise, sous les marques NIVEA et EUCERIN, des produits de cosmétique le visage et pour le corps, des produits de toilette ainsi que des produits pour les cheveux (soins des cheveux) et, sous la marque LA PRAIRIE, des produits de soin, de maquillage (tels qu’un « fluide cellulaire effet lumière ») et de parfumerie ;

Que relèvent par conséquent du secteur économique dans lequel intervient la société BEIERSDORF, non seulement les « déodorants » et les produits relevant de la cosmétique et des produits de soin, jugés similaires au moins par complémentarité par le tribunal (« savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté »), mais aussi les « shampoings » et produits similaires par complémentarité ( "produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux"), les « poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure » et les « fards », produits également visés au dépôt ; que la marque « INVISIBLE » de la société L’OREAL constitue en effet une entrave à l’exploitation, en France, de l’activité économique de la société BEIERSDORF sur l’ensemble de ces produits ; que la société

BEIERSDORF ne démontre pas, en revanche, qu’elle se trouve en concurrence avec la société L’OREAL en ce qui concerne les produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; laques pour cheveux ; brillantines ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, rouges à lèvres et produits pour l’épilation ; Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société BEIERSDORF était irrecevable au regard des produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; laques pour cheveux ; brillantines ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, rouges à lèvres et produits pour l’épilation ; Qu’il doit être réformé en ce qu’il a dit que la société BEIERSDORF était irrecevable à agir en nullité de la marque « INVISIBLE » n° 1 368 549 au regard des produits suivants visés au dépôt : shampoings ; produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux ; poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure ; fards ; Sur le bien-fondé de la demande Considérant que la société BEIERSDORF demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que la marque « INVISIBLE » est nulle pour défaut de caractère distinctif, tant pour les déodorants que pour certains autres produits qu’elle vise, au regard du critère défini par la loi du 23 juin 1857 applicable à l’appréciation de la validité de la marque ; Que la société L’OREAL oppose qu’il n’est pas démontré que le vocable « invisible » correspondait à la désignation d’une qualité intrinsèque et commune aux produits déodorants ou aux autres produits visés au dépôt et désignait de façon habituelle les qualités

essentielles de ces produits selon les critères posés par la loi du 23 juin 1857 ; Considérant que la distinctivité d’une marque s’apprécie au jour du dépôt, sans égard aux dates de renouvellement, et selon les produits et services qu’elle désigne ; Considérant que le dépôt de la marque étant du 26 décembre 1951, c’est en vertu de l’article premier de la loi du 23 juin 1857, applicable à cette date selon lequel "sont considérés comme marques de fabrique et de commerce, les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes, empreintes (…) et tous autres signes servant à distinguer les produits d’une fabrique ou les objets d’un commerce", que son caractère distinctif doit être apprécié ; Qu’il s’infère des décisions de jurisprudence produites aux débats qu’en 1951, une marque n’était pas jugée valable lorsqu’elle désignait de manière habituelle le produit (marque « NAPPE DE FAMILLE » jugée non distinctive pour désigner du linge de maison – tribunal civil de la Seine 21 décembre 1877) ou ses qualités essentielles (marque « PRATIQUEMENT INCASSABLE » jugée non distinctive pour désigner de la verrerie -Cass. com. 11 février 1964) mais aussi quand elle consistait en un qualificatif décrivant ou précisant une qualité du produit (marque « LE RESISTANT » jugée non distinctive pour désigner des vêtements de travail – tribunal de Villefranche sur Saône 29 mai 1931) ou en une expression tirée du langage courant et désignant une qualité du produit pour faire comprendre d’un seul mot son efficacité (marque « FOUDROYANT » jugée non distinctive désigner pour un insecticide – cour d’appel de Lyon 14 avril 1884) ; Considérant que les parties s’accordent sur le sens du terme « INVISIBLE », adjectif qualificatif désignant, déjà en 1951, ce qui ne peut être vu ; Considérant que la société BEIERSDORF établit qu’avant le dépôt de la marque « INVISIBLE » en 1951, certains déodorants étaient déjà présentés comme ayant pour qualité d’éviter les tâches laissées sur les vêtements soit par la transpiration, soit par les déodorants eux- mêmes, le terme « invisible » étant utilisé pour désigner certains de ces produits ; Qu’il est ainsi établi qu’une crème déodorante ODO-RO-NO, objet de publicités parues dans l’hebdomadaire La mode du jour en 1925 et 1926, était présentée avec le slogan "(…) La Crème ODO-RO-NO invisible et déodorante (…)" et le commentaire " (…) Impeccablement belle, vous garderez, sans tâche, les corsages qui siéent si bien à votre beauté " ; qu’une publicité pour un produit déodorant DESODOR TRANNOSAN, parue dans le magazine Elle en 1946, mettait en avant les qualités suivantes : « Plus d’odeur, plus de gêne, plus de tâches, plus de danger » et indiquait " La sueur continue à s’évaporer mais elle ne fait plus ces vilaines taches jaunâtres » ;

qu’au surplus, postérieurement à la période de référence, des publicités diffusées en 1969 et 1970, relatives à un déodorant GILLETTE, promettaient : "Attention, la transpiration sous les bras, ça se voit ! Ca se voit ! (…) Enfin, avec SPRAY DRY, vous pourrez avoir chaud sans que ça se voit" ; Qu’il résulte de ces éléments, que dès 1951, le terme 'Invisible" était utilisé pour désigner une qualité des déodorants ; Que la société L’OREAL se prévaut vainement des dispositions de l’article 6 quinquies C de la Convention de Paris pour revendiquer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dès lors qu’elle se prévaut d’un arrêt rendu par cette cour le 19 décembre 2008 qui a reconnu, comme non contesté, le fait que les conditionnements de déodorants étaient commercialisés depuis 2004, ce qui ne saurait caractériser un usage ancien ; Considérant que la société BEIERSDORF démontre, par ailleurs, que dès avant 1951, le terme « Invisible » était utilisé pour désigner une qualité des poudres pour le visage, autres produits visés au dépôt sous le vocable " poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure " ; qu’ainsi, une poudre de riz « La BIENFAISANTE » commercialisée en 1912 par BOURJOIS était décrite comme « la BIENFAISANTE, à l’adhérence invisible » ; qu’une publicité pour une poudre MALACEÎNE parue dans La mode du jour en 1925 indiquait : « Il fut un temps où il n 'était pas »convenable" de se mettre de la poudre. C’est qu’en ce temps-là la poudre « se voyait » : Les mauvaises poudres fermentent en effet sous l’action de la transpiration. Elles forment au coin du nez, dans les fossettes, sur le menton, des tâches visibles et gênantes (…) « La poudre MALACEINE, (…) saine, adhérente, légère et invisible (…) protège l’épiderme contre l’air et les microbes » ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui vient d’être exposé que la marque « INVISIBLE » n’était pas distinctive au jour de son dépôt pour désigner les déodorants et les poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure ; Qu’il s’ensuit que la marque « INVISIBLE » n° 1 368 549 doit être déclarée nulle pour défaut de distinctivité pour ces deux catégories de produits ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la société BEIERSDORF de sa demande en nullité pour défaut de distinctivité de la marque « INVISIBLE » n° 1 368 549 pour les produits susvisés ; Que les demandes de la société L’OREAL relatives à la contrefaçon par la société BEIERSDORF de sa marque « INVISIBLE » n° 1 368 549 formées sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3b du code de la propriété industrielle doivent, en conséquence, être rejetées.

Sur la demande reconventionnelle subsidiaire en déchéance de la marque « INVISIBLE » Considérant que la société BEIERSDORF demande :

- la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque INVISIBLE n° 1 368 549 pour les « savons ; cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté » à compter du 27 décembre 1956,
- et, au visa de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, son infirmation pour le surplus et le prononcé de la déchéance de la marque à défaut d’un usage sérieux à compter du 27 décembre 1956 pour désigner les produits suivants : « déodorants ; couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; produits capillaires, lotions capillaires et de toilette, shampooings ; laques pour cheveux, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique ; brillantines, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux, colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures; huiles essentielles, vernis à ongles, fards, poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure, rouges à lèvres, laits de beauté, produits pour l’épilation » ; Que la société L’OREAL poursuit la réformation du jugement en ce qu’il a :

- déclaré la société BEIERSDORF recevable à agir en déchéance de la marque INVISIBLE à l’égard des produits suivants : savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, alors que la société BEIERSDORF ne justifie pas que la marque INVISIBLE constitue une entrave économique pour ces produits, ni d’un lien suffisant entre ces produits et la demande initiale,.

- prononcé la déchéance de la marque Invisible en ce qu’elle désigne les produits susvisés, à compter du 27 décembre 1956 ; Qu’elle sollicite la confirmation du jugement en ses autres dispositions concernant la déchéance de la marque ;

Sur la recevabilité de la demande Considérant que du fait de l’annulation partielle de la marque « INVISIBLE » pour les déodorants et poudres cosmétiques, notamment pour la chevelure, la demande subsidiaire en déchéance pour ces

deux produits est sans objet ; qu’il en résulte, en considération des motifs qui ont été exposés supra s’agissant de la recevabilité de l’action principale en nullité, que la société BEIERSDORF n’est recevable à agir en déchéance de la marque à titre subsidiaire que pour les produits suivants visés au dépôt : savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, shampoings, produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux et fards ; que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ; Sur le bien-fondé de la demande L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’opposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés. L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a ou connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu. Considérant que la société BEIERSDORF soutient que L’OREAL n’a consenti à l’usage de sa marque « INVISIBLE » que pour des anti-transpirants uniquement et que cet usage ne peut être qualifié d’usage sérieux tant pour désigner les déodorants que les autres produits qu’elle couvre ; Que la société L’OREAL fait valoir que la marque est bien exploitée conformément à sa fonction essentielle de marque pour tous les produits visés au dépôt ;

Considérant qu’il y a lieu de constater que la société L’OREAL ne produit des éléments qu’en ce qui concerne les « déodorants », produits à l’égard desquels la nullité a été prononcée, et les « laques pour cheveux », produits à l’égard desquels la société BEIERSDORF n’est pas recevable à agir en déchéance ; que pour les autres produits, notamment ceux listés ci-dessus non affectés par la nullité et pour lesquels la société BEIERSDORF est recevable à agir, elle se borne à affirmer que l’usage de la marque INVISIBLE pour les « déodorants » vaut usage pour les « produits de parfumerie »'et « eaux de toilette » qui appartiennent au même groupe de produits selon la classification internationale de produits et services ; Que dans ces conditions, elle échoue à démontrer un usage sérieux de sa marque « INVISIBLE » pour les produits suivants : savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, shampoings, produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux et fards pour lesquels il y a donc lieu de prononcer la déchéance de la marque ; Considérant, en ce qui concerne la période à prendre en considération, que c’est ajuste raison que la société L’OREAL argue que la loi du 4 janvier 1991 dont est issu l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ne prévoyait pas la déchéance et que c’est, par conséquent, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle plus sévère que le tribunal a prononcé la déchéance à compter du 27 décembre 1956 ; que la déchéance ne saurait en effet être prononcée qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi de 1991, soit à compter du 28 décembre 1996 ; Que le jugement déféré doit donc être réformé en ce sens. Sur la demande de publication Considérant que la société L’OREAL succombant en ses demandes relatives à la contrefaçon, ses demandes de publication du présent arrêt sont sans objet. Sur l’exécution provisoire Considérant que la demande d’exécution provisoire formée par la société BEIERSDORF est sans objet devant la cour. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Considérant que la société L’OREAL qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente

instance, les dispositions prises sur les dépens de première instance étant confirmées ; Considérant que la somme qui doit être mise à la charge de la société L’OREAL au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société BEIERSDORF en appel peut être équitablement fixée à 20 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré :

- en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société L’OREAL,
- en ce qu’il a débouté la société L’OREAL de ses demandes en contrefaçon de sa marque verbale française « INVISIBLE » n° 1 368 549,
- en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, Déclare la société BEIERSDORF irrecevable en sa demande reconventionnelle en nullité de la marque « INVISIBLE » n° 1368549 au regard des produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; laques pour cheveux ; brillantines ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, rouges à lèvres et produits pour l’épilation, Prononce la nullité de la marque verbale française « INVISIBLE » n° 1368549 pour défaut de distinctivité pour les produits suivants : déodorants et poudres cosmétiques et notamment pour la chevelure, Dit que la demande subsidiaire de la société BEIERSDORF en déchéance pour les déodorants et poudres cosmétiques, notamment pour la chevelure, est sans objet, Déclare la société BEIERSDORF irrecevable en sa demande reconventionnelle en déchéance de la marque « INVISIBLE » n° 1368549 au regard des produits suivants : couleurs, vernis, laques, matière tinctoriales ; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; laques pour cheveux, brillantines ; colorants et décolorants pour cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, produits pour l’ondulation, préparations de frisure permanente ou non des cheveux, produits de permanente, produits neutralisants pour permanentes, produits pour fixer la frisure sur le cheveu, produits de teinture pour cheveux, barbe, cils et sourcils, produits pour aviver la teinture des cheveux, produits pour l’enlèvement des teintures ; huiles essentielles, dentifrices, vernis à ongles, rouges à lèvres et produits pour l’épilation, Prononce la déchéance de la marque verbale française « INVISIBLE » n° 1368549 pour les produits suivants : savons, cosmétiques, tous produits de parfumerie et de beauté, eaux et savons de toilette, crèmes capillaires et pour les soins du corps et la beauté, laits de beauté, onguents de toutes sortes pour les soins du corps et la beauté, shampoings, produits capillaires ; lotions capillaires et de toilette, produits pour nettoyer la tête avec une lotion aromatique, huiles pour les soins des cheveux, pétrole pour cheveux, produits de rinçage pour cheveux, fards, à compter du 28 décembre 1996, Ordonne la transmission à l’INPI, sur requête de la partie la plus diligente, du jugement devenu définitif, en vue de son inscription en marge de la marque dont la nullité partielle et la déchéance partielle sont prononcées, Déclare sans objet la demande d’exécution provisoire du présent arrêt présentée par la société BEIERSDORF, Condamne la société L’OREAL aux dépens d’appel, Condamne la société L’OREAL à payer à la société BEIERSDORF la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.