COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

3^e Chambre Commerciale R.G : 13/07381

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, M^me Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur

GREFFIER : Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l’audience publique du 23 Juin 2015

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

APPELANTE : S BRUNO SAINT HILAIRE S au capital social de 420 150 i immatriculée au RCS de TOULOUSE et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 31130 BALMA Représentée par M^e Tiphaine LE BERRE-BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Eric JUNCA, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES : SA GROUPE ROYER SA […] BP 80238- JAVENE 35302 FOUGERES CEDEX Représentée par M^e Francis POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société EUROKA ZI Nord- Rue du Docteur Fayay 85607 MONTAIGU CEDEX Représentée par M^e Francis POIRIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Serge LEDERMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SAS GREY PARIS […] 75017 PARIS Représentée par M^e Catherine JUDEAUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par M^e Pierre CYCMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

I – EXPOSE DU LITIGE

La société BRUNO SAINT HILAIRE, pantalonnier depuis 1973, a déposé le 28 novembre 2007, la marque semi-figurative française n° 3540334 « Forever Y » enregistrée en classes 18 et 25, et publiée au BOPI du 4 janvier 2008 pour désigner les produits suivants: « Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir; malles; mallettes ; valises ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs- housses pour vêtements ;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case »; coffres de voyages; trousses de voyage (maroquinerie) ; cartables; porte-documents ;porte-cartes (portefeuilles) ; portefeuilles; porte- monnaie; serviettes (maroquinerie); parapluies; cannes; Vêtements; sous-vêtements; collants; bas; maillots de bain; . ceintures pour l’habillement ; gants pour l’habillement ; foulards ; cravates ; écharpes ; socquettes ; chaussettes ; chaussures ; chapellerie, à savoir : chapeaux, bérets, casquettes». La société BRUNO SAINT HILAIRE a eu connaissance d’une campagne publicitaire nationale de la société GROUPE ROYER et de sa filiale EUROKA, pour commercialiser des chaussures de marque KICKERS. La société BRUNO SAINT HILAIRE, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé à la société GROUPE ROYER une lettre de mise en demeure recommandée du 15 septembre 2010 lui rappelant ses droits, conditions d’un règlement amiable du litige, à savoir:

- la cessation immédiate des actes reprochés et l’engagement formel de ne pas les renouveler à l’avenir;

- le dédommagement de la société BRUNO SAINT HILAIRE, sur des bases à définir par leurs conseils respectifs. N’obtenant pas satisfaction, par acte d’huissier du 29 décembre 2010, la société BRUNO SAINT HILAIRE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes les sociétés GROUPE ROYER et EUROKA en contrefaçon et concurrence déloyale, lesquelles on fait assigner par acte du 23 février 2011 en intervention forcée et en garantie la société GREY PARIS, agence de publicité et auteur de la campagne publicitaire litigieuse. Par jugement contradictoire du 30 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a :

Rejeté la demande de mise hors de cause de la société GROUPE ROYER Déclaré non fondées l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale poursuivies par la société Bruno Saint-Hilaire à l’encontre des sociétés GROUPE ROYER et EUROKA et de la société GREY PARIS Débouté la société Bruno Saint-Hilaire de toutes ses demandes indemnitaires Débouté la société EUROKA de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Bruno Saint-Hilaire Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision

Condamné la société Bruno Saint-Hilaire à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Groupe Royer , EUROKA et Grey Paris, la somme de 3000 €. La société Bruno Saint-Hilaire a formé appel. L’appelante demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société GROUPE ROYER et débouté la société EUROKA de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Bruno Saint-Hilaire et constaté le caractère distinctif de la marque Forever Young n°3540334

Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bruno Saint-Hilaire de ses demandes indemnitaires et condamné au paiement de frais irrépétibles au profit des sociétés groupe Royer, EUROKA, Grey Paris, outre aux dépens

Statuant de nouveau au visa des articles L711-2, L714-3, L716-1 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du Code civil : Dire et juger que la marque FOREVER YOUNG n’est ni usuelle ni faiblement distinctive pour désigner les produits des classes 18 et 25 et en particulier les vêtements et les chaussures, Dire et juger que les sociétés GREY PARIS, GROUPE ROYER et EURO KA ont commis des actes de contrefaçon de la marque « FOREVER YOUNG » n° 3540334 et des actes de concurrence déloyale, En conséquence, Condamner solidairement ou in solidum les sociétés GREY PARIS, GROUPE ROYER et EUROKA à verser à titre à titre provisionnel la

somme de 50 000 € en réparation de son préjudice au titre des actes de contrefaçon et 50.000 € au titre des actes de concurrence déloyale,

Ordonner une expertise afin de déterminer l’entier préjudice subi au type de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, Interdire aux sociétés GREY PARIS, GROUPE ROYER et EUROKA tout usage de la marque litigieuse, sous astreinte de 5 000 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt Condamner solidairement les sociétés GREY PARIS, GROUPE ROYER et EUROKA au paiement de la somme 50 000 €par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile Rejeter toute demande fins et conclusions autres ou contraires.

Les sociétés GROUPE ROYER et EUROKA demandent à la cour au visa des articles 31 du code de procédure civile , L714-5, L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, l’article 1382, 1137 et 1625 et suivants du Code civil de : Confirmer le jugement en ce qu’il a : • Déclaré non fondées l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale poursuivies • Débouté la société BRUNO SAINT HILAIRE de toutes ses demandes indemnitaires; • Condamné la société BRUNO SAINT HILAIRE à payer à la société GROUPE ROYER et la société EUROKA la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : • Prononcer à compter du 16 mai 2013 la déchéance des droits de la société BRUNO SAINT HILAIRE sur la marque française n° 3540334 « FOREVER YOUG » déposée le 28 novembre 2007 pour tous les produits visés à son dépôt, • Prononcer la mise hors de cause de la société GROUPE ROYER; • Débouter la société BRUNO SAINT HILAIRE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; • Condamner la société BRUNO SAINT HILAIRE à verser la somme de 20.000 € à la société EUROKA pour le préjudice subi par elle du fait de la suppression de la campagne publicitaire à Marseille et des

modifications intervenues lors de la campagne publicitaire télévisuelle de la marque KICKERS, • Condamner la société BRUNO SAINT HILAIRE à verser à la société EUROKA une somme supplémentaire de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; • Condamner la société BRUNO SAINT HILAIRE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Poirier, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. À titre subsidiaire, . Dire et Juger que la société BRUNO SAINT HILAIRE ne démontre l’existence d’aucun préjudice,

. Condamner la société GREY PARIS à garantir les sociétés EUROKA et GROUPE ROYER de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. . Condamner la société GREY PARIS à verser la somme de 10.000 € à la société EUROKA pour le préjudice subi par elle du fait de la suppression de la campagne publicitaire à Marseille et des modifications intervenues lors de la campagne publicitaire télévisuelle de la marque KICKERS ;

. Condamner la société GREY PARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Francis Poirier, Avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. En tout état de cause,

. Condamner la société BRUNO SAINT HILAIRE à verser à la société GROUPE ROYER la somme supplémentaire de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en cause d’appel; La société GREY PARIS demande à la cour de : Déclarer l’appel de la Société BRUNO SAINT HILAIRE irrecevable et mal fondé,

Déclarer la société GREY PARIS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions Confirmer en toutes ses dispositions le jugement y ajoutant,

Condamner la société BRUNO SAINT HILAIRE à verser à la société GREY PARIS une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est du 6 mai 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux conclusions régulièrement signifiées des parties :

- du 12 mai 2014 pour l’appelant
- du 6 mars 2014 pour la société GREY PARIS, intimé
- du 13 avril 2015 pour les sociétés EUROKA et GROUPE ROYER , intimés

II- MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la société GROUPE ROYER La société GROUPE ROYER conteste avoir été l’éditeur, à la date de la diffusion des publicités incriminées sur le site www.grouperoyer.com, du site internet en question. La société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifie pas que la diffusion de ces publicités sur ce site soit imputable à la société GROUPE ROYER. Elle ne se prévaut d’aucun autre agissement de la société GROUPE ROYER. Il y a lieu de mettre hors de cause la société GROUPE ROYER. Sur la déchéance de la marque Les sociétés EUROKA et GROUPE ROYER sollicitent la déchéance de la marque Forever Young pour défaut d’usage. La société Bruno Saint-Hilaire évoque quant à elle que l’usage à titre de slogan constitue une exploitation pour indiquer l’origine de ses produits et s’effectue dans la relation avec la clientèle, est un élément de conquête de celle-ci. L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans juste motif, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement;

b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif; c) l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu 'aux produits ou services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévus au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Le point de départ du délai de cinq ans commence à courir à compter de la date de la dernière utilisation comme marque dont il est justifié.

La société BRUNO SAINT HILAIRE mentionne elle-même qu’il s’agit d’un concept publicitaire, qui a fait l’objet de campagnes publicitaires diverses sous la signature Forever Y, lequel est devenu le slogan de la marque BRUNO SAINT HILAIRE. Si elle produit un document retraçant sa campagne publicitaire en septembre et octobre 2008, le document produit ne permet pas de justifier que cette campagne porte sur la marque FOREVER YOUNG. Elle ne justifie pas que la marque soit utilisée pour désigner sur le marché les produits visés à son enregistrement , et notamment les chaussures, les quelques pièces produites présentant quelques photographies de 4 personnes portants des vêtements et chaussures avec la mention Forever Y au-dessus de la marque Saint Hilaire ou encore la présentation d’un homme habillé sur un solex devant un panneau où figure les mêmes éléments et alors qu’il constitue un stand publicitaire afférent au gain de cet engin dans le cadre d’une campagne de publicité pour la marque Saint Hilaire, sont insuffisants, précision d’ailleurs apportée qu’une date postérieure au 30 novembre 2008 n’est pas rapportée, et qu’au contraire la campagne de publicité avec le solex est datée de novembre 2008. D’ailleurs il n’est pas justifié que le signe soit utilisé dans une fonction d’identification de l’origine des produits. La marque n’est pas exploitée conformément à sa fonction dans la relation avec la clientèle et ce en

ce qui concerne l’ensemble des produits visés à l’ enregistrement. FOREVER Y est utilisé comme concept, ce qui est indiqué sur le site internet de la marque BRUNO SAINT HILAIRE : Forever Y, c’est tout un état d’esprit… avoir confiance en soi, se sentir bien et libre, oser passer à l’acte… être Forever Y, et non comme marque. Le site indique d’ailleurs que la marque (Saint Hilaire) a développé ce concept. Compte tenu de ces éléments, la déchéance de la marque FOREVER YOUNG sera prononcée pour tous les produits figurant à son dépôt à compter du 1^er décembre 2013. Sur la contrefaçon Les faits de contrefaçon de la marque Forever Young datent de septembre 2010 et la déchéance étant prononcée à compter du 1^er décembre 2013, la déchéance n’a aucune incidence quant à sa matérialité sur les faits qui auraient été commis antérieurement à celle- ci. Il convient d’indiquer au préalable que la marque FOREVER YOUNG est, comme l’a retenu le tribunal, distinctive des produits visés à son dépôt nonobstant le fait que l’expression anglaise soit connue et utilisée en France notamment dans l’univers de la chanson et du cinéma depuis les années 1970 jusqu’aux années 1990 inclus , de la mode et des cosmétiques, alors qu’il est un signe arbitraire , non descriptif des produits visés au dépôt de la marque . Le fait que le Directeur Général de la société EUROKA ait indiqué dans des courriers du 22 septembre 2010 et 14 octobre 2010 suspendre ou modifier les différents supports de sa campagne publicitaire pour la marque KICKERS, ou encore renoncer à l’usage de l’expression FOREVER Y, ne vaut pas reconnaissance de la contrefaçon, ni de la concurrence déloyale d’ailleurs. Le Tribunal a à juste titre retenu l’absence de contrefaçon par une motivation que la cour adopte. Il convient de rajouter que le signe FOREVER YOUNG a été utilisé dans le cadre des 40 ans de la marque KICKERS en 2010, ce qu’évoque les termes Since 1970 figurant sous la mention FOREVER Y avec sa traduction en langue française Éternellement jeune depuis 1970. C’est au sein d’une phrase écrite en langue anglaise, traduite ensuite en langue française, que les mots FOREVER Y ont été utilisés. Il s’agit d’une utilisation à titre d’expression courante et non d’une utilisation à titre de marque. Cette mention est d’ailleurs descriptive plus de la marque KICKERS éternellement jeune alors qu’elle a 40 ans que du comportement de ses consommateurs et est en outre associée dans chacune des publicités reprochées aux couleurs et forme fétiches de la marque KICKERS, soit deux ronds verts et rouge sur lesquels sont représentées les premières lettres du signes F et Y , ainsi qu’à une couture rouge similaire à la couture apparente figurant sur les

chaussures KICKERS jusqu’au bas de la publicité où se trouve le signe litigieux. Le signe FOREVER YOUNG apparaît dans la publicité complète KICKERS comme très accessoire aux éléments principaux vantés. Ces éléments ci-dessus décrits identifient très clairement la marque KICKERS, d’abord par ce signe de grande taille figurant en haut et à droite de chacune des publicités qui représente l’étiquette connue de la marque et par la reprise des ronds rouges et vert dans chacune des photographies sous une forme diverse, gants rouge et vert, plantes des pieds rouge et vert, sucettes rouge et verte, micros rouge et vert, oreillette de casque rouge et vert. Il faut un usage à titre de marque du signe contesté sans lequel la contrefaçon n’est pas susceptible d’être constituée. Tel n’est pas le cas en l’espèce. La marque KICKERS n’apparaît nullement comme marque ombrelle du signe contesté. La provenance des produits est incontestablement assurée par la marque KICKERS .La contrefaçon n’est pas réalisée lorsque les éléments constituant la marque, pris dans leur acception courante, n’ont pas pour finalité de désigner l’origine commerciale des produits. FOREVER Y dans les publicités contestées n’a pas cette finalité. Et l’exercice du droit de marque doit être réservé aux cas dans lesquels l’usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. La prérogative essentielle que confère la marque à la société BRUNO SAINT HILAIRE tient dans le pouvoir exclusif d’utiliser le signe en cause afin de distinguer ses produits. Il faut un usage à titre de marque par le contrefacteur sans lequel la contrefaçon n’est pas susceptible d’être constituée.

En l’espèce et comme vu supra la société BRUNO SAINT HILAIRE ne justifie pas, depuis le dépôt de sa marque d’ailleurs, d’un usage du signe FOREVER YOUG à titre de marque pour désigner ses produits. Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société BRUNO SAINT HILAIRE de ses demandes au titre de la contrefaçon. Sur la concurrence déloyale La cour fait sienne la juste motivation des premiers juges. Il y a lieu de rajouter que la société de Saint-Hilaire ne communique pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle aurait engagé un travail intellectuel particulier ou des investissements pour utiliser le concept FOREVER Y, et ne justifie pas que celui-ci ait une valeur économique individualisée ou encore qu’elle ait eu, au plan commercial quelque succès que ce soit auprès de sa clientèle et dont la société EUROKA aurait tenté de profiter indûment.

Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société GREY PARIS il est sans objet au alors que les demandes en contrefaçon de marque et concurrence déloyale reprochées aux intimées sont rejetées. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société EUROKA La société BRUNO SAINT HILAIRE par sa lettre de mise en demeure du 15 septembre 2010, a enjoint à la société ROYER de cesser immédiatement tout usage de la marque FOREVER YOUNG et de lui confirmer son accord sous 48 heures. Cette lettre a conduit la société EUROKA, filiale de la société ROYER bénéficiant d’une licence d’exploitation de la marque KICKERS, dès le 22 septembre 2010, dans un but de précaution et de bonne foi, à interrompre en urgence la campagne d’affichage devant démarrer à Marseille le même jour et à modifier sa campagne de publicité télévisuelle également prévue à court terme alors qu’elles utilisaient le signe FOREVER YOUNG. Ces arrêts qui n’auraient pas eu lieu faute de mise en demeure, ont entraîné de fait un préjudice pour la société EUROKA, privée d’une communication importante à Marseille alors qu’elle avait déjà engagé des frais dont elle justifie. Il y a lieu de condamner la société BRUNO SAINT HILAIRE à verser la somme de 20.000 euros à la société EUROKA à titre de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société BRUNO SAINT HILAIRE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande en revanche de faire droit à la demande des sociétés intimées sur le fondement de ce texte. La société BRUNO SAINT HILAIRE sera condamnée à verser à la société GREY PARIS et à la société EUROKA une somme de 10.000 € et à la société GROUPE ROYER la somme de 3.000 euros qui s’ajouteront à celles déjà fixées à ce titre par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il rejette les demandes tendant à la mise hors de cause de la société GROUPE ROYER et à l’allocation de dommages et intérêts formées au profit de la société EUROKA, Y ajoutant :

Met hors de cause la société GROUPE ROYER,

Prononce , à compter du 1^er décembre 2013 , la déchéance de la marque n° 3540334 « Forever Y » déposée par la société BRUNO SAINT HILAIRE, le 28 novembre 2007, pour les produits suivants: « Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir; malles; mallettes ; valises ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs- housses pour vêtements ;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity case »; coffres de voyages; trousses de voyage (maroquinerie) ; cartables; porte-documents ;porte-cartes (portefeuilles) ; portefeuilles; porte-monnaie; serviettes (maroquinerie) . -parapluies; cannes; Vêtements; sous-vêtements; collants; bas; maillots de bain; ceintures pour l’habillement ; gants pour l’habillement ; foulards ; cravates ; écharpes ; socquettes ; chaussettes ; chaussures ; chapellerie, à savoir : chapeaux, bérets, casquettes». Condamne la société BRUNO SAINT HILAIRE à payer à la société EUROKA la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la société Bruno Saint-Hilaire à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés EUROKA et GREY PARIS la somme de 10.000 € et à la société GROUPE ROYER la somme de 3.000 euros.