COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 24 mai 2016 Pôle 5 – Chambre 1

(n°103/2016, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/07018 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -3^e chambre – 3^e section – RG n° 13/13397

APPELANTE SARL A.N.W TRAVEL Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 528 260 581 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 13007 MARSEILLE Représentée par M^e Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427 Assistée de M^e Marie-Amélie DE R substituant M^e Linda H B, avocat au barreau de PARIS, toque : R275

INTIMÉE SAS BAZAR CHIC Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 539 169 664 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 92230 GENNEVILLIERS Représentée par M^e François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de M^e Dominique B J de la SELASU DBJ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0083

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre M^me Nathalie AUROY, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT : •contradictoire

• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

La société A.N.W Travel, immatriculée en 2010, exerce une activité d’agence de voyage et est spécialisée dans la vente de séjours touristiques en ligne.

Elle est titulaire de la marque française semi-figurative

(travel & chic), déposée en couleurs le 2 novembre 2010, enregistrée sous le n° 10/3778687, pour désigner des produits et services des classes 36, 39, 41 et 43.

Elle exploite le site internet 'travelandchic.com'.

La société Bazarchic a été immatriculée en 2006 en vue d’exploiter un site de commerce de détail sur internet selon le concept des ventes privées de grandes marques d’habillement à des prix discount.

Elle a souhaité étendre son activité aux voyages, et a créé la société 'Bazarchic Voyages", immatriculée le 13 janvier 2012.

La société Bazarchic Voyages a déposé le 24 février 2012 :

•sous le n° 10/673556, une demande d’enregistrement de la marque communautaire semi-figurative

(MYTRAVELCHIC.COM) pour désigner des produits et services des classes 36, 39 et 43,

•sous le n° 10/673531 la marque communautaire verbale 'Mytravelchic', pour désigner des produits et services dans les mêmes classes (36, 39 et 43).

Elle exploite le site internet 'mytravelchic.com’ pour commercialiser des voyages et séjours touristiques.

La société A.N.W Travel a formé le 10 juillet 2012 opposition à l’enregistrement des deux marques communautaires.

La division de l’opposition de l’OHMI a, par deux décisions des 29 août et 10 septembre 2013, rejeté les demandes d’enregistrement des dites marques.

La société Bazarchic Voyages a formé un recours contre ces deux décisions devant la chambre des recours.

Parallèlement à ces procédures d’opposition, estimant que l’utilisation par la société Bazarchic Voyages du signe 'Mytravelchic’ constituait des actes de contrefaçon de sa marque 'travel & chic', la société A.N.W Travel a saisi le juge des référés le 31 mai 2013 afin qu’il prenne toute mesure pour interdire la poursuite de ces actes, sur le fondement de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle. Celui-ci a rejeté ses demandes par ordonnance du 4 octobre 2013.

Par acte d’huissier du 9 septembre 2013, la société Bazarchic Voyages a fait assigner la société A.N.W Travel et sa gérante, M^me Nathalie L K, devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque "travel & chic" pour défaut de distinctivité.

La société A.N.W a formé reconventionnellement une demande en contrefaçon.

Par jugement du 16 janvier 2015, le tribunal a : • mis hors de cause M^me L, • déclaré nul l’enregistrement de la marque n° 10/13778687 pour les services de : émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; Transport ; Organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping ; Pensions pour animaux, • dit que la décision une fois définitive sera transmise à l’INPI à l’initiative de la partie la plus diligente pour inscription au registre national des marques, • débouté la société A.N.W Travel de ses demandes reconventionnelles, • condamné la société A.N.W Travel à payer à la société Bazarchic Voyages la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société A.N.W Travel aux dépens, • dit que la SCP Scribe Avocats pourra recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour déclarer nul l’enregistrement de la marque n° 10/13778687 pour les services désignés à l’enregistrement liés au voyage, le tribunal a retenu qu’ 'elle est composée du terme travel, dont les parties s’accordent à reconnaître qu’Il sera compris par la majeure partie du public français comme signifiant « voyage », et qu’il n 'est pas distinctif pris isolément, pour les services liés au voyage, et du terme chic,

descriptif de la qualité du service proposé, le raffinement, l’élégance et le bon goût, que 'ces termes sont séparés par une esperluette stylisée, signe typographique qui sera perçu par le public pertinent comme un élément de liaison entre les deux termes, les aspects figuratifs de cet élément ayant une fonction purement décorative et qu’ 'il s’agit en conséquence d’un élément accessoire, qui n’est pas de nature à conférer à la composition, constituée par ailleurs de deux termes descriptifs, un caractère distinctif pour tous [ces] services'.

La société A.N.W Travel a interjeté appel de cette décision le 30 mars 2015.

Vu ses dernières conclusions transmises le 8 février 2016, par lesquelles elle demande à la cour de : • réformer le jugement en toutes ses dispositions, • rejeter l’ensemble des demandes de la société Bazarchic Voyages, • recevoir et dire bien fondées l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, • constater le caractère distinctif de la marque française semi- figurative n° 10/3778687, • constater l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, entre le signe antérieur 'travel & chic’ n°10/3778687 et le signe postérieur 'MY TRAVEL CHIC’ au titre de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, • constater par conséquence que la société Bazarchic Voyages s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à son encontre, • ordonner à la société Bazarchic Voyages de cesser tout usage de la dénomination 'MY TRAVEL CHIC’ sous quelle que forme que ce soit, à quel que titre que ce soit, à commencer par le support Internet nom de domaine et ce, sous astreinte de la somme de 10 000 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision à intervenir, • dire et juger que le tribunal (sic) restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées, • condamner la société Bazarchic Voyages à lui verser la somme de 600 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi résultant des actes de contrefaçon qui se poursuivent, • condamner la société Bazarchic Voyages à lui verser la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • condamner la société Bazarchic Voyages aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions n°2 transmises le 22 février 2016 par la société Bazarchic Voyages, qui demande à la cour de :

•confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

•condamner la société A.N.W Travel à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code ;

Vu l’ordonnance de clôture du 22 mars 2016 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a mis hors de cause M^me L ; qu’il doit être confirmé de ce chef ;

— sur la demande en annulation partielle de la marque 'travel & chic’ pour défaut de distinctivité :

Considérant que la société Bazarchic voyages concluant, dans le dispositif de ses écritures, à la confirmation du jugement, la nullité de l’enregistrement de la marque 'travel & chic’ n’est sollicitée, sur le fondement de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle, qu’en ce qu’elle vise les services d’émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit de la classe 36, de 'Transport ; Organisation de voyages ; Informations en matière de transport ; Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; Services de taxis ; Réservation pour les voyages’ de la classe 39 et de 'Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; Services de bars ; Services de traiteurs ; Services hôteliers ; Réservation de logements temporaires ; Mise à disposition de terrains de camping ; Pensions pour animaux de la classe 43 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle,

'Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif: a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (…).' ;

Considérant que la marque litigieuse, semi-figurative, se compose des éléments verbaux 'travel & chic’ ;

Qu’il n’est pas contesté que le terme 'travel’ sera compris par la majeure partie du public français comme signifiant 'voyage’ et qu’étant exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services liés au voyage tels que visés à l’enregistrement, il n’est pas distinctif pour ce type de services ;

Que, contrairement au tribunal, la cour estime que le terme 'chic', que Le petit Larousse 2005 définit notamment comme 'allure élégante, prestance’ (n.c.) ou 'Elégant, distingué (adj.), généralement associé à une allure vestimentaire, n’est pas approprié à la description de la qualité des services liés au voyage tels que visés à l’enregistrement, pour lesquels il est simplement évocateur d’un environnement de raffinement et d’élégance valorisant et attractif ; qu’il n’est donc pas ici descriptif au sens de l’article L711-2, b) susvisé et présente un certain caractère distinctif ; que sa combinaison avec le terme 'travel’ est inhabituelle et, à ce titre, également distinctive ;

Que l’esperluette '&', appelée aussi 'et commercial', et pouvant ici être lue comme 'et’ ou 'and’ constitue, certes, un élément de liaison entre les deux termes précédents, mais n’a pas pour effet de conférer un sens à leur combinaison, qui ne pourrait s’insérer dans une phrase ; qu’elle en renforce le caractère distinctif ;

Considérant que la présentation de ces éléments verbaux – termes 'travel’ et 'chic', écrits en lettres minuscules de type standard et de couleur violette, légèrement décalés verticalement l’un par rapport à l’autre, liés entre eux par l’esperluette stylisée de couleur blanche sur un fond gris de forme ovale -, sobre, est, tout en restant essentiellement décorative, adaptée à l’illustration de l’élégance, de la distinction et du 'bon goût’ ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le signe 'travel & chic’ tel qu’enregistré présente le degré de caractère arbitraire suffisant pour lui permettre de remplir la fonction d’identification d’origine d’une marque ;

Qu’il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de rejeter la demande de la société Bazarchic Voyages en annulation partielle de cette marque pour défaut de distinctivité ;

— sur les actes de contrefaçon :

Considérant que la société A.N.W Travel soutient, sur le fondement de l’article L713-3, b) du code de la propriété intellectuelle qu’en usant de la dénomination 'MY TRAVEL CHIC’ sous quelque forme que ce soit, la société Bazarchic Voyage a commis des actes de contrefaçon par imitation de sa marque 'travel & chic’ ;

Considérant qu’aux termes de l’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle, 'sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement';

Que le risque de confusion, qui inclut le risque d’association, doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci ;

Qu’il convient de se placer, non du point de vue de la clientèle visée par les sociétés, comme le soutient la société Bazarchic Voyage, mais du point de vue du public concerné par les services couverts par la marque invoquée, soit en l’occurrence, s’agissant de services liés aux voyages, du consommateur grand public d’attention moyenne, et n’ayant pas en même temps les deux signes sous les yeux et à l’oreille ;

Considérant que la société A.N.W Travel ne saurait ici utilement reprocher directement à la société Bazarchic Voyages le dépôt de ses marques communautaires 'MYTRAVELCHIC.COM’ et 'Mytravelchic', dont les demandes d’enregistrement sont en l’état rejetées ;

Qu’il ressort toutefois des pièces produites par la société appelante, et spécialement de l’impression du moteur de recherche Google et des procès-verbaux de constat d’huissier de justice de janvier et mai 2013, que la dénomination litigieuse 'MY TRAVEL CHIC’ est utilisée par la société Bazarchic Voyages pour désigner ses services de voyage ('Mytravelchic par Bazarchic'), son nom de domaine 'mytravelchic.com’ et sous la forme 'MYTRAVELCHIC.com’ portée au-dessus de la mention 'voyages chics et tendances, catalogue et ventes privées', sur les pages du site internet correspondant ; qu’elle apparaît une fois sous la forme de la marque communautaire semi-figurative précitée, dans un article du site internet du journal Le Figaro du 25 juin 2012 reproduisant la page d’accueil du site internet de la société intimée ;

Que le risque de confusion doit donc s’apprécier au regard des services liés aux voyages, dont il n’est pas contesté qu’ils sont identiques, et des signes précités ;

Considérant que visuellement, la marque opposée et les signes contestés ont en commun les termes 'travel’ et 'chic', combinés dans le même ordre ; que le rôle de liaison entre eux joué par l’esperluette

dans celle-là est assuré par leur accolement dans ceux-ci ; que malgré l’ajout du possessif 'MY', très court, en terme d’attaque dans les signes contestés, le public concerné n’ayant pas les signes sous les yeux aura tendance, dans les deux cas, à retenir la combinaison inhabituelle des éléments verbaux les plus signifiants, soit des termes 'travel’ et 'chic’ ; que l’adjonction du '.com’ dans certains d’entre eux est insignifiante, dès lors que dans le langage courant, son utilisation est fréquente et nécessaire pour la désignation d’un type d’adresse de site Internet ; que, lorsqu’ils existent dans les signes contestés, les éléments figuratifs restent, comme dans la marque opposée – où il a été vu qu’ils avaient un rôle essentiellement décoratif – très discrets, le décalage entre les termes 'travel’ et 'chic’ étant peu perceptible dans la marque antérieure ; que la forme du logo (oiseau ou avion) – présent dans le signe contesté correspondant à la marque semi-figurative communautaire – est assez banal, de petite taille et sa forme allongée aux lignes courbes fait écho à l’esperluette stylisée et élancée de la marque antérieure ; que si des différences existent concernant ce dernier signe dans les codes couleurs (mauve, gris, blanc/noir, bleu), ceux-ci correspondent également à des couleurs froides, avec des associations classiques ;

Considérant que phonétiquement, le rythme de la marque antérieure (tra/vel/et/chic ou tra/vel/and/chic) est similaire à celui de la forme courte des signes contestés (my/tra/vel/chic), également en quatre syllabes dont deux semblablement associées et trois communes ; qu’ils se terminent par la même sonorité finale, particulièrement forte (chic) ; que les sons par lesquels ils diffèrent (et ou and/my), courts et doux , ne sont pas de nature à retenir l’attention, même si, pour les signes contestés, il constitue la syllabe d’attaque ; quant à la terminaison '.COM’ qui s’ajoute dans certains des signes contestés, elle est phonétiquement insignifiante, compte tenu de l’utilisation qui en est faite dans le langage courant ;

Considérant que conceptuellement, les signes comparés renvoient identiquement à l’idée de voyage -le choix d’un terme en langue étrangère participant à l’évocation d’un dépaysement – placé sous le signe laudatif de l’élégance, de la distinction et du bon goût ; que le choix d’un type de voyage étant déjà par définition très personnel, l’adjonction du possessif 'my’ dans les signes contestés est peu individualisant, de même que – lorsqu’il apparaît – le logo oiseau ou avion, qui ne fait que légèrement appuyer l’idée de voyage lointain ; que le rattachement et l’affiliation des signes contestés à Bazarchic, dont la société Bazarchic Voyages affirme qu’elle renforce leur distinctivité conceptuelle, n’apparaît que lorsqu’ils lui sont explicitement associés ('Mytravelchic by Bazarchic) ; qu’au surplus la notoriété invoquée de la marque Bazarchic n’est ici pas démontrée ;

Considérant qu’il résulte globalement de ce qui précède un risque de confusion ou d’association entre les signes en présence dans l’esprit du public, qui ne peut qu’être conforté par l’identité ou la similarité des

services en cause ; qu’en effet, la proximité de la construction des deux signes, tirant leur caractère distinctif de la même combinaison des termes 'travel’ et 'chic’ est de nature à laisser penser au consommateur d’attention moyenne, pour des services identiques et similaires, que le signe MY TRAVEL CHIC, quelques soient ses déclinaisons (Mytravelchic, mytravelchic.com, MYTRAVELCHIC.com ou encore celle correspondant à la marque communautaire semi- figurative éponyme) pourrait être une déclinaison de la marque antérieure 'travel & chic', ou que les services pourraient avoir une origine commune ou provenir d’entreprises économiquement liées ;

Qu’il s’ensuit qu’en faisant usage de ces signes via son site internet www.mytravelchic.com, la société Bazarchic Voyages a commis des actes de contrefaçon par imitation et par usage de la marque 'travel & chic’ imitée ;

— sur les mesures de réparation :

Considérant que de façon un peu confuse, la société A.N.W Travel, qui n’a présenté aucune demande au titre de la concurrence déloyale, soutient qu’elle a été paralysée dans son élan de développement par la force économique et communicante de la société Bazarchic voyages, qui a détourné sa marque, son site et son activité à son propre profit ;

Considérant qu’elle fonde sa demande en indemnisation, chiffrée à 600 000 €, tant sur l’alinéa 1^er de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle qu’en tout état de cause', sur son alinéa 2 ;

Considérant qu’il doit être rappelé qu’aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014 applicable en la cause,

'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme

n 'estpas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. ';

Considérant que force est de constater que la société appelante ne justifie pas de son prétendu manque à gagner ; qu’en particulier, s’il est indéniable qu’elle a engagé courant 2011 des frais pour le lancement de son site internet, lequel a été opérationnel en février 2012, elle ne justifie pas d’une exploitation conséquente de sa marque avant et après le dit lancement, avant le commencement des actes de contrefaçon ; qu’elle ne démontre pas en quoi 'un détournement potentiel de clientèle au profit de la société intimée est déjà avéré, alors que les services offerts par les deux sociétés diffèrent (site très spécialisé offrant des séjours en Provence pour la première, site généraliste de discount pour la seconde) et que son passage en seconde position sur le site de référencement Google à partir d’une recherche avec les termes travel et chic n’implique pas en soi un détournement de clientèle ;

Qu’elle ne justifie pas non plus des bénéfices réalisés par le contrefacteur liés aux actes de contrefaçon (la mise en évidence, sur la base d’un article de presse, du chiffre d’affaire engrangé par la société Bazarchic voyages, au demeurant contredit par les pièces comptables produites par cette dernière, ne saurait être confondu avec les bénéfices) ;

Qu’elle ne justifie pas plus de la fixation à 10% de ce chiffre d’affaire incertain du montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ;

Qu’en définitive, seul le préjudice moral résultant du risque de confusion entre les signes tel que mis en évidence précédemment et face auquel la société A.N.W Travel a été entravée dans le développement de son activité 'voyages', est avéré ; qu’au vu des éléments produits, la cour évalue ce préjudice à la somme de 8 000 €, qu’il convient de condamner la société Bazarchic Voyages à lui payer ;

Qu’il convient en outre d’ordonner une mesure d’interdiction dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que le sens de la présente décision commande d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il sera statué de ces chefs tant au titre de la procédure de première instance qu’au titre de la procédure d’appel tel que précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, Infirme le jugement,

Statuant à nouveau, Dit qu’en faisant usage du signe MY TRAVEL CHIC, la société Bazarchic Voyages a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque 'travel & chic’ n° 10/3778687 et usage de cette marque imitée,

Condamne la société Bazarchic Voyages à payer à la société A.N.W Travel la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

Interdit à la société Bazarchic Voyages de reproduire et faire usage sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit directement ou indirectement, par personne interposée, de la dénomination 'MY TRAVEL CHIC', sous quelque forme que ce soit, et ce, sous astreinte provisoire pendant une durée de trois mois de 1 000 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,

Dit que la liquidation de l’astreinte reste de la compétence du juge de l’exécution, Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bazarchic Voyages et la condamne à payer à la société A.N.W Travel la somme de 7 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Condamne la société Bazarchic Voyages aux entiers dépens de première instance et d’appel,

Accorde à Maître Halimi-Bensoussan, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.