COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 26 mai 2016

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 13/03656

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mai 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 11/06513) suivant déclaration d’appel du 13 juin 2013

APPELANTE : SAS OLABE DISTRIBUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone Industrielle Les Joncaux – 64700 HENDAYE représentée par Maître Sylvain LEROY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Hervé C, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

INTIMÉS : Philippe O non représenté, assigné par acte d’accomplissement des formalités selon transmission à autorité compétente étrangère conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965

SARL MAISON PETRICORENA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 64430 SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY représentée par Maître Romain CORBIER-LABASSE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sophie L, avocat plaidant au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 21 mars 2016 en audience publique, devant la cour composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d’huissier du 27 juin 2011, la société Maison Petricorena a fait assigner la société Olabe Distribution devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir dire et juger que l’exploitation par O du signe BASKARI était une contrefaçon de la marque SAKARI et pour obtenir notamment la condamnation de cette dernière à lui payer en réparation de son préjudice financier la somme de 220.197,91 €. La SARL Maison Petricorena exposait qu’elle était titulaire des marques 'SAKARI’ n°96612748 et n°3767799 enregistrées notamment pour les classes 30 et 31, et qu’elle exploitait notamment pour la commercialisation de poudre de piment d’Espelette ; que la société Olabe Distribution proposait elle-même ce condiment sous la dénomination ' BASKARI ' ( en réalité BAZKARI ) ; que pour la parfaite conservation des preuves elle avait fait procéder à un constat d’huissier le 6 janvier 2011 qui illustrait parfaitement cette commercialisation. Elle considérait que la dénomination BAZKARI faisait directement référence à la marque SAKARI et constituait une imitation illicite de cette marque antérieure, de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle précisait qu’en juillet 2010, elle avait mis en demeure la société Olabe Distribution de cesser l’exploitation du signe BASKARI qu’elle estimait litigieuse. Par acte d’huissier du 19 mars 2012, la société Olabe Distribution a fait assigner en intervention forcée et garantie M. Philippe O , en indiquant que celui-ci lui avait cédé ses droits sur la marque BAZKARI , après en avoir concédé l’exploitation à la société Idoia le 15 décembre 2010, marque qu’il avait déposée pour les classes 29, 30 et 32, enregistrée à l’INPI le 27 juin 2002, et qu’il avait exploitée pour la commercialisation de salaisons, plats cuisinés basques mais également le thé, le chocolat, les épices, le miel ou encore les confiseries. Ces deux instances ont été jointes.

Suivant jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté que la procédure en intervention forcée et en garantie contre M. O avait été jointe par le juge de la mise en état à la procédure principale ;

- rejeté la demande la société Olabe Distribution tendant à voir constater la forclusion de de la SARL Maison Petricorena par tolérance, en application de l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

— dit qu’un accord de coexistence de marques avait été conclu entre la société Maison Petricorena et M. Olcomendy ;

- déclaré la SARL Maison Petricorena recevable en son action en contrefaçon ;

- dit que l’utilisation du signe BAZKARI pour la société Olabe Distribution pour les produits de la classe 30 constituait une contrefaçon de la marque SAKARI dont était titulaire la société Maison Petricorena sous les réserves ci-après : * condamné la société Olabe Distribution à payer à la société Maison Petricorena la somme de 22 000 € en réparation de son préjudice financier et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; * rejeté la demande en dommages-intérêts formulée pour résistance abusive par la société Maison Petricorena ; * rejeté la demande en dommages-intérêts présentée au titre du préjudice moral par la société Maison Petricorena ; * rejeté en raison de l’absence de saisie contrefaçon, la demande tendant à la destruction du stock ;

- ordonné la radiation partielle de la marque BAZKARI n°317264 pour les produits de la classe 30 ;

- dit que le jugement devenu irrévocable serait transmis à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des marques, à l’initiative de la partie la plus diligente ;

- ordonné pour l’avenir, passé le délai d’un mois après signification du jugement, la cessation de la distribution dans tous points de vente, des produits portant atteinte aux droits de la société Maison Petricorena, sous astreinte de 150 € par infraction constatée pendant une durée de 4 mois après quoi il sera fait droit ;

- dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la publication du présent jugement ;

- rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par la SAS Olabe Distribution pour procédure abusive et dilatoire ;

- rejeté la demande de la société Olabe Distribution présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- rejeté le recours en garantie formé par la société Olabe Distribution contre M. O ;

- condamné la société Olabe Distribution aux dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier ;

— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 13 juin 2013, la SAS O a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Sarl Maison Petricorena et de M. Philippe O.

Le 4 novembre 2014 puis le 4 mars 2015, des conclusions sur incident ont été déposées par la société Olabe au visa des articles 909 et 911 du Code de procédure civile tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Maison Petricorena à défaut de signification à M. O, co-intimé défaillant.

Par ordonnance du 8 avril 2015, le juge de la mise en état a déclaré recevables les conclusions et l’appel incident de la société Petricorena, le jugement ne contenant aucune disposition qui profite ou nuise au co-intimé et l’indivisibilité entre les parties n’étant pas caractérisée. PRÉTENTIONS DES PARTTES Dans ses dernières conclusions notifiées et remises le 04 novembre 2014, la société Olabe Distribution demande à la cour :

- de constater l’irrecevabilité des conclusions de la société Maison Petricorena ;

- de débouter la société Maison Petricorena de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de réformer la décision déférée ;

- de constater la forclusion de l’action de la Sarl Maison Petricorena par tolérance en application de l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

- de déclarer la Sarl Maison Petricorena irrecevable en son action ;

- de la condamner au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire, et de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- subsidiairement, de dire et juger que l’exploitation par elle du signe BAZKARI ne saurait constituer en rien une contrefaçon de la marque SAKARI dont est titulaire la Sarl Maison Petricorena, et en conséquence de débouter celle-ci de l’ensemble des demandes, fins et conclusions qu’elle pourrait diriger à son encontre ;

- y faisant droit et à titre reconventionnel , de condamner la Sarl Maison Petricorena à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de

dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire outre 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- infiniment subsidiairement, si la cour estimait que le terme BAZKARI constitue une contrefaçon de la marque SAKARI et faisait droit aux demandes de réparation du préjudice de la Sarl Maison Petricorena, de condamner en ce cas M. O au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, à la garantir et relever indemne de l’ensemble des condamnations intervenues contre elle du fait de la présente instance ;

- en tout état de cause, de condamner les succombants ou quoi que soit M. O à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages- intérêts et 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de M^e Leroy , avocat. Elle fait essentiellement valoir :

- que la société Maison Petricorena est forclose, au visa de l’article L716-5 du Code de la propriété intellectuelle, du fait de la tolérance dont le titulaire de la marque SAKARI a fait preuve à l’égard de la marque BAZKARI, enregistrée postérieurement à la sienne;

- que le titulaire de la marque SAKARI avait connaissance de l’exploitation de la marque BASKARI et s’est abstenu de s’opposer à l’usage de la marque en connaissance de cause pendant un délai supérieur à 5 ans ;

- qu’aucun accord de coexistence des marques n’a existé entre les parties, M. O n’ayant, à aucun moment, pris l’engagement de limiter l’exploitation de la marque BASKARI aux seules conserves de poisson ;

- que M. O a commis une faute en omettant d’informer le cessionnaire de la marque, de l’accord passé avec la société Maison Petricorena ;

- que l’exploitation de la marque BASKARI régulièrement déposée ne constitue pas une contrefaçon de la marque SAKARI du fait de l’absence de similitude phonétique ;

- que le conditionnement et l’étiquetage ne sauraient être une imitation illicite de la marque SAKARI car imposés par un cahier des charges de l’AOC ;

- que les demandes en réparation de la société Maison Petricorena excèdent le préjudice réellement subi, cette dernière n’ayant pas isolé la part de commerce liée à la poudre de piment par rapport à la commercialisation de ses autres produits, étant entendu que la poudre de piment n’était qu’un produit complémentaire de la marque.

Dans ses dernières conclusions d’appel incident, déposées et notifiées le 08 septembre 2014, la société Maison Petricorena demande à la cour :

- de déclarer la société Olabe Distribution irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter ;

- de confirmer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a : * limité la condamnation de la société Olabe Distribution à la somme de 22.000€ en réparation de son préjudice financier ; * rejeté sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Olabe Distribution ; * dit n’y avoir lieu d’ordonner la publication du présent jugement ;

— en conséquence, * sur le préjudice financier, à titre principal, de condamner la société Olabe Distribution à lui verser la somme de 220.197,91 €, et à titre subsidiaire à lui verser la somme de 140.253 € ; * sur la résistance abusive, de condamner la société Olabe Distribution à lui verser la somme de 3000 € ; * sur le préjudice moral, de condamner la société Olabe Distribution au paiement de la somme de 3000 € ; * sur la publication judiciaire, d’ordonner la publication dans trois journaux ou magazines de son choix de la condamnation de la SAS Olabe Distribution pour contrefaçon de la marque SAKARI aux frais de la société Olabe, sous astreinte de 5000 € ;

- en tout état de cause, de condamner la société Olabe Distribution au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Elle soutient en substance :

- que la marque BAZKARI fait directement référence à la marque SAKARI et constitue une imitation illicite de cette marque antérieure, de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public ;

- que le signe BASKARI présente de grandes ressemblances phonétiques avec la marque antérieure SAKARI du fait du même nombre de syllabes et des mêmes syllabes de fin ;

- que les produits commercialisés sont identiques, et que le conditionnement utilisé est identique pour les deux marques ;

— que l’accord de coexistence des marques limitant l’exploitation de la marque BAZKARI aux seules conserves de poissons fait échec à la forclusion ;

- que la contrefaçon de la SAKARI ne se limite pas à la poudre de piment ; qu’ainsi, elle est bien fondée à solliciter la réparation de l’ensemble des investissements financiers à hauteur de 220.197,91 €. M. Philippe O, régulièrement assigné à l’étranger conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 7 mars 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MAISON PETRICORENA

L’ordonnance en date du 8 avril 2015 du conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions de la société Petricorena notifiées et déposées le 23 septembre 2013, et a déclaré recevable l’appel incident de cette société.

SUR LA FORCLUSION DE L’ACTION DE LA SOCIETE MAISON PETRICORENA

Selon l’article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle : ' L’action en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.

Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans. Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré.

Il s’ensuit qu’une tolérance pendant cinq ans par le titulaire d’une marque à l’égard d’une marque enregistrée postérieurement à la sienne exclut l’action en contrefaçon.

Ce délai de cinq ans est un délai préfix qui ne peut être interrompu que par une demande en justice.

Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que la forclusion soit encourue :

— le signe contrefaisant doit avoir été déposé à titre de marque

— la connaissance de l’exploitation par le titulaire de la marque antérieure doit être prouvée. En l’espèce la société Maison Petricorena est titulaire de la marque semi figurative SAKARI déposée le 21 février 1996 n° national d’enregistrement 96 612 748 pour les classes 29 et 30 et de la marque SAKARI déposée le 20 septembre 2010 n° national d’enregistrement 10 3 767 799 pour les classes 29, 30 et 31. M. Philippe O a déposé le 27 juin 2002 à l’INPI Bordeaux la marque française BAZKARI pour les classes 29, 30, 32 n°3171264.

L’enregistrement de cette marque BAZKARI est donc postérieur à celui de la marque SAKARI de la société Maison Petricorena.

La société Olabe Distribution prétend que M. Olçomendy par lui-même , par la société Idoia ou par elle-même une fois titulaire des droits, a exploité la marque au vu et au su du titulaire de la marque SAKARI puisque les deux marques ont été exploitées dans la même sphère concurrentielle , sur les mêmes activités et pour les mêmes produits , soit des conserves et salaisons.

Elle ajoute que la tolérance objectée est également démontrée par le fait que la Sarl Maison Petricorena s’est abstenue pendant toutes ces années de s’opposer à l’usage de la marque en connaissance de cause. La société Maison Petricorena invoque un accord de coexistence des marques qui aurait été conclu en 2002, en expliquant que dès le 5 juillet 2002, elle avait mis en demeure M O de cesser d’exploiter ladite marque , et que ce dernier ayant indiqué que sa marque était exploitée uniquement pour des conserves du pays basque à base de poisson , il avait été convenu que ce signe pourrait coexister avec la marque SAKARI sous réserve que M. O n’exploite pas le logo au-delà de la gamme des produits précités et toujours associé au poisson.

Elle verse aux débats les pièces suivantes :

— une lettre du 5 septembre 2002 adressée par ' Laurent P Maison PETRICORENA à ' BAZKARI Monsieur O ' ainsi rédigée :

Nous faisons suite par la présente à notre conversation téléphonique de ce matin concernant l’utilisation de votre part du nom BAZKARI pour commercialiser des conserves artisanales du Pays Basque. En effet nous commercialisons depuis de nombreuses années des conserves, des sauces et des condiments sous la marque SAKARI. Cette marque fait l’objet d’un dépôt de marque auprès de l’INPI. Il se trouve que nous cotoyons les mêmes acheteurs et que nous commercialisons des produits de même classe dans les mêmes magasins. Cela porte donc à confusion, car les 2 marques sont très proches, tant par l’orthographe qu’au niveau sonore. Il y a donc atteinte à notre notoriété.

Nous vous demandons donc d’arrêter de commercialiser vos produits sous cette marque.

Nous souhaitons un règlement rapide de ce litige et sommes prêts à vous laisser écouler le stock d’étiquettes que vous pourriez avoir.

Dans l’attente de votre réponse, une copie de ce courrier est bien entendu adressée à l’INPI.

(…) ' - la réponse par lettre recommandée avec avis de réception de M. O à M^me Clara P M du 18 octobre 2002 :

' Suite à votre courrier du 5 septembre 2002, je fais appel à vous pour reconsidérer la demande que vous formulez concernant l’abandon de ma marque ' Bazkari '. Je souhaite porter à votre attention les quelques éléments suivants qui montrent que nos deux marques restent bien distinctes :

1-Même si le 'kari ' final est similaire, ' Bazkari ' et ' Sakari ' restent différents dans leurs prononciations.

2-Le logo Bazkari a une personnalité propre et est visuellement très différent de ' Sakari ' 3-Ce même logo renseigne clairement sur la gamme de produits (des conserves du Pays Basque à base de poisson) bien distincte de la gamme Sakari

4-L’habillage de nos deux gammes est également visuellement très distinct avec des étiquettes qui ne peuvent pas être confondues

Croyez bien qu’il n’a jamais été dans mon intention d’utiliser votre notoriété et encore moins de nuire à votre entreprise. C’est pourquoi je vous remercie de reconsidérer votre position quant à votre demande.

Bien entendu, je reste à votre disposition pour en discuter avec vous . (…) '
- la réponse datée du 20 novembre 2002 de M^me Clara P M à M. O :

'Je fais suite à votre courrier du 18 octobre dernier dans lequel vous me demandez de bien vouloir reconsidérer ma position concernant l’utilisation par votre société de la marque BAZKARI.

Je prends bonne note que vous vous engagez à ne commercialiser que des produits de la mer sous la marque BAZKARI associée au logo poisson. Dès lors, je vous donne mon accord pour la coexistence de nos marques dans cet unique contexte. Comptant sur votre diligence, soyez assuré que nous serons vigilants quant au fait que vous teniez votre parole.

(…) ' Il s’évince de ces courriers qu’à la suite de la demande d’arrêt de commercialisation de sa marque que lui a adressée la société Maison Petricorena , M. O après avoir mis en exergue dans sa réponse du 18 octobre 2002 les différences entre les deux marques, a précisé qu’il utilisait la sienne pour commercialiser des conserves du Pays Basque à base de poisson , avec un logo renseignant clairement sur la gamme de produits concernés , a réfuté toute intention de nuire de sa part et a demandé à sa correspondante de reconsidérer sa position tout en se déclarant disposé à discuter ; que le 20 novembre suivant la société Maison Petricorena en a pris bonne note et a donné son accord à la coexistence des marques dans l’unique contexte de la commercialisation des produits de la mer sous la marque BAZKARI associée au logo poisson. Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, l’accord de coexistence n’est pas un contrat de cession de marque nécessitant un écrit.

Un accord oral est possible, de sorte qu’un échange de lettres est admissible, et la publication de cet accord n’est pas nécessaire sauf volonté des parties de le rendre opposable aux tiers. L’échange précité manifeste donc bien une rencontre de volontés de la société Maisons Petricorena et de M. O sur la coexistence de leurs marques, l’accord portant sur les éléments essentiels suivants qui ressortent de manière claire et non équivoque des lettres du 18 octobre et du 20 novembre 2002 :

— le signe sera exploité par chacun avec un graphisme particulier afin d’éviter la confusion entre les deux marques, le signe BAZKARI avec le logo évoquant les produits à base de poisson,
- les produits désignés sous ce signe seront exclusivement ' les produits de la mer ' pour M. O,
- le territoire concerné est implicitement mais nécessairement le territoire national, toute clause entravant la libre circulation des produits étant illicite. Dès lors que dans sa lettre du 18 octobre 2002 M. O déclare expressément commercialiser uniquement des produits à base de poissons sous sa marque BAZKARI, la réponse du 20 novembre 2002 suffit à concrétiser cet accord , sans que l’appelante puisse utilement soutenir que la société Maison Petricorena aurait procédé à une extrapolation et prêté à M. O une volonté qui ne ressortait pas de sa correspondance antérieure.

Il convient en conséquence de déterminer si l’accord de coexistence ainsi conclu a été ou non respecté par M. O , et dans ce dernier cas si la société Maison Petricorena en a été informée.

La société Olabe Distribution communique un courrier daté du 4 juillet 2005 de M. O qui écrit à un client en ces termes :

' Je vous annonçais, il y a quelques semaines, la cessation de mon activité de distribution de conserves de la mer. Il se trouve que, depuis, la situation a évolué et qu’un repreneur poursuivra cette distribution sous la même marque et avec les mêmes produits.

Je vous transmets donc ses coordonnées afin que vous puissiez entrer en contact avec lui:

S.A.R.L. IDOIA Chemin Gaztainalde Maison Umapa 64700 BIRIATOU Tél : 05 59 48 01 75 Fax : 05 59 48 09 75 Contact : M. P au 06 07 53 08 01 J’espère que vous réserverez le meilleur accueil à la Société Idoia et que votre collaboration sera fructueuse.

Je reste également à votre disposition pour tout complément d’information et vous adresse mes meilleures salutations.

Philippe O.

L’appelante produit également un message électronique adressé par M. O à M. Hubert O ayant pour objet : ' Fournisseurs ', et libellé comme suit :

'Je me rends compte que j’ai oublié de vous transmettre les coordonnées des fournisseurs. Les voici :

Pour les plats cuisinés :

DELICONSERVAS (…)

Pour les Thons : Pescadosy Mariscos PAQUI (…) L’expression 'plats cuisinés’ ne désigne pas spécifiquement des produits à base de poisson, mais elle ne les exclut pas, de tels plats pouvant parfaitement être élaborés avec de produits de ce type, et la société Olabe Distribution ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la société DELICONSERVAS fournissait à M. O d’autres produits que ceux de la mer. L’emploi de cette expression est donc insuffisant pour caractériser un non-respect par M. O de l’accord de coexistence passé avec la société Maison Petricorena dont au surplus celle-ci aurait eu connaissance, et la société Olabe Distribution ne produit aucun autre élément probant sur ce point. Le tribunal a estimé à juste titre que l’accord de coexistence avait été respecté par M. O et qu’aucune tolérance paralysant l’action en contrefaçon ne pouvait être imputée à la société Maison Petricorena. La société Olabe soutenait en première instance que l’accord de coexistence lui était inopposable faute de pouvoir démontrer qu’elle en avait eu connaissance, moyen qu’elle ne reprend pas expressément devant la cour à l’encontre de la société Maison Petricorena.

En tout état de cause le tribunal , après avoir noté que les conditions requises par l’article L 714-7 du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas remplies en l’espèce, a exactement relevé que la question n’était pas de savoir si la société Olabe Distribution serait ou non tenue par l’accord, mais de savoir pourquoi la société Maison Petricorena

n’avait pas agi en justice pendant les années écoulées et de rechercher si elle avait toléré ou non l’usage d’une marque, et qu’il résultait du dossier qu’elle n’avait pas agi parce qu’elle avait conclu un accord avec M. O, lequel avait cédé sa marque le 15 décembre 2010 à la société Olabe Distribution.

Il apparaît que le 6 janvier 2011, peu de temps après cette cession , la société Maison Petricorena a saisi un huissier de justice, M^e T , en exposant qu’elle était titulaire de la marque SAKARI et qu’elle avait eu la surprise de découvrir que la société Olabe commercialisait des produits concurrents sous la marque BAZKARI, afin de faire constater

cette utilisation en procédant à l’acquisition d’un produit commercialisé dans l’hypermarché Géant Casino à Anglet.

Le moyen tiré de la forclusion de l’action de la société Maison Petricorena par tolérance a été à bon droit rejeté.

SUR LA CONTREFAÇON ALLEGUEE

Selon l’article L 713-1 du code de la propriété intellectuelle : ' L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. '

La société Maison Petricorena indique dans ses écritures être titulaire : ' des marques 'SAKARI‘, n° 96612748 enregistrée le 21 /02/ 1996 et n°37 67799, enregistrées notamment pour les classes 30 et 31.’

Selon les pièces produites la marque n°96612748 a été enregistrée le 21 février 1996 pour les classes de produits et services 29, 30.

Le poisson relève de la classe 29.

Suivant la pièce n° 2 de l’appelante, M. O avait déposé sa marque pour des produits des classes 29, 30 et 32 ainsi désignés : ' Conserves de viandes, poissons, volailles et gibiers, gelées , compotes et confitures , conserves de fruits et légumes , café, thé , chocolat , pâtisseries , confiseries et glaces comestibles , miel , épices , Bières et boissons non alcoolisées .'

L’accord de coexistence invoqué par la société Maison Petricorena implique que celle-ci reconnaît valable la marque de M. O pour les produits de la classe 29.

La classe n°30 comprend les produits suivants : ' Café, thé, cacao, sucre , riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales , pain, pâtisserie et confiserie , glaces comestibles ; miel , sirop de mélasse ; levure , poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre , sauces ( condiments ) ; épices ; glace à rafraîchir ; Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation ) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao , de café , de chocolat ou de thé ; '

En application de l’article L 713-2 a ) du code de la propriété intellectuelle , sont interdits sauf autorisation du propriétaire , la reproduction , l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que ' formule, façon , système , imitation, genre , méthode ' , ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’article L 713-3 du même code précise que sont interdits , sauf autorisation du propriétaire , s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement , en considération de l’impression d’ensemble produite par les marques du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne du type de produit , en tenant compte notamment du degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes , du degré de similitude entre les produits et les services en cause , et des éléments distinctifs et dominants de chaque marque.

En l’espèce le signe contesté BAZKARI et la marque antérieure SAKARI présentent de grandes ressemblances phonétiques en raison du même nombre de syllabes, trois, et de l’identité des syllabes de fin ' kari '. La société Maison Petricorena fait justement observer qu’intellectuellement les termes BAZKARI et SAKARI sont proches, et que les deux dénominations comportent une séquence commune inhabituelle en langue française, se prononçant de la même manière.

L’emploi de la lettre B à la place du S ne constitue pas un élément distinctif suffisant pour permettre de les distinguer l’une de l’autre et éviter tout risque de confusion.

Les deux signes correspondent à un produit du terroir basque et les produits commercialisés sont identiques, s’agissant de condiments et plus précisément de poudre de piment d’Espelette.

La société Olabe Distribution fait valoir que le piment d’Espelette est un produit basque et que la marque BAZKARI utilise un vocable basque qui signifie le repas de midi, alors que la marque SAKARI utilise un terme créé de toutes pièces dont la seule correspondance est un prénom finlandais. La société Maison Petricorena objecte à bon escient que la langue basque n’est usitée que par une tranche limitée de la population même locale, et que la distribution des produits est nationale, destinée à un consommateur d’attention moyenne qui ne tentera pas de traduire le terme BAZKARI.

Le conditionnement utilisé par la société Olabe Distribution pour sa poudre de piment, dans des pots de verre, est identique à celui de la société Maison Petricorena.

L’argument de la société Olabe Distribution selon lequel ce conditionnement serait imposé par le cahier des charges de l’AOP ' Piment d’Espelette ' est inopérant , dès lors que l’examen de ce cahier des charges montre d’une part qu’il prévoit également la possibilité d’un conditionnement dans des sachets , et d’autre part qu’il n’impose pas une taille et un format déterminé de pot en verre , ce que ne dément pas utilement la production de pots de poudre de piment de deux autres marques , Baionade et Idoia, étant observé que selon les pièces produites le gérant de cette dernière société et le directeur général de la société Olabe ont le même patronyme. La société Olabe Distribution a indiqué dans ses conclusions de première instance que les deux sociétés étaient spécialisées dans les conserveries et salaisons et qu’il était justifié par les pièces versées aux débats que BAZKARI par O ou par Idoia distribuait des produits identiques à la Maison Petricorena, soit du thon en boîte , des calamars à l’encre , de l’Axoa , etc La société Maison Petricorena , qui avait initialement fait grief à la société Olabe de l’exploitation et de la commercialisation du piment d’Espelette , a au regard de ce qu’elle a considéré comme un aveu d’une contrefaçon plus large que celle dont elle avait connaissance , étendu ses demandes à tout produit de nature à entraîner un risque de confusion. Compte tenu de l’ensemble des éléments ci-dessus évoqués, faisant ressortir d’importantes similitudes phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, et une identité des produits visés, il apparaît que la dénomination BAZKARI constitue une imitation de la marque antérieure SAKARI, de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne n’ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux. La contrefaçon de la marque SAKARI par la société Olabe Distribution pour les produits de la classe 30 est donc caractérisée. Le tribunal a justement considéré, au regard du principe de spécialité de la marque qui s’évince de son usage pour des produits et services désignés, que la société Olabe Distribution pouvait utiliser la marque BAZKARI déposée par M. O avec son logo évoquant un thon et une baleine n°3171264 pour commercialiser des conserves produits de la mer , classe 29, au vu de l’accord de coexistence , ainsi que les produits de la classe 32 objet du dépôt par M. O dès lors que la société Maison Petricorena n’avait pas déposé la marque SAKARI pour les produits de cette classe , mais que la société Olabe Distribution ne pouvait utiliser la marque BAZKARI pour les produits de la classe 30, spécialement les épices , et qu’elle ne pouvait pas utiliser le signe

BAZKARI avec le logo ci avant désigné remplacé par un autre logo figurant un drapeau basque.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’utilisation du signe BAZKARI par la société Olabe Distribution pour les produits de la classe 30 constituait une contrefaçon de la marque SAKARI , et ordonné la radiation partielle de la marque BAZKARI n°317264 pour les produits de la classe 30.

SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOCIETE MAISON PETRICORENA

La société Maison Petricorena fait valoir que la société Olabe Distribution bénéficie frauduleusement du lourd investissement financier qu’elle a réalisé autour de sa marque SAKARI , investissement qu’elle évalue comme en première instance à la somme de 220 197, 91 euros , se décomposant comme suit :

- investissements publicitaires : appel à des chaînes de télévision et de radio pour un montant de 7684, 60 euros , et campagnes de communication pour accroître la notoriété de sa marque, notamment sur les salons et les foires , par publipostage/ mailing et autres publicités , pour 191 584, 65 euros ,

— outils de communication internet, impliquant des frais de 20 528, 66 euros que l’appelante économiserait en profitant indûment du développement de la notoriété de la marque SAKARI. Elle indique avoir également engagé des frais de dépôt de marque auprès de l’INPI afin de pouvoir bénéficier d’un monopole d’exploitation de ses deux marques SAKARI, pour un montant de 440 euros.

La société Maison Petricorena ne produit pas de document permettant de ventiler la publicité réalisée pour les condiments et plus particulièrement pour le piment d’Espelette, la part des produits autres que les produits de la mer classe 29 commercialisés par la société Olabe Distribution n’est pas déterminée, et sur le site internet de la société intimée la sauce basque SAKARI est mentionnée en tête des produits de la maison , la confiture de piment venant en deuxième position, suivie par des produits de charcuterie ( jambon, chorizo, cassoulet ).

L’attestation de l’expert-comptable de la société Maison Petricorena en date du 29 novembre 2013, indiquant que la part des produits en marque SAKARI représente 57,31 % du chiffre d’affaires de la société, et ne comportant aucune ventilation des produits commercialisés sous cette marque, n’est pas démonstrative d’un préjudice à hauteur de la demande subsidiaire de la société intimée à hauteur de 140 253 euros.

Eu égard aux données globales fournies par la société Maison Petricorena quant aux investissements réalisés pour la marque SAKARI , confrontées au caractère limité de la contrefaçon quant aux produits concernés , le préjudice financier subi par l’intimée a été justement chiffré en fonction de la part de commerce liée à la poudre de piment et évalué à la somme de 22 000 euros.

La société Maison Petricorena réclame l’allocation de la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral lié à l’exploitation frauduleuse de sa marque, sans établir, s’agissant d’une personne morale, que cette exploitation a occasionné une atteinte à son image ou à sa renommée. Le rejet de ce chef de demande sera confirmé. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, les circonstances de l’espèce, et la relative complexité du litige, le caractère partiellement non contrefaisant de la marque résultant d’un accord antérieur de coexistence, ne permettent pas de retenir que la société Olabe Distribution a abusé de son droit d’agir en justice. La société Maison Petricorena a été déboutée à juste titre de cette demande.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE LA SOCIETE OLABE DISTRIBUTION

Les demandes de la société Maison Petricorena étant en partie reconnues fondées, la société Olabe Distribution ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

SUR LES AUTRES DEMANDES

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné pour l’avenir la cessation de la distribution dans tous les points de vente, des produits portant atteinte aux droits de la société Maison Petricorena, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée pendant une durée de quatre mois. Cette astreinte prendra effet à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il a rejeté la demande de destruction d’un stock. Par de justes motifs que la cour fait siens, le tribunal a rejeté la demande de publication judiciaire , en tenant compte d’une part de l’existence antérieure d’un accord de coexistence même à effets

limités et d’autre part du fait que l’indemnisation suffisait en l’espèce à réparer le préjudice subi.

L’application faite en première instance des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société demanderesse est conforme à l’équité et sera donc maintenue.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens de la présente instance.

Il convient de lui allouer à ce titre la somme complémentaire de 4000 euros, et de laisser à la société appelante la charge de ses propres frais.

SUR LE RECOURS EN GARANTIE CONTRE M. O

La société Olabe Distribution soutient que les échanges intervenus en 2002 entre M. O et la société Maison Petricorena n’ont jamais été portés à sa connaissance,

si ce n’est pour la première fois par cette dernière en première instance. Il a été relevé ci-dessus que M. O avait écrit début juillet 2005 à un client pour lui transmettre les coordonnées du repreneur de son entreprise, et qu’il avait adressé le 10 mars 2006 à M. Hubert O un mail de transmission des coordonnées des fournisseurs. Par lettre recommandée du 5 juillet 2010 avec avis de réception signé le 8 juillet 2010, le conseil de la société Maison Petricorena a indiqué à la société Olabe Distribution que sa cliente titulaire de la marque SAKARI venait de constater que celle-ci proposait de la poudre de piment d’Espelette sous la dénomination BASKARI , que cette dénomination constituait une imitation illicite de la marque SAKARI et entraînait un risque de confusion dans l’esprit du public avec cette marque.

Elle demandait à la société Olabe de cesser dans les meilleurs délais toute exploitation de la dénomination BAZKARI pour des produits ou services concurrents, et la menaçait d’engager une action en justice. La société Olabe Distribution, informée de cette accusation de contrefaçon en juillet 2010, a fait l’acquisition de la marque BAZKARI six mois après , le 15 décembre 2010.

Elle pouvait parfaitement pendant ce délai s’informer auprès de M. O.

Par ailleurs le gérant société Idoia et le directeur général de la société Olabe Distribution ont le même nom patronymique et l’adresse du siège de la société Idoia est la même que celle du service

consommateur mentionnée sur le pot de poudre de piment d’Espelette apparaissant sur la photo n°3 du constat d’huissier du 6 janvier 2011.

Il résulte de ce qui précède que la société Olabe Distribution ne peut valablement prétendre avoir été surprise par l’action en contrefaçon engagée à son encontre ni reprocher à M. O un défaut d’information sur l’accord de coexistence des marques.

En toute hypothèse ainsi que l’ont souligné les premiers juges, cet accord ne l’autorisait pas à diffuser de la poudre de piment, de sorte que la connaissance ou non de cet arrangement a été sans incidence sur son comportement commercial.

Le rejet du recours en garantie formé à l’encontre de M. O doit être confirmé.

SUR LES DEPENS

Le jugement sera confirmé de ce chef. La société Olabe Distribution qui succombe à titre principal en cause d’appel supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement en toutes ses dispositions , sauf à dire que l’astreinte de 150 euros par infraction constatée fixée par le jugement pendant une durée de quatre mois courra passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Y ajoutant

Condamne la société Olabe Distribution à payer à la société Maison Petricorena la somme de 4000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la présente instance ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société Olabe Distribution aux dépens de la présente procédure, et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.