COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 26 septembre 2017

Pôle 1 – Chambre 1

(n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/15338 (Jonction avec les numéros de RG : 16/15353 et 16/15372)

Décisions déférées à la Cour : Première sentence partielle rendue à Paris le 9 juin 2011 par M. K, désigné en qualité d’arbitre unique sous l’égide de la Chambre de commerce internationale.

Deuxième sentence partielle en date du 9 juin 2011et une troisième sentence partielle en date du 5 septembre 2012

Sentence finale rendue le 25 février 2013 et addendum en date du 22 mai 2013.

Après arrêt avant-dire-droit du 23 septembre 2014 rendu par le Pôle 1 Chambre 1 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/17187pour saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle

DEMANDERESSE AU RECOURS : SOCIÉTÉ GENENTECH INC Société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux […] CA 94080 – 4990 ETATS UNIS représentée par M^e Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018 assistée de M^e Elie K FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J007 et de M^e Emmanuel G SHEARMAN & STERLING LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J006

DÉFENDERESSES AU RECOURS : SOCIÉTÉ HOECHST GmbH Société de droit allemand prise en la personne de ses représentants légaux Industriepark Höchst 65926 FRANKFURT AM MAIN ALLEMAGNE représentée par M^e Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de M^e Marion B de l’A BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

Société COMPANY SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH société de droit étranger exerçant sous l’enseigne GMBH prise en la personne de ses représentants légaux Industriepark Höechst

Bruningstrasse 50 62926 FRANKFURT AM MAIN ALLEMAGNE représentée par M^e Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044 assistée de M^e Marion B de l’A BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 01 juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Dominique GUIHAL, présidente M^me Dominique SALVARY, conseillère M. Jean LECAROZ, conseiller qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme M PATE

ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par M^me Dominique GUIHAL, présidente et par M^me Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 6 août 1992, la société de droit allemand Behringwerke AG, aux droits de laquelle vient la société de droit allemand Hoechst GmbH, a concédé à la société de droit américain (État du Delaware) Genentech Inc. une licence non exclusive mondiale (ci-après, 'l’accord de licence') soumise au droit allemand, pour l’utilisation d’un activateur dérivé du cytomegalovirus humain (ci-après CMVH). Cette technologie a fait l’objet d’un brevet européen n° EP 0173 177 53, délivré le 22 avril 1992 et révoqué le 12 janvier 1999, ainsi que de deux brevets US 522 et US 140 délivrés aux Etats-Unis, respectivement le 15 décembre 1998 et le 17 avril 2001.

Genentech a utilisé un activateur CMVH afin de faciliter la transcription d’une séquence d’acide désoxyribonucléique (ADN) nécessaire à la production d’un médicament biologique dont la matière active est le rituximab. Genentech commercialise ce médicament aux États-Unis sous la dénomination commerciale Rituxan et, dans l’Union européenne, sous celle de MabThera.

Suivant l’article 3.1 de l’accord de licence, Genentech s’engageait, en contrepartie du droit d’exploiter l’activateur CMVH, à payer :

- une redevance unique de 20.000 DM (soit, environ 10.225 euros),
- une redevance annuelle fixe de 20.000 DM,

— une redevance courante égale à 0,5 % des ventes nettes de 'produits finis’ par le licencié et ses sociétés affiliées et sous-licenciées.

Les 'produits finis sont définis par l’accord de licence comme des 'marchandises commercialement négociables incorporant un produit sous licence, vendues sous une forme permettant d’être administrée aux patients pour un usage thérapeutique ou utilisée dans le cadre d’une procédure de diagnostic. Quant à la notion de 'produit sous licence', elle est définie comme 'les matériels (y compris les organismes) dont la fabrication, l’utilisation ou la vente contreferaient, en l’absence du présent accord, une ou plusieurs revendications non expirées comprises dans les droits attachés aux brevets sous licence'.

Genentech a payé la redevance unique et la redevance annuelle mais n’a jamais versé la redevance courante.

Le 30 juin 2008, Sanofi-Aventis Deutschland, filiale de Hoechst, a interrogé Genentech sur les produits finis qu’elle commercialisait. Le 27 août 2008, Genentech lui a notifié sa décision de résilier l’accord de licence à compter du 28 octobre 2008. Le 24 octobre 2008, Hoechst, estimant que Genentech avait utilisé l’activateur CMVH sans payer la redevance courante, a engagé une procédure arbitrale sur le fondement de la clause compromissoire figurant à l’article 11 de l’accord de licence. Le 27 octobre 2008, Sanofi-Aventis Deutschland a saisi le tribunal fédéral du district Est du Texas d’une action en contrefaçon des brevets sous licence contre Genentech et Biogen Idec Inc.. Ces dernières ont, le même jour, agi en nullité de ces brevets devant le tribunal fédéral du district Nord de la Californie. Ces deux recours ont été joints devant cette dernière juridiction, qui les a rejetés par une décision du 11 mars 2011, devenue définitive à la suite du rejet de l’appel de Sanofi-Aventis par un arrêt de la cour d’appel pour le circuit fédéral (États-Unis) du 22 mars 2012.

L’instance arbitrale s’est déroulée parallèlement aux procédures engagées devant les juridictions étatiques américaines.

Par une première sentence partielle rendue à Paris le 9 juin 2011, M. K, désigné en qualité d’arbitre unique sous l’égide de la Chambre de commerce internationale, a écarté les moyens tirés de l’inarbitrabilité du litige et de la nullité de la convention d’arbitrage.

Par une deuxième sentence partielle en date du 9 juin 2011, il a fait droit à une demande de Hoechst tendant à la communication de rapports financiers relatifs au Rituxan.

Par une troisième sentence partielle en date du 5 septembre 2012, il a retenu la responsabilité de Genentech relativement au Rituxan et aux produits ayant les mêmes propriétés et l’a condamnée à payer à Hoechst une somme de 391.420,36 euros, outre les frais de

représentation précédemment exposés et réservé la décision sur l’évaluation du quantum et sur la liquidation définitive des frais de procédure.

Par une sentence finale rendue le 25 février 2013, l’arbitre unique a condamné Genentech à payer à Hoechst la somme de 108.322.850 euros en principal outre intérêts et frais de représentation.

Par un addendum en date du 22 mai 2013, l’arbitre a procédé à des rectifications d’erreurs matérielles et rejeté les demandes de rectification portant sur le taux et le point de départ des intérêts.

Un recours en annulation des deux premières sentences partielles a été déclaré caduc par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2012.

Des recours en annulation ont été formés, le 10 décembre 2012 contre la troisième sentence partielle, le 7 mai 2013 contre la sentence finale et le 23 août 2013 contre l’addenduM. La troisième sentence partielle et la sentence finale ont été revêtues de l’exequatur par deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 3 octobre 2013, qui ont rejeté la demande d’arrêt d’exécution de Genentech.

Le 15 octobre 2013, Genentech a payé à Hoechst la somme de 169.521.544,80 euros en formulant des réserves relatives aux recours pendants.

Par un arrêt du 23 septembre 2014 rendu dans l’instance en annulation de la troisième sentence partielle en date du 5 septembre 2012, cette cour a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), sursis à statuer, dans ce dossier et dans les deux autres, jusqu’à ce que la CJUE se soit prononcée, et ordonné le retrait du rôle.

Le 18 novembre 2015, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi de la société Hoechst faute de caractérisation d’un excès de pouvoir.

La CJUE a rendu le 7 juillet 2016 son arrêt sur la question préjudicielle.

Les dossiers ont été rétablis sur la demande formée par Hoechst le 11 juillet 2016.

Par des conclusions notifiées le 10 avril 2017, Genentech demande à la cour, principalement, de prononcer l’annulation de la troisième sentence partielle en date du 5 septembre 2012, de la sentence finale

en date du 25 février 2013 et de l’addendum du 22 mai 2013, subsidiairement, de prononcer l’annulation de la sentence finale et de l’addendum en ce qu’ils la condamnent au paiement d’intérêts, en tout état de cause, de rejeter l’ensemble des demandes de la société Hoechst, spécialement sa demande tendant à renvoyer l’affaire à l’arbitre K si la sentence était annulée, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Genentech invoque la méconnaissance par l’arbitre unique de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile), la violation du principe de la contradiction et du principe de l’égalité des armes (article 1520, 4° et 5° du code de procédure civile), enfin, la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile).

Par des conclusions notifiées le 11 mai 2017, Hoechst et Sanofi- Aventis Deutschland GmbH demandent à la cour :

— principalement, de rejeter le recours en annulation de la troisième sentence partielle, de la sentence finale et de l’addendum,
- subsidiairement, en cas d’annulation partielle, de renvoyer les parties devant l’arbitre unique Pierre K afin qu’il se prononce à nouveau sur les questions restant à trancher en l’état de la première et de la deuxième sentences aujourd’hui définitives et, le cas échéant, des sentences ultérieures telles qu’elles subsisteront à l’issue de l’arrêt,
- en toute hypothèse, de condamner Genentech à leur payer la somme de 1.383.795 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Sur la jonction :

Considérant qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les dossiers enregistrés sous les n°s RG 16/15338, 16/15353 et 16/15372 relatifs aux recours en annulation de la troisième sentence partielle, de la sentence finale et de l’addendum.

Sur le premier moyen d’annulation tiré de la méconnaissance par l’arbitre de sa mission (article 1520, 3° du code de procédure civile) :

Genentech fait valoir, en premier lieu, que la réclamation principale de Hoechst et de Sanofi dans l’acte de mission était fondée sur l’utilisation qu’elle aurait prétendument faite de 'l’objet revendiqué dans les brevets sous licence', et que sa propre défense consistait à soutenir

qu’elle n’avait commis aucune contrefaçon, dans la mesure où elle n’avait pas utilisé les 'droits des brevets américains sous licence'. Genentech fait grief à l’arbitre d’avoir décidé que les redevances étaient dues du seul fait de l’utilisation de l’activateur CMVH sans avoir recherché l’existence d’une contrefaçon – ce qui était le cœur de sa mission -, et sans avoir suivi la procédure en deux étapes prévue par le droit américain des brevets – sur la pertinence de laquelle les parties s’étaient entendues -, consistant dans un premier temps, à interpréter les termes des revendications et, dans un second temps, à comparer l’acte argué de contrefaçon aux caractéristiques de la revendication.

Genentech soutient, en deuxième lieu, que l’arbitre unique a statué ultra petita en retenant un taux d’intérêts auquel aucune des parties n’avait fait référence.

Genentech allègue, en troisième lieu, que la mission de l’arbitre est de rendre une sentence susceptible d’exécution ce qui n’est pas le cas en l’espèce d’une sentence qui fixe un taux d’intérêt dépourvu d’existence.

Sur le moyen pris en sa première branche :

Considérant que Genentech ne prétend pas que l’arbitre aurait statué ultra petita en décidant que les redevances étaient dues pour le seul usage de l’activateur CMVH indépendamment de toute contrefaçon, mais seulement que Hoescht, qui n’invoquait au soutien de ses prétentions initiales que la contrefaçon des brevets américains sous licence, en reconnaissant qu’elle devait être apprécier par l’arbitre conformément au droit américain, n’avait introduit un nouveau fondement à sa demande qu’après plus de trois ans de procédure arbitrale, deux jours avant l’audience sur la responsabilité tenue les 27 et 28 juin 2012;

Considérant, toutefois, que la mission de l’arbitre est délimitée par l’objet du litige, tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties, sans qu’il y ait lieu de s’attacher au seul énoncé des questions litigieuses dans l’acte de mission; qu’à supposer même que Hoechst ait modifié son argumentation en cours d’instance, l’arbitre n’a pas méconnu sa mission en tenant compte d’une éventuelle évolution du litige, telle qu’elle résultait des mémoires des parties, et en retenant, pour condamner le licencié, un fondement, invoqué par Hoechst, qui rendait inutile la recherche d’une éventuelle contrefaçon;

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Considérant que Genentech allègue que Hoechst avait sollicité dans l’instance arbitrale l’application d’un prime raté, afin d’obtenir un taux supérieur au taux de la banque centrale du pays du licencié, stipulé par l’accord de licence, qu’elle-même avait demandé que soit appliqué le 'Federal Funds Rate', que l’arbitre l’a condamnée au paiement

d’intérêts à 3points en pourcentage au-dessus du 'Federal Reserve Prime Rate ', ou à 3 points au-dessus du 'Prime Rate ' de la Bundesbank ou de la BCE le plus élevé des deux devant être retenu, alors que le 'Federal Reserve Prime Rate, qu’aucune des parties n’avait d’ailleurs évoqué, n’existe pas;

Mais considérant que pour fixer le taux d’intérêt, l’arbitre unique s’est fondé sur l’article 3.4 de l’accord de licence suivant lequel : Le Licencié paiera les intérêts sur les paiements arriérés au taux de trois (3) points de pourcentage au-dessus du central bank rate de la Deutsche Bundesbank ou du central bank rate du pays du Licencié, suivant celui qui est le plus élevé. Si dans le pays du Licencié, un central bank rate n’est pas disponible ou n’est pas la base de calcul du taux d’intérêt que les Banques appliquent aux emprunteurs, ce taux d’intérêt sera appliqué comme l’est le taux de marché recommandé à cette fin;

Considérant que l’arbitre a relevé que l’application de cette stipulation supposait d’interpréter l’expression 'Central Bank Rate pour les États- Unis;

Considérant que Hoechst a fait valoir que la définition contractuelle visait un taux applicable aux emprunteurs commerciaux auprès des établissements bancaires, c’est-à-dire, soit le taux qui lui aurait été facturé si, n’ayant pas reçu les redevances dues, elle avait été contrainte d’emprunter auprès de banques allemandes à un taux qui aurait été nécessairement indexé sur le taux de base de la BCE, soit le taux que Genentech aurait dû acquitter si elle avait emprunté auprès de banques américaines les fonds nécessaires au règlement des redevances, et qu’elle a économisés en ne les payant pas; que ce taux, aux États-Unis, correspondait au US Prime Rate (sentence, § 328 et 329); que Genentech a soutenu que le taux pertinent était le 'Federal Funds Rate (sentence, § 331); que Hoechst a répliqué que ce taux était celui auquel les banques échangeaient entre elles les soldes qu’elles détenaient auprès de la Federal Reserve et non le taux facturé à leurs emprunteurs commerciaux (sentence, § 332);

Considérant que la sentence conclut le débat dans les termes suivants: 'L’Arbitre Unique trouve cet argument convaincant. Il est d’avis que le taux contractuel tente de déterminer un taux commercial qui pourrait avoir été payé par Genentech ou Hoechst, selon le cas, dans leurs pays respectifs’ (sentence, § 333);

Considérant que si l’arbitre a retenu l’expression impropre de 'Federal Reserve Prime Rate', il résulte clairement tant du dispositif de la sentence, qui renvoie expressément à l’échéancier établi par l’expert de Hoechst, M. T, que de ses motifs précités, qui font corps avec le dispositif, que l’arbitre a retenu le taux qui était suggéré par Hoechst, à savoir le ' US Prime Rate’ publié par la Réserve fédérale américaine;

Considérant que le moyen, en ses trois branches ne peut qu’être écarté;

Sur le deuxième moyen d’annulation tiré de la méconnaissance du principe de la contradiction et du principe de l’égalité des armes (article 1520, 4° et 5° du code de procédure civile) :

Genentech soutient que l’arbitre a violé ces principes, d’une part, en accordant des intérêts à un taux qu’aucune des parties n’avait demandé, d’autre part, en retenant sa responsabilité sur un fondement nouveau, évoqué tardivement par Hoechst le 25 juin 2012, deux jours seulement avant l’audience sur la responsabilité des 27 et 28 juin, sans qu’elle ait été en mesure d’y répondre utilement.

Sur le moyen pris en sa première branche :

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, le taux d’intérêt retenu par l’arbitre est celui qui a été suggéré par Hoechst et qui a été débattu entre les parties, de sorte que, de ce chef, le moyen manque en fait;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Genentech, Hoechst ne s’est pas prévalue pour la première fois en juin 2012 d’un droit à redevance fondé sur la seule utilisation de l’activateur HCMV, indépendamment de la démonstration d’une contrefaçon;

Considérant, en effet, que dans son mémoire du 1^er avril 2010, Hoechst a précisé sa position sur l’interprétation de l’accord de licence dans les termes suivants :

'46. Concernant l’interprétation de l’Accord de Licence, le principal point de désaccord entre les parties porte sur l’interprétation du terme 'infrige’ [contrefaire] conformément à la Section 1.6.

(a) Le terme 'infrige ' doit être interprété en vertu du droit allemand 47. Le terme 'infrige’ est un terme contractuel utilisé dans l’Accord de Licence, par conséquent, en application de la section 10 de cet Accord, il doit être interprété en vertu du droit allemand. Cela s’explique par le fait qu’en utilisant le terme 'infrige, les parties à l’Accord de Licence ont déterminé les conditions d’exigibilité des redevances courantes en application de l’Accord. Les parties ont utilisé une fiction, à savoir que le licencié would infrige’ un Droit de Brevet sous Licence en utilisant ledit brevet en l’absence d’Accord de Licence. C’est une fiction car l’utilisation d’un brevet par un licencié n’est par définition pas une violation de brevet puisque le licencié est en droit d’utiliser le brevet, (…)

48. En choisissant le terme 'infrige’ selon la signification qu’il a dans le cadre de l’Accord, les parties ont entendu définir le Produit selon les caractéristiques définies dans la demande de brevet. En revanche, les parties n’ont pas eu l’intention d’exiger d’autres pré-conditions pour caractériser un 'infringement'. En particulier, les parties n’ont pas convenu que la question de la validité du brevet serait déterminante, ainsi que la Défenderesse le prétend aujourd’hui pour les besoins de sa défense! (pièce Hoechst n° 16);

Considérant qu’il apparaît, par conséquent, que contrairement à ce que prétend Genentech, la question qui a toujours été au centre des débats n’était pas celle de la contrefaçon au sens du droit des brevets mais l’interprétation d’une notion autonome d’usage de l’activateur HCMV au sens d’un contrat de licence régi par le droit allemand;

Que le mémoire de Hoechst du 25 juin 2012 n’a pas d’autre portée que de répéter que 'conformément au droit allemand 'contrefaire’ signifie 'utiliser lactivateur’ (pièce Genentech, n° 69);

Que le fondement de la condamnation prononcée contre Genentech était donc connu d’elle avant même la première sentence partielle, de sorte qu’elle a été parfaitement mise à même d’en débattre;

Considérant que le deuxième moyen d’annulation ne peut qu’être écarté en ses deux branches;

Sur le troisième moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international (article 1520, 5° du code de procédure civile):

Genentech soutient que l’exécution des sentences qui l’obligent à payer des redevances à Hoechst pour un activateur qu’il ne contrefait pas, ainsi que cela a été jugé par les tribunaux américains, qu’il n’utilise pas, et que ses concurrents peuvent employer librement, viole de manière effective et concrète le droit européen de la concurrence, tel qu’il résulte des décisions de la Commission européenne, des règlements de l’Union européenne, des lignes directrices concernant l’application de l’article 81 du Traité CE (devenu l’article 101 TFUE) relatif aux accords de transfert de technologie, ainsi que de la jurisprudence de la CJUE.

Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que prétend Genentech, la sentence la condamne à payer les redevances courantes pour l’utilisation effective de l’activateur HCMV dans la production du Rituxan, et non pas pour une simple 'option d’emploi’ de cette technologie;

Considérant, en second lieu, que, saisie d’une question préjudicielle de cette cour dans la présente affaire, la CJUE a dit pour droit dans son arrêt du 7 juillet 2016 :

'L’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, au titre d’un accord de licence tel que celui en cause au principal, il soit imposé au licencié de payer une redevance pour l’utilisation d’une technologie brevetée pendant toute la période d’effectivité de cet accord, en cas d’annulation ou de non-contrefaçon du brevet sous licence, dès lors que le licencié a pu librement résilier ledit accord moyennant un préavis raisonnable.'

Considérant qu’en l’espèce, d’une part, le licencié disposait d’une entière liberté de contester les droits attachés aux brevets sous licence, ainsi qu’en témoignent les actions engagées aux États-Unis, d’autre part, en vertu de l’article 8.3 de l’accord de licence, il pouvait mettre fin aux relations contractuelles à tout moment avec un préavis de deux mois, ce qu’il a d’ailleurs fait dès que Hoechst l’a interrogé sur l’utilisation des technologies sous licence;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Genentech, de la circonstance que Hoechst n’ait demandé des comptes concernant le Rituxan, que onze ans après la mise sur le marché de ce produit et que la licenciée n’ait pas eu la faculté d’obtenir une 'résiliation rétroactive’ du contrat, il ne résulte aucune restriction à la liberté de mettre fin au contrat à tout moment;

Considérant que l’intérêt que Genentech avait de conserver à sa disposition l’activateur HCMV soit pour produire d’autres médicaments que le Rituxan, soit pour effectuer des recherches ne caractérise pas davantage une entrave à sa liberté de résilier;

Considérant qu’il n’est donc pas démontré que la reconnaissance ou l’exécution des sentences violerait de manière manifeste, effective et concrète l’ordre public international ; que le troisième moyen d’annulation doit être écarté;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les recours en annulation des sentences et de l’addendum doivent être rejetés;

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que Genentech, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; qu’elle sera condamnée de ce chef à payer à Hoechst et Sanofi-Aventis Deutschland la somme de 600.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les n°s RG 16/15338, 16/15353 et 16/15372. Rejette les recours en annulation de la troisième sentence partielle en date du 5 septembre 2012, de la

sentence finale en date du 25 février 2013 et de l’addendum en date du 22 mai 2013.

Rejette la demande formée par la société Genentech Inc. en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne sur ce fondement la société Genentech Inc. à payer la société Hoechst GmbH et à la société Sanofi-Aventis Deutscland GmbH la somme globale de 600.000 euros.

Condamne la société Genentech Inc. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.