COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 14 novembre 2017

Pôle 5 – Chambre 1

(n°212/2017, 21 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02576 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3^e chambre 2^e section – RG n°10/14073

APPELANTE Société ASTRAZENECA AB, société de droit étranger, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Västra Mälarehamnen 9 S 15185 SODERTALJE SUEDE Représentée par M^e Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L 0034 Assistée de M^e Benoît S plaidant pour l’AARPI HOYNG – ROCK – MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 512, M^e Alexa G plaidant pour l’AARPI HOYNG -ROCK – MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 512

INTIMÉES S.A. ETHYPHARM, prise en la personne de son président du directoire domicilié en cette qualité au siège social situé 194 Bureaux de la Colline Bâtiment D 92213 SAINT-CLOUD Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro B 311 999 833 Représentée par M^e Harold HERMAN de l’AARPI GIDE – LOYRETTE
- NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03 Assistée de M^e Raphaëlle D plaidant pour l’AARPI GIDE – LOYRETTE
- NOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque T 03

Société CIPLA LIMITED, société de droit indien, prise en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité au siège social situé Mumbai Central Mumbai 400 008 INDE Représentée par M^e Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – G, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018 Assistée de M^e Béatrice M plaidant pour la SELARL J. – P. KARSENTY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R 156

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère M^me Marie-José DURAND, Conseillère, en remplacement de Monsieur François THOMAS, conseiller, empêché qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine A

ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur David PEYRON, président et par M^me Carole TREJAUT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La société de droit suédois ASTRA ZENECA, qui se présente comme l’un des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, est titulaire de plusieurs brevets protégeant le principe actif esoméprazole de son médicament INEXIUM, un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), indiqué dans le traitement des reflux gastro-oesophagiens, dans la poursuite du traitement après prévention par voie intraveineuse de la récidive hémorragique de l’ulcère gastroduodénal et dans le traitement du syndrome de Zollinger-Ellison.

Parmi ces brevets se trouve le brevet européen EP 1 020 461 (ci- après, le brevet EP 461), demandé le 27 mai 1994 en revendiquant une priorité suédoise du 23 mai 1993, délivré et publié le 22 juillet 2009 et intitulé 'sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’oméprazole et son utilisation'.

Suite à une série d’oppositions engagées, notamment par la société ETHYPHARM le 26 mars 2010, ce brevet a été révoqué entièrement par décision de la division d’opposition de l’Office Européen des Brevets (OEB) du 9 juin 2011. Par décision du 16 novembre 2012, la Chambre des recours de l’OEB a infirmé la décision de la division d’opposition et a maintenu le brevet sous une forme légèrement modifiée. Le brevet a ensuite été maintenu en vigueur par le paiement régulier des annuités jusqu’à son expiration le 27 mai 2014.

La société ASTRA ZENECA est également titulaire d’un brevet européen EP 0 773 940 B2 (ci-après, le brevet EP 940) relatif à un 'procédé de synthèse de sulfoxydes substitués', déposé le 3 juillet 1995, couvrant un procédé amélioré de synthèse permettant de sélectionner les énantiomères uniques des sulfoxydes substitués, comme par exemple ceux de l’oméprazole avec un taux d’excès éniantométrique extrêmement élevé, procédé pouvant ainsi être utilisé pour une fabrication plus efficace de l’esoméprazole.

La société ETHYPHARM, laboratoire pharmaceutique français qui indique fabriquer des médicaments tant pour des laboratoires princeps que pour des génériqueurs, a, par acte d’huissier du 13 août 2010, fait assigner la société ASTRA ZENECA en nullité du brevet EP 461.

En mars 2011, avant le terme de la procédure d’opposition, elle a mis sur le marché par l’intermédiaire de ses clients, notamment les sociétés MYLAN, SANOFI, BIOGARAN, EG LABO pour qui elle le fabrique ou le fait fabriquer, un médicament de la classe des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) dont le principe actif est l’esoméprazole, énantiomère (S) de l’oméprazole, médicament que la société ASTRA ZENECA présente comme un générique de l’INEXIUM.

La société de droit indien CIPLA LIMITED (ci-après, la société CIPLA) est l’unique fournisseur de la société ETHYPHARM en principe actif esoméprazole.

Dûment autorisée par quatre ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2011, la société ASTRA ZENECA a fait procéder, les 21 et 28 mars 2011, à des saisies- contrefaçon sur le fondement de plusieurs brevets, dont les brevet EP 461 et EP 940, au siège de la société ETHYPHARM à Saint-Cloud (92), dans ses établissements de Grand Quevilly (76) et de Chateauneuf-en-Thymerais (28), ainsi qu’au siège de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), aujourd’hui dénommée l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 avril 2011, la société ASTRA ZENECA a fait assigner la société ETHYPHARM devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la partie française du brevet EP 461, d’une part, et de la partie française du brevet EP 940, d’autre part.

Par exploit d’huissier du 18 mai 2011, la société ASTRA ZENECA a fait assigner la société ETHYPHARM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour obtenir une mesure d’interdiction provisoire sur le fondement du brevet EP 461, avant de renoncer à sa demande suite à la décision de révocation de la division d’opposition de L’OEB.

La société CIPLA, estimant qu’au cours de la saisie-contrefaçon exécutée dans les locaux de l’AFSSAPS, des saisies réelles de documents confidentiels lui appartenant provenant du dossier d’autorisation de mise sur le marché (AMM) avaient été pratiquées sans précaution pour préserver leur confidentialité, a fait assigner, le 20 mai 2011, la société ASTRA ZENECA en rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon. Par ordonnance du 1^er juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la société CIPLA mais par arrêt du 6 décembre 2011, cette cour a aménagé les termes de l’ordonnance et ordonné que l’ensemble des documents saisis à l’AFSSAPS soient placés sous scellés.

Par ordonnance du 4 octobre 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a joint l’instance portant sur la contrefaçon du brevet EP 461, laquelle avait été disjointe de celle portant sur la contrefaçon du brevet EP 940, à l’instance portant sur la nullité du même brevet EP 461 initiée par la société ETHYPHARM.

Par acte du 17 janvier 2013, la société ASTRA ZENECA a fait assigner la société CIPLA en déclaration de jugement commun.

Par ordonnance du 19 avril 2013, le juge de la mise en état, faisant droit à la demande de la société ASTRA ZENECA, a désigné un expert aux fins de rechercher parmi les documents saisis à l’AFSSAPS et placés sous scellés ceux qui présenteraient un contenu utile à la preuve de la matérialité de la contrefaçon du brevet EP 461. Le rapport d’expertise a été déposé le 4 octobre 2013.

Par jugement du 21 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :

•prononcé la nullité partielle du brevet EP 461 pour extension de l’objet au-delà du contenu de la demande et dit qu’il y avait lieu de limiter le brevet en modifiant la revendication 11 en ce sens que les mots 'ou prophylaxie’ en soient supprimés, •rejeté la demande en nullité au titre de l’absence de nouveauté des revendications 1, 9 et 10 du brevet EP 461, • prononcé la nullité de l’ensemble des revendications du brevet EP 461 pour défaut d’activité inventive, • ordonné la transmission de la décision devenue définitive à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des brevets et à l’Office européen des brevets aux fins d’inscription sur le registre européen des brevets, • débouté la société ASTRA ZENECA de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet EP 461, • débouté la société CIPLA de sa demande au titre de l’article 1382 du code civil, • condamné la société ASTRA ZENECA aux dépens et au paiement, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de

40 000 € à la société ETHYPHARM et d’une somme de 20 000 € à la société CIPLA, • ordonné l’exécution provisoire de sa décision sauf en ce qu’elle prononce la nullité des revendications du brevet et ordonne la transmission de la décision pour inscription sur les registres national et européen des brevets.

La société ASTRA ZENECA a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 5, transmises par RPVA le 26 juin 2017, la société ASTRA ZENECA demande à la cour : • d’infirmer le jugement en ce qu’il a : • annulé l’ensemble des revendications du brevet EP 461, • l’a déboutée de ses demandes en contrefaçon du brevet EP 461, • l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés ETHYPHARM et CIPLA, ainsi qu’aux dépens, •de rejeter l’appel incident des sociétés ETHYPHARM et CIPLA et de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 mars 2011 et des demandes au titre de l’article 1240 du code civil de la société CIPLA, •de juger que son brevet EP 461 est valable, •de juger que les sociétés ETHYPHARM et CIPLA, en fabricant, offrant, mettant dans le commerce, utilisant et en important et détenant aux fins précitées des produits reproduisant les caractéristiques des revendications 1, 2, 9 et 12 de la partie française du brevet EP 461, sans son consentement, ont commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L.613-3 a) CPI, •de débouter la société CIPLA de sa demande de mise hors de cause à cet égard,

en conséquence : • d’ordonner à la société ETHYPHARM de lui communiquer, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, tous documents et informations portant sur les quantités de sel d’esoméprazole magnésium importées en France ainsi que sur les quantités de produits génériques à base de sel d’esoméprazole magnésium, fabriqués, commercialisés, livrés, reçus ou commandés avant l’expiration du brevet EP 461, ainsi que sur le prix obtenu et la marge bénéficiaire réalisée, afin de lui permettre de déterminer l’étendue de son préjudice et notamment : I) l’état complet de ses comptes se rapportant à l’importation, à la fabrication, à la livraison et/ou la commercialisation des produits jugés contrefaisants, II) le détail des quantités de produits contrefaisants commercialisées, livrées, reçues ou commandées, III) le détail des prix obtenus pour les produits en cause, IV) le détail des marges brutes et nettes réalisées,

• de se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, • de condamner in solidum les sociétés ETHYPHARM et CIPLA à lui payer, à titre de dommages et intérêts, quitte à parfaire : • en réparation du préjudice commercial causé par la contrefaçon : la somme provisionnelle de 3 000 000 €, •en réparation du préjudice moral causé par la contrefaçon : la somme de 500 000 €, •d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la page d’accueil des sites Internet des sociétés ETHYPHARM (http://www.ethypharm.fr/) et CIPLA (http://www.cipla.com/), pendant une durée de six mois, et ceci dans une police de caractères Times New Roman (20 points au moins), mentionnant « ETHYPHARM /CIPLA condamnées en France pour contrefaçon du brevet EP 1 020 461 (Inexium ®) de la société ASTRA ZENECA » / « ETHYPHARM /CIPLA judged to infringe ASTRA ZENECA patent EP 1 020 461 (Inexium ®) in France », •de condamner in solidum les sociétés ETHYPHARM et CIPLA, en application de l’article L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, à prendre en charge les frais de publication de l’arrêt à intervenir dans 5 journaux ou revues à son choix, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5 000 € hors taxes, •de condamner in solidum les sociétés ETHYPHARM et CIPLA à lui payer la somme de 300 000 € en application de l’article 700 code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 5, transmises par RPVA le 30 juin 2017, la société ETHYPHARM demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu’il a :

- annulé l’ensemble des revendications 1 à 13 du brevet EP 461 pour défaut d’activité inventive,
- débouté la société ASTRA ZENECA de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet EP 461,
- condamné la société ASTRA ZENECA à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- de l’infirmer pour le surplus, en ce qu’il n’a pas retenu les autres griefs de nullité invoqués à l’encontre des revendications du brevet EP 461, et y ajoutant :

- à titre principal :

- de juger qu’outre le défaut d’activité inventive dont souffrent l’ensemble des revendications du brevet EP 461 :

— les revendications n°1 à 13 de la partie française du brevet ont été étendues au-delà du contenu de la demande telle que déposée et de la demande initiale,
- les revendications n°1, 9 et 10 de la partie française du brevet sont dépourvues de nouveauté,
- les revendications n°1 à 13 de la partie française du brevet EP 461 souffrent d’une insuffisance de description,
- en conséquence, de prononcer la nullité de l’ensemble des revendications 1 à 13 du brevet EP 461 et d’ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’INPI et à l’OEB aux fins d’inscription au registre national des brevets et au registre européen des brevets, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente et aux frais la société ASTRA ZENECA,
- de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée dans les locaux de l’AFSSAPS en date du 28 mars 2011et, en conséquence, d’écarter des débats le rapport d’expertise de M^me L en date du 4 octobre 2013,
- à titre subsidiaire :

- de constater l’absence de preuve et de matérialité de la contrefaçon par ETHYPHARM des revendications 1, 2, 9 et 12 du brevet EP 461 et, en conséquence, de débouter la société ASTRA ZENECA de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet EP 461,
- en toute hypothèse :

- de débouter la société ASTRA ZENECA de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme complémentaire 400 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions numérotées 4, transmises par RPVA le 19 juin 2017, la société CIPLA demande à la cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a :

— prononcé la nullité de l’ensemble des revendications du brevet EP 461 dont la société ASTRA ZENECA est titulaire pour défaut d’activité inventive,
- débouté la société ASTRA ZENECA de ses demandes au titre de la contrefaçon du brevet EP 461,
- condamné la société ASTRA ZENECA à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,

— de l’infirmer pour le surplus, en ce qu’il n’a pas retenu les autres griefs de nullité invoqués à l’encontre du brevet EP 1 020 461 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, et y ajoutant :

— de prononcer la nullité de l’ensemble des revendications de la partie française du brevet EP 461, outre pour défaut d’activité inventive, pour insuffisance de description et pour

défaut de nouveauté et d’ordonner la transmission de la décision à intervenir à l’INPI et à l’OEB aux fins d’inscription au registre national des brevets et au registre européen des brevets, à l’initiative du greffier ou de la partie la plus diligente et aux frais d’ASTRA ZENECA,

— de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 28 mars 2011 dressé dans les locaux de l’AFSSAPS et des actes subséquents, dont le rapport d’expertise de M^me L du 4 octobre 2013,
- de condamner la société ASTRA ZENECA sur le fondement de l’article1240 du code civil à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause dans la mesure où elle ne peut avoir la qualité d’importateur,
- à titre plus subsidiaire, de juger que la société ASTRA ZENECA n’établit pas la preuve de la contrefaçon alléguée,
- en toute hypothèse : de débouter la société ASTRA ZENECA de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 150 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2017.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la contrefaçon du brevet EP 461de la société ASTRA ZENECA Sur la présentation du brevet

Le domaine technique de l’invention

Considérant que l’invention du brevet est intitulée 'sel de magnésium de l’énantiomère (-) d’oméprazole et son utilisation ' ;

Que l’invention concerne le domaine des composés nouveaux ayant une grande pureté optique, leur utilisation en médecine et leur utilisation dans la fabrication de préparations pharmaceutiques ;

Considérant qu’afin de présenter le contexte scientifique dans lequel s’inscrit le brevet, il sera exposé que la société ASTRA ZENECA commercialise en France, depuis 1989, un principe actif nommé oméprazole sous la dénomination MOPRAL® ;

Que les principes actifs de l’oméprazole réduisent la sécrétion d’acide chlorhydrique par les cellules pariétales de la muqueuse gastrique ; que le mécanisme de cette inhibition réside dans une inactivation de l’échangeur H+/K+ATPase (ou pompe à protons) qui a pour résultat une augmentation du pH intra-gastrique ; que cet effet pharmacologique est recherché notamment pour le traitement de l’ulcère gastroduodénal, du reflux gastro-oesophagien et de certaines oesophagites ;

Que l’oméprazole est un composé racémique, c’est-à-dire qui comprend en quantité égale les énantiomères S (symbolisé par [-]) et les énantiomères R (symbolisé par [+]), étant précisé que les énantiomères sont des isomères, c’est-à-dire des molécules ayant les mêmes propriétés, composées des mêmes atomes, mais dont l’agencement est différent en ce que leurs configurations spatiales sont inversées, qu’elles sont, selon une métaphore habituelle, l’image miroir l’une de l’autre et qu’elles ne peuvent donc se superposer l’une à l’autre, et qui produisent dans certains cas, mais pas nécessairement, une activité biologique différente ; que l’énantiomère S ou (-) de l’omépréprazole est l’esoméprazole ; que son nom chimique est le (-)-5-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-pyridin-2-yl) methylsulfinyl]-1H-benzimidazole ;

Que la société ASTRA ZENECA indique que l’oméprazole a une efficacité qui n’est pas identique chez tous les patients, chez certains la réduction de l’acidité gastrique étant trop forte ou au contraire trop faible, ceci constituant un problème dit de 'variabilité interindividuelle’ ;

Qu’il sera indiqué que cette molécule oméprazole protégée par un brevet est tombée dans le domaine public le 3 avril 1999, de même que le certificat complémentaire de protection le 15 avril 2004 ;

Considérant que la société ASTRA ZENECA indique que l’esoméprazole (énantiomère S (ou -) de l’oméprazole), une fois isolé de l’autre énantiomère (R ou +), sous la forme d’un sel de magnésium d’esoméprazole optiquement pur, a permis de réduire significativement la variabilité entre les patients et donc de traiter

davantage de patients avec des résultats plus prévisibles, ceci étant dû au fait que le temps de dégradation de l’esoméprazole dans le foie est moins variable d’un patient à un autre que le temps de dégradation de l’oméprazole

1:

La solution préconisée par l’invention

Considérant que la partie descriptive du brevet énonce qu’ 'il est souhaitable d’obtenir les composés ayant des propriétés pharmacocinétiques et métaboliques améliorées qui présenteront un profil thérapeutique amélioré tel qu’un degré réduit de variation entre interindividuelle ' ;

Que l’objet du brevet est de proposer un sel de magnésium d’esoméprazole ayant une pureté optique '99, 8 % e.e. (e.e. signifiant excès énantiomérique qui est défini comme l’excès d’énantiomères d’intérêt, c’est-à-dire recherché, par rapport à l’énantiomère non souhaité selon la formule suivante :

Excès énantiomérique (%) = [poids de S – poids de R]/ [poids de S + poids de R] x 100 si S est l’énantiomère d’intérêt, ce qui est le cas en l’espèce) ;

Qu’en outre, l’invention propose un procédé nouveau pour la préparation de ce composé nouveau à grande échelle, qui peut être aussi utilisé pour obtenir des énantiomères uniques d’oméprazoles sous forme neutre ;

Que la description présente ensuite des exemples qui décrivent le procédé de séparation des énantiomères du racémate pour obtenir l’esoméprazole, puis le sel de magnésium d’esoméprazole ;

Que sont également décrites les différentes utilisations thérapeutiques des composés objet de l’invention ainsi que les substances avec lesquelles le composé peut être mélangé pour la préparation de formulations pharmaceutiques tout comme les différentes formes que la préparation peut prendre selon les différents modes d’administration du médicament ;

Considérant que le brevet se compose de 13 revendications couvrant : 1. l’utilisation d’un sel de magnésium à pureté optique élevée (la revendication principale 1 et les revendications 2 à 8 dépendantes), 2. un sel de magnésium d’esoméprazole, pris en lui-même en tant que produit (revendication principale 9 et les revendications dépendantes 10 à 12),

3. et une composition pharmaceutique d’un sel de magnésium d’esoméprazole à pureté optique élevée selon l’une des revendications 9 à 12 (revendication 13) ;

Que les revendications se lisent comme suit :

1-Utilisation d’un sel de magnésium de (-)-5-méthoxy-2-[[(4-méthoxy- 3,5-diméthyl-2-pyridinyl)-méthyl] sulfinyl]-1H-benzimidazole ((-)- oméprazole) ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.)' à 99,8%, pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique.

2 – Utilisation selon la revendication 1, dans laquelle le sel est cristallin.

3- Utilisation selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans laquelle le médicament est pour le traitement d’une maladie lié à l’acide gastrique et/ou d’une maladie inflammatoire gastro-intestinale. 4 – Utilisation selon la revendication 3, dans laquelle la maladie est un ulcère gastrique, un ulcère duodénal, une œsophagite par reflux ou une gastrite. 5 – Utilisation selon la revendication 4, dans laquelle la maladie est une œsophagite par reflux. 6 – Utilisation selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans laquelle le patient est sous thérapie par AINS, a un gastrinome et/ou un saignement gastro-intestinal supérieur aigu.

7- Utilisation selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans laquelle le médicament est pour le traitement d’un patient dans une situation de soins intensifs et/ou doit être utilisé en pré et postopératoire pour prévenir une aspiration d’acide et une ulcération de stress. 8 – Utilisation selon la revendication 1 ou la revendication 2, dans laquelle le médicament est utilisé dans le traitement d’une infection à Helicobacter. 9 – Sel de magnésium de (-)-5-methoxy-2-[[(4-méthoxy-3, 5-diméthyl- 2-pyridinyl) methyl] sulfinyl]-1 H-benzimidazole ((-)-oméprazole) ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) à 99,8 %.

Cette revendication couvre le produit lui-même et non son utilisation pour la fabrication d’un médicament comme la revendication 1.

10 – Sel selon la revendication 9, pour une utilisation en thérapie.

11- Sel selon la revendication 10, pour une utilisation dans le traitement ou la prophylaxie d’une affection telle que définie dans l’une quelconque des revendications 3 à 8. 12 – Sel selon l’une quelconque des revendications 9 à 11, qui est cristallin. 13 – Composition pharmaceutique d’un sel selon l’une quelconque des revendications 9 à 12, conjointement avec un véhicule pharmaceutiquement acceptable.

Sur la définition de l’homme du métier

Considérant que pour la société ASTRA ZENECA, l’homme du métier est un chimiste dans le domaine de la recherche et le développement de médicaments, cherchant des candidats-médicaments améliorés ;

Que pour la société ETHYPHARM, l’homme du métier est un spécialiste de molécules organiques à visée thérapeutique, informé de la structure et de l’activité des substances actives pharmaceutiques existantes et encore en développement et des nouveaux procédés de synthèse et de leurs développements ;

Que selon la société CIPLA, c’est un ingénieur de recherche et développement dans le domaine des médicaments, familier de la synthèse de molécules organiques et ayant connaissance des différentes substances thérapeutiques existant dans le domaine considéré des inhibiteurs de la pompe à proton et de leur activité ;

Considérant que l’homme du métier est celui qui possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ;

Qu’en l’espèce, le problème que cherche à résoudre l’invention est l’obtention de composés qui présenteront un profil thérapeutique amélioré, tel qu’un degré réduit de variabilité interindividuelle ;

Que la définition proposée par la société ETHYPHARM, qui est celle retenue par le tribunal, sera en conséquence adoptée ; Sur la validité du brevet EP 461 de la société ASTRA ZENECA

Considérant que la société ETHYPHARM demande la nullité :

•des revendications du brevet pour extension de l’objet du brevet au- delà de la demande : •des revendications 1, 9 et 10 pour défaut de nouveauté,

• des revendications du brevet pour 'défaut d’activité inventive ou insuffisance de description, • des revendications du brevet pour défaut d’activité inventive ;

Que la société CIPLA demande la nullité des revendications du brevet pour insuffisance de description et pour absence d’activité inventive ;

Sur la nullité pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande

Considérant que selon l’article 123-2 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE), la demande de brevet européen ou le brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ; qu’en application de l’article 138-1 c) de la CBE, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire (), si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée ' ;

Que l’extension de l’objet au-delà de la demande telle que déposée est caractérisée lorsque les modifications proposées ne peuvent pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée ;

Considérant que la société ETHYPHARM soutient que l’objet du brevet tel que modifié à l’issue de la procédure d’opposition s’étend à la fois au-delà du contenu de la demande telle que déposée et au-delà du contenu de la demande initiale WO94/27988 telle que déposée dont est issu le brevet parent EP 0 652 872, lequel a été révoqué par décision de la division d’opposition de l’OEB et dont provient le brevet EP 461 suite à une demande divisionnaire ; qu’elle fait valoir que l’objet de la revendication 9 du brevet EP 461 est une combinaison des caractéristiques suivantes : un sel spécifique, le sel de magnésium ; un énantiomère spécifique, l’énantiomère S (ou -) ; une pureté optique spécifique, un excès énantiomérique ' à 99,8% et que ces caractéristiques ne pouvaient pas être déduites directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée et de la demande initiale, dès lors que ces demandes n’indiquaient pas que l’énantiomère S (ou -) de l’oméprazole est l’énantiomère préféré, que le sel de magnésium de l’énantiomère S (ou -) doit être choisi et que la pureté optique du sel de magnésium de l’esoméprazole est supérieure ou égale à 99,8 % ; qu’elle en déduit qu’il en est de même pour les revendications 1 à 8 et 10 à 13 qui reprennent l’ensemble des caractéristiques de la revendication 9 ;

Que la société ASTRA ZENECA oppose que la demande telle que déposée WO94/27988 révélait de manière directe et non ambigue l’intégralité de ces éléments, ce qui a été expressément reconnu tant par la division d’opposition que par la Chambre des recours de l’OEB,

ainsi que par le tribunal, sauf en ce qui concerne la référence à la 'prophylaxie’ qui ne fait cependant plus partie de la revendication 11 ; qu’elle précise que l’article 123-2 de la CBE n’exige pas de vérifier que l’énantiomère S de l’oméprazole est révélé de manière préférée dans la demande initiale mais seulement de savoir si cet énantiomère S y est révélé ;

Considérant que comme le tribunal l’a retenu, il résulte des termes de l’article 138-1 c) de la CBE que pour apprécier, dans le cas d’espèce, si l’objet du brevet EP 461 s’étend au-delà du contenu de la demande, il convient de le comparer à la demande internationale WO94/27988 sur laquelle repose la demande de brevet EP 0 652 872 dont procède la demande divisionnaire dont il est issu ;

Considérant, en ce qui concerne le choix de l’énantiomère S (-), que si, contrairement au brevet EP 461, la demande initiale WO94/27988 porte sans distinction sur les deux énantiomères de l’oméprazole, R (+) et S (-), qui peuvent chacun se présenter sous différents sels (de sodium, de calcium et de magnésium), le sel de magnésium de l’esoméprazole – ce dernier étant, comme il a été dit, l’énantiomère S ou (-) de l’oméprazole,avec comme nom chimique (-)-5-methoxy-2-[(4- methoxy-3,5-dimethyl-pyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole – est expressément présenté, à la page 3 de la description détaillée de l’invention, comme l’un 'des sels particulièrement préférés de l’invention’ ; que du reste, l’exemple 5 illustrant l’invention porte précisément sur la préparation de ce composé ; que le sel de magnésium de l’esoméprazole est donc clairement présenté comme l’un des nouveaux composés répondant au problème posé ; que les modifications proposées dans le brevet tel que délivré, selon lesquelles l’énantiomère S (ou -) de l’oméprazole doit être préféré, peuvent être déduites directement et sans ambiguïté, par l’homme du métier, de la demande telle que déposée ;

Considérant, en ce qui concerne le choix du sel de magnésium, que, comme il vient d’être dit, le sel de magnésium de l’esoméprazole est décrit à la page 3 de la demande initiale WO94/27988 comme l’un 'des sels particulièrement préférés de l’invention'; que, par conséquent, même si ce sont les sels de sodium optiquement purs de l’oméprazole qui sont décrits comme 'les plus préférés de l’invention’ dans la demande initiale, les modifications proposées dans le brevet tel que délivré, selon lesquelles les sels de magnésium optiquement purs de l’oméprazole doivent être préférés, peuvent être déduites directement et sans ambiguïté, par l’homme du métier, de la demande telle que déposée ;

Considérant, en ce qui concerne le choix du seuil de pureté optique (e.e.), que la description détaillée de la demande initiale WO94/27988 mentionne, en page 5, la possibilité d’obtenir une pureté optique à excès énantiomérique supérieure ou égale à 99,8% ( 'Étant donné qu’il est possible de purifier des sels optiquement impurs des énantiomères

doméprazole par cristallisation, ces derniers peuvent être obtenus avec une pureté optique très élevée, à savoir à excès énantiomérique (e.e.) ' 99,8 %, même à partir d’une préparation optiquement contaminée) ; que cette mention concerne tous les sels des énantiomères d’oméprazole et pas seulement les sels de sodium ; qu’il en résulte que tous les sels des énantiomères de l’oméprazole divulgués par l’invention, y compris le sel de magnésium, peuvent être obtenus avec un excès énantiomérique '99,8 % ; que comme l’a justement retenu le tribunal, le fait que la préparation du sel de magnésium l’esoméprazole présentée dans l’exemple 5 de la demande initiale aboutisse à un produit ayant une pureté optique (ou excès énantiomérique) de 99,9 %, n’implique pas que la revendication 9 du brevet, qui porte sur un 'sel de magnésium de (-)-5-methoxy-2- [[(4-méthoxy-3, 5-diméthyl-2-pyridinyl) methyl] sulfinyl]-1 H- benzimidazole ((-)-oméprazole) ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) à 99,8 %' étende l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande ;

Qu’en conséquence, la revendication 9, la revendication 1, ainsi que leurs revendications dépendantes, en ce qu’elles concernent un sel de magnésium d’esoméprazole ayant une 'pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) à 99,8 %, peuvent être déduites directement et sans ambiguïté par l’homme du métier de la demande initiale ;

Considérant qu’en appel, la société ETHYPHARM ne fonde plus sa demande de nullité pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande sur le motif d’extension des revendications 10 et 11 ; que l’intimée a en effet renoncé à ce motif quant à la revendication 10 et qu’elle indique que ce motif a disparu quant à la revendication 11, en raison de la publication, le 21octobre 2015, soit postérieurement au jugement dont appel, du fascicule B2 du brevet EP 641 intégrant la suppression de l’expression 'ou prophylaxie’ décidée par la Chambre des recours de l’OEB ;

Considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’une part, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du brevet EP 461 au titre de l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande et dit qu’il y a lieu de limiter le brevet en modifiant la revendication 11 en ce sens que les mots 'ou prophylaxie’ en soient supprimés et, d’autre part, de rejeter la demande de la société ETHYPHARM de nullité du brevet pour extension de l’objet au-delà du contenu de la demande ;

Sur la nullité pour défaut de nouveauté des revendications 1, 9 et 10

Considérant que selon l’article 52-1 de la Convention de Munich sur la délivrance de brevets européens (CBE), les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle ; qu’en application de l’article 54 de la même convention, une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué

par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ; qu’en application de l’article 138 a) de la CBE, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n 'est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57' ;

Que pour être comprise dans l’état de la technique et être privée de nouveauté, l’invention doit s’y trouver toute entière dans une seule antériorité au caractère certain, avec les mêmes éléments qui la constituent, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique ;

Considérant que la société ETHYPHARM soutient que les revendications 1 et 9 sont dépourvues de nouveauté au regard de la demande de brevet allemand DE 40 35 455 (ci-après DE 455) déposée le 8 novembre 1990 et publiée le 14 mai 1992, soit avant la date de priorité du brevet EP 461 (23 mai 1993), qui a pour titre 'Séparation énantiomérique'et divulgue l’ésoméprazole optiquement pur et ses sels, dont le sel de magnésium ; qu’elle fait valoir que si DE 455 divulgue l’ésoméprazole et ses sels optiquement pur, sans préciser explicitement son degré de pureté, ni choisir explicitement le sel de magnésium, ces deux caractéristiques sont implicitement divulguées par ce document dont la mise en 'uvre conduit à l’obtention d’un sel de magnésium d’ésoméprazole ayant un e.e. supérieur ou égal à 99,8 % et qu’en outre, et en toute hypothèse, le degré de pureté ne constitue pas une caractéristique distinctive susceptible d’être prise en compte au titre de l’examen de la nouveauté de cette molécule puisque un document divulguant un composé rend accessible ce produit, au sens de l’article 54 CBE, dans tous ses degrés de pureté et qu’en l’espèce, les procédés de purification classiques permettaient d’obtenir un sel de magnésium d’esoméprazole ayant une pureté optique supérieure ou égale à 99,8 % ; qu’elle ajoute que la revendication 10 est formulée comme une revendication de première utilisation thérapeutique d’une molécule, c’est à dire permettant de protéger l’usage de cette molécule quelle que soit la maladie à traiter et que l’utilisation dans un but thérapeutique de l’énantiomère (-) de l’oméprazole optiquement pur était déjà connue car divulguée dans le document DE 455 ;

Que la société ASTRA ZENECA répond que la demande de brevet DE 455 ne divulgue pas le sel de magnésium d’esoméprazole, qui ne pourrait être identifié au sein de la demande de brevet DE 455 qu’au prix d’une sélection multiple parmi des listes indépendantes, ce qui n’est pas permis, ni un excès énantiomérique tel que défini par les revendications ;

Considérant que c’est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la demande de brevet DE 455 ne divulgue pas le sel de magnésium d’esoméprazole couvert par la revendication 9 du brevet attaqué dès lors que le sel de magnésium

auquel il est fait référence est mentionné, comme les autres sels, au travers de leur substance racémique de départ dans le contexte de la réaction de la matière première et non comme composé obtenu en résultat, et qu’il a rejeté la demande d’annulation des revendications 1, 9 et 10 du brevet EP 461 au titre de l’absence de nouveauté ;

Que le jugement est confirmé sur ce point ;

Sur la nullité pour absence d’activité inventive Considérant que la société ETHYPHARM poursuit la nullité du brevet pour 'défaut d’activité inventive ou insuffisance de description', arguant que le brevet EP 461 est un brevet de barrage spéculatif sans le moindre effet technique ; qu’elle fait valoir que le défaut d’effet technique, illustré par un courant jurisprudentiel français abondant, est sanctionné sur le fondement du défaut d’activité inventive ou de l’insuffisance de description et qu’en l’espèce, le brevet EP 461 revêtait une portée spéculative à la date de son dépôt, dès lors, d’une part, qu’il ne comporte aucun test comparant l’objet de l’invention à l’état de la technique le plus proche, l’ésoméprazole optiquement pur divulgué par la demande de brevet DE 455 et, d’autre part, qu’il ne comprend pas non plus de tests comparant l’objet de l’invention au sel de magnésium de l’oméprazole du brevet EP 495 ; qu’elle ajoute que les documents postérieurs au brevet invoqués par la société appelante ne peuvent pallier cette carence intrinsèque et que la société ASTRA ZENECA est, du reste, incapable a posteriori de démontrer que le problème technique, à supposer qu’il existe, ait été résolu au regard de l’art antérieur, précisant que la Haute autorité de santé est parvenue à la conclusion que l’esoméprazole n’est pas plus efficace de l’oméprazole ;

Que selon la société CIPLA, le fait que le brevet EP 461 ne divulgue aucune expérimentation démontrant les effets allégués implique qu’il est vicié par une insuffisance de description ; qu’elle fait valoir que le brevet ne démontre aucun effet technique lié à l’utilisation du sel de magnésium de l’esoméprazole ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) 'à 99,8 % et que, l’examen de la suffisance de description supposant de vérifier si les éléments contenus dans la demande au moment de son dépôt exposaient l’invention de manière suffisamment claire et complète pour permettre à l’homme du métier de l’exécuter, cette absence de preuve de l’effet technique allégué constitue une lacune irréparable ; qu’elle précise qu’aucun passage de la demande telle que déposée du brevet n’a jamais démontré qu’un profil thérapeutique amélioré ou une diminution de la variabilité interindividuelle était effectivement obtenu du fait de l’emploi du sel de magnésium d’ésoméprazole présentant un e.e. 'à 99,8 % ; qu’elle ajoute que si un effet supplémentaire résidant dans une stabilité des sels d’esoméprazole à l’égard de la racémisation a bien été mentionné dans la description du brevet, au même titre que la prétendue

diminution de la variation interindividuelle, cet effet n’était nullement démontré par des données expérimentales dans le brevet déposé ;

Que la société CIPLA invoque également l’absence d’effet technique au titre du défaut d’activité inventive, arguant qu’en l’absence de la moindre démonstration d’un réel effet technique associé à l’objet revendiqué dans le brevet EP 461, la société ASTRA ZENECA ne peut prétendre que son brevet EP 461 impliquerait une activité inventive ;

Que la société ASTRA ZENECA, rappelant que les causes de nullité d’un brevet sont limitatives, répond que l’avantage technique, ou le progrès technique, procuré par l’invention est indifférent, que la revendication 9 et celles qui en dépendent sont des revendications de produit (portant sur le sel de magnésium d’esoméprazole ayant une pureté optique à excès énantiomérique (e.e.) ' 99,8%) ne revendiquant aucune application ni aucun effet spécifique et que la revendication 1 et les revendications 2 à 8 qui en dépendent revendiquent l’utilisation du produit précité 'pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique, c’est-à-dire un IPP ; qu’elle précise que l’utilisation ainsi visée se distingue de 'l’effet technique invoqué par les intimées, lequel n’a pas trait à l’aptitude du produit à constituer un IPP, mais concerne la résolution du problème technique consistant à parvenir à un IPP ayant un profit thérapeutique amélioré et, en particulier, ayant un degré de variabilité interindividuelle plus faible et, qu’en d’autres termes, contrairement à l’application thérapeutique, la solution au problème technique n’est pas revendiquée, ce qui n’empêche pas le produit ou le procédé de fabrication du produit de résoudre le problème posé et contribuer ainsi à l’état de la technique ; qu’elle fait valoir, en outre, que le critère de l’activité inventive exige seulement i) au stade de la demande, que la solution apportée au problème technique par le breveté soit plausible, ii) que cette solution ne soit pas évidente et iii) que si l’effectivité de cette solution, qui apparaît plausible au stade et au vu de la demande, est néanmoins contestée, il est alors admis de verser au débat des éléments tels que des analyses pour démontrer que la solution produit effectivement l’effet allégué, rien n’exigeant, en matière d’activité inventive, que la preuve de l’activité inventive soit contenue dans la demande telle que déposée ;

Considérant que les deux sociétés intimées invoquent chacune, par ailleurs, de façon distincte, le défaut d’activité inventive, soutenant qu’en l’espèce, l’homme du métier aurait mis en œuvre l’invention objet du brevet EP 461 en suivant les enseignements des documents de l’art antérieur DE 455 ou EP 495 ;

Qu’il convient, par conséquent, comme l’a fait le tribunal, de répondre à l’argumentation des parties, en ce compris celle relative à l’absence d’effet technique, en examinant le motif de nullité tiré du défaut d’activité inventive ;

Considérant que l’article 56 de la CBE dispose que 'Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique (…)' ; qu’en application de l’article 138 a) de la même convention, un brevet doit être annulé 'si l’objet du brevet européen n’est pas brevetable aux termes des articles 52 à 57' ;

Que l’état de la technique le plus proche à sélectionner doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée ; que cet état de la technique le plus proche doit donc viser à atteindre le même objectif ou à obtenir le même effet que l’invention ou au moins appartenir au même domaine technique que l’invention revendiquée ou à un domaine qui lui est étroitement lié ;

Considérant que la société ETHYPHARM soutient qu’il était évident pour l’homme du métier de parvenir à l’objet des revendications 1, 9 et 10 au regard des enseignements des documents DE 455 et EP 495 ; qu’elle explique que l’homme du métier qui connaissait l’esoméprazole optiquement pur et ses sels divulgués par le document DE 455 était en effet incité à choisir le sel de magnésium du document EP 495 pour en améliorer la stabilité ou la pureté, ce choix étant d’autant plus évident que le racémate (l’oméprazole) était commercialisé sous cette même forme de sel de magnésium ; qu’ainsi, selon l’intimée, choisir pour l’énantiomère, le sel utilisé pour le racémate ne témoignait d’aucune activité inventive ;

Que la société CIPLA soutient, elle aussi, que l’homme du métier aurait naturellement mis en 'œuvre l’invention objet du brevet EP 461 en suivant les enseignements des documents de l’art antérieur DE 455 ou EP 495, dès lors que le premier de ces document lui enseignait comment obtenir le sel de magnésium de l’esoméprazole présentant l’excès énantiomérique (e.e.)' à 99,8% revendiqué par la société ASTRA ZENECA et que le second document décrivait des sels de l’oméprazole et, de manière préférée, le sel de magnésium de l’oméprazole ; qu’ainsi, pour la société intimée, l’homme du métier partant du document EP 495, aurait tout naturellement séparé les énantiomères du sel de magnésium d’oméprazole et aurait, pour ce faire, consulté le document DE 455 et serait ainsi parvenu au sel de magnésium de l’esoméprazole optiquement pur revendiqué en appliquant le procédé du document DE 455 à la lumière de ses connaissances générales en matière de purification d’énantiomères ;

Que la société ASTRA ZENECA répond en critiquant le raisonnement du tribunal, expliquant que ce dernier, pour estimer que l’invention n’implique pas d’activité inventive, a additionné des éléments figurant, selon les sociétés ETHYPHARM et CIPLA, dans l’état de la technique, mais sans caractériser les raisons pour lesquelles l’homme du métier aurait été incité à les combiner, et en fondant son raisonnement sur la

connaissance a posteriori de l’invention ; qu’elle explique qu’une telle démarche est incorrecte dans la mesure où elle s’affranchit du raisonnement que l’homme du métier ferait pour choisir l’art antérieur à retenir au regard du but poursuivi, et de la nécessité d’une incitation, c’est-à-dire de la motivation que l’homme du métier doit nécessairement avoir lorsqu’il s’agit d’extraire et combiner des éléments de cet art antérieur ; que la société appelante soutient que pour l’homme du métier, armé de ses connaissances générales, il n’était nullement évident de parvenir à la solution proposée par le brevet EP 461 – un sel de magnésium de l’énantiomère (-) de l’oméprazole, ayant une pureté optique supérieure ou égale à 99,8% e.e. – que ce soit en partant du document DE 495 ou du document DE 455 ; qu’elle fait valoir que le document DE 495, qui constitue pour elle le point de départ le plus proche pour parvenir à l’invention objet du brevet EP 461, ne traite ni de la chiralité de l’oméprazole, ni de la stabilité de ses effets sur les patients, et qu’il n’aurait donc pas conduit l’homme du métier à séparer les énantiomères de l’oméprazole dans le but d’en isoler l’énantiomère (-), à purifier l’énantiomère (-) jusqu’à obtenir un excès énantiomérique au moins égal à 99,8% et à former l’énantiomère (-) purifié sous forme de sel de magnésium, et ce, dans le but de résoudre le problème de variabilité interindividuelle posé par l’oméprazole ; que la société appelante fait en particulier valoir qu’à l’époque de la priorité du brevet querellé en 1993, il ne ressortait nullement des recherches sur les propriétés pharmacologiques des inhibiteurs de pompes à protons, dont notamment l’oméprazole, que les énantiomères de ces composés étaient susceptibles d’avoir un effet différent de celui du composé chiral, en particulier s’agissant de l’oméprazole qui n’est pas actif en lui-même mais par le biais d’une substance, le sulfénamide, qui résulte de la transformation de l’oméprazole dans l’organisme du patient et que le sulfénamide étant achiral, c’est-à-dire sans énantiomère ; que pour la société ASTRA ZENECA, il n’était pas attendu à l’époque que les énantiomères de cette famille de composés puissent d’une façon générale produire un effet différent de leur racémate (i.e. composé chiral) et qu’en outre il était considéré que l’énantiomère aurait été instable en ce qu’il reprenait dans certaine condition une forme racémique, de sorte que son utilisation dans un médicament était jugé improbable et que de surcroît, il était impossible de parvenir à un e.e. supérieur à 95,6 %. ; qu’elle argue que, de même, l’homme du métier n’aurait pas retenu le document DE 455, qui ne s’intéresse qu’à la résolution d’une problématique purement chimique, c’est-à-dire la séparation d’un certain nombre de racémates, sans viser les effets en thérapie des énantiomères obtenus, et est donc très éloigné du but poursuivi par l’invention objet du brevet EP 461 qui naît d’une motivation de nature thérapeutique ;

Considérant que le tribunal a justement retenu que l’article 56 de la CBE n’exige pas pour déterminer si un brevet procède ou non d’une activité inventive de procéder par une approche problème-solution supposant de définir au préalable un état de la technique le plus

proche du brevet attaqué, qui est propre à la chambre de recours de l’OEB et ne s’impose pas aux juridictions françaises ;

Considérant qu’à la date de priorité du brevet EP 461, l’état de la technique le plus proche était constitué, d’une part, par la demande de brevet européen EP 495 déposée le 28 février 1984 et publiée le 7 novembre 1984, intitulée 'sels d’oméprazole', qui enseigne que la stabilité de l’oméprazole peut être améliorée en préparant des sels de celui-ci, en particulier le sel de magnésium et, d’autre part, par la demande de brevet allemand DE 455 déposée le 8 novembre 1990 et publiée le 14 mai 1992, intitulée 'Séparation énantiomérique', mentionnée dans la description du brevet EP 461, et qui enseigne une méthode de séparation des énantiomères à partir d’un mélange racémique permettant d’obtenir l’un des deux énantiomères sous forme optiquement pure et qui divulgue six énantiomères préférés, dont l’énantiomère (-) de l’oméprazole (soit l’esoméprazole) optiquement pur, et leurs sels basiques, dont le sel de magnésium ;

Qu’il convient d’apprécier si, en cet état de la technique, et compte tenu de ses connaissances générales, l’homme du métier pouvait parvenir aux revendications 1, 9 et 10 du brevet EP 461 sans effort inventif ;

Considérant que le document EP 495 décrit le sel de magnésium d’oméprazole ;

Considérant que la société ASTRA ZENECA soutient que partant du document EP 495, qui constitue, selon elle, l’art antérieur le plus proche, il n’était nullement évident pour l’homme du métier, confronté à l’objectif de parvenir à un composé ayant des propriétés d’inhibiteur de la pompe à protons réduisant la variabilité inter-individuelle par rapport à l’oméprazole, de se tourner vers les énantiomères de l’oméprazole, rien ne l’incitant à croire que l’un des énantiomères aurait une meilleure activité que l’autre et résoudrait le problème de la variabilité inter-individuelle ;

Que contrairement à ce qu’affirme la société ASTRA ZENECA, l’objectif thérapeutique n’est pas étranger au document DE 455, puisque ce document précise que les composés préparés selon l’invention sont employés comme ingrédients actifs dans des médicaments pour le traitement de troubles gastriques et intestinaux, de sorte que l’homme du métier n’aurait pas été dissuadé de s’y référer ; qu’en outre, la société ETHYPHARM fait valoir, sans être contredite, qu’en 1993, il était connu que les énantiomères d’un composé pouvaient présenter des pharmacocinétiques et donc une biodisponibilité différentes du composé racémique ; que la société intimée cite, à cet égard, un article de M. W. DE CAMP intitulé 'La perspective de la FDA sur le développement des stéréoisomères’ qui souligne notamment que 'Il est clair que dans un corps, un médicament existe dans un environnement chiral dans lequel, ses

libérations, absorption, transport, action, dégradation et élimination peuvent impliquer des interactions avec des enzymes, des surfaces cellulaires, etc. Ainsi, on prévoit que le corps agira différemment sur deux molécules énantiomères.' ; qu’est également fourni un article de 1989 de plusieurs chercheurs du département de pharmacologie de l’Université d’Erlangen (RFA) consacré à 'Différences pharmacologiques entre le R (-) et le S (-)- ibuprofène’ duquel il ressort que l’énantiomère S du racémate Ibuprofène présentait une pharmacocinétique améliorée par rapport à l’énantiomère R et au racémate lui-même ; qu’il est justifié par ailleurs qu’avant 1993, différentes agences sanitaires délivrant des autorisations de mises sur le marché (USA, Japon) recommandaient ou exigeaient, pour les nouveaux médicaments se présentant sous la forme d’un mélange racémique, une analyse de l’activité et de la pharmacocinétique des énantiomères ; qu’à ces éléments, la société ASTRA ZENECA oppose le témoignage de M. VON U, selon lequel il n’y avait aucun intérêt à rechercher des énantiomères de l’oméprazole, témoignage qui doit toutefois être apprécié avec circonspection, son rédacteur étant l’un des inventeurs du brevet EP 461 ; que le contenu de l’article de M. E ('Résolution des énantioméres de Fornéprazole et certains de ces analogues par chromatographie liquide sur une phase stationnaire du trisphenylcarbamoycellulose – Les effets des énantiomères de Foméprazole sur les glandes gastriques') ne permet pas d’en retirer, contrairement à ce qu’affirme la société ASTRA ZENECA, que la recherche des énantiomères de l’oméprazole ne présentait pas d’intérêt ; qu’il en est de même du témoignage de M. S, co-inventeur à l’origine de la demande de brevet allemand DE 455, selon lequel à l’époque du dépôt de la demande de brevet allemand '455', on n’attendait pas que les énantiomères se comporteraient différemment que le racémate ; qu’en définitive, il ressort de tous ces éléments que les propriétés thérapeutiques des énantiomères et l’intérêt scientifique de rechercher l’activité de ces énantiomères étaient connus avant la date de priorité du brevet EP 461 ; qu’en suivant l’enseignement du document DE 455, l’homme du métier aurait aisément séparé les énantiomères de l’oméprazole en partant du sel de magnésium de l’oméprazole, et aurait ainsi obtenu le sel de magnésium de l’énantiomère (-) de l’oméprazole sous une forme optiquement pure ;

Considérant, s’agissant du degré de pureté optique revendiqué (e.e. '99, 8%), que comme l’a retenu le tribunal et comme le soutiennent les sociétés intimées, la société ASTRA ZENECA ne démontre pas, notamment par des étude ou des tests, que l’e.e. de 99,8 % qu’elle revendique ait un quelconque effet pour réduire la variabilité inter- individuelle des effets thérapeutiques du composé, ce qui est l’objectif du brevet ; qu’aucune comparaison ne démontre, en effet, que l’emploi de sels de magnésium d’esoméprazole ayant une pureté optique importante mais moindre que l’e.e. revendiqué aboutirait à une moindre limitation de la variabilité interindividuelle ; qu’en tout état de cause, dès lors qu’il n’est pas contesté que lorsqu’on prépare un énantiomère, l’objectif est d’obtenir le meilleur degré de pureté

possible, l’homme du métier aurait naturellement cherché à améliorer la pureté optique de l’énantiomère selon la méthode de chromatographie sur colonne proposée dans le document DE 455 ou selon celle de la cristallisation fractionnée telle qu’elle est décrite dans l’ouvrage Enantiomères, racémates et résolutions édité en 1981 ; que c’est par conséquent à juste raison que le tribunal a retenu que la caractéristique de pureté revendiquée ne confère aucune activité inventive aux revendications 1, 9 et 10 ;

Considérant que la société ASTRA ZENECA fait valoir que l’invention résout un problème supplémentaire, corrélé aux propriétés pharmacologiques et qui en sublime l’effet, correspondant à la protection contre la racémisation de l’esoméprazole, c’est-à-dire le retour de celui-ci à une forme racémique composée de deux énantiomères en parties égales, cette protection étant obtenue grâce à la salification de l’atome de nitrogène en position 1 dans la structure de l’énantiomère ; qu’elle explique qu’elle expose que cette stabilisation était inattendue et qu’en protégeant l’énantiomère d’intérêt de la racémisation au cours de sa progression dans l’organisme du patient jusqu’au site d’action, la salification optimise les bénéfices thérapeutiques associés à l’esoméprazole ; que, selon l’appelante, la combinaison de la salification avec la pureté énantiomérique fournit un bénéfice qui ne pouvait découler de l’état de la technique antérieure ou des connaissances générales de l’homme du métier à la date de priorité du brevet EP 461 ;

Considérant que la description du brevet mentionne (paragraphe [0008]): 'En outre, les sels optiquement purs sont stables vis-à-vis de la racémisation à la fois à pH neutre et à pH basique, ce qui était inattendu puisqu’il était prévu que la déportation connue au niveau de l’atome de carbone entre le noyau pyridine et l’atome de soufre chiral provoque une racémisation dans les conditions alcalines’ ;

Que la société ASTRA ZENECA verse aux débats le témoignage de M. VON U précité, l’un des inventeurs à l’origine du brevet EP 461, qui confirme le caractère inattendu de l’amélioration de la stabilité contre la racémisation ;

Que cependant, comme il a été dit, ce témoignage doit être apprécié avec prudence provenant de l’un des inventeurs à l’origine du brevet EP 461, alors que, de son côté, la société ETHYPHARM fournit la déclaration du Professeur B de l’Institut de chimie organique et de chimie macromoléculaire de l’Université de Dusseldorf, produite dans le cadre de l’opposition au brevet, qui indique que 'Dans le document EP 1 020 461A1, le Breveté qualifie la stabilité configurationnelle de l’oméprazole à un pH basique de « surprenante car on s’attendait à ce que la déprotonation connue sur le carbone entre la pyridine et l’atome de soufre chiral entraîne une racémisation dans des conditions alcalines » (p.3 II 6-8). Cette déclaration contredit clairement les

connaissances sur l’acidité des sulfoxydes connue en 1993 (et toujours valides aujourd’hui) ' ;

Qu’en outre, la société CIPLA fait pertinemment valoir qu’il n’est pas démontré que la stabilité à la racémisation du sel de magnésium de l’esoméprazole présentant un e.e.' 99,8% serait améliorée par rapport à la stabilité déjà obtenue pour l’esoméprazole décrit dans l’art antérieur ;

Que le nouvel élément invoqué par la société ASTRA ZENECA ne peut conférer une activité inventive à l’objet revendiqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’au regard des enseignements des documents EP 495 et DE 455, l’homme du métier serait parvenu à l’objet de la revendication 9 qui couvre le sel de magnésium de l’esoméprazole ayant une pureté optique e.e. '99,8 %, à l’objet de la revendication 10 qui concerne son utilisation en thérapie et à celui de la revendication 1 qui protège son utilisation pour la fabrication d’un médicament pour l’inhibition de la sécrétion d’acide gastrique ; que ces revendications seront donc annulées pour défaut d’activité inventive ;

Considérant, s’agissant des revendications 2 à 8 et 11 à 13, que c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a jugé qu’elles étaient dépourvues d’activité inventive et qu’il les a annulées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé l’ensemble des revendications du brevet EP 461 pour défaut d’activité inventive ;

Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon diligentée à lAFSSAPS, les actes de contrefaçon et la demande subsidiaire de la société CIPLA tendant à sa mise hors de cause

Considérant que l’annulation des revendications du brevet a pour conséquence que les demandes présentées au titre de la contrefaçon ne peuvent prospérer et doivent être rejetées ;

Qu’il n’y a lieu, par conséquent, d’examiner les demandes des sociétés intimées tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon établi le 28 mars 2011 dans les locaux de l’AFSSAPS et celle des actes subséquents, censés, selon la société ASTRA ZENECA, établir la preuve de la contrefaçon ;

Qu’il n’y a pas lieu non plus d’examiner la demande subsidiaire de la société CIPLA tendant à sa mise hors de cause, qui est devenue sans objet ;

Sur la demande de dommages et intérêts de la société CIPLA

Considérant que la société CIPLA forme une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société ASTRA ZENECA, se plaignant tant des conditions de la saisie-contrefaçon effectuée, le 28 mars 2011, dans les locaux de l’AFSSAPS que du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ;

Sur les conditions de la saisie-contrefaçon

Considérant que la société CIPLA fait grief à la société ASTRA ZENECA i) de l’appréhension abusive et irrégulière, en violation de l’ordonnance modifiée, de documents portant sur des secrets d’affaires et de fabrique étrangers à la prétendue contrefaçon, ii) des conditions de rédaction du procès-verbal de saisie-contrefaçon, qui la laissent dans l’ignorance totale des véritables circonstances de la saisie opérée et des pages qui ont réellement été saisies et iii) de la diffusion fautive à des tiers de la partie confidentielle (Drug Master File ou DMF) d’un dossier d’autorisation de mise sur le marché concernant un principe actif qu’elle fabrique ;

Que la société ASTRA ZENECA répond que la saisie-contrefaçon a été réalisée dans le respect des termes de la loi et de l’ordonnance qui l’a autorisée et que la communication d’une seule lettre du 28 juin 2010 dans le cadre d’une procédure en cours au Portugal, et ce, avant le placement sous scellés de l’ensemble des documents saisis lors de l’opération de saisie-contrefaçon et l’interdiction de leur divulgation, ne saurait être constitutive d’une faute ; qu’elle ajoute que la société intimée ne justifie d’aucun préjudice, même seulement moral ;

Considérant que comme le tribunal l’a jugé, la saisie-contrefaçon effectuée dans les locaux de l’AFSSAPS n’a pas outrepassé les termes de l’ordonnance du 17 mars 2011 qui l’a autorisée, sur le fondement non seulement du brevet objet de la présente procédure mais également du brevet EP 940 évoqué supra dans l’exposé du litige ; que cette ordonnance prévoyait, en effet, la saisie réelle du 'dossier d’AMM des spécialités pharmaceutiques à base d’ésoméprazole (…) notamment le DMF partie ouverte ou fermée (…)' et précisait également que les opérations de saisie-contrefaçon pourraient concerner des documents incluant 'des sociétés distinctes de la société ETHYPHARM ou encore tout type de fournisseurs et clients’ ;

Que la société ASTRA ZENECA a donc pu, sans commettre de faute, se faire remettre les documents objet de la saisie- contrefaçon ;

Considérant que la société CIPLA a pu utilement contester devant les juridictions compétentes la saisie dans les locaux de l’AFSSAPS de documents qu’elle estimait confidentiels ; que comme il a été exposé

supra, elle a obtenu de cette cour l’aménagement des termes de l’ordonnance et le placement sous scellés de l’ensemble des documents saisis à l’AFSSAPS ;

Considérant que la diffusion d’informations issues du DMF est intervenue, selon la pièce versée aux débats par la société CIPLA, le 5 juillet 2011, soit antérieurement à l’arrêt de cette cour du 6 décembre 2011 ayant ordonné le placement sous scellés de l’ensemble des documents saisis dans les locaux de l’AFSSAPS et à l’ordonnance du 2 mars 2012 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a fait interdiction aux parties d’utiliser ou de communiquer à tout tiers les documents saisis au sein de l’AFSSAPS ;

Que si la cour partage l’analyse du tribunal quant au caractère fautif de l’utilisation par la société ASTRA ZENECA de documents confidentiels dans le cadre d’une procédure étrangère à celle pour laquelle leur saisie avait été autorisée et à laquelle la société CIPLA n’était pas partie, il reste que cette dernière ne démontre pas la réalité du préjudice qui aurait résulté pour elle du comportement de la société ASTRA ZENECA ; que la directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 dont elle se prévaut sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites prévoit que les dommages et intérêts pouvant être alloués au détenteur de secrets d’affaires sont fonction du préjudice que celui-ci a 'réellement subi’ ;

Considérant, dans ces conditions, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société CIPLA de ce chef demande ;

Sur le caractère abusif de la procédure engagée par la société ASTRA ZENECA

Considérant la société CIPLA fait valoir que ce n’est que près de trois ans après la saisie de son DMF que la société ASTRA ZENECA a formé contre elle des demandes de condamnation totalement injustifiées, ayant toujours soutenu jusqu’alors, que seule la société ETHYPHARM avait la qualité d’importatrice et qu’elle n’avait aucun grief à former à son encontre, cette attitude procédurale révélant, selon l’intimée, les intentions malveillantes de la société ASTRA ZENECA qui cherche uniquement à l’intimider et la sanctionner en raison de l’action en nullité de la saisie contrefaçon réalisée à l’AFSSAPS ;

Considérant que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’exercer une voie de recours en justice légalement ouverte est susceptible de constituer un abus ; que l’exercice d’une action en justice ne dégénère, en effet, en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et

intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ;

Que la société ASTRA ZENECA fait valoir à juste raison que le fait que la demande en contrefaçon contre la société CIPLA ait été formée postérieurement à celle dirigée contre la société ETHYPHARM ne rend pas en soi son action fautive ; que la société CIPLA a été mise en mesure, devant le tribunal comme devant la cour, de faire valoir sa défense en sollicitant notamment la nullité du brevet EP 461 ;

Que le rejet des prétentions de la société ASTRA ZENECA ne permet pas de caractériser, en l’espèce, une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;

Que, par ailleurs, la société CIPLA ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que sa demande de ce chef sera également rejetée ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Considérant que la société ASTRA ZENECA qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur frais irrépétibles de première instance étant confirmées ;

Considérant que les sommes qui doivent être mises à la charge de la société ASTRA ZENECA au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés ETHYPHARM et CIPLA peuvent être équitablement fixées, respectivement, à 80 000 € et 40 000 €, ces sommes complétant celles allouées en première instance ;

PAR CES MOTIFS.

LA COUR.

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité partielle du brevet EP 461 au titre de l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande et dit qu’il y a lieu de limiter le brevet en modifiant la revendication 11 en ce sens que les mots 'ou prophylaxie’ en soient supprimés ;

Statuant à nouveau, rejette la demande de la société ETHYPHARM de nullité du brevet pour extension de l’objet au-delà du contenu de la demande ;

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant,

Déboute la société CIPLA de sa demande pour procédure abusive présentée en appel, Condamne la société ASTRA ZENECA aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société ETHYPHARM de la somme de 80 000 € et à la société CIPLA de celle de 40 000 €.