COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 novembre 2017

Pôle 1 – Chambre 2

(n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/04180

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/58754

APPELANTE SA SCREENCELL […] Centre Roger Perez 95200 SARCELLES N° SIRET : 435.315.742. Représentée par M^e Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assistée de M^e B de MARGERIE substituant M^e Pierre-Edouard G DE ROBERT, toque : G 210

INTIMEE SAS BIOCARECELL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège […] 75002 PARIS Représentée par M^e Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée par M^e Pauline R de la société CHOURAQUI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0504

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard CHEVALIER, Président M^me Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère M^me Véronique DELLELIS, Présidente de chambre Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. Aymeric PINTIAU, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Screencell, créée en 2001, a pour activité le développement de méthodes non invasives, alternatives aux biopsies, pour le diagnostic in vitro et le traitement en cancérologie et en diagnostic prénatal, par l’isolement des cellules rares circulantes, notamment les cellules tumorales circulantes (CTC) et les cellules foetales circulantes (CFC).

Elle a inventé un dispositif constitué d’un tube permettant d’isoler des cellules circulantes appelé 'ScreenCell®CYTO '.

Ce dispositif a fait l’objet d’un brevet français déposé le 4 novembre 2009 sous le numéro 09 57805 auquel s’est substitué le brevet européen EP 2 635 669 (ci-après EP 669) intitulé 'dispositif et procédé pour isoler et/ou cultiver des cellules vivantes sur filtre ou extraire leur matériel génétique’ publié le 17 juin 2015.

Le professeur C a été consultant exclusif pour la SA Screencell du 1^er janvier 2007 au 28 février 2013.

Il était tenu dans ce cadre à une obligation de confidentialité (article 6 du contrat de consultant du 25 juin 2007), ses travaux demeurant, hors activité hospitalo-universitaire, la propriété de la SA Screencell (article 7). I1 est désigné comme inventeur du brevet français n° 09 57805 et co-inventeur du brevet EP 669.

M. C est également actionnaire et directeur de recherches de la SAS Biocarecell créée le 28 février 2013 et spécialisée dans la recherche et le développement en matière médicale. Elle est titulaire des deux demandes de brevet français suivantes pour lesquelles M. C est désigné comme inventeur :

- la demande déposée le 12 novembre 2013 et publiée le 15 mai 2015 sous le numéro 13 61042 intitulée 'dispositif à filtration améliorée pour retenir les cellules contenues dans un échantillon liquide',
- la demande déposée le 12 novembre 2013 et publiée le 15 mai 2015 sous le numéro 13 61045 intitulée 'dispositif à filtration et aspiration par capillarité pour retenir les cellules contenues dans un échantillon liquide'.

La SA Screencell, au motif que la SAS Biocarecell promouvait un tube 'Care 1" reproduisant les caractéristiques de son brevet EP 669, a obtenu par une ordonnance rendue sur requête le 16 janvier 2014 la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de saisir des

documents, d’une part, dans les locaux de 'M. Yvon C et Abraham C C’ et, d’autre part, dans ceux de la SAS Biocarecell.

Puis la SA Screencell a assigné la SAS Biocarecell en référé sur le fondement de l’article L 615-3 du code de la propriété intellectuelle afin qu’il soit fait interdiction à cette dernière de poursuivre la production et la promotion du tube 'care 1" ainsi que de tout autre produit en développement nécessaire à l’exploitation de ce tube.

Par ordonnance du 6 novembre 2014, aujourd’hui définitive, le juge des référés a rejeté ces demandes.

Il a retenu que, si le tube 'care 1« et le dispositif faisant l’objet du brevet de la société Screecell interviennent dans le même domaine technique et ont le même objectif, celui de filtrer les cellules rares circulant dans le sang, ils ne présentent pas les mêmes caractéristiques, le tube 'care 1 » ne comportant pas une aiguille solidaire de l’ouverture du compartiment de manière étanche ni de moyen mobile pour appliquer une force sur le support filtre.

Par acte du 20 septembre 2016, la SA Screencell a fait assigner la SAS Biocarecell devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant la mission suivante :

- se rendre sur le site de la société Biocarecell ou dans tout autre établissement de cette dernière et dans tous autres lieux dont la visite sera utile à l’expertise ;

— se faire remettre, par la société Biocarecell, le produit dénommé 'Tube Care 1" argué de contrefaçon du brevet européen n° l0795419.0 et procéder à la description détaillée dudit procédé ;

- se faire remettre, par la société Biocarecell, tous documents, descriptifs, photographies, brochures, mode d’emploi, catalogues, ou publications relatifs au procédé dont pourrait résulter la preuve de la contrefaçon ;

- si nécessaire, procéder ou faire procéder au démontage, à tout essai, à toute mise en service, à toute vérification, à toute investigation utile pour la description du produit dénommé 'Tube Care 1".

Par ordonnance rendue le 9 février 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance

de Paris a rejeté cette demande et condamné la société Screencell aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a fondé sa décision sur les motifs suivants :

'Le brevet EP 669 porte sur 'un dispositif et un procédé pour isoler et/ou cultiver des cellules vivantes ou fixées sur un filtre afin d’effectuer toutes les analyses cellulaires (cytologie, immunocytochimie, essais FISH, etc.) ou extraire du matériel génétique éventuellement amplifié de cellules vivantes ou fixes isolées sur un filtre. Elle s’applique en particulier à isoler et/ou cultiver des cellules particulières présentes dans un liquide, en particulier le sang, ou à extraire le matériel génétique de ces cellules particulières’ (description, §1). La revendication 1 porte sur un moyen de liaison entre le compartiment et un cylindre de protection entourant l’aiguille en tant qu’il s’applique à un dispositif comportant un compartiment, un moyen mobile par rapport à lui, un filtre solidaire au moins temporairement de l’ouverture du compartiment ou du moyen mobile et une aiguille solidaire au moins temporairement de l’ouverture du compartiment, ces éléments étant connus de l’art antérieur et figurant ainsi dans le préambule de la revendication 1.

L’organisation de la mesure d’expertise sollicitée suppose la démonstration préalable de sa nécessité en considération de la suffisance des éléments dont dispose à ce jour la SA

Screencell, l’expertise étant par ailleurs subsidiaire au sens des articles 147 et 263 du code de procédure civile. Il n’est pas contesté que le tube 'Care 1' est celui qui a fait l’objet des demandes de brevet français déposées par la SA Screencell et publiées le 15 mai 2015. Or, alors qu’elle évoque une contrefaçon possible du tube objet du brevet EP 669, la SA Screencell n’explique pas en quoi ces deux demandes, qui par nature au sens de l’article L 612-5 du code de la propriété intellectuelle divulguent chacune l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter et ainsi la mettre en œuvre ou la reproduire, ne lui permettent pas de se prononcer sur la contrefaçon qu’elle redoute.

Aussi, faute pour la SA Screencell d’établir que la mesure qu’elle sollicite, qui comprend en outre des éléments de mission ne relevant pas des pouvoirs de l’expert dont le rôle est de donner un avis technique sur une question de fait et non de collecter sans autre but des documents divers, est nécessaire au regard des éléments librement accessibles et par principe complets sur la composition et le fonctionnement du tube 'Care 1', sa demande d’expertise judiciaire sera rejetée.'

Par déclaration en date du 24 février 2017, la SA Screencell a fait appel de cette décision.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions transmises le 22 août 2017, la société Screencell demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 905 du code de procédure civile de :

- infirmer la décision déférée ;

statuant à nouveau sur ces chefs,

— la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées ;

— ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :

- se rendre sur le site de la société Biocarecell ou dans tout autre établissement de cette dernière et dans tous autres lieux dont la visite sera utile à l’expertise ;

- se faire remettre, par la société Biocarecell, le produit dénommé « Tube Care 1 '' argué de contrefaçon du brevet européen n° 10795419.0 et procéder à l’analyse et à la description détaillée dudit procédé ;

- si nécessaire, procéder ou faire procéder au démontage, à tout essai, à toute mise en service, à toute vérification, à toute investigation utile pour la description du produit dénommé « Tube Care 1 » ;

— procéder à une comparaison du 'Tube Care 1" avec celui du dispositif ScreenCell®CYTO ;

en tout état de cause,
- condamner la société Biocarecell à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SA Screencell expose en substance les éléments suivants :

— M. C a décidé de mettre fin à leur collaboration à la suite d’une réunion du conseil de surveillance au cours de laquelle il a indiqué que les résultats relatifs à la recherche qu’il animait étaient quasi nuls ;

- dimanche 27 février 2013, M. C s’est introduit sans autorisation dans le laboratoire de Screencell et a retiré le contenu de deux armoires sans justifier cette intrusion ni fournir la liste de ce qu’il a emporté ;

- dès la fin de son contrat de consultant, il a créé la société Biocarecell et, au mois de décembre 2013, la presse a révélé la création par celle- ci d’une innovation dénommée 'Tube care 1" qui présente les mêmes caractéristiques que le tube ScreenCell®CYTO ;

- dans sa campagne destinée à lancer son produit, M. Cayre s’est référé aux études menées par Screencell ;

— la mesure d’instruction réalisée le 7 février 2014 dans les locaux de 'Yvon C et Abraham C C’ en exécution de l’ordonnance sur requête a révélé la présence de quatre échantillons du tube ScreenCell®CYTO à côté de l’ordinateur de M. C ;

- la mesure réalisée au siège de la société Biocarecelll a montré qu’aucune activité n’y était exercée ;

- la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit être accueillie puisqu’aucune juridiction n’a encore été saisie au fond ;

- elle repose sur un motif légitime, visant à établir que la société Biocarecell et M. C se sont rendus coupable d’actes de contrefaçon, au regard des faits exposés ci-dessus qui constituent un faisceau d’indices et montrent qu’un procès est envisageable ;

- l’expertise demandée est nécessaire parce que, contrairement à ce que le premier juge a estimé, les documents accessibles ne sont pas suffisants pour établir la contrefaçon, seule une analyse matérielle du tube care 1 peut le permettre ;

- la mission proposée entre dans les pouvoirs d’un expert ;

- elle est légalement admissible, le secret des affaires et le secret professionnel ne constituant pas en eux-mêmes un obstacle à sa réalisation.

La SAS Biocarecell, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 septembre 2017, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L. 615-3 et L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle, de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

en conséquence,

— constater l’absence de motif légitime de la société Screencell ;

— dire n’y avoir lieu à mesures d’instruction ;

— débouter la société Screencell de l’intégralité de ses demandes ;

à titre subsidiaire,
- dire que la mission de l’expert sera limitée à la description du dispositif Cyto détaillé dans le brevet Screencell et à la description du dispositif de filtration du tube Care 1 détaillé dans les brevets FR 3 012 974 et FR 3 012 975 à l’exclusion de tout autre élément ou dispositif et notamment le filtre lui-même ;

— dire que la mission de l’expert est exclusive de toute appréciation juridique, notamment sur l’appréciation de la contrefaçon alléguée, et qu’elle est circonscrite uniquement à la description des dispositifs en cause ;

- dire que les mesures accordées ne pourront être mises en 'œuvre qu’après versement par la société Screencell d’une somme de 1 000 000 euros à la CARPA. Séquestre, 'en sort’ d’une décision exécutoire à intervenir dans le cadre d’une instance au fond ;

- condamner la société Screencell à payer à la société Biocarecell la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SAS Biocarecell fait valoir en résumé ce qui suit :

- le professeur C est un des spécialistes mondiaux de la recherche sur les cellules rares circulantes ; il a mis fin à sa collaboration avec Screencell à la suite de divergences sur les orientations scientifiques et médicales de celle-ci ;

- la société Biocarecell a mis au point un nouveau dispositif de filtration du sang qui présente une rupture technologique avec l’état de l’art ; à la suite de la révélation au public du projet de tube en développement care 1, la société Screencell a multiplié les procédures judiciaires ;

- la mesure d’expertise réclamée par Screencell ne repose sur aucun motif légitime en ce que, premièrement, elle contourne les règles applicables en matière de contrefaçon de brevet ; il a été jugé que le recours à l’article 145 du code de procédure civile est exclu lorsque le titulaire du brevet dispose de la procédure spéciale de saisie- contrefaçon ;

- l’expertise demandée vise à permettre à Screencell de s’approprier son savoir-faire, comme le prouve le contenu de la mission proposée alors que Screencell n’expose toujours pas les revendications de son brevet qui seraient contrefaites ;

- l’expertise demandée est inutile dès lors que les caractéristiques du tube care 1 et de son dispositif ont fait l’objet de brevets et sont ainsi disponibles ;

- il a été démontré dans l’instance en référé contrefaçon que les deux dispositifs de filtration en cause n’utilisent pas les mêmes procédés et que les caractéristiques du brevet de Screencell ne sont pas reproduites par le tube care 1 ;

- à titre subsidiaire, la mesure d’expertise devrait être strictement encadrée et une garantie devrait être ordonnée afin de protéger les investissements déjà réalisés par l’intimée.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

La SA Screencell expose que sa demande d’expertise repose sur un motif légitime en ce qu’il existe un faisceau d’indices que la société Biocarecell et M. C, en réalisant le produit care 1, se sont rendus coupables de contrefaçon de son tube ScreenCell®CYTO ayant fait l’objet d’un brevet français puis du brevet européen EP 669. Cependant, la mission qu’elle demande à la cour de confier à un expert judiciaire consiste à se faire remettre le produit care 1, à l’analyser et à le décrire, au besoin en le démontant et en procédant à toute investigation utile, et à le comparer avec le dispositif ScreenCell®CYTO.

L’article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :

'La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.

A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.

[…] Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.

A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.'

Ainsi que la partie intimée l’a fait valoir, la mesure réclamée par l’appelante correspond à celle prévue par le texte spécial susvisé, destiné à l’administration de la preuve recherchée.

En outre, ce texte prévoit la possibilité pour le juge de subordonner l’exécution de ladite mesure à une garantie en faveur du défendeur faisant l’objet de la saisie, destinées à assurer son indemnisation si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Il impose également au demandeur de saisir le juge du fond dans un délai fixé par l’article

R. 615-3 à vingt jours ouvrables ou à trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

La SA Screencell n’oppose aucun argument à celui de la SAS Biocarecell selon lequel son action devant le juge des référés fondée sur l’article 145 du code de procédure civile tend à contourner les dispositions spéciales de l’article L 615-5, précité.

Elle ne justifie pas ni même n’expose en quoi la mesure qu’elle réclame s’en distingue et relève d’une expertise.

Force est de constater, à cet égard, que la mission qu’elle entend voir confier à un expert judiciaire se limite à une description du produit care 1 et à la comparaison de celui-ci avec le dispositif ScreenCell®CYTO sans aucune investigation technique relativement à l’une de ses composantes au regard des revendications de son brevet nécessitant de recourir à la compétence d’un homme de l’art.

La société Screecell ne démontre pas, par conséquent, avoir un motif légitime à voir ordonner sur le fondement de l’article 145 une mesure d’instruction dont le contenu correspond, en réalité, à celle prévue par un texte spécialement applicable.

En outre, la société Screencell ne démontre pas en quoi la mesure qu’elle réclame est utile et, partant, reposerait sur un motif légitime alors que, comme le premier juge l’a relevé dans les motifs cités ci- dessus que la cour adopte, les caractéristiques du produit care 1 sont exposées de manière précise et détaillée dans les deux demandes de brevet français déposées par la société Biocarecell.

La société Screencell conteste cette appréciation en appel en soutenant que la preuve de l’existence de contrefaçons nécessite de procéder à une analyse matérielle du tube litigieux. Mais force est de constater qu’elle limite son argumentation à cette simple affirmation, sans expliquer en quoi les informations figurant dans les demandes de brevet précitées et encore celles disponibles sur le site internet de

l’intimée, reproduites en pièce n° 3 dans son dossier, seraient insuffisantes pour connaître précisément les caractéristiques du produit care 1 et comparer celles-ci à son propre dispositif.

Par ailleurs, la société Screencell n’indique pas précisément les revendications de son brevet qui seraient reproduites dans le tube care 1 et, partant, la vraisemblance de la contrefaçon qu’elle allègue.

Il résulte au contraire des éléments du dossier que les deux dispositifs en cause, ainsi que le juge des référés l’a retenu dans son ordonnance du 6 novembre 2014, ne présentent pas les mêmes composants et ne mettent pas en œuvre le même mode de filtration, le produit de la société Screencell réalisant la filtration par l’introduction d’une aiguille dans le réservoir contenant le liquide à filtrer en créant une dépression alors que le tube care 1 permet la filtration par capillarisation chimique, par absorption du liquide par une mèche hydrophile.

En l’état de ces considérations, la demande d’expertise de la société Screencell doit être rejetée et l’ordonnance du 9 février 2017 confirmée sur ce point.

Le premier juge a fait une application équitable de l’article 700 du code de procédure civile

et fondée de l’article 696 du même code, de sorte que l’ordonnance attaquée doit aussi être confirmée de ces chefs.

La SA Screencell, qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de décharger la SAS Biocarecell des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager dans le cadre du présent litige et de lui allouer ainsi, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance rendue le 9 février 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions ;

Ajoutant à celle-ci,

CONDAMNE la SA Screencell aux dépens et à payer à la SA S Biocarecell la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.