Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 25 septembre 2018, n° 17/06254

TGI Paris 10 mars 2017

CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2018

Arguments

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Accepté
Absence d'usage sérieux de la marque
La cour a constaté que Monsieur K ne justifiait pas d'un usage sérieux de la marque, confirmant ainsi la déchéance de ses droits.
Accepté
Procédure abusive
La cour a condamné Monsieur K à payer des dommages-intérêts à Monsieur M pour avoir succombé au principal.
Accepté
Condamnation aux dépens
La cour a condamné Monsieur K aux dépens de l'instance d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant Monsieur Madou K à Monsieur Youssoupha M, ce dernier a demandé la déchéance des droits de Monsieur K sur la marque "NEGRITUDE" pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de première instance a déclaré Monsieur M recevable et a prononcé la déchéance de la marque, en considérant que Monsieur K n'avait pas justifié d'un usage sérieux de celle-ci. En appel, la cour a confirmé cette décision, estimant que Monsieur M avait un intérêt à agir, car l'absence d'usage de la marque entravait son activité économique. La cour a également jugé que Monsieur K n'avait pas prouvé l'usage sérieux de la marque pendant la période requise, et a modifié la date d'effet de la déchéance au 25 décembre 2014. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité, avec des condamnations supplémentaires pour Monsieur K.

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Sur la décision

Référence :	CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 25 sept. 2018, n° 17/06254
Juridiction :	Cour d'appel de Paris
Numéro(s) :	17/06254
Décision précédente :	Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, N° 15/05183
Décision(s) liée(s) :	Tribunal de grande instance de Paris, 10 mars 2017, 2015/05183
Domaine propriété intellectuelle :	MARQUE
Marques :	NEGRITUDE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle :	3425162
Classification internationale des marques :	CL18 ; CL25 ; CL41
Dispositif :	Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI :	M20180340
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Sur les parties

Président :	, président
Avocat(s) :	Lucien MAKOSSO
Cabinet(s) :	SPFPL PECHENARD & ASSOCIESSELARL MAKOSSO ORHON & FERNANDES-BENCHETRIT
Parties :	K (Madou) c/ M (Youssoupha)

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 25 septembre 2018

Pôle 5 – Chambre 1

(n°118/2018, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06254 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B25M7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 15/05183

APPELANT Monsieur Madou K Représenté et assisté de M^e Lucien M de la SELARL M ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370

INTIMÉ Monsieur Youssoupha M Représenté par M^e Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 Assisté de M^e Andréa B, substituant M^e Fabien HONORAT de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François THOMAS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport ;

M. François THOMAS a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. David PEYRON, Président M^me Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président, et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur Youssoupha M se présente comme un musicien, auteur et compositeur de plusieurs albums à succès.

Monsieur Madou K est titulaire de la marque française NEGRITUDE enregistrée le 25 avril 2006 sous le n° 3 425 162, et renouvelée le 14 avril 2016 pour divers produits et services des classes 18, 25 et 41, à savoir les 'sacs à main, à dos, à roulettes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ; Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtement ; Productions musicales et artistiques".

Monsieur M indique avoir fait savoir dans la presse qu’il souhaitait intituler son quatrième album 'NEGRITUDE’ ; par lettre du 7 avril 2014, Monsieur K l’a informé de son droit de propriété sur la marque NEGRITUDE.

Par ordonnance du 4 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, saisi par Monsieur K d’une demande d’interdiction de la sortie de l’album sous l’appellation NEGRITUDE, a fait droit à sa demande en interdisant à Monsieur M de commercialiser son album sous cet intitulé, sous astreinte de 600 euros par jour.

Monsieur M a interjeté appel de cette décision, avant de se désister de ce recours.

Monsieur M, qui a été finalement intitulé son album 'NGRTD', a assigné Monsieur K le 25 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris en déchéance de ses droits sur la marque NEGRITUDE.

Monsieur K a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de grande instance de PARIS qui a : • déclaré Monsieur Youssoupha M recevable en son action en déchéance ; • prononcé à l’encontre de Monsieur Madou K, à compter du 15 décembre 2014, la déchéance de ses droits sur la marque verbale française Négritude n°3 425 162 pour désigner en classes 18, 25 et 41 les 'sacs à main, à dos, à roulettes. Vêtements, chaussures, chapellerie, Chemises ; vêtement sen cuir ou en imitation cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtement. Productions musicales et artistiques’ ; • dit que la décision sera transmise, une fois celle-ci devenue définitive, à l’initiative de la partie la plus diligente, à l’INPI aux fins d’inscription au registre national des marques ;

• condamné Monsieur Madou K à payer à Monsieur Youssoupha M la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • condamné Monsieur Madou K aux dépens ; •dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

Par conclusions du 26 mars 2018, Monsieur K demande à la Cour de : LIMINAIREMENT : • le juger recevable et bien fondé en son appel, • le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions; • infirmer intégralement le jugement du 10 mars 2017 rendu par le tribunal de grande de Paris ; • déclarer Monsieur M irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir 'actuel', compte tenu du fait que son album est déjà sorti sous la dénomination NGRTD, en mai 2015 ; • déclarer Monsieur M irrecevable en son action, pour défaut d’intérêt à agir, en déchéance totale de l’ensemble des droits de Monsieur K, compte tenu du fait que ses demandes ne concernent que les produits et services désignés dans le dépôt sous l’intitulé « productions musicales et artistiques » ;

SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR DEVAIT DECLARER RECEVABLE L’ACTION DE L’INTIME : • constater que Monsieur K justifie d’un usage sérieux de la marque NEGRITUDE au cours des 5 dernières années précédant l’action de Monsieur M ; • dire que les conditions de la déchéance telles que prévues à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ne sont pas remplies et qu’en toutes hypothèses, aucune absence d’usage « pendant un délai ininterrompu de cinq ans » ne peut être constaté, en l’espèce ; • par conséquent, débouter purement et simplement Monsieur M de l’intégralité de ses demandes ; •condamner Monsieur M à payer Monsieur K la somme de 3.000 euros au titre des dommages-intérêts, pour procédure abusive ;

SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR NE REJETAIT PAS L’INTEGRALITE DES DEMANDES DE L’INTIME :

•constater que, si grief il y a, il ne porte que sur les produits et services désignés dans le dépôt sous l’intitulé « productions musicales et artistiques » ; •dire que Monsieur M qui est un musicien professionnel n’a aucun intérêt légitime à voir la déchéance prononcer à l’encontre des autres classes INPI qui ne concernent pas « les productions musicales et artistiques » ;

•par conséquent, rejeter la demande de déchéance totale des droits de Monsieur K ;

EN TOUTES HYPOTHÈSES :

•condamner Monsieur M à payer à Monsieur K la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; •condamner Monsieur M aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, il soutient que Monsieur M est irrecevable à agir en déchéance, faute d’intérêt à agir 'actuel’ puisqu’il a fait le choix de dénommer son album NGRTD au lieu de NEGRITUDE, en mai 2015. Il ajoute que le demandeur à la déchéance doit disposer d’un intérêt actuel, lequel s’oppose à l’intérêt éventuel, et qu’ainsi Monsieur M ne peut se limiter à indiquer que 'peut-être un jour’ il pourrait dénommer son album NEGRITUDE, pour justifier de son intérêt, alors que la promotion de l’album est déjà terminée et que l’argument tenant à la possibilité d’utiliser le terme négritude au cours de celle-ci est inopérant.

Il ajoute que Monsieur K n’a pas qualité et intérêt à agir en déchéance totale et qu’une telle demande est dénuée de fondement juridique, Monsieur K étant musicien professionnel de sorte que la seule classe INPI pouvant le concerner est celle relative à la production musicale et artistique, mais qu’il est irrecevable à agir en déchéance des autres produits et services.

Il affirme que son droit de propriété n’est pas contestable.

Il soutient avoir fait un usage sérieux de la marque NEGRITUDE ainsi que l’atteste notamment le constat d’huissier, et explique que les conditions strictes prévues à l’article L.714-5 du code de propriété intellectuelle ne sont manifestement pas remplies. Il fait état d’une phase de développement marketing depuis 2012 de la marque NEGRITUDE, avec une présence dans des soirées afro-caribéennes et dans le milieu du hip-hop.

Il ajoute que la marque a été valablement renouvelée le 14 avril 2016 de sorte qu’il démontre n’avoir jamais cessé de l’utiliser, et fait état de nombreux actes interruptifs de la déchéance quinquennale à savoir des actes visant à 'la conquête de la clientèle'.

Par conclusions du 23 mars 2018, Monsieur M demande à la Cour de :

•constater qu’aucun élément ne permet de justifier d’un usage sérieux de la marque « Négritude » n° 35 25 162 déposée à l’INPI le 25 avril 2006 au cours des cinq dernières années précédant l’introduction de la présente procédure par Monsieur K ;

En conséquence :

AU PRINCIPAL

•prononcer la déchéance des droits de Monsieur K sur la marque « Négritude » n° 35 25 162 déposée à l’INPI le 25 avril 2006 pour l’ensemble des produits et services désignés dans le dépôt ;

À TITRE SUBSIDIAIRE

•prononcer la déchéance des droits de Monsieur K sur la marque « Négritude » n° 35 25 162 déposée à l’INPI le 25 avril 2006 pour les produits et services désignés dans le dépôt suivant : « Productions musicales et artistiques. »; • condamner Monsieur K à lui verser la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; • condamner Monsieur K aux entiers dépens de l’instance.

Monsieur M soutient tout d’abord avoir intérêt à agir en déchéance car il envisage un jour de pouvoir dénommer un album Négritude, car un de ses morceaux s’intitule Négritude et qu’il existe ainsi un risque que Monsieur K demande son interdiction ; il précise utiliser ce mot dans le cadre de sa promotion, et que de nombreux médias reprennent le nom Négritude pour évoquer l’album.

Il ajoute que l’existence de son intérêt à agir est d’autant plus évident que Monsieur K bénéficie d’une ordonnance faisant interdiction d’utiliser ledit terme, et que son intérêt à agir existe tant pour une demande en déchéance totale que partielle, puisque la promotion de son album s’accompagne d’un merchandising important (t-shirts, casquettes …).

Il fait valoir ensuite que la déchéance doit être prononcée pour défaut d’usage sérieux, et relève que concomitamment à l’enregistrement de sa marque le 25 avril 2006, Monsieur K a créé une société dénommée Négritude enregistrée le 24 août 2007, laquelle a été dissoute le 28 décembre 2007 puis liquidée le 20 février 2008.

Il indique également qu’une recherche sur Google des termes 'Négritude’ et 'Madou Koné’ ne laisse apparaître que l’existence de la marque et de la société, et qu’il existe des indices sérieux du fait que Monsieur K n’exploite pas sa marque, les pièces fournies par ce dernier ne permettant pas de prouver le contraire.

Il affirme enfin que Monsieur K ne peut revendiquer un monopole sur un néologisme appartenant au fond commun de la culture noire.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 avril 2018.

MOTIVATION

Sur l’intérêt à agir de Monsieur M

L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle prévoit que Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage : a) L’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ; c) L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l’enregistrement, la déchéance ne s’étend qu’aux produits ou aux services concernés.

L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Ainsi, toute personne qui y a intérêt peut agir en déchéance d’une marque, et le demandeur en déchéance de droits de marque justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.

En l’espèce, il ressort des documents produits que Monsieur M a envisagé d’intituler un de ses albums NEGRITUDE, avant que celui-ci ne sorte finalement en 2015 sous le nom #NGRTD ou NGRTD, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil du 4 juillet 2014 lui ayant fait interdiction de commercialiser et de diffuser

son album sous l’intitulé NEGRITUDE au vu de la marque NEGRITUDE propriété de Monsieur K.

Il est également établi que le terme NEGRITUDE est utilisé pour la promotion de cet album, notamment par les média, et qu’un des morceaux y figurant a pour titre NEGRITUDE, de sorte que l’intimé peut craindre que Monsieur K ne se fonde sur l’existence de sa marque pour en obtenir son interdiction.

Un tel risque constitue une entrave au développement de l’activité économique de l’intimé, lequel est actuel dès lors que l’album en cause est toujours en vente.

Il ressort par ailleurs des pièces versées que, dans le cadre des opérations de merchandising accompagnant la vente de l’album NGRTD, est assurée la vente de vêtements de type tee-shirts ou sweat-shirts siglés NGRTD, de sorte que Monsieur M est justifié à solliciter la déchéance de la marque pour l’ensemble des produits visés et non pour la seule classe 41 'Productions musicales et artistiques', puisqu’elle constitue une entrave à l’utilisation du signe NEGRITUDE pour les produits que Monsieur M pourrait distribuer dans le cadre de la promotion de cet album et du morceau de musique ayant NEGRITUDE pour titre.

Par conséquent, Monsieur M est recevable à soulever la déchéance de la marque NEGRITUDE dont Monsieur K est titulaire, et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le défaut d’usage sérieux de la marque

En l’espèce, ce n’est pas la qualité de titulaire de la marque NEGRITUDE de Monsieur K qui est contestée, c’est l’usage sérieux de cette marque, conformément aux dispositions de l’article L714-5 précité.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services, ce qui suppose l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

Monsieur M ayant -selon le jugement- assigné Monsieur K en déchéance de sa marque le 25 mars 2015, c’est au cours d’une période ininterrompue de cinq années finissant trois mois avant la date à laquelle la déchéance a été sollicitée, soit du 25 décembre 2009 au 25 décembre 2014, que le titulaire de la marque doit justifier qu’il en a fait un usage sérieux, pour chacun des produits et services visés par l’enregistrement de ladite marque.

La production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 9 février 2016 établissant que le site Facebook ouvert sous le nom Négritude existait à la date du 7 décembre 2014, indiquait à celle du 13 novembre 2014 que 'Négritude sponsorise les artistes musicaux, événementiels, comédiens…' et du 23 novembre 2014 que 'Négritude sponsorise tous les événements, soirées, chanteurs…', ou avait changé sa photo de couverture le 24 février 2013, est insuffisante à justifier de l’usage sérieux de la marque Négritude, de même que le texte mis en ligne sur ce profil Facebook le 25 mai 2012 indiquant que cette marque avait pour ambition de créer une ligne de vêtements de haute qualité, ou qu’elle était déjà connue dans le monde de la nuit.

Il en est de même d’un clip musical 'on continue le combat’ mis en ligne le 26 janvier 2012 sur lequel on peut voir le chanteur Mister C. portant un tee-shirt noir sur lequel est lisible en lettres blanches le mot négritude, ainsi que dans un autre clip musical 'tobby rat'.

Il n’apparaît pas, à l’examen de ces éléments, que le mot négritude y soit alors utilisé afin de garantir l’identité d’origine des produits ou des services visés lors de l’enregistrement de la marque, plutôt que comme l’évocation de la réflexion et de l’idée développées par des auteurs noirs sur l’identité et les valeurs communes d’Afrique et d’Amérique.

Outre que ces captures d’écran ne justifient pas d’un usage du signe négritude pour l’ensemble des produits et services visés, elles sont insuffisantes à établir à elles seules un usage sérieux au sens de l’article L714-5.

Au vu des seules pièces fournies par Monsieur K, celui-ci ne justifie pas de l’usage sérieux de la marque pour la période de référence.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance, sauf à modifier la date d’effet en retenant celle du 25 décembre 2014.

Sur les autres demandes

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur K de sa demande au titre de la procédure abusive, et l’a condamné au paiement des dépens de première instance et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant au principal, il convient de condamner Monsieur K au paiement des dépens de la procédure d’appel.

Il sera également condamné au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur M, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement du 10 mars 2017 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la déchéance de la marque Negritude n°3425162 a pris effet à compter du 25 décembre 2014,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur K au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur M, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur K aux entiers dépens de l’instance d’appel.