COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 FEVRIER 2018

Pôle 5 – Chambre 2

(n°24, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/03884 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 janvier 2017 – Tribunal de grande instance de PARIS -RG n°16/08732

APPELANTES M^me Marie-Laure L divorcée M

S.A.R.L. MLM STYLE ET COLLECTIONS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75006 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 421 531 567 Représentées par M^e Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049 Assistées de M^e Marie L plaidant pour la SELARL LOYER & ABELLO et substituant M^e Michel ABELLO, avocat au barreau de PARIS, toque J 049

INTIMEES M Inès-Olympe M

S.A.R.L. TIOM PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] 75116 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 818 401 887 Représentées par M^e Krystelle BIONDI, avocat au barreau de PARIS, toque C 2536 Assistées de M^e Emmanuelle H plaidant pour la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque C 610

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Colette PERRIN, Présidente M^me Véronique RENARD, Conseillère M^me Laurence LEHMANN, Conseillère qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET: Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par M^me Colette PERRIN, Présidente, et par M^me Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

M Marie-Laure L, divorcée M (ci-après Marie-Laure M) est styliste et créatrice de chaussures et de sacs pour femmes.

Elle a d’abord exercé au sein de la société Atelier Mercadal, société créée en 1992 et dirigée par M. Laurent M qu’elle avait épousé le 30 avril 1986.

La société Atelier Mercadal a été déclarée en cessation de paiement le 8 juillet 1998 et liquidée le 4 décembre 1998.

Une nouvelle société a été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 janvier 1999, ayant pour gérante M Marie-Laure M, pour dénomination sociale MLM Style et Collections (ci-après MLM) et pour enseigne Atelier Mercadal.

Madame Marie-Laure L est titulaire des marques suivantes :

- la marque française verbale «Atelier Mercadal» déposée le 23 novembre 1998, enregistrée sous le numéro 98 761 205 dans les classes 3, 18 et 25.

- la marque de l’Union européenne verbale «Atelier Mercadal», publiée le 28 mai 2007 sous le numéro 3 582 897 dans les classes 3, 18 et 25.

- la marque internationale verbale «Atelier Mercadal» désignant les États- Unis, la Chine et le Maroc enregistrée le 9 décembre 2011 sous le numéro 1108445.

Ces trois marques seront ci-après dénommées les marques «Atelier Mercadal».

Trois enfants sont nés de l’union de M Marie-Laure M et de M. Laurent M dont l’ainée Inès (ci-après Inès-Olympe M) qui a commencé sa carrière de styliste au sein de la société MLM gérée par sa mère.

Lors de sa collaboration avec la société MLM, M^me Inès-Olympe M a développé plusieurs collections de chaussures.

Elle a déposé le 3 décembre 2013 la marque verbale française « Inès- Olympe Mercadal » enregistrée sous le numéro 4 051 961 dans les classes 3, 14 et 25.

À la suite de la rupture conventionnelle de son contrat de travail en 2015, elle a créé la société Tiom Paris (ci-après Tiom) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 11 février 2016 avec pour nom commercial « Inès-Olympe Mercadal ».

Le 21 janvier 2016, M Marie-Laure M, par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé un courrier a sa fille pour l’informer du risque de confusion entre la marque «Atelier Mercadal» et la marque «Inès- Olympe Mercadal» et tenter de trouver une solution amiable pour réglementer la coexistence des signes auquel le conseil de M Inès- Olympe M répondait le 8 février 2017.

Par acte en date du 3 mai 2016 et après autorisation présidentielle, M Marie-Laure M et la société MLM ont fait assigner à jour fixe pour le 13 septembre 2016, M Inès-Olympe M et la société Tiom en nullité partielle de la marque «Inès-Olympe Mercadal» et réglementation de l’usage du nom patronymique Mercadal dans la vie des affaires.

À la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 novembre 2016 et par un jugement contradictoire en date du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM Style et Collections de leur demande de nullité de la marque française « Inès-Olympe Mercadal » n°4051961 en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chausson, chaussures de plage, de ski ou de sport »,
- débouté Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM Style et Collections de leur demande de réglementation pour l’avenir du dépôt et de l’usage de marques comprenant le nom « MERCADAL »,
- débouté Madame Inès O M et la société Tiom Paris de leurs demandes reconventionnelles,
- déclaré irrecevable la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Madame Marie-Laure L divorcée M et la société MLM Style et Collections aux entiers dépens, dont distraction au profit de M

Krystelle B conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

M Marie-Laure M et la société MLM ont interjeté appel de la décision par déclaration du greffe en date du 21 février 2017.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2017, M Marie-Laure M et la société MLM demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Inès M et la société TIOM PARIS de leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions, et les débouter de leur appel incident.

Infirmer le jugement en ce qu’il a :

- débouté Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLE ET COLLECTIONS de leur demande de nullité partielle de la marque française « INES-OLYMPE MERCADAL » n°4054961, en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport »,
- débouté Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLE ET COLLECTIONS de leur demande de réglementation pour l’avenir du dépôt et de l’usage du nom « MERCADAL » dans la vie des affaires,
- rejeté les demandes de Marie-Laure L divorcée M au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLE ET COLLECTIONS aux entiers dépens.

Et statuant a nouveau,

Dire et juger que les marques française n° 98761205 et de l’Union Européenne n° 3582897 « ATELIER MERCADAL » sont opposables à Inès M et la société TIOM PARIS. Dire et juger que la marque française « INES-OLYMPE MERCADAL » n° 4054961 crée un risque de confusion avec les marques française n° 98761205 et de l’Union Européenne n° 3582897 « ATELIER MERCADAL » pour les « chaussures, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport » et y porte atteinte.

Dire et juger qu’il y a lieu de réglementer pour l’avenir le dépôt et l’usage de marques comprenant le nom MERCADAL entre Marie- Laure L divorcée M et Inès M et la société TIOM PARIS de la façon suivante :

— Inès M et la société TIOM PARIS ne pourront pas déposer à titre de marque un signe comprenant le nom « MERCADAL », seul ou en combinaison avec un prénom, mot ou logo, et/ou faire usage d’un tel signe à titre de marque pour désigner des chaussures, articles chaussants, sacs, maroquinerie, notamment les sandales bijoux,

— Inès M et la société TIOM PARIS pourront utiliser le nom patronymique MERCADAL dans la vie des affaires, sous réserve de l’absence de risque de confusion avec les marques ATELIER MERCADAL de Marie-Laure L divorcée M, pour les usages suivants :

o A titre de marque, pour les autres produits visés dans sa marque n° 4051961,

o A titre de signature de styliste sur les produits, à condition que cette signature soit ajoutée en dessous d’une marque autre que « Inès- Olympe Mercadal » et permettant d’identifier sans risque de confusion possible l’origine des produits,

o Présenter son parcours professionnel.

— Marie-Laure L divorcée M pourra déposer et utiliser le signe « ATELIER MERCADAL » à titre de marque pour tous les produits visés dans ses marques française n° 98761205 et de l’Union Européenne n° 3582897.

Prononcer la nullité partielle de la marque française « Inès-Olympe Mercadal » n° 4051961, en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ».

Ordonner l’inscription sur le Registre National des Marques de l’arrêt à intervenir, à la diligence du Greffe ou à la requête de Marie-Laure L divorcée M et aux frais solidaires d’Inès M et la société TIOM PARIS.

Condamner solidairement Inès M et la société TIOM PARIS à payer à Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLE ET COLLECTIONS la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire.

Condamner solidairement Inès M et la société TIOM PARIS en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel A.

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2017, Madame Inès-Olympe M et la société TIOM demandent à la cour de :

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2017 en ce qu’il a :

— débouté Madame Marie-Laure L M et la société MLM Style et Collections de leur demande de nullité partielle de la marque française « Inès-Olympe Mercadal » (n°4054961) en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport » ;

- débouté Madame Marie-Laure L M et la société MLM Style et Collections de leur demande de réglementation pour l’avenir du dépôt et de l’usage du nom «M » dans la vie des affaires ;

- débouté Madame Marie-Laure L M et la société MLM Style et Collections de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 12 janvier 2017

en ce qu’il a :

— débouté Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS de leurs demandes reconventionnelles ;

— débouté Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

ET STATUANT A NOUVEAU, JUGER que Marie-Laure L M, ancienne alliée de la famille Mercadal, ne dispose que d’un droit personnel sur le nom « Mercadal » ne lui permettant pas de s’opposer à l’usage fait par Inès-Olympe M, dont c’est le nom patronymique propre, dans la vie des affaires ;

JUGER que les marques française (n° 98761205) et de l’union européenne (n°3582897) « Ateliers Mercadal » dont Marie-Laure L M est titulaire ne sont pas opposables à Inès-Olympe Mercadal ;

JUGER qu’Inès-Olympe M est libre d’utiliser son nom patronymique dans la vie des affaires et notamment en procédant à tout autre dépôt à titre de marque dans toutes les classes de produits et services ;

JUGER que la marque française « Inès-Olympe Mercadal » (n°4051961) est valide ; JUGER que le droit personnel de Marie-Laure L M est non exclusif et intransmissible à des tiers, autrement qu’avec la présence effective et majoritaire de Madame L et que sa vocation est de s’éteindre à son décès ;

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER Marie-Laure L M et la société MLM Style et Collections de l’ensemble de leurs demandes ;

ORDONNER à Marie-Laure L M d’inscrire la décision à intervenir auprès de l’INPI pour l’ensemble des marques « Atelier Mercadal » dont elle est titulaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER solidairement Madame L M et la société MLM Style et Collections à verser à Mademoiselle Inès-Olympe la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les frais de constat exposés par les intimées pour les actes dressés les 23 février 2016 et 6 juin 2017 et qui s’élèvent respectivement à 562,24 euros TTC et 477,20 euros TTC, dont distraction au profit de M Krystelle B conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 novembre 2017.

MOTIFS

Sur les marques «Atelier Mercadal» appartenant à M^me Marie L M au regard des demandes incidentes formées par les intimées.

Les intimées ne contestent pas la validité, ni la propriété de M^me Marie L M des marques française, européenne et internationale «ATELIER MERCADAL» mais demandent que celles-ci soient déclarées inopposables à M^me Ines Olympe M.

M^me Marie L M demande la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que son action était fondée sur le droit réel qu’elle détient sur ces marques acquises en toute légalité et non sur un simple droit d’usage du nom de son mari qui lui a par ailleurs été accordé lors de la procédure de divorce.

Le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte a rappelé que M Marie-Laure M jouit sur ses marques «ATELIER MERCADAL» d’un droit réel issu de l’enregistrement de celles-ci en vertu duquel elle agit et et non seulement d’un simple droit d’usage personnel au nom de son ancien mari sans pertinence sur le plan du droit des marques.

Ainsi les demandes qui ont été formées reconventionnellement devant le tribunal et incidemment en cause d’appel par M Inès-Olympe M et qui tendent à faire céder le droit des marques face à un «droit absolu

sur son nom patronymique de naissance», sont sans fondement juridique et doivent être rejetées.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M Inès- Olympe M de l’ensemble de ses demandes visant notamment à dire inopposable à son égard les marques dont sa mère est titulaire ou à réglementer le droit d’usage qu’elle détient sur son nom de femme mariée du fait de la procédure de divorce.

Sur la demande de nullité partielle de la marque «Atelier Mercadal» appartenant à M Inès-Olympe M formée par les appelantes.

Les appelantes demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à leur demande de nullité partielle de la marque française INES-OLYMPE MERCADAL n°4054961 déposée le 3 décembre 2013 pour les «chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport».

L’article 714-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que :

«Est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L. 711- 4.

Le ministère public peut agir d’office en nullité en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.

Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711- 4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans.

La décision d’annulation a un effet absolu. »

Aux termes de l’article 711-4 a), ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée.

Comme l’a justement rappelé le tribunal l’examen de la pertinence de l’antériorité d’une marque suppose une comparaison des signes enregistrés et des produits et services visés à l’enregistrement et, en l’absence d’identité à la fois entre les signes et entre les produits et services, l’appréciation d’un risque de confusion. Le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à

son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.

En l’espèce les marques premières française et européenne «Atelier Mercadal» opposées par M^me Marie L M ont été notamment enregistrées pour des chaussures en classe 25.

M^me Marie L M demande la nullité partielle de la marque seconde Inès-Olympe M en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport », produits identiques, ou à tout le moins similaires.

Le public pertinent est, pour des produits de grande consommation comme les chaussures, le consommateur doté d’une attention et d’une information moyennes.

Les signes en présence « Atelier Mercadal» et « Inès-Olympe Mercadal » sont des marques verbales et dès lors la calligraphie adoptée est sans incidence.

Elles comportent toutes deux le patronyme « Mercadal » en position finale, elles se distinguent en leurs premiers termes constitués d’un côté de la désignation d’un lieu de fabrication des produits (« Atelier ») et de l’autre d’un double prénom (« Inès-Olympe »).

L’impression d’ensemble des signes en cause est principalement orientée par leur perception conceptuelle induite par l’emploi d’un nom de famille identique. Le terme « Atelier » est peu distinctif pour désigner des chaussures en ce qu’il fait référence à un lieu et à un mode de fabrication artisanal, de sorte que le terme « Mercadal » est effectivement l’élément dominant des marques premières.

Le prénom Inès O si comme le retient le tribunal apparaît comme un prénom rare, ne peut être considérer comme dominant lorsqu’il est accolé au patronyme Mercadal et peut parfaitement laisser penser que Inès O M est une des styliste de l’atelier du même nom patronymique.

Au niveau visuel comme auditif l’attention reste attirée sur le patronyme Mercadal qui se détache bien en trois syllabes distinctes alors que la première partie Atelier ou Ines-Olympe n’attire pas l’attention et se prononce de manière plus sonore.

Ainsi au vu de ces éléments, de l’identité des produits et de la notoriété du signe Mercadal pour désigner des chaussures du patronyme Mercadal, c’est à tort que le tribunal n’a pas retenu le risque de confusion sur l’origine des produits, alors que le public sera à tout le moins amené à penser à des liens structurels ou économique entre les marques Atelier Mercadal et Ines-Olympe Mercadal

Le jugement sera infirmé sur ce point et la marque seconde annulée pour les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport » en classe 25.

La décision sera transmise à l’INPI dans les conditions précisées au dispositif.

Sur la demande de limitation judiciaire de l’usage du signe MERCADAL dans la vie des affaires présentée par les appelantes

Madame Marie-Laure M sollicite sur le fondement de l’article l’article L 713-6 du Code de la propriété intellectuelle qu’il soit fait enjoint à Madame Inès-Olympe M certaines interdictions relative à l’usage à titre de marque de son nom patronymique de MERCADAL, seul ou en combinaison, ou de faire usage d’un tel signe à titre de signature stylistique ou pour présenter son parcours professionnel.

Cependant, comme l’a justement retenu le tribunal, cet article ne vise s’agissant du nom patronymique qu’à réglementer l’usage de bonne foi par un tiers de son nom à titre de dénomination sociale, de nom commercial, ou d’enseigne lorsque ce nom est identique ou similaire à une marque enregistrée.

Il ne permet pas en revanche d’interdire par avance et de manière globale tout emploi de ce nom à titre de marque, seul ou en combinaison avec d’autres éléments, pour désigner certains produits, chaque signe ayant vocation à faire l’objet, au cas par cas, d’une appréciation de sa disponibilité dans les conditions prévues à l’article L711-4 du code de la propriété intellectuelle.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté M Marie- Laure M et la société MLM de leur demande de réglementation pour l’avenir de l’usage de marques ou de signes comprenant le nom « MERCADAL ».

Sur les frais et les dépens

Au vu de l’infirmation partielle prononcée, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné M Marie-Laure M et la société MLM aux dépens qui seront intégralement mis à la charge de M Inès- Olympe M et la société TIOM.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a jugé que l’ équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes des parties au titre de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :

Débouté Mme Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS de leur demande de nullité de la marque française « Inès-Olympe Mercadal » n° 4051961, en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport », et

Condamné Mme Marie-Laure L divorcée M et la société MLM STYLES ET COLLECTIONS aux entiers dépens, dont distraction au profit de M Krystelle B conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

STATUANT A NOUVEAU,

Prononce la nullité de la marque française « Inès-Olympe Mercadal » n° 4051961, en ce qu’elle désigne les « chaussures, chaussettes, chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport »,

Ordonne la communication de l’arrêt portant annulation partielle à l’INPI par la partie la plus diligente, pour inscription sur leurs registres,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M Inès-Olympe M et la société TIOM PARIS aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître M A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.