COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 janvier 2022 Pôle 5 – Chambre 1 (n° 018/2022) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/18854 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3GT Décision déférée à la Cour : Décision du 17 novembre 2020 -Institut National de la Propriété Industrielle- RG n° OPP 20-3364 DÉCLARANTE AU RECOURS SCI COLISEE 34 Société au capital de 1 500,24 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 314 830 332 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 34, rue du Colisée 75008 PARIS Représentée et assistée de M^e Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque : J150 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par M^me Ruth COHEN-AZIZA, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE S.A.S. BST Société au capital de 15 600,69 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 501 685 689 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 5 rue Beaujon 75008 PARIS Représentée par M^e Mathieu DAVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0233 Assistée de M^e Robin ANTONIOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0233 substituant M^e Mathieu DAVY, avocat au barreau de

PARIS – Toque E233 COMPOSITION DE LA COUR ; L’affaire a été débattue le 23 novembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : M^me Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre M^me Françoise BARUTEL, Conseillère M^me Déborah BOHEE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M^me K A ARRÊT:
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable l’opposition formée, le 8 septembre 2020, par la société civile COLISEE 34 à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 657 826 déposée par la société BST portant sur le signe verbal « LE BOEUF SUR LE TOIT » ; Vu le recours formé le 17 décembre 2020 contre cette décision par la société COLISEE 34 (procédure enregistrée sous le numéro RG 20/18854) et le recours formé à cette même date contre cette même décision par la même société (procédure enregistrée sous le numéro RG 20/18857); Vu la convocation à l’audience du 23 novembre 2021 adressée au directeur général de l’INPI et aux sociétés COLISEE 34 et BST par le greffe le 4 mars 2021 ; Vu l’ordonnance de jonction de ces deux procédures rendue le 31 août 2021 par la présidente de cette chambre, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 20/18854 ; Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 12 juil et 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la société BST transmises le 15 septembre 2021 ; Vu les dernières conclusions de la société COLISEE 34 transmises le 16 septembre 2021 ; Les sociétés COLISEE 34 et BST, et la représentante de l’INPI, entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures, et le ministère public entendu en ses réquisitions ; SUR CE : Le 17 juin 2020, la société BST a déposé la demande d’enregistrement n° 20 4 657 826 portant sur le signe verbal « LE BOEUF SUR LE TOIT » destiné à distinguer les services suivants : "Services de restauration (alimentation) ; restauration [repas] ; services de bars ; services de restaurant ; services de traiteurs ; services de réception ; location de salles de réunion ". Le 8 septembre 2020, la société COLISEE 34 a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant :

- sa marque française « LE BOEUF SUR LE TOIT » déposée le 10 mai 1985, régulièrement renouvelée sous le n° 1 328 501 et portant sur les services : "Hôtellerie, restauration, bars";

- et sa marque de l’Union européenne « LE BOEUF SUR LE TOIT » déposée le 14 mai 2020, enregistrée sous le n°18 239 589 et portant sur les "Services de restauration [alimentation] ; services de bars ; services de cafés ; services de traiteurs ; hôtels ; Réservation de tables de restaurants ". Pour déclarer l’opposition de la société COLISEE 34 irrecevable, le directeur général de l’INPI a retenu qu’el e n’avait pas fourni les certificats d’identité propres à établir l’existence des deux marques sur lesquelles était fondée son opposition et que les copies des marques qu’elle a finalement produites suite à la notification de l’irrecevabilité de son opposition l’ont été hors délai, alors que les dispositions applicables à l’opposition ne prévoient pas de possibilité de régularisation ; que le justificatif de la transmission de propriété de la marque verbale française n°1l 328 501 fourni par l’opposante n’est pas propre à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de cette marque au sens de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle, ne permettant pas d’établir que la marque existe toujours à la date de l’opposition ni la portée de cette marque puisqu’il ne comporte pas la liste des produits et services couverts, et qu’au demeurant cette pièce ne concerne que l’une des deux marques invoquées. La société COLISEE 34 nous demande d' « infirmer » la décision rendue par le directeur général de l’INPI. Elle fait valoir que son opposition comprenait toutes les indications exigées par l’article R.

712-14 du code de la propriété intellectuelle, propres à établir, au sens de ce texte, "l’existence, la nature; l’origine et la portée de ses droits" puisque les deux titres ont été identifiés par leur nom, leur numéro d’enregistrement, la date de leur dépôt et les classes des produits et services visés à l’enregistrement ; que le directeur général de l’INPI ne peut, en exigeant la copie des marques, ajouter des exigences au texte ; qu’elle a en outre fourni, lors du dépôt électronique de l’opposition, les certificats d’identité des deux marques mais n’a pas pu vérifier si ces certificats avaient bien pu être importés, la plateforme électronique de l’INPI ne permettant pas cette vérification et le compte-rendu de dépôt adressé par l’INPI ne faisant par ail eurs aucune mention d’un document ou d’une information manquant ; qu’en tout état de cause, elle a fourni des copies d’actes d’inscription certifiés par l’INPI attestant de la cession de la marque française et du changement de forme juridique de son titulaire, de nature à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits ; qu’enfin, l’application faite par le directeur général de l’INPI de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle heurte de façon disproportionnée son droit d’accès à la procédure d’opposition, l’irrégularité en cause n’ayant causé aucun grief à quiconque, alors qu’el e a fourni un nouveau tirage des marques invoquées dès réception de la lettre de l’INPI lui notifiant l’irrégularité alléguée. Le directeur général de l’INPI observe qu’aucune copie des marques antérieures ni aucun document équivalent n’a été fourni dans le délai d’opposition, ni dans le délai supplémentaire d’un mois prévu à l’article R.712-14, la seule mention d’indications relatives aux droits antérieurs invoqués ne pouvant suffire à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée des droits de l’opposante en l’absence de pièces apportées au soutien de ces indications qui sont destinées à permettre à la partie adverse de connaître précisément le titre sur lequel est fondée l’opposition et d’exercer utilement sa défense et à l’Institut de vérifier que le titre est toujours en vigueur, que l’opposant est bien le titulaire des droits et d’identifier les produits et services concernés. Il ajoute qu’aucune copie des marques ou document équivalent n’a été téléchargé ou fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, alors que le télé-service permet à l’opposant de vérifier les documents transmis après confirmation et de télé-verser d’autres pièces si nécessaire. La société BST nous demande de « confirmer » la décision du directeur général de l’INPI en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition de la société COLISEE 34, de rejeter les prétentions de cette dernière et de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de M^e DAVY, outre au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la décision contestée découle de l’exercice du pouvoir réglementaire dont le directeur général de l’INPI est investi et de la parfaite application de sa décision 2019-158 du 11 décembre 2019 relative

aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ayant un caractère impératif ; que les actes d’inscription fournis par la société COLISEE 34 ne sauraient être considérés comme équivalents aux copies des marques ; que l’opposante doit prouver la régularité de son opposition sans renverser la charge de la preuve en faisant peser sur l’INPI la démonstration impossible de l’absence de problème technique affectant son portail e- procédure et de la non réception des pièces requises ; que ce portail e-procédure permet de prendre connaissance des documents versés dans le cadre d’une procédure d’opposition, chaque partie pouvant d’ailleurs les télécharger afin de les consulter ; que la société COLISEE 34 a disposé d’un délai d’un mois à compter de son opposition pour vérifier et compléter son dossier, ce qu’elle n’a pas jugé utile de faire. Ceci étant exposé, l’article R.712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14". L’article R. 712-14 du même code susvisé prévoit que "L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits (…) « et que ' 'Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, (…) les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournies dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e (…) ». L’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : "L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : a) si l 'opposition est fondée sur l’atteinte à une marque antérieure, une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent (…) ". En l’espèce, le récapitulatif de l’opposition formée le 8 septembre 2020 par la société COLISEE 34 mentionnait, à la rubrique « Fondements de l’opposition », les noms des deux marques précitées avec, notamment, leur origine (française pour l’une, de l’Union européenne pour l’autre), leurs numéros et dates de dépôt, la qualité de l’opposant ("propriétaire par suite d’une transmission de

propriété " pour la première, « propriétaire dès l’origine » pour la seconde), les dates et numéros d’inscription, les dates de demande et de publication de renouvellement (pour la première), l’absence de cession partielle, de limitation et de renonciation, l’indication précise pour chacune des produits et services servant de base à l’opposition. Il est constant par ailleurs que, pour la marque française ayant fait l’objet d’un transfert de propriété, la société COLISEE 34 a fourni une copie d’un acte d’inscription au registre national des marques, visé par l’INPI, de l’acte de cession de la marque (dont copie était jointe), ainsi qu’une copie de l’inscription d’une rectification concernant le changement de la forme juridique du nouveau titulaire de la marque. Si l’affirmation de la requérante, selon laquelle el e a en outre dûment fourni lors du dépôt électronique de l’opposition les certificats d’identité des deux marques, ne peut être vérifiée, l’ensemble des éléments qu’elle a réellement communiqués était de nature à constituer des "indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits" invoqués dans le cadre de l’opposition, au sens des dispositions précitées du code de la propriété intel ectuelle, alors que le formulaire d’opposition en ligne de l’INPI ne mentionne pas la nécessité de joindre la copie des marques invoquées (alors même qu’il comporte une ligne "Copie de la demande d’enregistrement contestée") (pièce 5 de la requérante), que rien ne montre que l’attention de la société COLISEE 34 a été appelée d’une quelconque façon sur son oubli ou sa carence et qu’à réception de la lettre de l’INPI du 19 octobre 2020 de notification de l’irrecevabilité de son opposition, elle a adressé, dès le 22 octobre 2020, les deux copies manquantes (pièce 9 de la requérante). Dans ces conditions, et si l’article 4-II de la décision du directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit expressément la fourniture d'« une copie de la marque antérieure, dans son dernier état, ou tout document équivalent », l’irrecevabilité prononcée apparaît disproportionnée au regard du droit de la requérante à former opposition à l’enregistrement d’une marque dont elle estime qu’el e porte atteinte à ses droits sur ses marques antérieures. La décision du directeur général de l’INPI sera en conséquence annulée. La société BST verra rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS« LA COUR,

Par arrêt contradictoire, Annule la décision du directeur général de l’INPI du 17 novembre 2020 par laquel e le directeur général de l’INPI a déclaré irrecevable l’opposition formée par la société civile COLISEE 34 à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 4 657 826 déposée par la société BST portant sur le signe verbal « LE BOEUF SUR LE TOIT », Rejette la demande de la société BST au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE