OP21-5157 2 juin 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SPARKLING (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 7 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 797 807 portant sur le signe figuratif PACK-DIGITAL.ALSACE. Le 30 novembre 2021, la société PACK DIGITAL (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants : • la dénomination sociale PACK DIGITAL immatriculée le 9 mars 2018 au registre du commerce et des sociétés sous le n° 838054302 ; • le nom de domaine PACK-DIGITAL.COM réservé le 5 mai 2018. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 4 janvier 2022 sous le n° 21-5157. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 1

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2

II.- DÉCISION A. S ur le fondement de la dénomination sociale PACK DIGITAL Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : (…) 3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 3° de ce Code dispose que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. S ur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce sous la dénomination sociale PACK DIGITAL une activité de « conseil en systèmes et logiciels informatiques (programmation, conseil et autres activités informatiques) » et notamment les activités suivantes : « la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions l’accompagnement et le conseil auprès d’entreprises ». Elle indique également qu’elle propose des services de community management, de référencement, de travail sur l’identité visuelle, de supports de communication, de rédaction de contenu web, de création de site web, d’emailing et de motion design. Elle indique enfin qu’elle fournit également des services de création, conception et développement d’applications mobiles, de logiciels applicatifs, de création et développement 3

d’application métier, d’élaboration, de développement, de conseil et d’audit de la stratégie web, de refonte, de maintenance, d’audit et d’analyse de site et de conseil SEO (« Search Engine Optimization », à savoir d’optimisation pour les moteurs de recherche). Sur la base de ce fondement, la société opposante a transmis les pièces et arguments suivants : • La dénomination sociale PACK DIGITAL désigne l’activité de la société et les services commercialisés depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Caen le 9 mars 2018 ; • L’extrait Kbis à jour au 28 novembre 2021, justifiant d’une date d’immatriculation au 9 mars 2018 (Annexe 2) ; • Le code de la nomenclature d’activités française de la dénomination sociale (62.02A) renvoyant au conseil en systèmes et logiciels informatiques (Annexe 3) ; • L’objet social de la dénomination invoquée prévoit l’accompagnement et le conseil auprès d’entreprises (Annexe 5) ; • Des extraits du site Internet PACK-DIGITAL.COM, justifiant qu’elle commercialise et exploite des services dans le domaine digital (Annexe 6) ; • Un inventaire des principaux services proposés sous la dénomination PACK DIGITAL (Annexe 6) ; • Des extraits de la page LinkedIn PACK DIGITAL, totalisant plus de 700 abonnés, accompagnés d’une présentation des services proposés et des diverses publications par mois sur ce réseau professionnel (Annexe 7) ; • Des extraits de la page Facebook PACK DIGITAL, totalisant plus de 400 abonnés, accompagnés de publications sur l’actualité et les lieux où PACK DIGITAL intervient ainsi que ses partenaires (Annexe 8) ; • Des extraits de la page Pinterest PACK DIGITAL, mettant en exergue la promotion des services proposés, dont notamment l’optimisation de la stratégie de communication (Annexe 9) ; • Les résultats d’une recherche sur Google portant sur les termes « pack digital » mettant en avant que la société opposante apparaît dans les premiers résultats. L’exploitation intense de PACK DIGITAL, de ses services et des investissements réalisés dans la communication pour commercialiser ses prestations (Annexe 10) ; • Un extrait des commentaires des clients sur Google : 12 avis et retour d’expérience de clients sur les services de PACK DIGITAL (notamment pour des services relatifs à la gestion de communication des entreprises, formation d’entrepreneurs, stratégie digitale, stratégie d’entreprise dans l’acquisition de clientèle) avec une note de 5/5 (Annexe 11) ; 4

• L’exploitation de la dénomination sociale PACK DIGITAL est justifiée par des factures et un devis portant sur les années 2020 et 2021 pour les services précités (audit technique, conseils en matière d’optimisation pour les moteurs de recherche, audit mots-clés, conseils en rédaction de contenu, conseils en développement visuel sur le web, conseils en matière du choix du nom de domaine, de l’hébergement, paramétrage de la solution technique la plus adaptée (Annexe 12). Il apparaît, au regard de l’argumentation de la société opposante et de la documentation fournie, que la société PACK DIGITAL exerce des activités allant de « la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions l’accompagnement et le conseil auprès d’entreprises » à des activités de community management, de référencement, de création, conception, développement d’applications mobiles, de logiciels applicatifs, d’élaboration, de développement, de conseil et d’audit de la stratégie web, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Il en résulte que les activités effectivement exercées par la société opposante sous la dénomination sociale PACK DIGITAL à prendre considération aux fins de la présente procédure sont les suivantes : « la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions l’accompagnement et le conseil auprès d’entreprises » ainsi que des services de community management, de référencement, de travail sur l’identité visuelle de supports de communication, de rédaction de contenu web, de création de site web, d’emailing, de motion design, des services de création, conception et développement d’applications mobiles, de logiciels applicatifs, de création et développement d’application métier, d’élaboration, de développement, de conseil et d’audit de la stratégie web, de refonte, maintenance, d’audit et d’analyse de site et de conseil SEO (« Search Engine Optimization », à savoir d’optimisation pour les moteurs de recherche). 2. S ur le risque de confusion Sur la comparaison des services et des activités L’opposition porte sur les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations 5

publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale. Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); services de messagerie électronique. Conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; programmation pour ordinateurs; conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée. Comme précédemment démontré, la dénomination sociale PACK DIGITAL est exploitée pour les services suivants : « la planification et la conception (études, conseil) de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications. Les services peuvent comprendre la formation des utilisateurs concernés. Le conseil en développement logiciel personnalisé : analyse des besoins et des problèmes des utilisateurs, formulation de propositions de solutions l’accompagnement et le conseil auprès d’entreprises. Des services de community management, de référencement, de travail sur l’identité visuelle de supports de communication, de rédaction de contenu web, de création de site web, d’emailing, de motion design, des services de création, conception et développement d’applications mobiles, de logiciels applicatifs, de création et développement d’application métier, d’élaboration, de développement, de conseil et d’audit de la stratégie web, de refonte, maintenance, d’audit et d’analyse de site et de conseil SEO (« Search Engine Optimization », à savoir d’optimisation pour les moteurs de recherche) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’accès à des bases de données; services d’affichage électronique (télécommunications); raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; agences de presse; agences d’informations (nouvelles); services de messagerie électronique ; conception de logiciels; développement de logiciels; installation de logiciels; programmation pour ordinateurs; 6

conception de systèmes informatiques; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux activités exercées précitées par la société opposante sous la dénomination sociale invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif PACK- DIGITAL.ALSACE, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale antérieure invoquée porte sur le signe PACK DIGITAL. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Si comme le soulève la société opposante les signes en présence ont en commun l’expression PACK(-)DIGITAL, constitutive de la dénomination sociale antérieure, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, l’expression PACK(-)DIGITAL fait référence à une offre commerciale proposant un ensemble de produits ou services (« pack ») dans le domaine de la technologie numérique (« digital »), c’est-à-dire tout système, dispositif ou procédé représentant une information ou une grandeur physique au moyen de caractères, tels que des chiffres, ou au moyen de signaux à valeurs discrètes, et des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Dès lors, cette expression PACK(-)DIGITAL, appréhendée comme désignant une offre commerciale proposant un ensemble de services numériques, c’est-à-dire un ensemble de services qui seront rendus notamment à l’aide des nouvelles technologies, apparaît descriptive de la nature des services en cause, en ce que ceux-ci peuvent être accessibles dans un tel pack, ce que ne conteste pas la société opposante qui fait valoir que la séquence PACK DIGITAL suggère des « prestations dans le domaine immatériel du digital ». A cet égard, il convient de souligner qu’en présence d’un droit antérieur composé d’une dénomination descriptive, le consommateur portera son attention sur les spécificités propres à distinguer les signes en présence. 7

Visuellement, les signes PACK-DIGITAL.ALSACE et PACK DIGITAL se distinguent par leur structure (trois éléments verbaux présentés sur deux lignes dans le signe contesté, deux éléments verbaux dans la dénomination sociale antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (six temps pour le signe contesté ; quatre temps pour la dénomination sociale antérieure) et par leur sonorité finale ([al-zass] pour le signe contesté et [di-gi-tal] pour la dénomination sociale antérieure), contrairement à ce que soutient la société opposante. Ainsi, le consommateur de référence percevra les différences précitées entre les signes en cause. Par conséquent, compte tenu du caractère descriptif de l’expression PACK(-) DIGITAL au regard des services en cause et des différences visuelles et phonétiques entre les signes pris dans leur ensemble, ces signes ne peuvent générer de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés. Le signe figuratif contesté PACK-DIGITAL.ALSACE ne constitue donc pas l’imitation de la dénomination sociale antérieure PACK DIGITAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits, services et activités. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits, services et activités peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la dénomination sociale antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité des services et des activités en cause. B. S ur le fondement du nom de domaine PACK-DIGITAL.COM Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : (…) 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce Code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : (…) 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». 8

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine invoqué. Sur l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale La société opposante fonde également son opposition sur la base du nom de domaine suivant : PACK-DIGITAL.COM. Elle indique exploiter ce nom de domaine pour les activités suivantes : « Community management : établir une stratégie de communication pour une entreprise (animation de réseaux sociaux), formation à l’usage desdits réseaux ; Référencement naturel et payant : stratégie d’optimisation d’un site, de son positionnement, travail de création de publication publicitaire, audit du référencement ; Travail sur l’identité visuelle (logo, déclinaisons etc.) sur l’ensemble des supports de communication ; Création de cette identité, formation dans ce domaine ; Rédaction de contenu web ; Création de site web ; Emailing : newsletter, retargeting : communication externe et interne de l’entreprise ; Motion design : animation graphique utilisable sur site web, sur tous moyens et supports de communication digitale ; Création, développement d’applications mobiles : logiciel applicatif qui se conçoit avec des techniques de développement propre, elle doit s’adapter à tous types de d’outils numériques (smartphone, tablette, ordinateur…) et aux différents OS de ces derniers ; Création, développement d’application métier : une application, un logiciel métier, tout outil digital permettant de gérer l’activité de l’entreprise ; Elaboration, développement, conseil, audit de la stratégie web : l’ensemble des actions d’analyse et de mise en œuvre marketing pour améliorer sa réputation ; Refonte et maintenance de site – audit et analyse de site ». Sur la base de ce fondement, la société opposante a transmis les pièces et arguments suivants : • Une facture de l’hébergeur de nom de domaine O2SWITCH du 15 mai 2018, portant sur le nom de domaine « pack-digital.com » depuis le 5 mai 2018 et pour une durée de 12 mois (Annexe 13) ; • D’abord, la société opposante énonce que « Par définition, un nom de domaine n’est pas soumis aux mêmes restrictions de portée comme une enseigne ou nom commercial (…) L’universalité du nom de domaine est une de ces caractéristiques » afin de justifier d’un nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale ; 9

• Ensuite, la société opposante fait valoir que PACK DIGITAL est une société normande, basée à Caen, mais qu’elle a vocation à toucher l’ensemble du public français, de la France métropolitaine et des DROM-COM (départements et régions d’outre-mer et collectivités d’outre-mer) anciennement nommés DOM-TOM (départements d’outre-mer et territoires d’outre-mer). Elle justifie sa portée par l’article 2 des conditions générales de son site Internet où il est indiqué que : « Les services présentés sur le site pack-digital.com sont proposés à la vente pour les territoires suivants : France Métropolitaine et DOM-TOM » ; • Pour justifier d’une portée qui n’est pas seulement locale, la société opposante fait valoir que ses services dans le domaine digital lui permettent d’intervenir sur l’ensemble du territoire, compte tenu de la dématérialisation propre à ces services. Elle invoque l’usage du .com qui « démontre l’universalité » contrairement au .alsace qui restreint la portée localement ; • Elle transmet le nombre de visiteurs du site PACK-DIGITAL.COM, à savoir 109 visites, sans aucune précision quant à la période donnée (jour, mois, année) (Annexe 14) ; • La société opposante considère que la portée nationale de son nom de domaine est confirmée par la clientèle issue de toute la France, sur le fondement des factures et devis suivants : un devis pour une association parisienne ; un devis pour une association rennaise ; une facture pour une société parisienne ; une facture pour une société basée à Sotteville-lès-Rouen (Seine Maritime) ; une facture pour une société basée à La Maxe (Moselle) ; une facture pour une société basée à Villers-sur-Mer (Calvados) ; une facture pour une société basée à Bayeux (Calvados) ; une facture pour une société basée à Douvres-la-Délivrande (Calvados) (Annexe 12) ; • Le référencement de PACK DIGITAL sur Google et les commentaires y étant associés sont des « indices de la portée du site, au-delà d’un développement local » selon la société opposante (Annexe 10) ; • La société opposante fait valoir qu’elle « investit sur son site Internet, qui le fait évoluer, qui dispose de moyens humains et matériels pour agir sur l’ensemble du territoire » (Annexe 6 comportant 31 pages avec des captures d’écran du site Internet PACK-DIGITAL.COM) et qu’elle « entend défendre son nom de domaine devant les instances contre toute violation de ses droits ». Toutefois, les documents fournis par la société opposante ne sont pas de nature à établir qu’au jour de l’opposition il existait un nom de domaine dont elle était titulaire. En effet, la seule facture transmise faisait état d’une durée de réservation de 12 mois à compter du 5 mai 2018 (Annexe 13). Or, la société opposante ne transmet aucun autre 10

document ni aucune facture d’un hébergeur justifiant du renouvellement de la réservation du nom de domaine PACK-DIGITAL.COM pour la période postérieure au 5 mai 2019. Il ne peut donc être statué sur le fondement de l’atteinte au nom de domaine PACK- DIGITAL.COM invoqué. Ainsi, compte tenu de l’absence de preuve relative à la date et la durée de réservation du nom de domaine, la présente opposition est également rejetée en ce qu’elle est fondée sur le nom de domaine PACK-DIGITAL.COM. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif PACK-DIGITAL.ALSACE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination sociale antérieure PACK DIGITAL. En outre, la société opposante n’ayant pas démontré l’existence, la date et la durée de réservation du nom de domaine au jour de l’opposition, la présente opposition doit être rejetée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 11