OP21-5044 10 octobre 2023 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MGH (société par actions simplifiée) a déposé, le 14 septembre 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4799744 portant sur le signe TPF INDUSTRIE.

Le 22 novembre 2021, la société T.P.F. (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne TPF, enregistrée le 17 décembre 2010 sous le n° 1073321, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant un an et a repris. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Preuves de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux][….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».

A ux termes de l’article R. 712-16-1 du code susvisé : « 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse (…). Dans le cadre de ces observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée peut inviter l’opposant, qui invoque une marque antérieure, à produire les pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 ». Ainsi, conformément à l’article L. 712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, dans ses observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et les services pertinents. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 14 septembre 2021. L’opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage

s érieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 14 septembre 2016 au 14 septembre 2021 inclus, pour les services invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, l’opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les services suivants : « Traitement de matériaux ». Les preuves doivent démontrer que la marque antérieure est utilisée en tant que marque, c’est- à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité des produits et services pour lesquels elle est enregistrée. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37). En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et des services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. Pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante fournit les documents suivants: annexe n°1 : des documents publiés sur Internet, datés de 2017, 2018 et 2019 illustrant l’intervention de la société opposante dans le secteur de la construction annexe n° 2 : des plaquettes commerciales datées de janvier 2019 et janvier 2021 destinées aux tiers afin de présenter les activités de l’opposante sous sa marque. Ces documents mentionnent notamment que : le groupe TPF est « UN PARTENAIRE MULTIDISCIPLINAIRE ACTIF DANS l’immobilier les infrastructures la gestion de l’énergie et de l’eau l’industrie la consultance le métier d’ensemblier ». « TPF Ingénierie maîtrise l’ensemble des compétences « tous corps d’état » nécessaires à la conception des ouvrages et à leur réalisation dans les domaines du Bâtiment, des Infrastructures, de l’Eau et de l’Environnement, de l’Energie et de la Maintenance » « Nos domaines d’intervention BÂTIMENT Commerce Culture Data Center Enseignement Hôtellerie – Tourisme Industrie – Logistique Justice – Police – Sécurité Laboratoire Logement Parc de stationnement Restauration – Cuisine collective Santé Sport Tertiaire Transport INFRASTRUCTURES Aménagement Sportif Aménagement Urbain Infrastructures aéroportuaires Infrastructures de Transports Projets routiers et autoroutiers Voirie Réseaux Divers EAU – ENVIRONNEMENT

Coordi

nation environnement Enquêtes, concertations publiques Etudes d’impact – dossiers réglementaires Hydraulique urbaine et industrielle Traitement des déchets ENERGIE – MAINTENANCE Energies renouvelables Etudes énergétiques stratégiques Exploitation – Maintenance Production – Distribution Réseaux de chaleur Valorisation des énergies fatales EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES Acoustique Conseil et montage d’opération Export Foncier » « Imaginer la ville et les territoires de demain requiert une approche pluridisciplinaire et innovante.Avec nous, maîtres d’ouvrage, architectes, urbanistes, ingénieurs, entreprises croisent leurs expériences et savoir-faire pour concevoir des projets durables et intégrés ». « NOS MISSIONS / Maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution / Assistance à maîtrise d’ouvrage / Maîtrise d’ouvrage déléguée / Diagnostics, expertises, audit, conseil, études de faisabilité / Conception BIM – BIM Management / Économie de la construction / Coordination système de sécurité incendie / Ordonnancement – Pilotage – Coordination / Développement durable et transition énergétique » annexe n° 3 : des extraits de newsletters en ligne sur le site internet de la société opposante, relatifs essentiellement au domaine de la construction, mentionnant la marque antérieure dans la période de référence (documents datés du 11 décembre 2017, du 31 juillet 2018 et du 8 octobre 2018) annexe n° 4 : des articles de presse consacrés à la présentation des activités de l’opposante. Ces articles mentionnent notamment : « TPF-I (ou TPF-Ingénierie) est une société d’ingénierie active dans les secteurs du Bâtiment, des Infrastructures, de l’Eau et de l’Environnement, de l’Énergie et de la Maintenance » (document daté ©2021) « TPF Ingénierie (Marseille) vise une croissance de 10% en 2021 » « TPF Ingénierie mise son développement selon un plan stratégique construit sur ses thématiques d’activités traditionnelles : la rénovation énergétique des bâtiments, le secteur de la santé, l’industrie, le digital avec les data center, les infrastructures de transport… » (article daté du 23 juin 2012 dans la publication GOMET’) Il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des services de la marque antérieure avec lesquels, dans le cadre comparaison des services, la société opposante a effectué des liens, à savoir les services de « Traitement de matériaux ». Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente ou portent sur cette période, de sorte que l’opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise.

Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque internationale désignant l’Union européenne, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque dans le territoire de l’Union européenne. Les documents communiqués par la société opposante, rédigés en langue française, démontrent un usage en France. Les documents de l’annexe 2 mentionnent une implantation de la société opposante dans huit Etats de l’Union européenne. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Sur la nature et l’importance de l’usage La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services de la marque antérieure invoqués au titre de l’opposition. Les documents fournis ne permettent pas de prouver, à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « Traitement de matériaux », seuls services invoqués à l’appui de l’opposition. En effet, la seule mention d’une activité de « traitement » trouvée dans les documents fournis par la société opposante est dans l’annexe 2 fournie par l’opposante, qui comporte, entre autres documents, une plaquette intitulée TPF.I l’ingénierie co-créative, où il est notamment mentionné « Nos domaines d’intervention » : (…) « eau environnement » « Traitement des déchets ». Toutefois, outre que le caractère sérieux de l’usage ne peut être démontré par une seule mention sur un site internet, non corroborée par d’autres éléments objectifs (factures, bon de commande etc…), cette prestation ne saurait être assimilée aux services de « Traitement de matériaux », qui correspondent à des techniques de traitement de surface qui permettent d’améliorer les propriétés chimiques, physiques ou mécaniques des matériaux utilisés pour les produits industriels. Compte tenu des éléments de preuve pris en compte dans leur intégralité, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas d’établir un usage sérieux de la marque

a ntérieure pendant la période pertinente, sur le territoire pertinent, pour les services servant de base à l’opposition. CONCLUSION En conséquence, à défaut de preuves de nature à établir l’usage sérieux de la marque antérieure n° 1073321, l’opposition doit être rejetée, conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.