OPP 23-1766 20/11/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société CESAREA AGENCY (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 21 février 2023, la demande d’enregistrement n° 4 939 263 portant sur le signe verbal GIRL BOSS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Le 16 mai 2023, la société HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne BOSS déposée le 1er avril 1996, enregistrée sous le n° 000049221, dûment renouvelée et dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles étant suffisante à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante invoque la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne BOSS n° 000049221, pour les produits et services suivants : « Huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; vaporisateurs de parfum; Parfumerie, produits déodorants à usage personnel; savons; cosmétiques; produits de soin pour les cheveux, y compris lotions capillaires; dentifrices; produits pour les soins de la bouche, non à usage médical. Lunettes et leurs parties. Préservatifs. Bicyclettes. Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué (compris dans la classe 14); joaillerie, bijouterie; horloges et montres. Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16); produits de l’imprimerie; récipients en plastique, papier ou carton pour l’emballage; autocollants; cartes à jouer. Cuir et imitations du cuir et produits en ces matières (compris dans la classe 18), en particulier petits articles en cuir; malles et valises; sacs; parapluies et parasols. Meubles, glaces (miroirs), cadres; cintres; housses en plastique pour vêtements. Textiles et articles en matières textiles, compris dans la classe 24, en particulier mouchoirs et serviettes; Linge de lit et de table, tentures murales en matières textiles. Vêtements pour hommes, femmes et enfants; bas; chapellerie; sous-vêtements; vêtements pour la nuit; vêtements de bain; peignoirs de bain; ceintures; ceintures en cuir; châles; accessoires, à savoir fichus, foulards, châles, pochettes; cravates; gants; chaussures. Tapis; tentures murales non en matières textiles. Articles de gymnastique et de sport, à savoir skis, snowboards, planches de surf, clubs de golf et raquettes de tennis. Confitures, compotes; œufs, lait; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédanés du café; farine, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigres, sauces (assaisonnements), épices, chocolat et chocolats, sucreries. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines (compris dans la classe 31); fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles. Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Publicité, gestion des affaires, administration commerciale, conseil en matière de vente. Planification d’espaces publicitaires ». Toutefois, dans l’exposé des moyens, la société opposante se contente d’affirmer que la marque BOSS « jouit d’une considérable renommée » sans apporter davantage d’arguments tendant à démontrer cette renommée, ni indiquer précisément le domaine et les produits et/ou services concernés par cette renommée. Elle se contente d’indiquer qu’ « A toutes fins utiles, l’opposante verse également un document récapitulatif de l’ensemble des publicités afférentes à la marque « BOSS » sur le territoire français, entre les années 2016 et 2020, qui démontre de l’usage intensif de la marque verbale sur ce territoire de l’Union européenne, et contribue ainsi à la renommée importante de cette marque » (pièces n°4). Toutefois, force est de constater que ces publicités ne comportent aucune date, la seule apposition par la société opposante sur le document lui-même, d’une date supposée de parution des magazines, ne saurait suffire à leur conférer une date certaine. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Ces pièces ne sont donc pas suffisantes pour établir la renommée de la marque antérieure invoquée sur la période indiquée. En outre, la société opposante a fourni un sondage en allemand réalisé en octobre 2022 par l’institut fur Demoskopie Allensbach ainsi que sa traduction en français (pièce n°5), dont elle affirme qu’il « démontre de l’exceptionnelle renommée de la marque sur le territoire allemand (quasiment 90% de connaissance de la marque sur le public sondé, ici plus de 1000 personnes) ». Toutefois, ce sondage est difficilement interprétable en ce que certaines parties de la traduction fournie sont illisibles, et que la société opposante ne fait pas suffisamment de lien entre cette pièce et son argumentation pour en permettre son interprétation et en tirer la conclusion de la renommée de la marque antérieure BOSS. Enfin, est inopérante l’affirmation de la société opposante selon laquelle « la renommée dont bénéficie la marque antérieure « BOSS » a par ailleurs été reconnue dans plusieurs décisions », dès lors que, outre le fait qu’elle n’a pas fourni les deux décisions de l’EUIPO citées, elle ne pouvait pas pour autant se dispenser d’apporter les éléments factuels susceptibles de caractériser cette renommée. En conséquence, les documents fournis ne permettent pas de démontrer la renommée de la marque antérieure BOSS invoquée au regard des produits et services invoqués : la renommée étant une des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la protection des marques de renommée, la marque antérieure invoquée à ce titre ne peut donc pas bénéficier de cette protection et il n’y a pas lieu d’apprécier les autres critères de ce fondement. En conséquence, l’opposition fondée sur le seul motif de l’atteinte à la marque de renommée BOSS ne peut être accueillie. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GIRL BOSS peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI