OPP 23-3250 14/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S H , a déposé, le 9 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 23 4 968 297 portant sur le signe complexe LA MADELEINE TROPEZIENNE 1986. ST TROPEZ. Le 30 août 2023, la société LA TARTE TROPEZIENNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

— la marque française portant sur le signe complexe LA TARTE TROPEZIENNE 1955 SAINT-TROPEZ, déposée le 12 novembre 2013, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 20 octobre 2023, sous le n° 4 046 450, sur le fondement du risque de confusion ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— la marque française portant sur le signe complexe LE CREATEUR DE LA TARTE TROPEZIENNE A. MICKA, déposée le 12 novembre 2013, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 20 octobre 2023, sous le n° 4 046 444, sur le fondement du risque de confusion ;

- la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE, immatriculée le 21 avril 1994, sous le numéro 397 747 703 au R.C.S de Fréjus, sur le fondement du risque de confusion ;

- le nom de domaine < latartetropezienne.fr>, réservé à son nom le 8 juillet 2013, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 30 août 2023, l’Institut a adressé au déposant une notification d’irrégularités matérielles constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans un délai imparti. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque française n° 4 046 450 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sauces (condiments) ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base

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de thé ; sucre ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; petits pains ; produits de viennoiserie, brioches ; pâtes pour gâteaux ; gâteaux, gâteaux surgelés ; tartes, tartes surgelées ; tarte composée d’une pâte briochée fourrée d’une crème au beurre parfumée ; tarte surgelée composée d’une pâte briochée fourrée d’une crème au beurre parfumée ; macarons (pâtisserie), macarons (pâtisserie) surgelés ; crème anglaise, crème anglaise surgelée ; flans surgelés ; biscuiterie, petits fours, pizzas, quiches, crêpes ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA MADELEINE TROPEZIENNE 1986. ST TROPEZ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA TARTE TROPEZIENNE 1955. SAINT- TROPEZ, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause, qu’ils sont chacun constitués de cinq éléments verbaux, d’un millésime, d’une présentation particulière et de couleurs. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes ont en commun la même structure globale issue de la présence de l’article défini LA associé au nom d’une pâtisserie (TARTE pour la marque antérieure, MADELEINE pour la demande d’enregistrement contestée) et à l’adjectif TROPEZIENNE, d’un millésime (1955 pour la marque antérieure, 1986 pour la demande d’enregistrement contestée) et du nom géographique SAINT/ST TROPEZ. Ils partagent également tous deux la même couleur rouge, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances. Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble, ce que ne conteste pas le déposant. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe LA MADELEINE TROPEZIENNE 1986. ST TROPEZ est donc similaire à la marque complexe antérieure LA TARTE TROPEZIENNE 1955. SAINT-TROPEZ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque française n° 4 046 444 Les produits en cause ayant tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné (association de l’ensemble verbal LA TARTE TROPEZIENNE et de la couleur rouge) , le raisonnement précité apparaît transposable aux signes en cause, et le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque antérieure n° 4 046 444.

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C. Sur le risque de confusion sur le fondement de la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE Aux termes de l’article L 711-3, 3° du Code de la Propriété Intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : […] 3° A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce code dispose en outre, que « Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, opposition à la demande d’enregistrement peut être faite auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle en cas d’atteinte à un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 3° Une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. À cet égard, le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous la dénomination sociale. 1. Sur l’exploitation effective de la dénomination sociale La société opposante fait valoir qu’elle exerce, sous la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE, les activités suivantes : « boulangerie, pâtisserie, l’activité de traiteur et de restauration en général l’exploitation de tous restaurants, brasseries cafés ». Pour démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale invoquée, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

- Un extrait des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 montrant que la société LA TARTE TROPEZIENNE a réalisé en France un chiffre d’affaires net de 17 666 701 euros en 2021 (Annexe n°27) ;

- Plusieurs captures écrans du site internet de l’opposante <latartetropezienne.fr> issues du site d’archives Wayback Machine datées de janvier à mars 2023, montrant que la société LA TARTE TROPEZIENNE possède 28 boutiques dans plus de 20 villes de France, ainsi qu’un restaurant à St Tropez mais également une e-boutique, et qu’elle propose à la vente des produits de pâtisserie, de boulangerie, de traiteur notamment. Ces captures écran font également état de l’activité de traiteur proposée par LA TARTE TROPEZIENNE depuis plus de 20 ans (Annexe n°28) ;

- Dix-sept factures émises entre le 20 décembre 2018 et le 03 mai 2023 ainsi que quatre devis émis entre le 24 août 2018 et le 29 août 2019, sur lesquels figure la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE dûment accompagnée de ses éléments d’identification (adresse,

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SIREN, etc.), et portant sur des prestations de vente de produits de boulangerie/viennoiserie et de pâtisserie, de glaces alimentaires, de café, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de plateaux repas ou encore de produits « traiteur » (blinis, quiches, pissaladière, mini-burgers, mignardises, etc.) (Annexe n° 29) ;

- Reproduction de trois cartes (dont l’une datée de 2023) présentant les produits alimentaires (en-cas salés et sucrés) proposés à la vente par la société LA TARTE TROPEZIENNE, dûment identifiée sur ces documents (Annexe n°30) ;

- Six factures et devis émis entre le 13 août 2021 et le 6 juin 2023 relatifs aux prestations de traiteur proposées par la société LA TARTE TROPEZIENNE dûment identifiée sur ces documents (Annexe n°31) ;

- Treize bons à tirer adressés à la société LA TARTE TROPEZIENNE entre le 15 avril 2021 et le 18 juillet 2022 portant sur des étiquettes de paquets de farine, des gobelets personnalisés, des étiquettes de pots de tapenade et de miel, des sacs à sandwiches, à croissants ou encore à baguettes avec la mention LA TARTE TROPEZIENNE (Annexe n°32) ;

- Dix factures émises entre le 18 mars 2020 et le 29 août 2022 adressées à la SAS LA TARTE TROPEZIENNE dûment identifiée, portant sur l’achat de divers produits alimentaires (farine, boissons non alcoolisées) et d’une machine à café (Annexe n° 33) ;

- Reproduction de la grille tarifaire à destination des professionnels pour l’année 2023 les renseignant sur les prix des différents produits proposés par LA TARTE TROPEZIENNE (produits de boulangerie, viennoiseries, pâtisseries, sandwich, quiches, salades, pizza, confitures, nougats, biscuits, tapenades, alcools) (Annexe n°34). Les pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE pour les activités suivantes : « boulangerie, pâtisserie, l’activité de traiteur et de restauration en général l’exploitation de tous restaurants, brasseries cafés » invoquées au titre de la présente opposition. Ainsi, les pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective de la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE pour les activités invoquées au titre de la présente opposition. 2. Sur le risque de confusion Sur la comparaison des produits et des activités Pour apprécier la similitude entre les produits et services et les activités, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services et ces activités. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services et des activités incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Bières ».

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Comme précédemment relevé, l’exploitation de la dénomination sociale LA TARTE TROPEZIENNE, a été effectivement démontrée notamment pour les activités suivantes : « boulangerie, pâtisserie, l’activité de traiteur et de restauration en général l’exploitation de tous restaurants, brasseries cafés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux activités invoquées de la dénomination sociale antérieure. Les produits suivants « Bières » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les activités exercées sous la dénomination sociale invoquée par la société opposante, en ce que les premiers sont proposés à la vente dans la cadre de la prestation des seconds. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent complémentaires et dès lors similaires aux activités de la dénomination sociale invoquée, ce que ne conteste pas le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe LA MADELEINE TROPEZIENNE 1986. ST TROPEZ, ci-dessous reproduit : La dénomination sociale antérieure porte sur l’expression LA TARTE TROPEZIENNE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services et activités en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de cinq termes, d’un millésime, d’une présentation particulière et de couleurs, alors que la dénomination sociale antérieure est composée de trois termes.

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Les signes en présence ont en commun l’association de l’article défini LA, au nom d’une pâtisserie (MADELEINE pour la demande d’enregistrement contestée, TARTE pour la dénomination sociale antérieure) ainsi qu’à l’adjectif TROPEZIENNE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles que ne conteste pas le déposant. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de la demande contestée, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LA MADELEINE TROPEZIENNE 1986. ST TROPEZ est donc similaire à la dénomination sociale antérieure LA TARTE TROPEZIENNE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services et activités désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services et activités désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des activités exercées sous la dénomination sociale invoquée par la société opposante et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. D. Sur le risque de confusion sur le fondement du nom de domaine <latartetropezienne.fr> La société opposante fonde notamment son opposition sur la base du nom de domaine < latartetropezienne.fr >. Aux termes de l’article L 711-3, 4° du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, et notamment : [à] (…) 4° Un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». L’article L 712-4 de ce Code dispose que « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement en cas d’atteinte à l’un des droits antérieurs suivants ayant effet en France : [….] 4° un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services et activités, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

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Le risque de confusion doit être apprécié au regard des activités effectivement exercées sous le nom de domaine. 1. Sur l’existence et l’exploitation effective du nom de domaine dont la portée n’est pas seulement locale La société opposante indique exploiter le nom de domaine <latartetropezienne.fr> pour les activités suivantes : « Vente et livraison de nourriture (pâtisseries, pains, viennoiseries, salades, sandwiches, quiches, épicerie fine, confitures, miels, confiseries…) et de boissons ». Pour démontrer l’existence et une exploitation effective du nom de domaine invoqué, la société opposante a fourni notamment les pièces suivantes :

- Quinze captures écrans du site internet de l’opposante <latartetropezienne.fr> issues du site d’archives Wayback Machine datées d’août 2018 à juin 2023 montrant l’utilisation du nom de domaine pour commercialiser et livrer des produits alimentaires (pâtisseries, sandwiches, quiches, produits de boulangerie et viennoiseries, nougats, confitures, miel, pâtes à tartiner, boissons alcoolisées et non alcoolisées) (Annexe n°36) ;

- Une capture écran du site d’archives Wayback Machine montrant que le nom de domaine <latartetropezienne.fr> est actif depuis le 3 janvier 2014 et jusqu’au 27 septembre 2023, (Annexe n°37) ;

- Six rapports de Google Analytics résumant le taux d’audience du site internet identifié sous le nom de domaine <latartetropezienne.fr> pour les années 2017 à 2020 et montrant que le site a été visité par 60 864 et jusqu’à 124 329 utilisateurs en France selon les années, sont également indiqués le nombre de sessions, le taux de rebond, le nombre de pages visitées et la durée moyenne des sessions pour plusieurs villes françaises : Paris, Lyon, Marseille, Nice, Toulon, Montpellier, Fréjus, Cannes et Bordeaux, Strasbourg, Hyères, Lille, Toulouse (Annexe n°38).

En l’espèce, les pièces précitées permettent bien de démontrer une exploitation effective du nom de domaine <latartetropezienne.fr> pour les activités suivantes : « Vente et livraison de nourriture (pâtisseries, pains, viennoiseries, salades, sandwiches, quiches, épicerie fine, confitures, miels, confiseries…) et de boissons » invoquées au titre de la présente opposition. 2. Sur le risque de confusion Les produits en cause ayant tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et le nom de domaine antérieur portant sur un signe quasi-identique à celui ci-dessus examiné, le signe contesté doit être considéré comme également similaire au nom de domaine antérieur. CONCLUSION

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En conséquence, le signe complexe contesté LA MADELEINE TROPEZIENNE 1986. ST TROPEZ ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.