OP 24-1147 Courbevoie, le 1er octobre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B B a déposé, le 8 janvier 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 019 587 portant sur la dénomination JOBSWIFT servant à distinguer les services suivants : « administration commerciale ; gestion des affaires commerciales ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels ». Le 2 avril 2024, la société SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION, SC (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque antérieure de l’Union européenne SWIFT déposée le 17 mai 2004, enregistrée sous le n°003838381 et régulièrement renouvelée

- l’enregistrement international SWIFT déposée le 31 octobre 2022, enregistré sous le n°1725453 et désignant l’Union européenne L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 15 juillet 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A/ Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne SWIFT n°003 838 381 Sur la comparaison des produits et services Au regard de la marque antérieure de l’Union Européenne n°003 838 381, l’opposition porte sur les services suivants : « administration commerciale ; gestion des affaires commerciales ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels ». Cette marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « logiciels ; Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils commerciaux en matière de finances et d’organisation, en particulier pour des institutions financières ; Développement de logiciels pour la mise en réseau de télécommunications; analyse de systèmes et adaptation de systèmes informatiques individuels au système de réseau; rédaction et adaptation de programmes informatiques; développement de logiciels permettant le commerce électronique sécurisé (y compris les transactions électroniques); assistance concernant la sécurisation du commerce électronique et les transactions électroniques ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.

P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants : « administration commerciale ; gestion des affaires commerciales ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En revanche, les « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des services consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels » de la marque antérieure, les seconds n’étant pas exclusivement destinés à la mise en œuvre des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « rédaction et adaptation de programmes informatiques » de la marque antérieure, les services précités n’étant pas mis en œuvre en association les uns avec les autres. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils commerciaux en matière de finances et d’organisation, en particulier pour des institutions financières » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels ne sont pas destinés à la réalisation des premiers. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination JOBSWIFT représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination SWIFT présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Ces signes ont en commun la séquence SWIFT, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence JOB dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme SWIFT apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, il apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est précédé de la séquence JOB, terme anglais signifiant « travail » ; susceptible d’évoquer le domaine des services. En conséquence, ce terme JOB ne retiendra pas l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. La dénomination contestée JOBSWIFT est donc similaire à la marque verbale antérieure SWIFT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif élevé, encore renforcé par sa notoriété au regard des services considérés. En l’espèce, elle démontre la notoriété de la marque antérieure pour un service de réseau sécurisé pour les virements bancaires. En conséquence, en raison de la similarité des services en cause et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services d’« administration commerciale ; gestion des affaires commerciales ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels » de la demande d’enregistrement et des services de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

E n effet, la notoriété de la marque antérieure, n’est pas de nature à elle seule à faire naître un risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires. A cet égard, les documents prouvant la grande connaissance de la marque antérieure ne sont pas de nature à compenser les différences existant d’une part entre les « services de gestion informatisée de fichiers » et les « logiciels ; rédaction et adaptation de programmes informatiques » et d’autre part entre les « relations publiques » et les services de « conseils commerciaux en matière de finances et d’organisation, en particulier pour des institutions financières » et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un degré de similarité suffisant des produits et services en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B/ Sur le fondement de l’enregistrement international n°1725453 Sur la comparaison des services Au regard de l’enregistrement international antérieur n°1725453, l’opposition porte sur les services suivants : « administration commerciale ; gestion des affaires commerciales ; relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels ». L’enregistrement international antérieur a été enregistré notamment pour les services suivants : « services de conseillers commerciaux et assistance commerciale, y compris ceux fournis à des institutions financières ; analyse de statistiques commerciales et de données commerciales en lien avec des services de gestion et de référencement de transactions financières ou à des fins d’assurer la vigilance à l’égard de la clientèle ;organisation d’expositions pour la communauté financière à des fins commerciales ou publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatisées; mise à jour et maintenance de bases de données informatiques; Installation, implémentation, intégration, conception, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques en lien avec la communication financière et des services de certification d’identité numérique personnelle, ainsi que services d’assistance s’y rapportant; services de tests de conformité ; services de conception et de développement d’ordinateurs pour l’analyse de données ». Les services de la demande restant à comparer sont les suivants : « relations publiques ; services de gestion informatisée de fichiers », seuls ces services n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires aux produits et services invoqués par la marque antérieure de l’Union européenne SWIFT n°003 838 381. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués l’enregistrement international antérieur. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de l’enregistrement international antérieur. Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur la dénomination JOBSWIFT représentée ci-dessous : L’enregistrement international antérieur porte sur le signe semi-figuratif reproduit ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose d’une dénomination et la marque antérieure d’un terme précédé d’un élément figuratif représentant un globe terrestre. Ces signes ont en commun la séquence SWIFT, seul élément verbal de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence JOB dans le signe contesté et d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme SWIFT apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause. En outre, il apparaît également dominant dans le signe contesté, dès lors qu’il est précédé de la séquence JOB, terme anglais signifiant « travail » ; susceptible d’évoquer le domaine des services. En conséquence, il ne retiendra pas l’attention du consommateur. Enfin, le terme SWIFT présente un caractère essentiel dans la marque antérieure dès lors que son élément figuratif n’altère nullement le caractère immédiatement perceptible de cette dénomination, qui sera le terme par lequel le consommateur désignera la marque. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. La dénomination contestée JOBSWIFT est donc similaire à l’enregistrement international antérieur SWIFT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante fait valoir que la marque antérieure bénéficie d’un caractère distinctif élevé, encore renforcé par sa notoriété au regard des services considérés. En l’espèce, elle démontre la notoriété de la marque antérieure pour un service de réseau sécurisé pour les virements bancaires. En conséquence, en raison de la similarité des services en présence, de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée JOBSWIFT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.