NL23-0108 Le 20/09/2023 DECISION D’IRRECEVABILITE

D’UNE DEMANDE EN NULLITE ****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 716-1, L. 716-5, R. 716-1 à R. 716-3, R. 716-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

1. Le 12 juin 2023, la société de droit allemand Audibene GmbH (le demandeur), a formé une demande en nullité, enregistrée sous la référence NL 23-0108, contre la marque française AUDIOPHENE n° 22/4908374 déposée le 26 octobre 2022 ci-dessous reproduite :

2. L’enregistrement de cette marque, dont est titulaire la société par actions simplifiée AUDIOPHENE (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI n° 2023-19 du 12 mai 2023.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3. La demande en nullité a été formée à l’encontre la totalité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :

« Classe 9 : Piles électriques pour appareils auditifs ;

Classe 10 : Appareils destinés au traitement de troubles de l’audition ; Appareils destinés au soulagement de troubles de l’audition ; Appareils destinés au dépistage de troubles de l’audition ; Appareils auditifs pour malentendants ; Appareils auditifs ; Amplificateurs acoustiques [appareils auditifs] pour malentendants ; Récipients chauffants pour soulager la pression dans l’appareil auditif ; Appareils auditifs pour malentendants [corrections acoustiques] ; Récipients chauffants pour soulager les douleurs dans l’appareil auditif ; Appareils auditifs numériques ; Appareils auditifs électroniques ;

Classe 35 : Services de promotion de commerce ;

Classe 37 : Entretien et réparation d’appareils auditifs pour personnes malentendantes ; Classe 44 : Services de test de l’audition ; Services de tests de l’audition ; Ajustement d’appareils auditifs ; Services de conseils en matière de tests d’audition ».

4. Le demandeur invoque :

- un motif absolu de nullité, à savoir « La marque a été déposée de mauvaise foi » ;

— deux motifs relatifs de nullité, à savoir l’atteinte à ses droits sur les marques de l’Union Européenne AUDIBENE n° 1151331 et n° 18349240.

5. Le 5 juillet 2023, l’Institut a adressé au mandataire indiqué dans la demande en nullité une notification d’irrecevabilité de cette demande, par lettre recommandée reçue le 11 juillet 2023. Cette notification l’invitait à présenter des observations dans un délai d’un mois à compter de sa réception.

Le même jour, l’Institut a transmis au demandeur la copie de cette notification d’irrecevabilité, à titre d’information.

6. Le mandataire a présenté des observations et produit des pièces en réponse à cette notification d’irrecevabilité, dans le délai imparti.

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II.- DECISION

7. L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les demandes en nullité (…) formées devant l’Institut national de la propriété industrielle sont présentées dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».

8. Aux termes de l’article R.716-5 du code de la propriété intellectuelle « est déclarée irrecevable toute demande en nullité […] qui ne satisfait pas aux conditions énoncées aux articles R. 716-1 et R. 716-2.».

9. L’article R. 716-2 du code de la propriété intellectuelle, « la demande en nullité … formée dans les conditions prévues à l’article L. 716-2, au deuxième alinéa de l’article L. 716-2-1 (…) peut être présentée par une personne physique ou morale agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues à l’article R. 712-2 ».

10. A cet égard, l’article R. 712-2 du Code susvisé dispose que : « […] Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle. […] Sauf lorsqu’il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d’avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s’étend, sous réserve des dispositions des articles R. 712-21 et R. 714-1 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent titre. Le pouvoir est dispensé de légalisation ».

11. Ainsi, l’article L. 422-4 du Code précité dispose que : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat ».

12. Enfin, l’article R 422-7-1 du même Code précise que : « Lorsqu’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel, exprimé dans la ou l’une des langues de ce dernier Etat, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l’autorité compétente de l’Etat où il est établi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Lorsque le professionnel est établi dans un Etat dans lequel l’exercice de la profession n’est pas soumis à la possession d’un titre réglementé, il doit, pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industrielle, justifier par tout moyen auprès de cet Institut qu’il a exercé cette profession, dans un ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années. Toutefois, l’expérience professionnelle d’un an n’est pas requise si le professionnel justifie d’une formation réglementée donnant accès à la profession, existant dans son Etat d’établissement ».

13. Il ressort de ces textes que ne peuvent intervenir dans la procédure en nullité que certains mandataires habilités, précisément énumérés. En outre, la recevabilité de la demande en nullité doit être subordonnée à la possibilité pour l’Institut et le titulaire de la marque contestée d’identifier et de vérifier que le mandataire désigné et le signataire de la demande ont bien qualité pour représenter le demandeur.

14. En l’espèce, il ressort du récapitulatif de la demande en nullité que le demandeur est la société de droit allemand AUDIBENE GmbH (rubrique 2) et que le mandataire est Monsieur Blichfeld Kjær Anders de la société BRANDIT IPR ApS établie au Danemark qui indique agir en qualité de « CPI » sous le Numéro 63242 (rubrique 3).

15. Toutefois, ainsi que l’a rappelé l’Institut dans sa notification d’irrecevabilité du 5 juillet 2023, « force est de constater que Monsieur Blichfeld Kjær Anders ne figure pas sur la liste des conseils en propriété industrielle établie par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, au sens de l’article L.422-1 du code précité ».

16. L’Institut a ajouté que « rien n’indique que Monsieur Blichfeld Kjær Anders signataire de la demande, aurait la qualité de « professionnel » habilité en vertu des articles L. 422-4 et R. 422-7-1 susvisés et aurait alors agi en qualité de « mandataire EEE » » et que « seuls peuvent agir en qualité de « mandataire EEE » les professionnels ayant remis à l’Institut national de la propriété industrielle les attestations prouvant qu’ils sont habilités à représenter des tiers devant l’Office de propriété industrielle d’un état membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, accompagné d’un pouvoir ».

17. L’Institut a également relevé que « rien dans le récapitulatif de la demande ne permet de déterminer si Monsieur Blichfeld Kjær Anders a bien qualité pour engager la société demanderesse dans une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle ».

18. Dans ses observations en réponse à la notification d’irrecevabilité, les documents suivants sont fournis :

— Un pouvoir selon lequel le demandeur donne pouvoir à Anders Blichfeld Kjær qui o agit en qualité de mandataire pour le compte de BRANDIT IPR ApS, une société de droit danois… ayant son siège situé à… Danemark (désigné Personne Morale Mandataire), o est un Conseiller en Propriété Industriel Danois et un Mandataire EEE (Identifiant numéro 63242), o agit au nom du demandeur pour le représenter dans le cadre de la présente demande en nullité, conformément à l’article R. 712-2 du code de la propriété intellectuelle.

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— Un extrait de la base de donnée de l’EUIPO en date du 3 août 2023, qui selon le mandataire, « met en évidence les informations de BRANDIT IPR ApS mais également celles d’Anders Blichfeld Kjaer et notamment son identifiant de mandataire EEE (savoir le numéro « 63242 »), conformément à l’article R. 422-7-1 du code de la propriété intellectuelle ».

19. Le mandataire estime que ces documents sont destinés à lever tout doute quant à sa capacité à représenter le demandeur dans le cadre de l’action en nullité intentée pour son compte.

20. En l’espèce, les documents fournis en réponse à la notification d’irrecevabilité permettent de relever que le mandataire n’a pas agi en qualité de CPI mais en qualité de mandataire EEE.

En conséquence il devait répondre aux conditions applicables à cette catégorie de mandataire et qui sont énoncées dans les articles L. 422-4 et R. 422-7-1 susvisés.

21. Le pouvoir fourni indique que Monsieur Anders Blichfeld Kjaer est un Conseiller en Propriété Industriel Danois. Toutefois, il s’agit d’un document déclaratif et il n’est accompagné d’aucune attestation émanant de l’office danois établissant que Monsieur Anders Blichfeld Kjaer a cette qualité.

Or, en application de l’article R 422-7-1 susvisé, il convient de rappeler que « lorsqu’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne » … (en l’espèce le Danemark) « est habilité à représenter en matière de propriété industrielle des personnes devant le service central de propriété industrielle de cet Etat, il peut faire usage en France de son titre professionnel … pour représenter des personnes devant l’Institut national de la propriété industrielle, dès lors que son titre est attesté par l’autorité compétente de l’Etat où il est établi » (en l’espèce le Danemark).

22. En outre, l’extrait de la base de données fourni est postérieur à la date de la demande en nullité et ne permet donc pas d’établir que les informations contenues étaient en vigueur au moment où la demande a été formée.

En tout état de cause, à supposer que ce document comporte des informations en vigueur au jour de la demande en nullité, il permet simplement de préciser que le numéro 63242 indiqué par Monsieur Anders Blichfeld Kjaer dans le récapitulatif de la demande en nullité correspond à son identifiant auprès de l’EUIPO pour effectuer des démarches auprès de cet office européen.

Il ne le dispense pas de justifier de sa qualité de mandataire danois auprès de l’INPI.

23. En conséquence, les conditions de recevabilité de la demande en nullité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente demande en nullité doit être déclarée irrecevable.

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PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : La demande en nullité NL 23-0108 est déclarée irrecevable.

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